Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 марта 2017 г. N С01-58/2017 по делу N А60-6484/2016 Суд отменил принятые по делу судебные акты о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак и направил дело на новое рассмотрение, поскольку нижестоящими судами не были установлены все юридически значимые для правильного рассмотрения дела обстоятельства

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 марта 2017 г. N С01-58/2017 по делу N А60-6484/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 21 февраля 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 2 марта 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей: Лапшиной И.В., Рассомагиной Н.Л.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Сима-Ленд" (ул. Черняховского, д. 86, к. 8, г. Екатеринбург, 620010, ОГРН 1056605235983) на решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.08.2016 по делу N А60-6484/2016 (судья Бикмухаметова Е.А.) и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2016 по тому же делу (судьи Суслова О.В., Григорьева Н.П., Муталлиева И.О.)

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Сима-Ленд" к обществу с ограниченной ответственностью "Холгер" (ул. Косарева, д. 28, оф. 4, г. Екатеринбург, 620010, ОГРН 1156658020529) о защите исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Румб" (пр-т Вернандского, д. 24, оф. 3, Москва, 119454, ОГРН 1137746026986), общество с ограниченной ответственностью "Омега" (ул. Софийская, д. 91, к. М, Санкт-Петербург, 192289, ОГРН 1147847071184).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Сима-Ленд" - Бывальцев Б.В. (по доверенности от 18.09.15 N 143);

от общества с ограниченной ответственностью "Румб" - Мартиросян Ф.Р. (по доверенности от 13.03.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Сима-Ленд" (далее - общество "Сима-Ленд") обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Холгер" (далее - общество "Холгер"), обществу с ограниченной ответственностью "Румб" (далее - общество "Румб"), обществу с ограниченной ответственностью "Омега" (далее - общество "Омега"), публичному акционерному обществу "Детский Мир" (далее - общество "Детский Мир"):

1) о взыскании компенсации в размере 5 649 250 рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 529347 (солидарно с общества "Румб" и общества "Омега" в размере двукратной стоимости ввезенного и реализованного товара);

2) о запрете обществам "Румб", "Омега", "Детский Мир", "Холгер" импортировать, продавать, предлагать к продаже, а также иным образом вводить в гражданский оборот товар, содержащий изображение товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 529347;

3) о взыскании с общества "Детский Мир" и общества "Холгер" компенсации в размере 20 000 рублей (по 10 000 рублей с каждого лица) за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 529347.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 02.06.2016 требования общества "Сима-Ленд", изложенные в исковом заявлении, в порядке, предусмотренном статьей 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, были выделены в отдельные производства.

В рамках настоящего дела рассмотрены требования общества "Сима-Ленд" о взыскании с общества "Холгер" компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 529347 в размере 10 000 рублей и о запрете данному лицу импортировать, продавать, предлагать к продаже, а также иным образом вводить в гражданский оборот товар, содержащий изображение товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 529347.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общества "Румб" и "Омега".

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 01.08.2016 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2016 решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.08.2016 оставлено без изменения.

Общество "Сима-Ленд", не согласившись с названными судебными актами, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "Сима-Ленд", ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Общество "Сима-Ленд", выражая свое несогласие с выводом судов первой и апелляционной инстанций об отсутствие сходства до степени смешения между товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 529347 и обозначением, которым маркирован спорный товар, ссылается на неверное применение судами положений Правил составления, подачи и рассмотрения заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32) и Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические Рекомендации N 197).

Как считает общество "Сима-Ленд", суды первой и апелляционной инстанций неверно установили, что доминирующим, а именно влияющим на восприятие обозначения потребителем в спорном товарном знаке является изобразительный элемент.

По мнению заявителя, в настоящем случае имеет место тождество словесных элементов ("Забияка") сравниваемых обозначениях, которое следовало учитывать судам при сравнении обозначений.

При этом в обоснование данного довода общество "Сима-Ленд" ссылается на уведомление Роспатента от 28.08.2014 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения (заявка N 2013726480) требованиям законодательства, согласно которому заявленному обществом "Сима-Ленд" комбинированному обозначению со словесным элементом "Забияка" был противопоставлен словесный товарный знак "Забияка" по свидетельству Российской Федерации N 180341, ввиду их сходства до степени смешения.

Также, общество "Сима-Ленд" указывает, что судами не учтено то обстоятельство, что словесное обозначение "Забияка", размещенное на упаковке спорного товара занимает доминирующее положение по сравнению с размещенным там же товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 314625 и поэтому может ассоциироваться потребителями с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 529347 и вводить в заблуждение относительно производителя товара.

При этом общество "Сима-Ленд" в кассационной жалобе приводит практику Суда по интеллектуальным правам по вопросу установления сходства до степени смешения товарных знаков.

Общество "Румб" в отзыве не согласилось с требованиями, изложенными в кассационной жалобе, считает обжалуемые судебные акты законными и обоснованными.

По мнению общества "Румб", суды первой и апелляционной инстанций дали полноценную и всестороннюю оценку по вопросу сходства товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 529347 и обозначения, использованного на спорном товаре.

Также общество "Румб" ссылается на то обстоятельство, что спорный товар введен в гражданский оборот до публикации сведений о государственной регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 529347 и снят с производства в 2014 году. По мнению общества "Румб", данное обстоятельство свидетельствует о том, что использованное на спорном товаре словесное обозначение "Забияка" указывает на наименование серии детских игрушек (модель вертолета).

Кроме того, общество "Румб" в отношении ссылки общества "Сима-Ленд" на уведомление Роспатента от 28.08.2014 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения (заявка N 2013726480) требованиям законодательства указывает на невозможность принятия судом кассационной инстанции данного доказательства в силу компетенции суда кассационной инстанции, установленной статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Иные лица, участвующие в деле, отзывы на кассационную жалобу не представили.

Представитель общества "Сима-Ленд" поддержал доводы кассационной жалобы, просил ее удовлетворить.

Представитель общества "Румб" пояснил, что считает обжалуемые судебные акты законными и обоснованными, в связи с чем просил оставить их без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения.

Общество "Холгер" и общество "Омега", надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов кассационной жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, выслушав представителей общества "Сима-Ленд" и общества "Румб", явившихся в судебное заседание, изучив материалы дела, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов деле и установлено судами первой и апелляционной инстанций, общество "Сима-Ленд" является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом "Забияка" по свидетельству Российской Федерации N 529347 с датой приоритета от 01.08.2013, который зарегистрирован в том числе в отношении товара 28-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) - "средства транспортные радиоуправляемые [игрушки]".

Истцом у ответчика приобретен товар - вертолет "Забияка" N 1224429 стоимостью 1 957 рублей, на упаковке которого содержится стилизованное словесное обозначение "Забияка", а также нанесен комбинированный товарный знак со словесным элементом "Властелин Небес" по свидетельству Российской Федерации N 314625, исключительные права на который принадлежат обществу "Румб". Факт приобретения спорного товара подтверждается товарной накладной от 17.11.2015 N 256.

Общество "Сима-Ленд", полагая, что общество "Холгер" своими действиями, связанными с незаконным использованием на спорном товаре словесного обозначения "Забияка", сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 529347, нарушило исключительные права общества "Сима-Ленд" на указанный товарный знак, обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с настоящим исковым заявлением.

Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении заявленных требований, руководствуясь положениями статей 1229, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), исходили из того, что использованное на спорном товаре словесное обозначение "Забияка" является наименованием конкретного товара, а именно игрушка детская - вертолет "Забияка". Кроме того, суды указали на наличие на упаковке спорного товара также товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 314625, исключительные права на который принадлежат обществу "РУМБ".

Также суды, сравнивая товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 529347 и словесное обозначение "Забияка", использованное на спорном товаре, указали на то, что в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 529347 основную индивидуализирующую функцию выполняет изобразительный элемент в виде попугая, сидящего на ветке. При этом словесный элемент этого товарного знака ассоциируется с конкретным изображением, а именно - попугаем.

Суды первой и апелляционной инстанций отметили, что несмотря на фонетическое тождество словесного элемента "Забияка", использованного в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 529347 и нанесенного на спорный товар, данный элемент не является доминирующим, а, следовательно, сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, и пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных обществом "Сима-Ленд" исковых требований.

Вместе с тем судебная коллегия суда кассационной инстанции не может согласиться с данными выводами судов первой и апелляционной инстанции, поскольку судами не учтено следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Согласно положениям статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (пункт 1).

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как разъяснено в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения двух обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил N 32, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Подпунктом 14.4.2.3 этих же Правил предусмотрено, что изобразительные и объемные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно подпункту 14.4.2.4 Правил N 32 комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 данных Правил N 32, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Также судебная коллегия принимает во внимание положения частей 2, 3 пункта 6.3.1 Методических Рекомендаций N 197 о том, что при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции. Изображение одного из элементов в цвете может способствовать доминированию этого элемента в композиции.

Из материалов дела следует и установлено судами первой и апелляционной инстанций, что на упаковке спорного товара нанесено словесное обозначение "Забияка", выполненное буквами русского алфавита стилизованным шрифтом.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 529347 является комбинированным. Изобразительный элемент этого товарного знака представляет собой стилизованное изображение попугая, сидящего на ветке, и поднявшего одно крыло, выполнено в красном, желтом, зеленом, черном, голубом и белых цветах. На поднятом крыле попугая вдоль дугообразного края крыла стилизованным шрифтом буквами русского алфавита выполнен словесный элемент "Забияка".

Суды первой и апелляционной инстанций, проведя сравнительный анализ обозначения, использованного в спорном товаре и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 529347, пришли к выводу об отсутствии между ними сходства до степени смешения, поскольку в указанном товарном знаке доминирующим, то есть выполняющим индивидуализирующую функцию является изобразительный элемент, поскольку он является оригинальным, выполнен в ярком цветом сочетании, занимает доминирующее положение по отношению к словесному элементу, который в виду своего расположения сливается с изобразительным.

Между тем при сопоставлении спорного обозначения с товарным знаком с точки зрения их графического и визуального сходства суды не учли правовые позиции, изложенные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11, в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), согласно которым вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Суды не приняли во внимание разъяснения, изложенные в части 3 пункта 6.3.1, в пункте 6.3.2 Методических Рекомендаций N 197, в соответствии с которыми значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей; при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе; словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Делая вывод о доминирующем положении изобразительного элемента со ссылкой на расположение изобразительного и словесного элементов в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 529347, суды первой и апелляционной инстанций неполно исследовали значимость составляющих его элементов, влияющих на восприятие товарного знака в сознании потребителей в целом и на общее впечатление о данном товарном знаке путем его прочтения с учетом наличия словесного элемента, а также не проанализировали, не придает ли словесный элемент указанному товарному знаку при его восприятии потребителем какую-либо смысловую нагрузку, воспринимается ли обозначение, используемое в спорном товаре, за товарный знак общества "Сима-Ленд" по свидетельству Российской Федерации N 529347 при отсутствии изобразительного элемента в данном товарном знаке.

Аналогичная правовая позиция изложена в Определении Экономической коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 по делу N 309-ЭС16-15153.

Кроме того, суды первой и апелляционной инстанций указали на то обстоятельство, что обозначение "Забияка", которое нанесено на упаковку спорного товара является описательным для конкретного вида модели игрушечного вертолета.

Однако в настоящем деле, сделанный судами первой и апелляционной инстанций, вывод об описательном характер спорного обозначение не имеет правового значения для разрешения настоящего спора.

В то же время пунктом 2 статьи 1481 ГК РФ установлено, что свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Как указано в пункте 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака.

Таким образом, Роспатент, выдав истцу, свидетельство о государственной регистрации товарного знака N 539347, в котором словесный элемент "Забияка" является охраняемым, подтвердил исключительное право истца на спорный товарный знак, установив при этом, что словесный элемент "Забияка" в этом комбинированном товарном знаке не является описательным для товаров, в отношении которого он зарегистрирован, в том числе для товаров 28-го класса МКТУ "средства транспортные радиоуправляемые [игрушки]".

Однако судами указанное обстоятельство при принятии оспариваемых судебных актов, не было учтено.

При этом в материалы дела ответчиком не представлено доказательств того, что ответчиком либо третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований относительно предмета спора, было оспорено предоставление правовой охраны указанному товарному знаку и такая правовая охрана прекращена.

Неправомерным является и вывод судов первой и апелляционной инстанций о том, что отсутствует угроза смешения между продукцией истца и ответчика, поскольку на упаковке спорной продукции использован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 314625, исключительные права на который принадлежат обществу "Румб", который имеет доминирующее значение.

Закон и обычаи делового оборота не исключают размещение на одном товаре (его упаковке) нескольких товарных знаков, в том числе и различных правообладателей.

При этом для разрешения вопроса о наличии оснований для удовлетворения требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, исследованию подлежат факт размещения на таком товаре (упаковке) всех товарных знаков, а не только доминирующего.

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в пункте 32 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, незаконное размещение нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе является нарушением исключительных прав на каждый товарный знак.

Таким образом, в настоящем деле, не исключена возможность нарушения исключительных прав на принадлежащий истцу товарный знак.

Учитывая изложенные обстоятельства, в настоящем деле судами не были установлены все юридически значимые обстоятельства имеющее значение для правильного рассмотрения дела, а именно не был разрешен вопрос о сходстве до степени смешения спорного товарного знака и обозначения используемого ответчиком.

В силу части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны:

1) фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом;

2) доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле;

3) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Согласно пункту 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений.

Нарушение процессуального закона в части требований, предъявляемых к мотивировочной части решения и постановления суда апелляционной инстанции, и игнорирование любого элемента мотивировочной части судебного акта дает повод усомниться в его законности и обоснованности, препятствует надлежащей проверке обжалуемого акта в суде кассационной инстанции.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. В частности, одним из юридических значимых обстоятельств, подлежащим установлению судами при рассмотрении подобных категорий дел, является установление сходства до степени смешения либо его отсутствие между товарным знаком, принадлежащим истцу и обозначением, использованным ответчиком для индивидуализации своих товаров и нарушившим исключительные права истца на его товарный знак, а также однородность товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца и товаров, маркированных обозначением, сходным до степени смешения с этим товарным знаком.

Согласно пункту 14.4.2. Правил N 32, обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

Как указано в пункте 37 Обзора, при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В силу подпункта 14.4.2.2 указанных Правил словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Признаки, перечисленные в настоящем пункте, могут учитываться как в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу подпункта "а" пункта 14.4.2.2 названных Правил звуковое сходство определяется, в том числе, на основании вхождения одного обозначения в другое.

Исходя из подпункта "б" того же пункта, графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют, в том числе, на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение (подпункт "в" пункта 14.4.2.2 Правил N 32).

Принимая во внимание изложенное, обжалуемые судебные акты подлежат отмене как противоречащие нормам материального права и не соответствующие фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе определить, имеется ли сходство между товарным знаком истца и использованным ответчиком словесным обозначением, для чего определить наличие либо отсутствие всех признаков сходства между указанными обозначениями, учитывая правовые позиции высшей судебной инстанции; установить наличие либо отсутствие вероятности смешения потребителями производителей товаров.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.08.2016 по делу N А60-6484/2016 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2016 по тому же делу отменить.

Дело N А60-6484/2016 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина