Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 июня 2018 г. N 15АП-4601/18

город Ростов-на-Дону

22 июня 2018 г.

дело N А32-38811/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 14 июня 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 22 июня 2018 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Малыхиной М.Н.,

судей Галова В.В., Попова А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Даниловым Е.С.,

при участии:

от истца: представитель Соболевский И.А. по доверенности от 24.04.2018,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Модуль"

на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 24.01.2018 по делу N А32-38811/2017

по иску общества с ограниченной ответственностью "Модуль"

к индивидуальному предпринимателю Пелешко Юрию Алексеевичу

о запрете использования товарного знака, о взыскании компенсации,

принятое в составе судьи Ермоловой Н.А.,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Модуль" обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Пелешко Юрию Алексеевичу о взыскании 2 000 000 руб. компенсации за использование товарного знака.

Исковые требования мотивированы тем, что ответчиком после расторжения договора поставки от 17.04.2015 N 16/04/2015 осуществлялось незаконное использование товарного знака "ТЕРМОПАН", принадлежавшего истцу, путем размещения информации на стендах, плакатах, рекламных роликах. Поскольку ответчиком требования прекратить использование товарного знака не исполнено, истец обратился в суд с иском о взыскании компенсации.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 24.01.2018 в удовлетворении исковых требований отказано.

Суд указал, что в судебном заседании 17.01.2018 осуществлен совместный просмотр интернет-сайта ответчика, по результатам которого установлено, что спорный видеоролик на указанном сайте отсутствует. Также суд признал обоснованным довод ответчика о том, что стенд и каталог, фотографии которых представил истец в материалы дела, находятся в кровельном центре с 2016 года, то есть с тех пор, когда между истцом и ответчиком существовали договорные отношения. Кроме того, суд учел, что истцом не представлено доказательств использования ответчиком товарного знака "ТЕРМОПАН" путем продажи продукции истца либо иной продукции с изображением товарного знака "ТЕРМОПЛАН". Суд отклонил доводы истца о том, что рядовой потребитель, имеющий намерение приобрести продукцию "ТЕРМОПАН", увидев спорные рекламные материалы со ссылкой на сайт ответчика, обратившись к последнему, приобретет другую продукцию у ответчика в отсутствие продукции "ТЕРМОПАН", поскольку по смыслу ст. 1515, 1252, 1484 ГК РФ не могут являться нарушением исключительного права истца на товарный знак. В удовлетворении требований о взыскании судебных расходов также отказано.

Общество с ограниченной ответственностью "Модуль" обжаловало решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просило решение суда отменить, исковые требования удовлетворить.

Апелляционная жалоба мотивирована тем, что факт незаконного использования с 01.07.2016 товарного "ТЕРМОПАН" подтверждается материалами дела, в том числе протоколом осмотра, письмами, фотографиями, ответчик самостоятельно подтверждает, что видеоролик был удален с интернет сайта только после получения претензии от 09.06.2017. Указанных доказательств достаточно для вывода, что ответчиком осуществлялось незаконное использование товарного знака истца.

В отзыве на апелляционную жалобу ответчик просил решение суда оставить без изменения, жалобу без удовлетворения.

В судебное заседание ответчик, надлежащим образом уведомленный о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку своего представителя не обеспечил. Апелляционная жалоба рассмотрена в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение отменить, апелляционную жалобу удовлетворить.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителя истца, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ООО "Модуль" с 18.07.2016 г. является правообладателем товарного знака "ТЕРМОПАН ТМ" по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 546608 с приоритетом от 16.01.2013 г. сроком действия исключительного права до 16.12.2023 г.

17.04.2015 г. между истцом (поставщик) и ответчиком (покупатель) был заключен договор поставки N 16/04/2015, по условиям которого поставщик обязуется поставить покупателю товар - "Фасадные панели "Термопан" в количестве и ассортименте, согласованном сторонами в порядке, предусмотренном разделом 2 договора, а покупатель обязуется принять и оплатить товар в порядке, установленном разделом 3 договора.

Как указывает истец, договор был заключен для последующей реализации ответчиком продукции истца, в связи с чем в целях содействия такой реализации ответчику была передана рекламная продукция истца, в том числе стенды, плакаты, каталоги продукции, содержащие товарный знак "ТЕРМОПАН".

При этом какие-либо права на использование указанного товарного знака ответчику предоставлены не были.

Уведомлением от 01.07.2016 г. ответчик сообщил истцу о расторжении заключенного между сторонами договора поставки N 16/04/2015 от 17.04.2015 г.

Письмом от 04.08.2016 г. исх. N 25, направленным в адрес ответчика, истец подтвердил расторжение договора поставки N 16/04/2015 от 17.04.2015 г. с 01.07.2016 г., а также потребовал убрать всю информацию о спорном товарном знаке с рекламной продукции ответчика, а также с сайта www.stroy093.ru.

11.08.2016 г. истец также направил в адрес ответчика претензию исх. N 26 с требованием прекратить использование товарного знака "ТЕРМОПАН" и указанием на взыскание компенсации в случае неисполнения указанного требования.

Вместе с тем, как указывает истец, ответчик продолжил использование товарного знака "ТЕРМОПАН", принадлежащего истцу, на стендах, плакатах, каталогах, а также в видеоролике на сайте www.stroy093.ru.

В подтверждение факта размещения ответчиком указанной информации истцом представлен Протокол осмотра письменных доказательств 77АВ N 4026549 от 15.05.2017 г., составленный нотариусом города Москвы Горбатенко Николаем Владимировичем, с приложением скриншотов сайта ответчика, на котором зафиксировано наличие видеоролика с использованием товарного знака истца.

В материалах дела имеется диск с видеозаписью просмотра указанного сайта нотариусом.

Очередная претензия истца от 09.06.2017 г., направленная в адрес ответчика с требованием о запрете использования товарного знака и взыскании компенсации в сумме 2 000 000 руб. была оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Возражая против исковых требований, ответчик ссылается на то, что использовал презентационные каталоги, плакаты и выставочные стенды с нанесенным на них товарным знаком "ТЕРМОПАН" с согласия истца во время действия заключенного между сторонами договора поставки N 16/04/2015 от 17.04.2015 г. в целях продвижения продукции истца. По окончании срока действия договора поставки ответчик при осуществлении строительно-монтажных работ использует фасадные панели другого поставщика и под его контролем.

Суд первой инстанции верно квалифицировал спорные правоотношения сторон, определил предмет доказывания по делу и применимые нормы материального права.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса РФ к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности), отнесены, в том числе, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, а также коммерческие обозначения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

В соответствии с правилами статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Согласно пункту 1 статьи 1515 Гражданского кодекса товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешений обозначение, являются контрафактными. Указанная норма применяется в нормативном единстве с пунктом 4 статьи 1252 Гражданского кодекса, в соответствии с которым в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными.

Таким образом, под незаконным использованием понимается использование без разрешения правообладателя в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в том числе на этикетках, упаковках товаров, в рекламе, на официальных бланках.

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 43.2 Постановления Пленума N 5/29, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Истец, ссылаясь на нарушение ответчиком исключительных прав на товарный знак "ТЕРМОПАН", просит взыскать с ответчика компенсацию в сумме 2 000 000 руб., а также запретить ответчику использовать товарный знак.

В силу пункта 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах" и положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец обязан доказать факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

Факт принадлежности истцу спорного товарного знака подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 546608.

В обоснование факта нарушения своего исключительного права истец ссылается на то, что ответчик незаконно после прекращения договорных отношений с истцом продолжил использование товарного знака "ТЕРМОПАН" на стендах, плакатах, каталогах и в видеоролике на сайте www.stroy93.ru, в подтверждение чего представил фотографии стенда и каталога, а также протокол осмотра Протокол осмотра письменных доказательств 77АВ N 4026549 от 15.05.2017 г., составленный нотариусом города Москвы Горбатенко Н.В.

Возражая против исковых требований, ответчик пояснил, что использовал презентационные каталоги, плакаты и выставочные стенды с нанесенным на них товарным знаком "ТЕРМОПАН" с согласия истца во время действия заключенного между сторонами договора поставки N 16/04/2015 от 17.04.2015 г. в целях продвижения продукции истца, а по окончании срока действия договора поставки указанный товарный знак истца не использовал, товары с его товарным знаком не продавал, логотип "ТЕРМОПАН" остался только на сайте ответчика в видеоролике еще со времен, когда действовал указанный договор поставки.

Как указал ответчик, после получения претензии истца от 09.06.2017 г. видеоролик о фасадных панелях истца с указанием товарного знака "ТЕРМОПАН" был удален с сайта Пелешко Ю.А.

В судебном заседании суда первой инстанции 17.01.2018 г. сторонами был осуществлен выход в Интернет на сайт ответчика - www.stroy093.ru с целью установления наличия видеоролика с товарным знаком истца. После совместного просмотра интернет-сайта ответчика установлено и истец подтвердил, что спорный видеоролик на указанном сайте отсутствует.

Судом апелляционной инстанции также проведен осмотр доказательств согласно протоколу осмотра 77АВ N 4026549 от 15.05.2017 и приложенной видеозаписи, фиксирующей содержание сайта. Суд установил, что интернет-сайт ответчика содержит информацию о фасадных панелях с утеплителем с товарным обозначением ZODIAC, описывает характеристики, свойства и преимущества именно панелей ZODIAC, содержит фотоматериалы, демонстрирующие именно панели ZODIAC и галерею фотографий готовых работ по облицовке фасадов зданий с использованием данных панелей, содержит сведения о возможных цветовых решениях, технических характеристиках, сертификатах продукции, отзывах клиентов об использовании именно панелей ZODIAC.

Указанный истцом видеоролик размещен внизу страницы под заголовком "Посмотрите видео монтажа фасадных панелей". Данный видеоролик демонстрирует панели с торговым обозначением "Термопан ТМ", процесс монтажа, необходимые инструменты, результаты работ. Каждое изображение сопровождено указанием обозначения "Термопан ТМ".

При этом ни из указанного видеоролика, ни из содержания всей страницы интернет-сайта не усматривается каким-либо образом намерение ответчика продать свои панели (панели с торговым обозначением ZODIAC) под товарным знаком истца, маркировать свои панели товарным знаком истца, создать у потребителя впечатление, что ответчик предлагает к продаже панели, производимые истцом под товарным знаком "Термопан ТМ".

Указанный видеоролик имел своей целью исключительно демонстрацию процесса монтажа панелей.

Согласно положениям пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации для констатации нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак необходимо выявить факт совершения ответчиком действий по индивидуализации производимых либо реализуемых ответчиком товаров, путем размещения товарного знака истца на товарах, этикетках, упаковках товаров, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Однако спорный видеоролик свидетельствует о том, что ответчик предлагает к реализации фасадные панели с иным торговым обозначением, многократно указанным на спорной интернет-странице с использованием шрифта, отличного от шрифта основного текста. Иными словами, ответчик не выдает предлагаемые им к реализации фасадные панели за панели с товарным знаком ТЕРМОПАН ТМ. Содержимое сайта не создает у потребителя заблуждение относительно предлагаемого ответчиком к продаже товара. Видеоролик использован с целью демонстрации процесса монтажа панелей, при этом, напротив, ответчик сохранил на данном видеоролике сведения о том, что процесс монтажа демонстрируется на фасадных панелях иного производителя, чем не только не ввел потребителя в заблуждение, но напротив, обеспечил информирование о существовании фасадных панелей иного производителя.

Между тем, противоправным является не просто упоминание товарного знака истца в материалах, размещены на сайте ответчика, но такое упоминание, которое нацелено на создание у потенциального потребителя ложного представления о приобретении товара, произведенного именно истцом.

Таким образом, ссылка истца на указанный видеоролик не подтверждает нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак.

При обращении с иском истец также ссылался на то, что ответчик распространяет каталоги продукции истца и размещает рекламные стенды в отношении продукции истца с указанием своих контактных данных.

В судебном заседании представитель истца пояснил, что каталоги и стенды находятся в магазинах-контрагентах истца, но ответчик на размещенные истцом стенды помещает свои контактные данные (номер телефон и адрес сайта).

Между тем, представленный в материалы дела каталог содержит на титульном листе сведения о дате его изготовления "ИЮНЬ/2016", по каким-либо иным признакам и содержанию данного каталога невозможно установить, что каталог изготовлен после расторжения договора между истцом и ответчиком.

Следовательно, данный каталог не может подтверждать нарушение исключительных прав истца, так как истец сам признает, что в период договорного взаимодействия признавал за истцом право пользования подобной продукцией. На фотографии каталога, представленной суду первой инстанции, выходные данные каталога не отображены, доказательств его изготовления ответчиком после расторжения договора с истцом не представлено.

Аналогичным образом, представленные фото и видеоматериалы в отношении рекламных стендов не позволяют установить время размещения таковых. Скорректировав свои пояснения апелляционному суду, представитель истца в итоговом заседании указал, что стенды размещает истец, а ответчик клеит на них свои контактные данные, однако к такому изменению пояснений суд относится критически, доказательств, что такие действия в действительности совершены ответчиком в отношении стендов, размещенных истцом после прекращения договорных отношений с ответчиком, не представлено. Кроме того, суд повторно отмечает, что указанный в контактной информации сайт содержит информацию о предложении к продаже товара с иным торговым обозначением. Довод истца о том, что потребитель приобретет товар иного производителя, обратившись к ответчику, не свидетельствует о нарушении исключительного права на товарный знак, поскольку таковое может быть констатировано только тогда, когда ответчик реализует контрафактную продукцию, выдавая ее за продукцию правообладателя.

При указанных обстоятельствах, поскольку истцом не представлено доказательств использования ответчиком товарного знака "ТЕРМОПАН" в своих коммерческих или иных целях, требования ООО "Модуль" о запрете использования товарного знака "ТЕРМОПАН" и взыскании 2 000 000 руб. компенсации удовлетворению не подлежали, отказ в иске правомерен.

В удовлетворении требований о взыскании судебных расходов также правомерно отказано.

На основании вышеуказанного, суд апелляционной инстанции полагает апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению. Суд первой инстанции правильно определил спорные правоотношения сторон и предмет доказывания по делу, с достаточной полнотой выяснил обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела. Выводы суда основаны на доказательствах, указание на которые содержится в обжалуемом судебном акте и которым дана оценка в соответствии с требованиями ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Нарушений процессуального права, являющихся основанием для безусловной отмены судебного акта в соответствии с частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не допущено.

В соответствии с правилами статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы подлежат отнесению на заявителя жалобы.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 24.01.2018 по делу N А32-38811/2017 оставить без изменения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев с даты изготовления полного текста постановления.

Председательствующий

М.Н. Малыхина

Судьи

В.В. Галов А.А. Попов