Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 июля 2018 г. N 15АП-4862/18

город Ростов-на-Дону

16 июля 2018 г.

дело N А53-32866/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 09 июля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 16 июля 2018 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Галова В.В., судей Малыхиной М.Н., Сулименко О.А.,

при ведении протокола судебного заседания

секретарем судебного заседания Невретдиновым А.А.,

при участии:

от истца - представитель Ситарская Т.К. по доверенности от 1 декабря 2017 года, представитель Ситарский А.К. по доверенности от 1 декабря 2017 года,

от ответчика - представитель Ковальчук Н.М. по доверенности от 9 января 2018 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

общества с ограниченной ответственностью "Орбита" на решение Арбитражного суда Ростовской области от 20 февраля 2018 года по делу N А53-32866/2017 (судья Рябуха С.Н.) по иску общества с ограниченной ответственностью "Орбита"

(ИНН 7714800887, ОГРН 1107746098569) к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью "Рыжий кот"

(ИНН 6102040652, ОГРН 1126189001509) о запрете использования товарного знака, взыскании компенсации,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Орбита" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Рыжий кот" (далее - ответчик) о запрете использования товарного знака "Крокодил" и взыскании 150 000 рублей компенсации за использование товарного знака.

Исковые требования мотивированы выявлением факта нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак "Крокодил", который зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности за N 554499 в отношении товаров 28 класса МКТУ, в частности, "игры настольные" (и других классов МКТУ, указанных в Свидетельстве).

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 20.02.2018 в удовлетворении заявленных исковых требований отказано.

Установив, что на момент подачи истцом заявления о регистрации товарного знака "крокодил" данным обозначением пользовался не только истец, но и иные лица, в том числе и ответчик, суд первой инстанции пришел к следующему выводу: "Истец, являющийся владельцем товарного знака, не вправе запрещать использовать спорное обозначение лицу, которое добросовестно его применяло для индивидуализации своей предпринимательской деятельности, и которое стало известно в обороте до даты приоритета товарного знака. Аналогичная правовая позиция содержится в Постановлениях Президиума ВАС РФ от 14.03.2006 N 13421/05 и от 17.01.2012 N5852/11".

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обжаловал его в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт.

Апеллянт настаивает на следующих доводах:

- ответчик не доказал использование спорного обозначения и приобретение известности спорного обозначения в обороте до даты приоритета товарного знака;

- не представлено доказательств недобросовестного поведения истца;

- неполное выяснение обстоятельств дела и несоответствие выводов суда обстоятельствам:

- суд не исследовал довод о том, что именно ООО "Магелан", имеющее с истцом общих аффилированных лиц, имело репутацию производителя спорных игр и использовало спорное обозначение с 2011 года, далее доводы направлены на переоценку выводов суда первой инстанции по представленным в материалы дела доказательствам.

Ответчиком в материалы дела представлен отзыв на жалобу, из содержания которого следует, что ответчик находит решение суда законным и обоснованным, а доводы жалобы - несостоятельными. В частности, ответчик настаивает на доводах о том, что истец, являющийся владельцем товарного знака, не вправе запрещать использовать спорное обозначение лицу, которое добросовестно его применяло для индивидуализации своей предпринимательской деятельности, и которое стало известно в обороте до даты приоритета товарного знака.

Стороны не пришли к урегулированию спора мировым соглашением, несмотря на предложения апелляционного суда.

Представитель истца в судебном заседании доводы жалобы поддержал, просил решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт, которым заявленные требования удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика против доводов апеллянта возражал, просил решение суда оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения.

Законность и обоснованность принятого судебного акта проверяется Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов апелляционной жалобы с учетом части 6 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В порядке части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционный суд принял от ответчика новые доказательства как от лица, возражающего против доводов апелляционной жалобы. Вместе с тем для обеспечения баланса интересов сторон апелляционный суд счел возможным принять новые доказательства и от истца, в том числе, приобщил к делу видеозапись, иллюстрирующую использование игры "крокодил" в 2011 году, а также сам игровой комплект в качестве вещественного доказательства.

Изучив материалы дела и вновь представленные апелляционному суду доказательства, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для ее удовлетворения.

Как следует из материалов дела, обществу с ограниченной ответственностью "Орбита" принадлежат исключительные права на товарный знак "Крокодил", который зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности за N 554499 в отношении товаров 28 класса МКТУ, в частности, "игры настольные" (и других классов МКТУ, указанных в Свидетельстве).

ООО "Орбита" имеет исключительное право распоряжаться правами на использование товарного знака "Крокодил" на территории Российской Федерации при реализации игрушек, настольных игр.

Истцом на сайте http://redcat-toys.ru, принадлежащем ответчику, были обнаружены веб-страницы с контрафактными товарами.

Истцом в адрес ответчика направлялась претензия с требованием прекратить любые действия по использованию товарного знака "Крокодил" и знаков, сходных с ними до степени смешения, без согласия истца. Претензия осталась без удовлетворения.

На основании изложенного истец обратился в Арбитражный суд Ростовской области с требованиями в защиту нарушенного права.

При принятии настоящего судебного акта суд апелляционной инстанции полагает правомерным и обоснованным исходить из следующего.

В соответствии с положениями подпункта 14 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки являются средствами индивидуализации товаров, которым предоставляется правовая охрана.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (статья 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Государственная регистрация товарного знака согласно статье 1480 Гражданского кодекса Российской Федерации осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункты 1 и 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Исковые требования мотивированы выявлением факта нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак "Крокодил", который зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности за N 554499 в отношении товаров 28 класса МКТУ, в частности, "игры настольные" (и других классов МКТУ, указанных в Свидетельстве).

В соответствии с правилами статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с положениями статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

По смыслу пункта 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Из положений указанных норм следует, что формирование предмета доказывания в ходе рассмотрения конкретного спора, а также определение источников, методов и способов собирания объективных доказательств, посредством которых устанавливаются фактические обстоятельства дела, является исключительной прерогативой суда, рассматривающего спор по существу.

В соответствии с нормами статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражает, настаивая на доводах о том, что на момент подачи истцом заявления о регистрации товарного знака "крокодил" данным обозначением пользовался не только истец, но и иные лица, в том числе и ответчик.

Арбитражный суд Ростовской области пришел к правильному выводу о наличии оснований для отказа в удовлетворении иска по мотиву злоупотребления правом.

,Согласно пункту 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (статья 1494 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Товарный знак "крокодил" зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 14.10.2015 согласно свидетельству N 554499. Дата приоритета - 04.03.2014.

Деятельность по изготовлению и реализации настольных игр "Крокодил" ответчик осуществляет с 02.08.2013, что подтверждается договором N 10/13 об отчуждении оригиналов произведений и исключительного права на произведения от 02.08.2013, платежным поручением N 346 от 15.08.2014 об уплате вознаграждения автору по договору N 10/13 от 02.08.2013; товарной накладной N РК-374 от 12.02.2014 г., подтверждающей факт реализации настольных игр покупателям, а также дополнительно представленными в суд апелляционной инстанции доказательствами: копией акта N 9124 от 02.09.2013, копией счета-фактуры N 9124 от 02.09.2013, копией товарных накладных РК-1458 от 23.09.2013, N РК-1490 от 27.09.2013, РК-1524 от 01.10.2013, РК-96 от 20.01.2014, РК-154 от 23.01.2014, РК-180 от 27.01.2014, РК-394 от 13.02.2014, РК-418 от 17.02.2014, из которых следует факты изготовления игры "крокодил" и передачи экземпляров по договорам поставки.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Таким образом, вывод суда первой инстанции, о том, что на момент подачи истцом заявления о регистрации товарного знака "крокодил" данным обозначением пользовался не только истец, но и иные лица, в том числе, ответчик, правомерен.

Истец, являющийся владельцем товарного знака, не вправе запрещать использовать спорное обозначение лицу, которое добросовестно его применяло для индивидуализации своей предпринимательской деятельности, и которое стало известно в обороте до даты приоритета товарного знака. Аналогичная правовая позиция содержится в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2006 N 13421/05 и от 17.01.2012 N5852/11.

Кроме того, сам истец не отрицает, что, по крайней мере, с 2010 года общество с ограниченной ответственностью "Магеллан" производило и реализовывало игру с названием "крокодил". Это обстоятельство подтверждено и видеозаписью, представленной истцом и подтверждающей факт использования игры с таким наименованием в телепередаче. То обстоятельство, что общество "Мегеллан" и общество "Орбита" заключили договор о совместной деятельности в целях производства и продвижения продукции под обозначением "крокодил", само по себе никоим образом не наделяет истца какими-либо дополнительными правами.

В дополнительных пояснениях к отзыву на апелляционную жалобу ответчик указал, что на момент регистрации товарного знака истца игра с наименованием "крокодил" была широко известна не только на территории России, но и соседних стран. Ответчик привел довод о том, что на запрос об игре "крокодил" сеть Интернет предоставляет значительное количество ссылок об указанной игре. Апелляционный суд с учетом возражений истца проверил наличие ссылок на игру "крокодил" в сети Интернет и убедился, что действительно существует значительное количество ссылок на указанную игру с указанным наименованием как широко известную и распространенную.

Сама по себе игра с указанным наименованием является развлекательной словесной игрой, построенной на развитом ассоциативном мышлении и способности строить логические цепочки и ассоциации к ним. Смысл игры состоит в том, чтобы отгадать загаданное игроком слово ( оно и называется "крокодил"). Изображающий может использовать только мимику, движения и жесты.

Судебная коллегия отмечает, что сама по себе игра с указанной методологией и наименованием "крокодил" являлась широко известной задолго до регистрации истцом товарного знака "крокодил" в отношении класса "настольные игры".

Регистрируя на свое имя товарный знак, включающий известное широкому кругу лиц словесное обозначение "крокодил", представляющее собой в данном случае обозначение конкретного вида игры, истец по сути рассчитывает исключить возможность использование сложившегося в обществе наименования указанный игры иными производителями и поставщиками.

Истец не представил доказательств того, что спорное обозначение приобрело широкую известность благодаря хозяйственной деятельности и инвестициям его как правообладателя, имевшими место до регистрации товарного знака.

Согласно разъяснению, данному в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29: "Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом".

Истец также не доказал, что он является непосредственно производителем игры или лицом, осуществляющим оборот настольной игры.

Согласно же правовой позиции, изложенной в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 20.01.2016 N 310-ЭС15-12683 по делу А08-8801/2013: "Между тем товарный знак служит для индивидуализации товара (статьи 1477, 1481 Гражданского кодекса), являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства.

Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса, статьи 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883, если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

С учетом установленного Гражданским кодексом общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, что установлено судами по настоящему делу, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано".

Аналогичные правовые позиции выражены в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 03.11.2016 по делу А53-785/2016 и от 14.09.2016 по делу А41-13204/2016.

При таких обстоятельствах апелляционный суд поддерживает вывод суда первой инстанции о наличии в действиях истца злоупотребления правом, что само по себе является основанием для отказа в удовлетворении иска согласно статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для переоценки выводов суда первой инстанции по доводам апелляционной жалобы.

Нарушений процессуального права, являющихся основанием для безусловной отмены судебного акта в соответствии с частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не допущено.

В соответствии с правилами статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы подлежат отнесению на заявителя жалобы.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 20 февраля 2018 года по делу N А53-22866/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в кассационном порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия постановления.

Председательствующий

В.В. Галов

Судьи

М.Н. Малыхина