Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 2 ноября 2018 г. N 09АП-12690/18

г. Москва

02 ноября 2018 г.

Дело N А40-143393/17

Резолютивная часть постановления объявлена 17 октября 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 02 ноября 2018 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей В.Р. Валиева, Т.В. Захаровой

при ведении протокола судебного заседания секретарем И.М. Албаковым,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело N А40-143393/17

по иску Открытого акционерного общества "РОТ ФРОНТ"

(ОГРН: 102770004298515184, Москва, пер. Новокузнецкий, 2-Й,13/15)

Публичного акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"

(ОГРН 1027700247618, 107140, Москва, улица М. Красносельская, 7, стр. 24)

Открытого акционерного общества "Кондитерский концерн Бабаевский"

(ОГРН 1027700070881, 107140, Москва, улица М. Красносельская, 7)

к Обществу с ограниченной ответственностью "ААА"

(ОГРН 5167746443442, 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 12, 1, 1545)

третье лицо - Общество с ограниченной ответственностью "Столичные кондитеры"

о взыскании компенсации

при участии в судебном заседании:

от истцов: Евдокимов И.А. (по доверенности от 30.12.2015; от 12.01.2016; от 12.01.2016)

от ответчика: Смирнов И.А. (по доверенности от 18.09.2018)

от третьего лица: Грабищев А.А. (по доверенности от 18.09.2018)

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общества "РОТ ФРОНТ", Публичное акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", Открытое акционерное общество "Кондитерский концерн Бабаевский" (далее - ОАО "РОТ ФРОНТ", ПАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский", истцы) обратились в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью "ААА" (далее - ООО "ААА", ответчик) о взыскании 1 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству N 315208 в пользу ООО "РОТ ФРОНТ"; о взыскании 2 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам N 348719, N 597581, N 80 в пользу ПАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"; о взыскании 1 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака в пользу ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский".

Решением арбитражного суда первой инстанции от 17.01.2018 иск удовлетворен.

По мнению истца и суда первой инстанции, незаконное использование товарных знаков, принадлежащих истцам, преимущественно произошло в результате использования при оформлении магазина ответчика изображений, сходных до степени смешения с изображениями спорных товарных знаков.

Не согласившись с указанным судебным актом, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение от 17.01.2018 отменить, в иске отказать.

Заявитель считает обжалуемое решение вынесенным с неполным выяснением обстоятельств, имеющих значение для дела, а также недоказанностью имеющих значение для дела обстоятельств, при нарушении норм материального права.

Определением от 04.09.2018 суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению дела N А40-143393/17 по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом РФ для рассмотрения дела в суде первой инстанции по общим правилам искового производства и привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Общество с ограниченной ответственностью "Столичные кондитеры".

При рассмотрении дела истец на своих требованиях настаивал. Представитель ответчика ходатайствовал об отложении судебного разбирательства.

Представитель третьего лица поддержал позицию истца.

Повторно рассмотрев дело по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - АПК РФ) для рассмотрения дела в суде первой инстанции, заслушав объяснения представителей истца, ответчика и третьего лица, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда города Москвы подлежит отмене, а иск частичному удовлетворению на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, ОАО "РОТ ФРОНТ" является правообладателем товарного знака "РОТ ФРОНТ" (логотип) по свидетельству N 315208, дата приоритета 11.02.2005, дата регистрации 18.10.2006, дата публикации 25.11.2006.

ОАО "Красный Октябрь" является правообладателем товарных знаков "Красный Октябрь" (логотип) по свидетельству N 348719, дата приоритета 28.02.2007, дата регистрации 24.04.2008 года, дата публикации 25.05.2008, "Аленка" по свидетельству N 597581, дата приоритета 25.06.2015, дата регистрации 05.12.2016, дата публикации 25.12.2016 года и общеизвестного товарного знака "Аленка" N 80, товарный знак признан общеизвестным с 22.01.2009 и действует бессрочно.

ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" является правообладателем товарного знака "Бабаевский" (логотип) по свидетельству N 311751, дата приоритета 28.02.2005, дата регистрации 07.08.2006, дата публикации 25.09.2006.

Правовая охрана указанным товарным знакам предоставлена на территории Российской Федерации в отношении различных услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг, в том числе, в отношении услуг магазинов (продвижение товаров).

ОАО "РОТ ФРОНТ", ОАО "Красный Октябрь", ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" стало известно, что ООО "ААА" (ОГРН 5167746443442, ИНН 7714964229) с нарушением действующего законодательства осуществляет использование указанных выше товарных знаков для индивидуализации услуг по продвижению товаров в магазине, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1.

Обозначения, используемые при оформлении магазина, являются тождественными (в отношении логотипов) и сходными до степени смешения (в отношении товарного знака "Аленка") с зарегистрированными на имя правообладателей товарными знаками.

В подтверждение незаконного использования товарных знаков ОАО "РОТ ФРОНТ", ОАО "Красный Октябрь" и ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" представлены фотографии оформления магазина ООО "ААА", расположенного по адресу г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1.

Ответчик считает, что истцы проявили элементы недобросовестности, противоречивого поведения, предъявив требования о взыскании компенсации, но при этом до окончания судебного разбирательства бесплатно поставив ответчику свою рекламную продукцию для размещения в магазине.

Судом установлено, что истцы входят в холдинг "Объединенные кондитеры", что подтверждается соответствующими выписками из ЕГРЮЛ, согласно которым управляющей организацией всех трех истцов является Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры", а также имеющейся в материалах дела досудебной претензией от управляющей компании ООО "Объединенные кондитеры". Указанное обстоятельство истцами не осиливается.

Обществом с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры" создано Общество с ограниченной ответственностью "Столичные кондитеры", которое занимается продвижением и реализацией кондитерской продукции холдинга "Объединенные кондитеры" в столичном регионе - городе Москва и Московской области. Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры" владеет долей 99% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Столичные кондитеры", что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

Юридические адреса ООО "Столичные кондитеры" и ООО "Объединенные кондитеры" совпадают, обе компании находятся по адресу: город Москва, переулок Новокузнецкий 2-й, дом 13/15, стр. 1.

Между ответчиком и ООО "Столичные кондитеры" был заключен договор N 15/11 о предоставлении рекламного оборудования в безвозмездное пользование от 15.11.2017. Согласно акту приемки - передачи к которому ответчику переданы стеллажи для размещения рекламного оборудования. Кроме того, согласно товарной накладной от 15.11.2017, ответчику были поставлены разного вида плакаты с изображениями товарных знаков спорных и иных товарных знаков.

Суд отклоняет довод истца о том, что оборудование с изображениями спорных знаков было поставлено после выявления факта нарушения, поскольку на фотографиях, сделанных в июле, имеется оборудование с размещенными на нем товарными знаками, аналогичное поставленному в ноябре.

Кроме того, между ответчиком и ООО "Столичные кондитеры" 07.02.2017 заключен договор на поставку кондитерских изделий N 2013-ПП.

Представитель ответчика пояснил, что оборудование поставлялось в то же время, что и продукция.

Суд обращает внимание, что сторонами договора на поставку оборудование не согласовано детально, каким образом следует размещать оборудование применительно к помещению магазина. С одной стороны ответчику поставляется оборудование с размещенными на нем товарными знаками, а с другой стороны истцы указывают на наличие нарушение их прав.

Ответчик не отрицает факт изготовления ряда внешних рекламных конструкций с изображениями товарных знаков.

Между ответчиком, ООО "Объединенные кондитеры" и ООО "Объединенная кондитерская сеть" был составлен протокол согласования изменений рекламных идентификаторов от 21.06.2017, согласно которому стороны установили сроки выполнения отдельных требований истцов. Вышеуказанным протоколом зафиксирован факт снятия изображения товарных знаков истцов с наружной вывески оформления магазина.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481ГК РФ).

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По смыслу нормы статьи 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

В силу статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб (подпункт 3 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

При этом правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ).

В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Гражданского кодекса Российской Федерации (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты, в том числе компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда (статья 1301 ГК РФ).

Положениями статьи 1515 ГК РФ установлена ответственность за незаконное использование товарного знака, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению; в силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации, в том числе в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Суд апелляционной инстанции полагает, что нарушение прав истцов на товарные знаки в виде размещения рекламных конструкций с нанесенными товарными знаками имело место.

В пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем 2 статьи 1301, абзацем 2 статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

В силу разъяснений пунктов 43, 43.2, 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29, применяя положения статей 1299-1301, 1309-1311, 1515, 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Таким образом, определение окончательного размера компенсации, подлежащей выплате в пользу истца, является прерогативой суда, который при этом исходит из обстоятельств дела и представленных доказательств, оцениваемых судом по своему внутреннему убеждению. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Учитывая хозяйственные связи между аффилированным лицом истцов и ответчиком, а также незначительный срок нарушения, отсутствие доказательств, свидетельствующих о наступлении для истцов каких-либо неблагоприятных последствий в результате размещения ответчиком рекламных конструкций с изображениями товарных знаков, суд удовлетворяет ходатайство представителя ответчика о снижении подлежащей взысканию компенсации.

При этом в силу вышеуказанных положений гражданского законодательства определение размера подлежащей взысканию компенсации относится к дискреционным полномочиям арбитражного суда, поскольку степень соразмерности компенсации последствиям нарушения является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела, как того требуют правила статьи 71 АПК РФ.

Учитывая изложенное, согласно пункту 2 статьи 269 АПК РФ решение Арбитражного суда города Москвы от 17.01.2018 подлежит отмене на основании пункта 4 части 4 статьи 270 АПК РФ, с принятием судом апелляционной инстанции нового судебного акта о частичном удовлетворении иска.

В соответствии с положениями статьи 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению пропорционально удовлетворенным требованиям..

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство представителя ответчика об отложении судебного заседания отклонить.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 17 января 2018 года по делу N А40-143393/17 отменить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ААА" (ОГРН 5167746443442, 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 12, 1, 1545) в пользу Открытого акционерного общества "РОТ ФРОНТ" (ОГРН: 102770004298515184, Москва, пер. Новокузнецкий, 2-Й,13/15) 300 000 (Триста тысяч) рублей компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству N 315208, а также 6 900 (Шесть тысяч девятьсот) рублей расходов по оплате государственной пошлины при подаче иска.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ААА" (ОГРН 5167746443442, 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 12, 1, 1545) в пользу Публичного акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (ОГРН 1027700247618, 107140, Москва, улица М. Красносельская, 7, стр. 24) 1 000 000 (Один миллион) рублей компенсации за незаконное использование товарных знаков, из которых 300 000 рублей за использование товарного знака по свидетельству N 348719 и 700 000 рублей за использование товарных знаков по свидетельствам N 597581 и N 80, а также 16 500 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей расходов по оплате государственной пошлины при подаче иска.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ААА" (ОГРН 5167746443442, 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 12, 1, 1545) в пользу Открытого акционерного общества "Кондитерский концерн Бабаевский" (ОГРН 1027700070881, 107140, Москва, улица М. Красносельская, 7) 300 000 (Триста тысяч) рублей компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству N 311751, а также 6 900 (Шесть тысяч девятьсот) рублей расходов по оплате государственной пошлины при подаче иска.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

В.Р. Валиев Т.В. Захарова