Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 декабря 2018 г. N 17АП-16247/18

г. Пермь

14 декабря 2018 г.

Дело N А60-26566/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 12 декабря 2018 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 14 декабря 2018 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Дружининой Л.В.,

судей Кощеевой М.Н., Муталлиевой И.О.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Балтаевой Р.Н.,

при участии:

в отсутствие лиц, участвующих в деле,

лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке ст.ст. 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу истца, общества с ограниченной ответственностью "Скай Медикал"

на решение Арбитражного суда Свердловской области

от 18 сентября 2018 года

по делу N А60-26566/2018

принятое судьей Бадамшиной О.А.,

по иску ООО "Скай Медикал" (ОГРН 1056604090245, ИНН 6671174990)

к ООО "Скаймед" (ОГРН 1156685002055, ИНН 6685083863)

о защите исключительных прав на фирменное наименование, взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Скай Медикал" (далее- ООО "Скай Медикал", истец) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области к обществу с ограниченной ответственностью "Скаймед" (далее- ООО "Скаймед") с требованиями, уточненными в ходе рассмотрения дела в соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее- АПК РФ) о возложении на ответчика обязанности прекратить использование наименования "Скаймед" путем внесения изменений в учредительные документы об исключении из наименования ответчика слова "Скай"; взыскании с ответчика 300000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 18.09.2018 года в удовлетворении исковых требований отказано.

Истец, не согласившись с принятым судебным актом, направил апелляционную жалобу, в которой просит обжалуемое решение отменить, принять новый судебный акт.

В доводах апелляционной жалобы указывает на то, что ООО "Скай Медикал" является на рынке добросовестным поставщиком медицинского оборудования в течение длительного времени (общество зарегистрировано 23.05.2005 г.) обеспечивающий различные медицинские учреждения, в том числе, является участником госзакупок в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федерального закона от 18.07.2014 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", также является официальным авторизированным дилером по Уральскому федеральному округу по продаже медицинских изделий ряда мировых производителей. Материалами дела подтверждается, что и истец и ответчик у ряда медицинских учреждений (ГБУЗ СО "Демидовская ГБ", МБУЗ ДГКБ N 9) являются поставщиками медицинских изделий.

Указывает, что словосочетание "Скай" является частью произвольного фирменного наименования истца и одновременно частью фирменного наименования ответчика, стороны используют наименование как средство индивидуализации в своей предпринимательской деятельности. На момент подачи искового заявления ответчик осуществлял аналогичные виды деятельности, что подтверждается выписками из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В судебное заседание апелляционного суда истец явку представителя не обеспечил.

Ответчик направил в апелляционный суд письменный отзыв на апелляционную жалобу, в котором возразил против ее удовлетворения, решение суда просил оставить без изменения, апелляционную жалобу- без удовлетворения.

Апелляционным судом жалоба рассмотрена в соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ в отсутствие сторон, извещенных о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в том числе публично.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном ст.ст. 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака "SkyMedical", права на которые подтверждены Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 359349 с приоритетом 15.03.2006 г. со сроком действия регистрации до 15.03.2026 г. Неохраняемым элементом товарного знака является Medical. В перечне товаров/услуг, для которых зарегистрирован товарный знак, числится продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц(закупка и обеспечение предпринимателей товарами), в том числе сбор для третьих лиц различных товаров (исключая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, в том числе услуги оптовой и розничной торговли и торговых центров.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 08.05.2018 основным видом деятельности истца является деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 04.05.2018 в отношении ООО "Скаймед", основным видом деятельности названного общества, зарегистрированного 11.02.2015 является торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях, дополнительными: торговля оптовая фармацевтической продукцией, торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах.

07.05.2018 истцом в адрес ответчика была направлена претензия, содержащая уведомление об использовании ответчиком в своей предпринимательской деятельности имени "СкайМед", обладателем исключительных прав на фирменное наименование "Скай Медикал" является истец. В связи с этим, истец просил прекратить нарушение исключительных прав ООО "Скай Медикал" на сходство фирменного наименования путем прекращения его использования в уставных документах, в хозяйственной деятельности общества, а также в сети Интернет.

Добровольное неисполнение претензионных требований, послужило истцу основанием для обращения в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции признал недоказанным фактическое осуществление ответчиком аналогичной деятельности.

Исследовав материалы дела, доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, суд апелляционной инстанции считает судебный акт подлежащим отмене в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- Гражданский кодекс) юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1474 Гражданского кодекса юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в единый государственный реестр юридических лиц.

На основании пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1474 Гражданского кодекса не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Таким образом, в пункте 3 статьи 1474 Гражданского кодекса сформулировано три признака противоправности использования другим лицом фирменного наименования правообладателя: во-первых, тождественность используемого другим лицом обозначения фирменному наименованию правообладателя или сходство до степени смешения; во-вторых, осуществление данными юридическими лицами аналогичной деятельности; в-третьих, более позднее включение в единый государственный реестр юридических лиц фирменного наименования другого лица.

Анализ данной нормы позволяет сделать вывод о том, что право на фирменное наименование подлежит защите при установлении совокупности признаков противоправности использования другим лицом фирменного наименования правообладателя. Отсутствие одного из них влечет отказ в защите права.

Согласно пункту 4 статьи 1474 Гражданского кодекса юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 данной статьи, по требованию правообладателя обязано по своему выбору прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить свое фирменное наименование, а также обязано возместить правообладателю причиненные убытки.

На основании п. 1 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- Гражданский кодекс) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (подп. 1 п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса).

Согласно п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения

В соответствии с подпунктами 13 и 14 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса фирменное наименование и товарный знак (знак обслуживания) являются самостоятельными объектами интеллектуальной собственности, имеющими целью индивидуализировать участника гражданского оборота и (или) товары и услуги, производимые им.

Каждому из этих объектов предоставляется самостоятельная правовая охрана. В частности, абзацем вторым пункта 2 статьи 1476 Гражданского кодекса предусмотрено, что фирменное наименование, включенное в товарный знак или знак обслуживания, охраняется независимо от охраны товарного знака или знака обслуживания.

Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет (пункт 6 статьи 1252 ГК РФ).

Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Как следует из материалов дела, товарный знак "SkyMedical", права на которые зарегистрированы за ООО "Скай Медикал" с 15.03.2006, включен в фирменное наименование ООО "Скай Медикал" и используется обществом в предпринимательской деятельности, направленной на реализацию товаров медицинского направления, в том числе, при осуществлении закупочной деятельности в соответствии с нормами Федеральных законов N 44-ФЗ и N 223-ФЗ.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Согласно отзыву ответчика на иск основным источником дохода ООО "Скаймед" является участие в государственных закупках в порядке Федерального закона N 44-ФЗ. При этом, выпиской из ЕГРЮЛ по состоянию на день подачи настоящего иска, подтверждается, что основным видом деятельности ответчика являлось торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях, дополнительными: торговля оптовая фармацевтической продукцией, торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах.

До вынесения оспариваемого судебного акта, из видов деятельности общества была исключена торговля медицинскими изделиями, что, однако, не влияет на обоснованность требований на момент подачи рассматриваемого иска.

Факт осуществления такой деятельности ответчик исходя из его отзыва на иск не оспаривал, указывая лишь на не использование в торговой деятельности вывесок с наименованием, наружной рекламы с использованием наименования, флаеров и т.п.

Более того, в подтверждение факта осуществления аналогичной деятельности истцом в материалы дела было представлено Благодарственное письмо Администрации ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница имени Ю.Ф. Горячева", адресованное ООО "Скаймед" за предоставленное в 2016 г. медицинское оборудование, а также сведения из общедоступного источника в Интернете (www.rusprofaile.ru) об участии ООО "Скаймед" в государственных закупках, которым также подтверждается ведение ответчиком аналогичной предпринимательской деятельности.

Указанные документы являются письменными доказательствами по обстоятельствам, имеющим значение для рассматриваемого спора в целях проверки доводов истца об осуществлении ответчиком аналогичной деятельности под фирменным наименованием, схожим по степени звучания и смыслу торговому знаку истца, включенному в его фирменное наименование. О фальсификации указанных доказательств ответчиком не заявлялось, в связи с чем оснований для признания их ненадлежащими у апелляционного суда не имеется.

В связи с изложенным, следует признать неверными выводы суда первой инстанции о недоказанности истцом фактического осуществления ответчиком аналогичных видов деятельности., а также о недоказанности того, что осуществляемая ООО "Скаймед" деятельность с использованием в фирменном наименовании обозначения "Скай" создает угрозу смешения сторон спора в понимании потребителей, т.е. способна ввести потребителей в заблуждение.

Вместе с тем, заявленное истцом требование об обязании ответчика исключить из фирменного наименования слово "Скай" не подлежало удовлетворению, поскольку не основано на приведенных выше положениях пункта 4 статьи 1474 Гражданского кодекса, в соответствии с которыми именно ответчику принадлежит право выбора способа, посредством которого им будет прекращено нарушение исключительного права истца на фирменное наименование.

Возможность заявления искового требования о понуждении к изменению фирменного наименования предусмотрена только по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, в случаях, определенных в пункте 5 статьи 1473 Гражданского кодекса.

Согласно п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса, предусматривающей ответственность за незаконное использование товарного знака, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При обращении с исковыми требованиями истцом было заявлено о взыскании компенсации в размере 300000 руб.

Возражая относительно взыскания указанной суммы, ответчик указал на отсутствие со стороны истца какого- либо обоснования заявленного размера компенсации.

Как разъяснено в пунктах 43.2 и 43.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Учитывая то обстоятельство, что ООО "Скаймед" создано 11.02.2015 и основным видом деятельности общества являлась торговля продукцией медицинского назначения, в том числе, на территории Свердловской области, что свидетельствует о том, что нарушение прав истца началось с 2015 г., а исполнение государственных контрактов предполагает значительные суммы, на которые вправе был рассчитывать истец, осуществляющий аналогичную деятельность, апелляционный суд считает обоснованным заявленный истцом размер компенсации. Иного ответчиком не доказано.

С учетом изложенного, решение Арбитражного суда Свердловской области от 18.09.2018 подлежит отмене на основании п. 3 ч. 1 ст. 270 АПК РФ (несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела).

Помимо исковых требований, истцом было заявлено о взыскании с ответчика 50000 руб. в возмещение понесенных расходов на оплату юридических услуг по рассматриваемому делу.

Факт оказания юридических услуг и несения истцом расходов на их оплату в размере 50000 руб. подтверждены договором от 07.05.2018, заключенным между ООО "Скай Медикал" и ИП Рыжковым С.В. и платежным поручением N 951 от 26.06.2018.

В соответствии с пунктами, 1, 2 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Согласно п. 2 статьи 110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Поскольку требования были заявлены истцом как имущественного, так и неимущественного характера, и в удовлетворении требований неимущественного характера истцу отказано, на ответчика подлежат возложению расходы с суммы удовлетворенных имущественных требований, связанные с оплатой государственному пошлины по иску, а также расходы на оплату услуг представителя в заявленном размере. Возражений относительно разумности заявленных расходов на представителя ответчик не заявил.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 110, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Свердловской области от 18 сентября 2018 года по делу N А60-26566/2018 отменить.

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Скаймед" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Скай Медикал" 300 000 рублей компенсации, 50 000 рублей в возмещение судебных издержек на оплату услуг представителя и 9 000 рублей в возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины по иску.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Скай Медикал" в доход федерального бюджета 6 000 рублей государственной пошлины по иску.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Скаймед" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Скай Медикал" 3 000 рублей в возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

Л.В. Дружинина

Судьи

М.Н. Кощеева И.О. Муталлиева