Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 декабря 2018 г. N 13АП-29210/18

г. Санкт-Петербург

19 декабря 2018 г.

Дело N А56-56792/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 13 декабря 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 19 декабря 2018 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Горбачевой О.В.

судей Будылевой М.В., Загараевой Л.П.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания Климцовой Н.А.

при участии:

от истца (заявителя): не явился, извещен

от ответчика (должника): Фисенко М.А. - доверенность от 10.08.2018

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-29210/2018) ООО "Компания "Играмир" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.09.2018 по делу N А56-56792/2017 (судья С.А.Нестеров), принятое

по иску ООО "Си Ди Лэнд Контакт"

к ООО "Компания "Играмир"

о взыскании компенсации за нарушение прав на произведение

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Си Ди Лэнд контакт" (место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 76/71, строение 4, ОГРН 1107746953313, далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к Обществу с ограниченной ответственностью "Компания "Играмир" (место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 20, литер А, офис 66, ОГРН 1157847034564, далее - ответчик) о взыскании компенсации за нарушение права на произведение в сумме 908 000 руб., определенной исходя из двукратного размера стоимости права использования произведения, а также судебных расходов в сумме 522 000 руб. на закупку контрафактного товара.

Решением суда первой инстанции от 20.09.2018 исковые требования удовлетворены.

В апелляционной жалобе ответчик, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда первой инстанции отменить и отказать истцу в удовлетворении иска.

В судебном заседании представитель ответчика доводы по жалобе поддержал, настаивал на ее удовлетворении.

Истец, уведомленный о времени и месте рассмотрения жалобы надлежащим образом, своего представителя в судебное заседание не направил, что в силу ст. 156 АПК РФ не является процессуальным препятствием для рассмотрения жалобы по существу.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, 25.04.2017 истец на основании лицензионного договора и сертификата-подтверждения о предоставленном праве использования объекта авторского права всем заинтересованным лицам, заключенных с автором произведения (скульптуры), что также подтверждается полученной в ответ на запрос суда справкой Федеральной службы по интеллектуальной собственности по материалам заявки от 05.04.2017 N 2017501547, по результатам проверки которой 16.11.2017 вынесено решение о выдаче патента, приобрел, в том числе на территории Российской Федерации, исключительные права на произведения изобразительного искусства с условным названием "Ждун" (Homunkulus Loxodontus), которое представляет собой фантазийное существо с головой морского слона и телом личинки, выполненном в положении сидя без ног, а также руками человека (далее - также произведение, произведение "Ждун").

Истом установлено, что ответчик изготавливает и реализует мягкие игрушки, сходные до степени смешения с произведением "Ждун", что подтверждено справкой АО Торговый Дом "Гулливер и Ко", согласно которой ответчик в период с 27.03.2017 по 18.04.2017 осуществил поставку АО Торговый Дом "Гулливер и Ко" игрушки: мягкая игрушка "Ждун" 30 см в количестве 1984 шт., мягкая игрушка "Ждун" 15 см. в количестве 2282 шт, на общую сумму 2 426 830 рублей, в том числе НДС.

11.05.2017 между истцом (Покупатель) и ответчиком (поставщик) заключен договор поставки, в соответствии с условиями которого ответчик принял на себя обязательства по передаче в собственность товар, определенный сторонами в спецификации. Согласно приложению N 2 к договору (спецификация) поставке подлежала мягкая игрушка "Инопланетянин" 20 см., в количестве 2 000 шт по цене 373 рубля за штуку на сумму 746 000 рублей.

По товарной накладной N 39 от 29.05.2017 ответчик осуществил поставку в адрес истца товара: мягкая игрушка "Ждун" 20 см в количестве 2000 шт. на сумму 746 000 рублей.

Поставленный товар оплачен истцом частично в сумме 522 200 рублей, что подтверждается платежным поручением N 130 от 12.05.2017.

Полагая, что ответчиком нарушены исключительные права истца на указанное произведение, последний направил претензию от 15.06.2017 Исх.N 150617 с требованиями о прекращении нарушения исключительных прав и выплате компенсации за их нарушение.

Оставление ответчиком претензии без удовлетворения явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд.

Суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности нарушения ответчиком прав, принадлежащих истцу на основании лицензионного договора от 25.04.2017 о предоставлении исключительной лицензии на территории Российской Федерации на воспроизведение в любой форме, любыми способами, производства и распространения произведения изобразительного искусства с условным названием "Ждун" и взыскал компенсацию в сумме 908 000 руб., определенной исходя из двукратного размера стоимости права использования произведения на основании заключения судебной экспертизы. Кроме того, суд первой инстанции взыскал с ответчика судебные расходы в сумме 522 000 рублей на закупку контрафактного товара.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, проанализировав доводы апелляционной жалобы, считает решение суда первой инстанции подлежащим изменению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 указанной статьи.

Как следует из пункта 3 этой статьи промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Исходя из предмета и оснований иска, истец должен доказать факт принадлежности ему исключительного права на объект интеллектуальной собственности и факт нарушения ответчиком указанного права, а ответчик - доказать, что его действия не нарушили прав на объект интеллектуальной собственности.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии со статьей 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в том числе, в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно статье 1407 ГК РФ патентообладатель вправе в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1252 Кодекса потребовать публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о неправомерном использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца или об ином нарушении его прав.

В соответствии со статьей 1254 ГК РФ если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 Кодекса.

Материалами дела установлено, что автором художественного произведения Homunculus Loxodontus, известного в России под наименованием "Ждун" является голландская художница Маргрит А. Ван Бревурт.

Ведомством интеллектуальной собственности Европейского союза 07.03.2017 с регистрационным номером 2017501547 зарегистрирован дизайн скульптуры Homunculus Loxodontus в качестве промышленного образца. Таким образом, Маргрит А. Ван Бревурт получила эксклюзивное право на использование образа Ждуна в коммерческих целях на территории ЕС.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации Маргрит А. Ван Бревурт выдан патент на промышленный образец (изображение внешнего вида скульптуры) с датой приоритета 07.03.2017.

25.04.2017 между Маргрит А. Ван Бревурт (лицензиаром) обладателем прав на промышленный образец (изображение скульптуры Homunculus Loxodontus) и истцом (лицензиатом) заключен лицензионный договор по условиям которого истцу предоставлено право использования произведения (промышленного образца) на условиях исключительной лицензии на территории Российской Федерации, в том числе: воспроизведение (полное или частичное) в любой форме, любыми способами, производство, распространение произведения и его экземпляров любым способом, и т.д.

В соответствии с пунктом 3.1 договора исключительность предоставляемых лицензиату прав понимается в том смысле, что в период действия договора лицензиар не использует на лицензионной территории в течении Лицензионного срока указанные правами (производство и продажа продукции по лицензии) сам, а также предоставлять эти права третьим лицам. Лицензионный срок установлен 5 лет с 25.04.2017 по 24.04.2022.

Таким образом, судом первой инстанции на основании оценки представленных в материалы дела доказательств по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обоснованно признал право истца на обращение в суд с настоящим иском.

Доводы апелляционной жалобы о том, что истцом представлены ненадлежащие доказательства, а именно несоответствие русского перевода лицензионного договора оригиналу на английском языке, в связи с чем донное доказательство не подлежит исследованию и оценке судом отклоняются апелляционным судом.

Материалами дела установлено, что по ходатайству сторон назначена судебная экспертиза, на разрешение которой поставлены вопросы:

Соответствует ли текст на английском языке лицензионного договора от 25.04.2017 тексту на русском языке нотариально заверенного перевода указанного лицензионного договора от 25.04.2017?

Соответствует ли текст на английском языке сертификата-подтверждения от 25.04.2017 тексту на русском языке указанного сертификата-подтверждения от 25.04.2017?

Заключением эксперта N А18-18-Т-А56-56792/2017 установлено, что представленный на экспертизу текст на английском языке лицензионного договора от 25.04.2017 не соответствует тексту на русском языке, в связи с выявлением в переводном тексте фрагментов, искажающих смысл оригинала. В исследовательской части экспертного заключения отражено, что найдено менее 10 ошибок, грубо искажающих текст оригинала, а именно:

Пункт 1.4. договора в переводе следует читать в следующей редакции: За предоставление права пользования Произведения установленными настоящим договором способами Лицензиат выплачивает Лицензиару не подлежащее возврату, но полностью компенсируемое Минимально гарантируемое вознаграждение в размере 70 000 (семьдесят тысяч) евро за вычетом налогов;

Пункт 1.4. договора в переводе следует читать в следующей редакции: Минимально гарантируемое вознаграждение полностью компенсируется Лицензиатом из доли Лицензиара от дохода (в соответствии с пунктом 4.2. настоящего договора);

Пункт 11.3 договора в переводе следует читать в следующей редакции: Настоящий договор составлен и подписан в 2 (двух) экземпляра на английском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из сторон. В случае наличия версий договора на других языках, текст на английском языке имеет преимущественную силу.

В ходе экспертизы также выявлено значительное количество ошибок, искажающих текст оригинала, но не влияющих на смысл текста оригинала в целом. В ходе экспертизы также выявлено значительное количество пропусков в переводе, однако указанное не привело к искажению смысла оригинала.

Заключением эксперта также установлено, что представленный на экспертизу текст на английском языке сертификата-подтверждения от 25.04.2017 соответствует тексту на русском языке указанного сертификата.

Суд первой инстанции с учетом заключения судебной экспертизы оценил представленный в материалы дела лицензионный договор, сертификат - подтверждение, и сделал обоснованный вывод о том, что данные документы подтверждают наличие у истца исключительной лицензии на промышленный образец и, соответственно, право на обращение в суд за защитой нарушенных прав.

Неточности перевода, установленные экспертом, не затрагивают пунктов договора, определяющих как объем передаваемых прав, так и сроков лицензионного соглашения, в связи с чем не свидетельствуют об отсутствии у истца права на промышленный образец.

Признаются необоснованными доводы апелляционной жалобы об отсутствии охраны авторских прав Маргрит А. Ван Бревурт, поскольку в рамках данного спора рассматривается спор о защите прав на промышленный образец, подтвержденных патентом, выданным Маргрит А. Ван Бревурт, и исключительной лицензией, принадлежащей истцу.

Материалами дела установлено, что истцом у ответчика приобретен товар - мягкая игрушка в количестве 2 000 шт.

В подтверждение факт приобретения представлен договор поставка, спецификация, товарная накладная, образец. На упаковке товара имеется информация о том, что его изготовителем является ООО "Компания "Играмир".

Согласно патента промышленный образец "Скульптура" характеризуется общим видом, вид изделия спереди, вид изделия сверху, вид изделия сбоку.

В соответствии со статьей 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 1345 ГК РФ интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами. Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат исключительное право и право авторства.

Статьей 1353 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно пункту 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение (пункт 3 статьи 1358 ГК РФ).

В предмет доказывания по рассматриваемому спору о нарушении исключительного права на промышленный образец входит установление обстоятельств использования в изделиях ответчика всех существенных признаков промышленного образца или совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1352 ГК РФ промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия.

В обоснование заявленных требований истцом в материалы дела представлено заключение специалиста ФГБОУ ВО "Российская государственная академия интеллектуальной собственности", согласно которого существенные признаки промышленного образца

По результатам исследования, проведенного ФГБОУ ВО "Российская государственная академия интеллектуальной собственности", судом первой инстанции установлено, что изделие, реализованное ответчиком, содержит все существенные признаки промышленного образца по патенту Российской Федерации; изделие также содержит совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по спорному патенту. При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к выводу, что изделие ответчика и промышленный образец имеют сходное изображение.

Таким образом, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что представленные в дело доказательства, подтверждают факт введения ответчиком в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукции, содержащей все существенные признаки промышленного образца, правообладателем которого является истец.

Доводы ответчика о том, что договор поставки был оформлен с истцом, как с правообладателем соответствующих исключительных прав, на основании заказа последнего, отклоняются апелляционным судом.

Как следует из представленных в материалы дела договора, заказа, спецификации и товарной накладной, ответчик принял на себя обязательство поставить товар согласованный сторонами товар.

Доказательств предъявления истцом лицензионного договора при оформлении заказа и в момент поставки материалы дела не содержат.

Более того, в соответствии с пунктом 1.3.8. именно ответчик гарантировал, что товар не содержит незаконных материалов, разрешен к продаже несовершеннолетним лицам, не нарушает прав и законных интересов третьих лиц ( в том числе, авторских и смежных прав, прав на товарные знаки), не порочит честь и достоинство и деловую репутацию третьих лиц и Покупателя.

Кроме того, материалами дела подтвержден тот факт, что до заключения ответчиком договора поставки с истцом, в марте 2017 года аналогичные мягкие игрушки являлись предметом поставки по договорам заключенным с третьими лицами, в том числе с АО Торговый Дом "Гулливер".

Согласно статье 1406.1 ГК РФ (вступила в силу с 01.01.2015) в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных указанным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

В пунктах 43.2 и 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что требование истца о выплате компенсации за нарушение исключительных прав на промышленный образец подлежит удовлетворению, поскольку представленные доказательства в совокупности подтверждают факт использования ответчиком промышленного образца, принадлежащего истцу, в изготавливаемых и реализуемых ответчиком изделиях.

Размер взысканной судом первой инстанции компенсации определен в двукратном размере стоимости права использования промышленного образца, установленного заключением судебной экспертизы N А18-18-Т-А56-56792/2017-1 от 21.06.2018 (454 000 х 2 = 908 000 рублей).

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении N 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301 и 1515 ГК РФ.

Однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

При рассмотрении дела, кроме оспаривания факта наличия у истца нарушенного права, ответчик в устной форме заявлял ходатайство о снижении размера компенсации.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, установил обстоятельства, свидетельствующие о возможности снижения размера компенсации.

Материалами дела установлено, что приобретенные у ответчика мягкие игрушки "Ждун" в количестве 2000 штук (373 рубля за штуку), истцом, как правообладателем, были реализованы ООО "Бренд Трейд". ООО "Бренд Трейд" в последствие осуществил поставку мягких игрушек ООО "Евросеть-Ритейл" и реализована последним через розничную торговую сеть магазинов "Евросеть" на территории города Санкт-Петербурга по цене 1290 рублей за штуку.

Указанные обстоятельства подтверждены письмом ООО "Бренд Трейд" (л.д. 48 т.1) и не оспорены истцом.

Таким образом, в результате производства и реализации ответчиком мягких игрушек Ждун истцом получен доход. Данная продукция не признавалась контрафактной и не утилизировалась в соответствии с требованиями законодательства.

Материалами дела также установлено, что производство и реализация игрушек Ждун (инопланетянин) не является основным (существенным) видом деятельности ответчика. Информация о производстве данной игрушки отсутствует на официальном сайте компании. Доказательств того обстоятельства, что ответчику при заключении и исполнении договора поставки было известно о контрафактном характере реализуемой им продукции, материалы дела не содержат.

Поскольку нарушение исключительного права являлось однократным, отсутствуют доказательства причинения каких-либо убытков правообладателю-компании (истцом получен доход от реализации игрушек), а также обстоятельство того, что незаконное использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, не являлось существенной частью предпринимательской деятельности ответчика и не носило грубый характер, а также применяя принципы разумности и справедливости, при установлении факта совершения ответчиком одного правонарушения, суд апелляционной инстанции считает возможным признать соразмерной допущенному нарушению денежную компенсацию в сумме именно 200 000 рублей, тем самым снизив размер компенсации.

Истцом также заявлено требование о взыскании расходов на приобретение контрафактной продукции в сумме 522 000 рублей.

Удовлетворяя указанной требование истца судом первой инстанции не учтены следующие обстоятельства.

Согласно разъяснению, данному в пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", к судебным издержкам относятся расходы, которые понесены лицами, участвующими в деле, включая третьих лиц, заинтересованных лиц в административном деле.

Перечень судебных издержек не является исчерпывающим. Так, расходы, понесенные истцом, административным истцом, заявителем в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления, административного искового заявления, заявления в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости.

Таким образом, издержки, понесенные в связи с собиранием доказательств, могут быть отнесены к категории судебных, и, следовательно, при удовлетворении имущественных исковых требований они подлежат взысканию с другой стороны.

Исходя из сути настоящего спора, сама сделка оптовой поставки контрафактного товара не является его предметом, а лишь зафиксированным истцом способом незаконного использования результатов интеллектуальной деятельности (товарных знаков и произведения изобразительного искусства), то есть средством (способом) доказывания обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела по существу.

Приобретение контрафактного товара и представление его в суд в качестве вещественного доказательства в рассматриваемом случае носило необходимый характер, поскольку факт размещения на таком товаре обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками или являющихся следствием переработки произведения, подлежал установлению судом.

Вместе с тем, материалами дела установлено, что в соответствии с договором поставки и спецификацией, истцом у ответчика приобретена партия товара (мягкая игрушка) в количестве 2 000 штук, которая в последствие реализована через цепочку перепродавцов через розничную торговую сеть.

Согласно информации на официальном сайте ответчика https://igramir.com/ минимальный тираж заказа составляет 100 штук.

Таким образом, оценивая действия истца по сбору доказательств для защиты нарушенного права, а также учитывая тот факт, что приобретение игрушек в количестве 2000 штук связано с дальнейшей их реализацией, апелляционный суд приходит к выводу о том, что издержки истца, понесенные в связи со сбором доказательств по настоящему делу, могут быть взысканы в качестве судебных расходов в сумме 37 300 рублей (100 шт. х 373 рубля).

В остальной части расходы истца на приобретение товара в целях осуществления экономической деятельности не могут быть отнесены к судебным расходам, в связи с чем не подлежат взысканию с ответчика.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований (абзац второй части 1 названной статьи).

Взыскание компенсации за незаконное использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является альтернативой взысканию убытков в случае, когда доказывание их конкретного размера не представляется возможным.

Следовательно, в условиях, когда в законе указан минимальный и максимальный размер компенсации, а также предусмотрено право суда определять конкретный размер компенсации исходя из конкретных обстоятельств дела на основе состязательности судопроизводства, истец, заявляя исковые требования в максимальном размере, в силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации фактически несет риск наступления последствий совершения им процессуальных действий, который могут заключаться в отнесении на истца судебных расходов пропорционально размеру необоснованно заявленной компенсации.

Данный подход соответствует правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 48 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, согласно которой при взыскании компенсации за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности судебные расходы на оплату государственной пошлины относятся на истца пропорционально размеру необоснованно заявленной им компенсации.

При таких обстоятельствам, расходы по уплате государственной пошлины распределяются между сторонами пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.09.2018 по делу N А56-56792/2017 изменить, изложив резолютивную часть решения в следующей редакции.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Компания "Играмир" (ОГРН 1157847034564) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Си Ди Лэнд контакт" (ОГРН 1107746953313) 200 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на произведение, 37 300 руб. судебных издержек на закупку контрафактного товара и 76 000 руб. расходов на проведение судебной экспертизы.

В остальной части в удовлетворении требований отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Компания "Играмир" (ОГРН 1157847034564) в доход федерального бюджета 4 661 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Постановление может быть обжаловано в Суд интеллектуального права в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

О.В. Горбачева

Судьи

М.В. Будылева Л.П. Загараева