Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 апреля 2019 г. N 17АП-2632/19

г. Пермь

17 апреля 2019 г.

Дело N А50-22020/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 10 апреля 2019 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 17 апреля 2019 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Балдина Р.А.,

судей Муталлиевой И.О., Сусловой О.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Киндергарт А.В.,

при участии:

от ответчика - Биктимиров М.А., паспорт (лично); Столяров Ю.В., паспорт, доверенность от 14.09.2018;

(лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке ст.121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда),

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика, индивидуального предпринимателя Биктимирова Максима Александровича,

на решение Арбитражного суда Пермского края от 13 января 2019 года

по делу N А50-22020/2018,

принятое судьей Заляевой Л.С.,

по иску индивидуального предпринимателя Бурганова Максима Шавкатовича (ОГРНИП 3095263251000017, ИНН 526207206781)

к индивидуальному предпринимателю Биктимирову Максиму Александровичу (ОГРНИП 310590332300032, ИНН 590309700908)

о защите исключительного права на товарный знак,

установил:

индивидуальный предприниматель Бурганов Максим Шавкатович (далее - ИП Бурганов М.Ш., истец) обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском к индивидуальному предпринимателю Биктимирову Максиму Александровичу (далее - ИП Биктимиров М.А., ответчик) о защите исключительного права на товарный знак N 451427 "Автосуши", просил:

- запретить ответчику использование без согласия истца любыми способами товарного знака "Автосуши" для индивидуализации товаров, работ и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 451427;

- обязать ответчика уничтожить за свой счет находящуюся в его владении рекламную вывеску над входом в помещение кафе "Автосуши", расположенную по адресу в г. Пермь: ул. Малкова, д. 28;

- запретить ответчику использовать без согласия истца товарный знак в сети Интернет любым способом, в том числе, посредством использования сходного с ним до степени смешения словесного обозначения на сайте https://m.hh. ru, в тексте публичного договора-оферты, размещенного на сайте https://autosushi-perm.ru;

- запретить ответчику использования без согласия истца товарного знака посредством указания в качестве торгово-сервисной точки в чеках безналичной оплаты - "Автосуши";

- запретить ответчику размещения товарного знака в адресе веб-страницы https://autosushi-perm.ru;

- взыскать компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 1 000 000 руб.

Позднее истец заявил о частичном отказе от иска в порядке ст.49 АПК РФ, указав, что, в связи с частичным добровольным удовлетворением требований ответчиком отказывается от требования о возложении на ответчика обязанности уничтожить за свой счет находящуюся в его владении рекламную вывеску над входом в помещение кафе "Автосуши", (по адресу: г. Пермь, ул. Малкова, д. 28); отказывается от требования запретить ответчику использовать без согласия истца товарный знак в сети Интернет посредством использования словесного обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком N 451427, на сайте https://m.hh.ru; отказывается от требования запретить ответчику использовать без согласия истца товарный знак N 451427 посредством указания в качестве торгово-сервисной точки в чеках безналичной оплаты - "Автосуши". Протокольным определением суда от 16.10.2018 частичный отказ от иска принят, производство по указанным требованиям прекращено.

Позднее истец вновь заявил о частичном отказе от иска в порядке ст.49 АПК РФ, указав, что, в связи с частичным добровольным удовлетворением требований ответчиком отказывается от требования о запрете ответчику размещать товарный знак N 451427 в адресе веб-страницы https://autosushi-perm.ru. Протокольным определением суда от 20.11.2018 частичный отказ от иска принят, производство по указанному требованию прекращено.

С учетом неоднократного частичного отказа от иска истец просит в рамках настоящего спора запретить ответчику без согласия правообладателя использовать любыми способами товарный знак N 451427 "Автосуши" для индивидуализации товаров, работ и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак; запретить ответчику без согласия правообладателя использовать любыми способами товарный знак N 451427 "Автосуши" в сети Интернет; взыскать с ответчика компенсацию в размере 1 000 000 руб. за незаконное использование товарного знака.

Решением суда от 13.01.2019 иск удовлетворен частично, с ответчика в пользу истца взыскано 200 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака, 4 600 руб. расходов по уплате государственной пошлины, 3 105,50 руб. судебных издержек. В удовлетворении требований о запрете ответчику использовать без согласия правообладателя любыми способами спорный товарный знак для индивидуализации товаров, работ и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак и о запрете ответчику без согласия правообладателя использовать любыми способами спорный товарный знак в сети Интернет отказано. Истцу из федерального бюджета возвращено 18 000 руб. государственной пошлины.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обжаловал его в апелляционном порядке, просит отменить, в иске отказать. В обоснование апелляционной жалобы ссылается на то, что использует термин "автосуши" не с целью индивидуализации реализуемых им товаров, работ или услуг, а с целью информирования потребителей о возможности доставки заказанных готовых блюд японской кухни по городу. Товарный знак и вывеска ответчика имеют существенные различия, не являются сходными до степени смешения - слово "автосуши" в вывеске выполнено шрифтом разного размера, разного типа, стиля, в товарном знаке - шрифтом одного размера; различен цвет букв, различен графический элемент (на вывеске состоит из автомобиля, на товарном знаке - из иероглифа). Отмечает, что доставка блюд осуществляется ответчиком в другом регионе, в г. Перми и на территории Пермского края бренд и товарный знак истца неизвестен потребителям. Слово "автосуши" является словарным, общеиспользуемым, используется многими компаниями. Кроме того, ответчик не согласен с суммой взысканной компенсации, которая, по его мнению, несоизмерима с масштабами деятельности компании с одним офисом; в деле отсутствуют доказательства несения истцом убытков. Ответчик просит снизить размер компенсации до минимальной с учетом наличия двух иждивенцев, прекращения деятельности, отсутствия информации о зарегистрированном товарном знаке, злоупотребления истцом принадлежащим ему правом.

Истец в отзыве на апелляционную жалобу отклонил приведенные в ней доводы; просит решение суда первой инстанции оставить без изменения.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции ответчик доводы, изложенные в апелляционной жалобе, поддержал, просит решение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу удовлетворить.

Законность и обоснованность судебного акта в обжалуемой части проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном ст. 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, ИП Бурганов М.Ш. является правообладателем товарного знака "Автосуши" с приоритетом товарного знака с 12.03.2010 на основании свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) N 451427. Товарный знак зарегистрирован в отношении 43 класса МКТУ - аренда помещений для проведения встреч; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом, а также в отношении 30, 35 классов МКТУ. Товарный знак зарегистрирован 17.01.2012, дата публикации - 12.02.2012.

Данный товарный знак используется правообладателем в предпринимательской деятельности, связанной с производством и реализацией готовой продукции (в частности роллов), что подтверждается рекламными буклетами, каталогами продукции.

02.04.2018 правообладателем обнаружено, что ИП Биктимиров М.А., осуществлявший предпринимательскую деятельность в кафе "Автосуши доставка суши и пиццы", расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Малкова, д. 28, незаконно использует обозначение "Автосуши", сходное до степени смешения с товарным знаком N 451427.

Не получив ответа на претензию о прекращении незаконного использования товарного знака и выплате компенсации, ИП Бурганов М.Ш. обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Прекращая производство по делу в части требований (о возложении на ответчика обязанности уничтожить за свой счет находящуюся в его владении рекламную вывеску над входом в помещение кафе "Автосуши", о запрете использования товарного знака на сайте https://m.hh.ru, о запрете использования товарного знака посредством указания в качестве торгово-сервисной точки в чеках безналичной оплаты - "Автосуши", о запрете использования товарного знака путем размещения в адресе веб-страницы https://autosushi-perm.ru.), суд первой инстанции исходил из того, что заявленный истцом отказ от иска в данной части не противоречит закону и не нарушает прав третьих лиц, связан с добровольным устранением ответчиком допущенных нарушений (ст.49 АПК РФ).

Отказывая в удовлетворении требований о запрете использования товарного знака для индивидуализации товаров, работ и услуг и о запрете использования товарного знака в сети Интернет, суд первой инстанции руководствовался тем, что ответчик добровольно исполнил соответствующие требования истца, прекратив деятельность по доставке готовых блюд японской кухни, расторгнув договор аренды помещения кафе, исключив из своей деятельности деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (код ОКВЭД 56.10).

Вместе с тем суд счел доказанным факт допущенного ответчиком нарушения исключительного права истца на товарный знак, приняв во внимание совокупность представленных истцом в материалы дела и не опровергнутых ответчиком доказательств, а именно - видеозапись контрольной закупки, фотографии, скриншоты интернет-страниц, протокол нотариального осмотра и исследования письменных доказательств в порядке их обеспечения.

При определении размера подлежащей взысканию с ответчика компенсации суд учел добровольное удовлетворение части исковых требований ответчиком в период судебного разбирательства, принял во внимание характер допущенных нарушений, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, исходил из принципов разумности и справедливости, установив компенсацию в размере 200 000 руб.

Выводы суда, содержащиеся в решении, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам. Нормы материального права применены судом первой инстанции правильно.

Исследовав материалы дела, доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд апелляционной инстанции оснований для удовлетворения жалобы не установил.

Согласно п.1 ст.1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст.1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п.2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (п.2 ст.1484 ГК РФ).

Согласно п.3 ст.1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

При оценке сходства обозначений следует руководствоваться Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденными приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197.

В соответствии с указанными рекомендациями оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе, с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым (п.3).

При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (п.6.3).

При исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения). Изображение одного из элементов в цвете может способствовать доминированию этого элемента в композиции. Значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (п. 6.3.1).

Следует также указать, что в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах (звуковом (фонетическом), графическом (визуальном) и смысловом (семантическом)).

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (п.41).

Из противопоставляемых обозначений с очевидностью следует, что используемое ответчиком словесное обозначение тождественно товарному знаку истца в фонетическом аспекте. Графические различия (различия в шрифте, манере написания, графическом элементе) в данном случае не влекут иной вывод, учитывая, что сходство обозначений обеспечивается доминирующим словесным элементом.

Поскольку тожество словесных обозначений установлено, вопрос о том, являются ли обозначения сходными до степени смешения в глазах потребителя, правового значения не имеет (постановление Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 N 16577/11). Для установления факта нарушения ответчиком исключительных прав истца в данном случае является достаточным установление тождества сравниваемых обозначений.

Кроме того, следует учитывать и однородность реализуемых сторонами товаров и услуг. При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Перечисленные критерии однородности товаров выработаны Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06.

Собранными по делу доказательствами подтверждается и лицами, участвующими в деле, не оспаривается, что и истцом, и ответчиком осуществляется предпринимательская деятельность доставке готовых блюд японской кухни, то есть стороны относятся к одной сфере рынка и фактически являются конкурентами.

Доводы ответчика, касающиеся того, что аббревиатура слово "автосуши" является общеизвестным, общепринятым термином, используется многими компаниями, в связи с чем, ему не может предоставляться правовая охрана, отклонены, поскольку решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака в настоящее время не оспорено, регистрация недействительной не признана. Более того, следует отметить, что в заключении по результатам экспертизы, проведенной Роспатентом, отражено, что неохраняемым элементом является слово "суши" и элемент .

Ссылки ответчика на то, что доставка блюд осуществляется им в другом регионе, в г. Перми и на территории Пермского края бренд и товарный знак истца неизвестен потребителям, правового значения не имеют, учитывая, что правовая охрана зарегистрированным товарным знакам предоставляется на всей территории Российской Федерации.

Несостоятельны и доводы ответчика о том, что термин "автосуши" указывался им не с целью индивидуализации реализуемых им товаров, работ или услуг, а с целью информирования потребителей о возможности доставки заказанных готовых блюд японской кухни по городу, поскольку в настоящее время нарушение исключительного права истца ответчиком фактически признано, использование товарного знака прекращено, прекращена деятельность по доставке блюд японской кухни. Более того, факт нарушения подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, которым судом первой инстанции дана надлежащая правовая оценка (ст.71 АПК РФ), а именно - видеозаписью контрольной закупки, фотографиями, скриншотами интернет-страниц, протоколом нотариального осмотра доказательств.

При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции о доказанности нарушения ответчиком исключительных прав истца является законным и обоснованным.

В п. 4 ст. 1515 ГК РФ предусмотрена ответственность за незаконное использование товарного знака.

Согласно ч.4 указанной статьи, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В п.43.2 и п.43.3 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, подп. 1 п. 4 ст. 1515 или подп. 1 п. 2 ст. 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Снижая заявленный размер компенсации с 1 000 000 руб. до 200 000 руб., суд первой инстанции учел добровольное удовлетворение части исковых требований ответчиком в период судебного разбирательства, принял во внимание характер допущенных нарушений, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя.

Учитывая, что ответчиком длительное время велась предпринимательская деятельность с незаконным использованием товарного знака истца, систематически извлекался доход за счет средства индивидуализации предпринимателя-конкурента, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для большего снижения размера компенсации, отклоняя доводы ИП Биктимирова М.А. о несоизмеримости компенсации с масштабами деятельности компании с одним офисом. При этом судом также принято во внимание, что взысканная судом первой инстанции сумма компенсации соответствует минимальному размеру вознаграждения за право использования спорного товарного на законных основаниях, в подтверждение чего истцом в материалы настоящего дела представлены зарегистрированные в Федеральной службе по интеллектуальной собственности договоры коммерческой концессии, а также доказательства, подтверждающие реальное исполнение данных договоров, в том числе платежные поручения, подтверждающие оплату истцу соответствующего вознаграждения. Доводы о наличии иждивенцев и неблагоприятном имущественном положении документально не подтверждены (ст.65 АПК РФ), при этом само по себе данное обстоятельство не является безусловным основанием для дальнейшего снижения размера компенсации. Ссылки на злоупотребление истцом принадлежащим ему правом несостоятельны, поскольку правообладатель вправе защищать свое исключительное право всеми законными способами (ст.12 ГК РФ).

Иные доводы, приведенные в апелляционной жалобе, рассмотрены судом апелляционной инстанции и отклонены, поскольку отмену правильного судебного акта не влекут.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в соответствии со ст. 270 АПК РФ являются основаниями к отмене или изменению судебных актов, судом апелляционной инстанции не установлено. Оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

В соответствии с ч.1 ст.110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на заявителя.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 176, 258, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Пермского края от 13 января 2019 года по делу N А50-22020/2018 в обжалуемой части оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Пермского края.

Председательствующий

Р.А. Балдин

Судьи

И.О. Муталлиева О.В. Суслова