Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 29 апреля 2019 г. N 10АП-6035/19

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 12 сентября 2019 г. N С01-291/2018 по делу N А41-54653/2017 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Москва

29 апреля 2019 г.

Дело N А41-54653/17

Резолютивная часть постановления объявлена 23 апреля 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 29 апреля 2019 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Коновалова С.А.,

судей Бархатова В.Ю., Пивоваровой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания: Русаковым В.О.,

при участии в заседании:

от ООО "БИОН" (ОГРН: 1155031004864, ИНН: 5031117791): Никитенко С.А., по доверенности от 08.08.2017; Леонтьева А.Н., по доверенности от 08.08.2019;

от ООО "БИОН" (ОГРН: 1125003005324, ИНН: 5003101408): Чернышева А.А., по доверенности от 11.04.2019, Адамян Л.В., по доверенности от 11.04.2019, Камышникова Е.А., Каплина Д.В., по доверенности от 28.04.2019,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "БИОН" (ОГРН: 1155031004864, ИНН: 5031117791) на решение Арбитражного суда Московской области от 18 февраля 2019 года по делу N А41-54653/17, принятое судьей Неяскиной Е.А., по иску по иску ООО "БИОН" (ОГРН: 1125003005324, ИНН: 5003101408) к ООО "БИОН" (ОГРН: 1155031004864, ИНН: 5031117791) о защите исключительных прав,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Бюро инвентаризации объектов недвижимости" обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Бюро инвентаризации объектов недвижимости" (ОГРН 1155031004864) об обязании прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию истца или сходного с ним до степени смешения любыми способами, включая, но не ограничиваясь: путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковке, в сети "Интернет", обязании ответчика изменить фирменное наименование ООО "Бюро инвентаризации объектов недвижимости" и его сокращенный вариант ООО "БИОН" (ОГРН 1155031004864) путем исключения и полной замены в составе оригинальной части фирменного наименования ответчика слов "Бюро инвентаризации объектов недвижимости" и "БИОН", обязании ответчика прекратить использование коммерческого обозначения истца в любой форме, обязании ответчика прекратить любые действия, нарушающие исключительные права истца на произведение "логотип "БИОН", взыскании компенсации в размере 100 000 руб. за незаконное использование произведения "логотип "БИОН", обязании ответчика опубликовать решение суда о допущенных нарушениях исключительных прав истца посредством Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Решением Арбитражного суда Московской области от 28 сентября 2017 года иск удовлетворены в части, суд обязал ответчика ООО "БИОН" (ОГРН 1155031004864) прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию истца ООО "Бюро инвентаризации объектов недвижимости" (ООО "БИОН"), коммерческого обозначения, логотипа "БИОН" любыми способами, действиями, включая но не ограничиваясь: путем его указания на вывесках, бланках, в счетах, иной документации, в объявлениях, рекламе, на товарах и упаковках, в сети интернет. Обязал ответчика изменить фирменное наименование "Бюро инвентаризации объектов недвижимости" ("БИОН") путем исключения и замены в составе оригинальной части фирменного наименования "БИОН" "Бюро инвентаризации объектов недвижимости. Взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию в сумме 100 000 руб. за незаконное использование логотипа "БИОН", расходы по госпошлине в сумме 10 000 руб. В остальной части заявленных требований отказано.

Постановлением от 22 января 2018 года Десятый арбитражный апелляционный суд решение Арбитражного суда Московской области от 28 сентября 2017 года оставил без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановлением Суда по Интеллектуальным правам от 02 октября 2018 года решение Арбитражного суда Московской области от 28 сентября 2017 года и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 22 января 2018 года по делу N А41-54653/2017 отменены, дело передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

При повторном рассмотрении настоящего дела, истец уточнил исковые требования и просит суд обязать ответчика прекратить использование фирменного наименования "общество с ограниченной ответственностью "Бюро инвентаризации объектов недвижимости" и сокращенной формы ООО "БИОН", тождественного фирменному наименованию правообладателя (истца) или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем (истцом), об обязании ответчика прекратить использование коммерческого обозначения истца выполненного в форме комбинированного изображения "БИОН" в любой форме, обязании ответчика прекратить любые действия, нарушающие исключительные права истца на произведение "логотип "БИОН", взыскании с ответчика в пользу истца компенсации в размере 100 000 руб. 00 коп. за незаконное использование произведения "логотип "БИОН".

Решением Арбитражного суда Московской области от 18 февраля 2019 года по делу N А41-54653/17 исковые требования удовлетворены в части. Суд решил: обязать ответчика ООО "БИОН" (ОГРН 1155031004864) прекратить использование фирменного наименования Общество с ограниченной ответственностью "Бюро инвентаризации объектов недвижимости", ООО "БИОН", тождественного фирменному наименованию истца в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем (истцом). Обязать ответчика прекратить использование коммерческого обозначения истца, выполненного в виде комбинированного изображения "БИОН". Взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию в сумме 100 000 руб. за незаконное использование логотипа "БИОН", расходы по госпошлине в сумме 10 000 руб. В удовлетворении остальной части заявленных требований отказано.

Не согласившись с указанным решением суда, ответчик обжаловал его в апелляционном порядке.

Стороны направили в судебное заседание своих представителей, представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, представитель истца против указанных доводов возражал.

Рассмотрев дело в порядке ст. 268 АПК РФ, исследовав материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения решения суда.

Как следует из материалов дела, Общество с ограниченной ответственностью "Бюро инвентаризации объектов недвижимости" (ОГРН 1125003005324, сокращенно "БИОН") является юридическим лицом, зарегистрированным в установленном порядке 28.05.2012.

Истец осуществляет свою деятельность в том числе на территории Московской области, что подтверждается уведомлениями о постановке на учет в налоговом органе юридического лица.

Истцу стало известно о нарушении принадлежащего ему исключительного права использования своего фирменного наименования и использовании комбинированного изображения логотипа "БИОН", выразившемся в использовании сходного с ними до степени смешения наименования общество с ограниченной ответственностью "Бюро инвентаризации объектов недвижимости", сокращенно ООО "БИОН", логотипов и обозначений с использованием слова "БИОН".

Истцу стало известно, что ответчиком применяются в своей хозяйственной деятельности обозначения "Бюро инвентаризации объектов недвижимости" и "БИОН", а также логотип, состоящий из слова "БИОН" в графической шрифтовой проработке и с набором графических элементов, идентичных логотипу "БИОН", используемому истцом, и принадлежащего последнему.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с рассматриваемыми требованиями.

Направляя настоящее дело на новое рассмотрение, Суд по интеллектуальным правам указал на необходимость повторно рассмотреть вопрос о наличии факта использования ответчиком произведения изобразительного искусства - логотипа "БИОН", принадлежащего истцу, либо факт создания или реализации ответчиком производного (переработанного) произведения, указать является ли используемое ответчиком изображение переработкой произведения изобразительного искусства - логотипа "БИОН", в отношении которого истцом заявлено требование о взыскании компенсации, а также исследовать, в соответствии с пунктом 1 статьи 1539 ГК РФ, на какой конкретно территории использовалось ответчиком коммерческое обозначение, принадлежащее истцу в части требования истца об обязании ответчика прекратить использование коммерческого обозначения любыми способами, действиями.

В подтверждение момента начала фактического использования коммерческого обозначения и его известности в пределах определенной территории истец представил оригинал-макет от 11.10.2013, от 23.09.14, договоры от 10.10.13, 5.11.13, 20.01.14, 12.03.14, 6.05.14, 29.06.15, 28.09.15, 15.11.16, заключенные с третьими лицами, письма в адрес контрагентов от 21.07.14, 31.07.14, 12.12.14, экспертное заключение от 2014 года по гражданскому делу, адресно-телефонный справочник 2016 года, фотографии рекламного щита, праздничных мероприятий, свидетельство о регистрации доменного имени от 20.03.2013.

Использование ответчиком коммерческого обозначения "БИОН" подтверждается протоколом осмотра доказательств от 29.06.2017.

Между индивидуальным предпринимателем Холиным И.В. (исполнитель) и обществом "БИОН" (ОГРН 1125003005324) (заказчик) заключен договор на создание логотипа от 03.09.2012, по которому исполнитель обязуется выполнить работы по разработке дизайна логотипа и фирменного стиля заказчика, а заказчик - принять и оплатить выполненную работу в соответствии с данным договором.

По акту сдачи-приемки выполненных работ по договору от 03.09.2012 индивидуальный предприниматель Холин И.В. (исполнитель) передал обществу "БИОН" (ОГРН 1125003005324) результат работ.

Индивидуальный предприниматель Холин И.В. (исполнитель) и общество "БИОН" (ОГРН 1125003005324) (заказчик) заключили дополнительное соглашение от 10.08.2017, согласно которому датой заключения указанного договора считать 03.09.2013, датой составления акта сдачи-приемки - 10.10.2013.

Согласно статье 8 Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, с изм. от 02.10.1979, далее - Парижская конвенция) фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

В силу пункта 1 статьи 54 ГК РФ юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на организационно-правовую форму, а в случаях, когда законом предусмотрена возможность создания вида юридического лица, указание только на такой вид.

Пунктами 1 и 2 статьи 1473 ГК РФ закреплено, что юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

Согласно пунктам 1 - 4 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет".

При этом не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Как разъяснено в пункте 59 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при применении данной нормы судам необходимо учитывать: защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в Реестр, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности.

Юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 статьи 1474 ГК РФ, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки.

Как следует из указанных норм закона и разъяснений высшей судебной инстанции, обстоятельствами, подлежащими установлению в настоящем деле, являются: момент возникновения исключительных прав на спорные фирменные наименования, степень сходства спорных фирменных наименований, а также их использование при осуществлении аналогичной деятельности.

При рассмотрении настоящего дела суд обращает внимание на то, что при установлении факта сходства спорных фирменных наименований могут применяться утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков.

Согласно п. 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 Правил.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Кроме того, при оценке сходства фирменных наименований необходимо принимать во внимание, что фирменное наименование является средством индивидуализации юридического лица - коммерческой организации.

Одной из главных функций фирменного наименования является различительная, цель которой - выделение этой коммерческой организации среди массы других коммерческих организаций, в том числе той же организационно-правовой формы.

Поэтому применяя Правила ТЗ при рассмотрении дел о защите прав на фирменные наименования необходимо учитывать особенности этого средства индивидуализации юридического лица.

В данном случае, при рассмотрении спорных вопросов в отсутствие соответствующего нормативного регулирования могут быть применены также и разработанные Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197, которые уточняют и разъясняют многие положения Правил ТЗ.

В соответствии с п. 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Между тем в пункте 4.2.4.2 Методических рекомендаций N 197 разъясняется, что если словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов.

В то же время необходимо учитывать, что совпадение или сходство неохраноспособных элементов может усиливать сходство обозначений.

Кроме того, также следует учесть, что в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы.

При сравнении обозначений на предмет тождества и сходства необходимо учитывать сходство именно сильных элементов, а также общее зрительное впечатление, производимое этими обозначениями.

В силу п. 41 утвержденных приказом Минэкономразвития России от "20" июля 2015 г. N 482 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с п. 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно материалам искового заявления, в соответствии с Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 29 июня 2017 года видами деятельности ответчика являются: управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (код ОКВЭД - 68.32), деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе (код ОКВЭД - 68.31), предоставление посреднических услуг по оценке недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе (код ОКВЭД - 68.31.5), деятельность в области права (код ОКВЭД - 69.10), деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях (код ОКВЭД - 71.1), деятельность в области архитектуры (код ОКВЭД - 71.11), деятельность геодезическая и картографическая (код ОКВЭД 71.12.4), деятельность топографо-геодезическая (код ОКВЭД 71.12.41), землеустройство (код ОКВЭД 71.12.46), деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения (код ОКФЭД 71.12.5), деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции (код ОКВЭД 71.12.6), деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки (кол ОКВЭФД 82.99).

Указанные виды деятельности ответчика (коды ОКВЭД - 68.31, 68.31.5, 71.11, 71.12.4, 71.12.41, 71.12.46, 71.12.5) аналогичны деятельности, осуществляемой истцом, в том числе, и на территории Московской области.

Исследуя вопрос об аналогичных видах деятельности, суд первой инстанции установил следующее.

Предполагается, что юридическое лицо может осуществлять или осуществляет указанные в выписке из ЕГРЮЛ виды деятельности, пока не доказано иное.

До тех пор, пока не доказано иное, деятельность двух юридических лиц, охватываемая одним подклассом видов экономической деятельности по ОКВЭД, считается аналогичной.

Аналогичность видов деятельности определяется судом исходя из позиции среднего потребителя товаров и услуг, адресата соответствующей деятельности.

При этом учитывается, возможно ли смешение видов деятельности истца и ответчика в глазах такого потребителя.

Кроме того, именно ответчик должен доказать, что фактически такая деятельность или ее отдельные виды им не осуществляются.

Если истец ссылается на виды деятельности, указанные в учредительных документах ответчика, презюмируется фактическое осуществление этих видов деятельности, если ответчиком не доказано, что они фактически не осуществляются.

Предполагается, что юридическое лицо осуществляет или может осуществлять указанные в выписке из ЕГРЮЛ виды деятельности, пока не доказано иное.

Таких доказательств ответчик не представил (статья 65 АПК РФ).

На основании изложенного, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что истцом и ответчиком осуществляется аналогичная деятельность. ОКВЭД предназначен для классификации и кодирования видов экономической деятельности и информации о них. При этом он может использоваться в том числе для определения основного и других фактически осуществляемых видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов.

Согласно пункту 2 статьи 51 ГК РФ лицо, добросовестно полагающееся на данные ЕГРЮЛ, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам.

Из буквального толкования, а также с учетом целевой направленности нормы пункта 3 статьи 1474 ГК РФ, обеспечивающей защиту действительного экономического и правового интереса обладателя права на фирменное наименование, следует, что обстоятельством, имеющим юридическое значение при разрешении спора о защите права на данное средство индивидуализации, является именно фактическое осуществление спорящими сторонами аналогичных видов деятельности, а не совпадение содержащихся в ЕГРЮЛ (заявленных) видов деятельности, на которые указали юридические лица при внесении сведений в этот реестр.

При исследовании вопроса о том, являются ли виды деятельности, осуществляемые юридическими лицами, аналогичными в смысле пункта 3 статьи 1474 ГК РФ, должна учитываться фактически осуществляемая деятельность. Указанная правовая позиция корреспондирует сложившейся судебной практике (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.03.2016 N С01-98/2016 по делу N А12-26947/2015).

Как следует из пояснений представителей сторон, ответчик осуществляет свою деятельность на территории Московской области (территория Ногинского, Павлово-Посадского, Щелковского районов и городского округа Электросталь Московской области), в то время, как истец также осуществляет свою деятельность, как на территории Московской области, так и на территории иных субъектов РФ, что подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, в том числе, определениями судов общей юрисдикции города Москвы, Коломенского городского суда Московской области, Ногинского городского суда Московской области, Шаховского районного суда Московской области, НароФоминского городского суда Московской области, Калужского районного суда Калужской области, Автозаводского районного суда города Тольятти, Нижегородского районного суда города Нижний Новгород и иных судов о назначении в организации истца - ООО "БИОН" (ОГРН 1125003005324) судебных экспертиз с проведением соответствующих работ в указанных округах и территориях.

Кроме того, согласно представленных материалов дела именно в Ногинске ранее было зарегистрировано отделение истца на дату оказания аналогичных услуг ответчиком.

Как пояснил представитель истца, ООО "БИОН" (ОГРН 1125003005324) узнало об осуществлении ответчиком смежной деятельности из сведений открытых реестров, которые публикуются в открытом доступе на официальном сайте ФГБУ ФИПС (http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/), о том, что от имени ответчика была подана заявка N 2017708644 на регистрацию спорного товарного знака.

Непосредственным подтверждением факта смешения компаний на рынке является то обстоятельство, что Московский областной суд ошибочно передал истцу материалы дела N 33-12759/2017, по которому истец не являлся экспертной организацией. Указанные доводы не опровергнуты ответчиком.

Фирменное наименование подлежит правовой охране вне зависимости от территории деятельности или места регистрации юридического лица.

Согласно п. 58.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" с учетом положений пункта 3 статьи 1473 ГК РФ каждое юридическое лицо, действующее в организационно-правовой форме коммерческой организации, должно иметь одно полное фирменное наименование и может иметь одно сокращенное фирменное наименование.

При этом согласно пункту 1 статьи 1473, пункту 2 статьи 1475 Кодекса фирменное наименование подлежит охране со дня государственной регистрации юридического лица.

Какой-либо специальной регистрации фирменного наименования, указанного в учредительных документах юридического лица, ГК РФ не предполагает.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ от 29 июня 2017 года, общество с ограниченной "бюро инвентаризации объектов недвижимости" (ОГРН 1125003005324) (сокращенное наименование ООО "БИОН") зарегистрировано 28 мая 2012 года, основным видом деятельности является кадастровая деятельность.

Пунктом 2 статьи 1473 ГК РФ предусмотрено, что фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

фирменное наименование общество с ограниченной ответственностью "Бюро инвентаризации объектов недвижимости" (ОГРН 1125003005324) (сокращенное наименование ООО "БИОН") не состоит только из слов, обозначающих род деятельности, и не принимает соответствующие возражения ответчика.

Как следует из выписки из ЕГРЮЛ от 29 июня 2017 года, общество с ограниченной ответственностью "юро инвентаризации объектов недвижимости" (ОГРН 1155031004864) (сокращенное наименование ООО "БИОН") зарегистрировано 9 октября 2015 года, основным видом деятельности является управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, одним из видов дополнительной деятельности является землеустройство.

На основании изложенного, судом установлено использование ООО "БИОН" (ОГРН 1155031004864) фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию ООО "БИОН" (ОГРН 1125003005324), а также то, что указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица, в связи с чем не принимает возражения ответчика о том, что сходного или аналогичного вида деятельности ответчик никогда не осуществлял.

Согласно пункту 4 статьи 1474 ГК РФ юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 настоящей статьи, по требованию правообладателя обязано по своему выбору прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить свое фирменное наименование, а также обязано возместить правообладателю причиненные убытки.

Таким образом, исковые требования об обязании ответчика ООО "БИОН" (ОГРН 1155031004864) прекратить использование фирменного наименования общество с ограниченной ответственностью "Бюро инвентаризации объектов недвижимости" и сокращенной формы ООО "БИОН", тождественного фирменному наименованию правообладателя (истца) или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам подлежат удовлетворению.

Исключительное право на коммерческие обозначения возникает, если его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия известно на определенной территории; оно обладает достаточными различительными признаками.

Согласно пункту 1 статьи 1538 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица, в частности, осуществляющие предпринимательскую деятельность, могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132 Кодекса) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Исключительное право на коммерческое обозначение не возникает автоматически в результате регистрации юридического лица, имеющего фирменное наименование, произвольная часть которого может использоваться в качестве коммерческого обозначения.

Для того, чтобы констатировать возникновение у определенного лица исключительного права на коммерческое обозначение, должны быть установлены факты употребления правообладателем коммерческого обозначения для индивидуализации своего предприятия и известности такого обозначения потребителям в пределах определенной территории.

При этом исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года (пункт 2 статьи 1540 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее (пункт 2 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом из пункта 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Исходя из приведенных норм следует, что использование без разрешения владельца товарного знака того же обозначения в наименовании другого юридического лица, которому разрешено осуществлять коммерческую деятельность того же рода, что и деятельность правообладателя, может нарушить исключительное право на использование товарного знака в гражданском обороте, поскольку может вызвать смешение разных субъектов предпринимательской деятельности и создать впечатление о наличии связей или особых отношений между сторонами по спору.

В соответствии с п. 64 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" в силу пункта 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132 Кодекса) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и Реестр.

Исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В связи с этим судам следует учитывать, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия. ООО "БИОН" (ОГРН 1125003005324) использует коммерческое обозначение "БИОН" в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия, в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет".

В подтверждение момента начала фактического использования коммерческого обозначения и его известности в пределах определенной территории истец представил оригинал-макет от 11.10.2013, от 23.09.14, договоры от 10.10.13, 5.11.13, 20.01.14, 12.03.14, 6.05.14, 29.06.15, 28.09.15, 15.11.16, заключенные с третьими лицами, письма в адрес контрагентов от 21.07.14, 31.07.14, 12.12.14, Экспертное заключение от 2014 г. по гражданскому делу, адресно-телефонный справочник 2016 г., фотографии рекламного щита, праздничных мероприятий, свидетельство о регистрации доменного имени от 20.03.2013.

Использование ответчиком коммерческого обозначения "БИОН" подтверждается протоколом осмотра доказательств от 29 июня 2017 года.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 АПК РФ назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания.

Принадлежность авторских прав на дизайн комбинированного изображения "БИОН" истцу подтверждается представленным в материалы дела договором от 10.10.2013 (в редакции Дополнительного соглашения от 10.08.2017), заключенным между индивидуальным предпринимателем Холиным И.В. (исполнитель) и обществом "БИОН" (ОГРН 1125003005324) (заказчик) на создание логотипа, по которому исполнитель обязуется выполнить работы по разработке дизайна логотипа и фирменного стиля заказчика, а заказчик - принять и оплатить выполненную работу в соответствии с данным договором.

По акту сдачи-приемки выполненных работ по договору от 03.09.2013 (в редакции Дополнительного соглашения от 10.08.2017) индивидуальный предприниматель Холин И.В. (исполнитель) передал обществу "БИОН" (ОГРН 1125003005324) результат работ - комбинированное изображение "БИОН"..

Истцом указано, что ответчик использует комбинированное изображение "БИОН", который воспроизводит большинство элементов дизайна истца и является переработкой указанного дизайна, исключительное авторское право на который принадлежит истцу, без его согласия.

Данное обстоятельство является нарушением исключительных авторских прав истца и недобросовестной конкуренцией, что явилось основанием для обращения истца с настоящим исковым требованием.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации произведения дизайна являются объектами авторских прав.

Пунктом 1 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 ГК РФ в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

В силу пункта 9 той же статьи к способам использования относятся, в том числе: перевод или другая переработка произведения.

При этом под переработкой произведения понимается создание производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки и тому подобного).

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную тем же Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных этим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 того же Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения (статья 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации). Применительно к настоящему спору в предмет доказывания со стороны истца входят факт принадлежности ему исключительных прав на произведение дизайна, а также факт нарушения его исключительных прав ответчиком одним из способов, перечисленных в пункте 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу об обоснованности требований истца о защите исключительных прав на комбинированное изображение "БИОН".

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав.

Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинства и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе произведения дизайна, фотографические произведения и произведения, полученные способами аналогичными фотографии.

В силу статьи 1257 Кодекса автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом (статья 1228 Кодекса).

Таким образом, закон в качестве критерия признания произведения объектом авторского права указывает на необходимость его создания в процессе творческого труда. При этом особо оговаривается, что способ создания, художественные и прочие достоинства, а также назначение результата творческого труда не имеют значения для признания либо непризнания произведения объектом авторского права.

Согласно пункту 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при анализе вопроса о том, является ли конкретный результат объектом авторского права, судам следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом.

При этом надлежит иметь в виду, что пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом. Необходимо также иметь в виду, что само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права.

Отсутствие у истца охраны дизайна комбинированного изображения "БИОН", как объекта патентных прав или как средства индивидуализации не исключает возможность использования способов защиты, предусмотренных для защиты авторских прав.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо формальностей.

В силу пункта 3 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе, в форме изображений, в объемно-пространственной форме.

Произведение дизайна считается таковым и может защищаться в независимости от совершения или не совершения действий по получению патента на промышленный образец и действий по регистрации товарного знака.

Доказательств того, что данные произведения созданы им или иным лицом, либо были широко известны и применялись на протяжении длительного периода, ответчиком в материалы дела не представлено, как не представлено им и доказательств того, что авторские права комбинированное изображение "БИОН" принадлежат иному лицу (не истцу) (статья 65 АПК РФ).

Поскольку авторство истца не оспорено, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии у истца исключительных прав на комбинированное изображение "БИОН".

Комбинированное изображение "БИОН" исключительное право на использование которого принадлежит истцу, представляет собой оригинальную изобразительную композицию, состоящую из геометрического орнамента и оригинальных изобразительных элементов, словесное изображение.

Согласно пункту 31 постановления от 26.03.2009 N 5/29 переработка произведения предполагает создание нового (производного) произведения на основе уже существующего. При этом право на переработку произведения как один из способов использования результата интеллектуальной деятельности может быть передано в числе иных правомочий в рамках передачи исключительного права по договору об отчуждении исключительного права в полном объеме (ст. 1234 ГК РФ) либо предоставлено по лицензионному договору (ст. 1235 ГК РФ), а также может перейти по установленным в законе основаниям без заключения договора с правообладателем (ст. 1241 ГК РФ).

При создании производного произведения происходит определенное заимствование элементов оригинального произведения, но при этом производное произведение воплощается в иной внешней форме, что придает ему творческую самостоятельность.

Суд установил, что на комбинированном изображении "БИОН" ответчиком используется дизайн, который воспроизводит большинство элементов дизайна комбинированного изображения "БИОН", изготовленного истцом: общая композиция; цветовая гамма; шрифт надписей; логотип со словесным элементом "БИОН"; повторяющиеся геометрические изобразительные элементы.

При этом незначительные различия в изображении отдельных элементов дизайна являются, по сути, переработкой изначального дизайна истца, поскольку указанные различия не влияют на композицию дизайна и общий художественный замысел.

Потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить логотипы, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, увиденными ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные (оригинальные) элементы упаковки. Различие в несущественных деталях не может служить основанием для признания обозначений не сходными. Расхождения можно рассмотреть только при детальном рассмотрении и сопоставлении логотипов и надписей на них. Ответчик факт использования комбинированного изображения "БИОН" не оспорил.

Воспроизведение и реализация ответчиком комбинированного изображения "БИОН" подтверждается протоколом осмотра доказательств, представленным в материалы дела.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно признал доказанным факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на произведение путем переработки комбинированного изображения "БИОН".

Согласно пункту 2 статьи 1539 ГК РФ не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

Лицо, нарушившее правила пункта 2 настоящей статьи, обязано по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки (п. 3 ст. 1539 ГК РФ).

При указанных обстоятельствах, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил исковые требования об обязании ответчика прекратить использование коммерческого обозначения истца, выполненного в виде комбинированного изображения "БИОН".

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно п. 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Поскольку мотивированного заявления о снижении размера компенсации ответчиком не предоставлено, оснований для снижения размера компенсации не установлено, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил требование о взыскании компенсации.

Доводы апелляционной жалобы повторяют доводы отзыва на иск, были рассмотрены и обоснованно отклонены судом первой инстанции.

Обстоятельства по делу судом первой инстанции установлены полно и правильно, им дана надлежащая правовая оценка. Нарушений норм процессуального права судом не допущено. Оснований для отмены решения суда не имеется.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Московской области от 18 февраля 2019 года по делу N А41-54653/17 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через суд первой инстанции.

Председательствующий

С.А. Коновалов

Судьи

В.Ю. Бархатов Л.В. Пивоварова