Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 октября 2019 г. N 09АП-25590/18

г. Москва

16 октября 2019 г.

Дело N А40-217070/17

Резолютивная часть постановления объявлена 07 октября 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 октября 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.В.Пирожкова,

судей Н.И.Левченко, О.Г.Головкиной,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Мурадян М.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "Пинса Бистро" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 26 марта 2018 года по делу N А40-217070/2017, принятое судьей Я.Е. Шудашовой, по иску ООО "Бонтемпирест" (ОГРН 1167746750181) к ООО "Пинса Бистро" (ОГРН 1177746464280) об обязании прекратить любое незаконное использование обозначения "PINSA", сходное до степени смешения с товарными знаками (знаками обслуживания) по свидетельствам N N 589910, 593593, 586010, 633778, 633779 зарегистрированными для индивидуализации услуг общественного питания и продуктов питания; взыскании 2 000 000 руб. компенсации

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Свинцов М.Л. по доверенности от 13.09.2019

от ответчика: Крицков Ю.В. по доверенности от 05.03.2018, Езерская Ю.А. по доверенности от 05.03.2018

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Бонтемпирест" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Пинса Бистро" об обязании прекратить любое незаконное использование обозначения "PINSA", сходное до степени смешения с товарными знаками (знаками обслуживания) по свидетельствам N N 589910, 593593, 586010, 633778, 633779, зарегистрированным для индивидуализации услуг общественного питания и продуктов питания; о взыскании 2 000 000 руб. компенсации (по 400 000 руб. за незаконное использование каждого из знаков истца) и взыскании расходов по оплате государственной пошлины.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 26 марта 2018 года по делу N А40-217070/2017 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с указанным решением ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой в которой просил решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 июля 2018 года производство по рассмотрению апелляционной жалобы ООО "Пинса Бистро" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 26 марта 2018 года по делу N А40-217070/2017 приостановлено до вступления в законную силу судебных актов по делам N СИП379/2018, N СИП-361/2018, N СИП-360/2018, N СИП-341/2018, N СИП-340/2018.

25 января 2019 года от представителя истца поступило ходатайство о возобновлении производства по рассмотрению апелляционной жалобы ООО "Пинса Бистро" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 26 марта 2018 года по делу N А40- 217070/2017, в обоснование которого истец указал, что Судом по интеллектуальным правам по делам N N СИП-379/2018, СИП-361/2018, СИП-360/2018, СИП-341/2018, СИП340/2018 требования истца о признании решений Роспатента недействительными удовлетворены, правовая защита товарных знаков восстановлена.

Определением от 30 января 2019 года суд апелляционной инстанции возобновил производство по рассмотрению апелляционной жалобы ООО "Пинса Бистро" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 26 марта 2018 года по делу N А40-217070/2017.

В судебном заседании 18 апреля 2019 года представитель ответчика вновь заявил ходатайство о приостановлении производства по настоящему делу до вступления в законную силу судебных актов по делам N СИП-379/2018, N СИП-361/2018, N СИП360/2018, N СИП-341/2018, N СИП-340/2018, поскольку Президиумом Суда по интеллектуальным правам отменены судебные акты по делам NN СИП-340/2018, СИП341/2018, СИП-371-2018, указанные дела направлены на новое рассмотрение, следовательно, решения Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарным знакам "Пинцерия Бонтемпи", "Pinzeria by Bontempi" и "Пинса Романа" являются действующими. Также ответчик пояснил, что кассационные жалобы по делам NN СИП-360/2018 и СИП-361/2018 в настоящее время не рассмотрены, судебное заседание назначено на 20 мая 2019 года.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 апреля 2019 года производство по рассмотрению апелляционной жалобы ООО "Пинса Бистро" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 26 марта 2018 года по делу N А40-217070/2017 до вступления в законную силу судебных актов по делам N СИП-379/2018, N СИП-361/2018, N СИП-360/2018, N СИП-341/2018, N СИП-340/2018.

21 августа 2019 года от представителя истца поступило ходатайство о возобновлении производства по рассмотрению апелляционной жалобы ООО "Пинса Бистро" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 26 марта 2018 года по делу N А40- 217070/2017, в обоснование которого истец указал, что Судом по интеллектуальным правам по делам N N СИП-379/2018, СИП-361/2018, СИП-360/2018, СИП-341/2018, СИП340/2018 требования истца о признании решений Роспатента недействительными удовлетворены, правовая защита товарных знаков восстановлена.

Определением от 21 августа 2019 года суд апелляционной инстанции возобновил производство по рассмотрению апелляционной жалобы ООО "Пинса Бистро" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 26 марта 2018 года по делу N А40-217070/2017.

В судебном заседании представители ответчика доводы апелляционной жалобы поддержали в полном объеме.

Представитель истца против удовлетворения доводов апелляционной жалобы возражал, решение суда считает законным и обоснованным.

Законность и обоснованность принятого решения проверены судом апелляционной инстанции в порядке ст. ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы апелляционной жалобы, выслушав представителей истца и ответчика, исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, суд апелляционной инстанции полагает, что оснований для отмены или изменения оспариваемого судебного акта не имеется.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N N 589910, 593503, 586010, 633778, 633779.

Товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 29-го класса: "мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые"; 30-го класса: "кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед"; 32-го класса: "минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков"; и услуг 43-го класса: "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Используя товарные знаки N N 589910, 593503, 586010, 633778, 633779 истец оказывает услуги предприятий общественного питания (ресторанов). Кроме того, генеральный директор истца, гражданин Италии, Валентино Бонтемпи, производит и реализует под указанными выше товарными знаками свое авторское блюдо с наименованием "ПИНЦА/PINZA" (ПИНСА/PINSA) в Пинцериях, принадлежащих истцу, расположенных по следующим адресам: Пинцерия Бонтемпи - Москва, улица Большой Знаменский переулок, дом 2, строение 3; Пинцерия Бонтемпи - Москва, улица Усачева, дом 26; Пинцерия Бонтемпи - Москва, Шлюзовая набережная, дом 4; Пинцерия Бонтемпи - Москва, Рождественский бульвар, дом 1; Пинцерия Бонтемпи (ресторан Goose Goose) - Санкт-Петербург, улица Большая Конюшенная, дом 27; Пинцерия Бонтемпи - Омск, улица Бурдина, дом 15; Пинцерия Бонтемпи - Рязань, улица Почтовая, дом 60; Пинцерия Бонтемпи - Рязань, Первомайский проспект, дом 70, корпус 1.

Истцу стало известно, что ответчик без согласия правообладателя незаконно использует обозначение "PINSA", сходное до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками истца при осуществлении аналогичной деятельности.

Ответчик без согласия правообладателя незаконно использует обозначение "P1NSA", сходное до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками истца, для индивидуализации услуг общественного питания и продуктов питания, а именно в кафе находящегося по адресу: Москва, ул. Покровка, дом 16, под обозначением "PINSA". Также ответчик использует указанное обозначение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на своем сайте по электронному адресу: http://pinsamaestrello.com/; в социальных сетях для рекламы своего кафе по электронным адресам: https://www.facebook.com/pinsamaestrello/; https://www.instagrain.com/pinsa_maes trello/?hl=ru.

В подтверждении данных обстоятельств истцом в материалы дела представлены нотариальные протоколы осмотра доказательств, из которых усматривается, что ответчик предлагает услуги общественного питания и продукты питания с использованием обозначения "PINSA".

С цель досудебного порядка урегулирования спора истец направлял в адрес ответчика требования о прекращении незаконного использования товарного знака, которые оставлены ответчиком без ответа и удовлетворения.

Истец, используя право, установленное частью 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, просил взыскать компенсацию за незаконное использование товарных знаков в размере 2 000 000 руб. (по 400 000 руб. за незаконное использование каждого из товарных знаков).

Суд первой инстанции, исследовав представленные в материалы дела доказательства в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 1225, 1229, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство утвержденных приказом Роспатента от 31 декабря 2009 года N 197, установив, что используемое ответчиком обозначение "PINSA" также является сходными до степени смешения с зарегистрированными знаками истца по свидетельствам NN 589910, 593503, 586010, 633778, 633779, пришел к выводу, что использование ответчиком товарных знаков истца без согласия последнего является незаконным и в целях пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, обязал ответчика прекратить любое использование обозначения "PINSA"., а также установив, что противоправное использование товарных знаков со стороны ответчика причиняет вред истцу, деятельность которого в области ресторанного бизнеса ассоциируется со всемирно известным шеф-поваром итальянской кухни, исходя из рыночной стоимости получения права на использование наших товарных знаков и осуществления ответчиком противоправных действий, счел, что заявленная истцом ко взысканию сумма компенсации в размере 2 000 000 руб. является разумной и обоснованной (по 400 000 руб. за нарушение по каждому из товарных знаков).

Доводы апелляционной жалобы ответчика со ссылкой на необходимость применения судом первой инстанции положений статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку словесные обозначения "PINZA" ("ПИНЦА"), "PINSА" ("ПИНСА") не могут быть признаны охраняемыми элементами товарных знаков, поскольку являются общеупотребимыми терминами, подлежат отклонению, так как вопрос правомерности предоставления правовой охраны товарным знакам истца по свидетельствам N N 589910, 593503, 586010, 633778, 633779 в рамках настоящего дела предметом рассмотрения не является.

Вопрос предоставления правовой охраны товарным знакам истца по свидетельствам N N 589910, 593503, 586010, 633778, 633779 был рассмотрен Судом по интеллектуальным правам в соответствии с положениями пункта 1 части 4 статьи 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в рамках рассмотрения дел NN СИП-340/2018, СИП-341/2018, СИП-360/2018, СИП-361/2018, СИП-379/2018, согласно вступившим в законную силу судебный актам по которым было признано правомерным предоставление правовой охраны товарным знакам по свидетельствам NN 589910, 593503, 586010, 633778, 633779.

Доводы апелляционной жалобы о том, что суд первой инстанции неправомерно не применил положения пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежат отклонению, поскольку данные доводы были предметом рассмотрения в Суде по интеллектуальным правам в рамках дел N N СИП-340/2018, СИП-341/2018, СИП-360/2018, СИП-361/2018, СИП-379/2018, и признаны судом не состоятельными.

В отношении утверждений ответчика о том, суд первой инстанции применил не подлежащий применению нормативно правовой акт, в частности, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 5 марта 2003 года N 32, не влияет на законность обжалуемого судебного акта суда, поскольку при рассмотрении настоящего дела в суде первой инстанции ответчиком не оспаривалось сходство до степени смешения между используемым ответчиком обозначением и товарными знаками истца по свидетельствам NN 589910, 593503, 586010, 633778, 633779.

При этом, положения Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05 марта 2003 г. N 32 дублируются в Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных товарных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 года N 482.

Доводы апелляционной жалобы ответчика в части неверного применения судом первой инстанции положений статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации со ссылкой на положения Определения Конституционного Суда РФ от 20.12.2001 N 287-0, а также о разумности истребуемой суммы компенсации в размере 2 000 000 руб. (по 400 000 руб. за нарушение по каждому из товарных знаков) подлежат отклонению.

В случае нарушения исключительного права на товарный знак, правообладатель на основании пункта 1 части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Истец просил взыскать компенсацию в размере 2 000 000 руб. (по 400 000 руб. за нарушение по каждому из товарных знаков)

В обоснование размера заявленной компенсации истцом были представлены договоры коммерческой концессии, в предмет которых входит предоставление прав использования товарных знаков, принадлежащих истцу согласно которым Первоначальная плата за первый открытый ресторан составляет 2 000 000 руб., что соответствует заявленной к взысканию компенсации.

Таким образом, размер Первоначальной платы по указанным Договорам свидетельствует о разумности и обоснованности взыскиваемой истцом компенсации, поскольку ответчиком получена неправомерная выгода в размере 2 000 000 руб. от незаконного использования товарных знаков, принадлежащих истцу.

При определении размера компенсации суд должен учесть характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, и основываясь на сложившихся обстоятельствах принять решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд первой инстанции правомерно принял во внимание, что противоправное использование ответчиком обозначений сходных до степени смешения с товарными знаками истца фаст-фуда снижает привлекательность товарных знаков, используемых в сети элитных ресторанов высокой кухни в глазах потребителей и возможных деловых партнеров истца. При этом, ответчик увеличивает объемы своей незаконной предпринимательской деятельности с нарушением исключительных прав истца на товарные знаки (разработка и введение в гражданский оборот сайта "PINSA Maestrello" по электронному адресу: http://pinsamaestrello.com/, доставка производимой Ответчиком продукции маркированной товарными знаками истца: https://eda.yandex/restaura nt/Pinsa_Maestrello, открытие нового кафе по адресу: Москва, улица Мытная, дом 74, Даниловский рынок), тем самым грубо нарушает и неправомерно отрицает исключительные права истца сразу на пять зарегистрированных товарных знаков по свидетельствам N N 589910, 593503, 586010, 633778,

Согласно разъяснениям, данным в пунктах 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009 совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", применяя положения ст. ст. 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

С учетом изложенного, в отсутствие доказательств правомерного использования ответчиком товарных знаков истца, учитывая, рыночную стоимость получения права на использование товарных знаков истца и осуществления ответчиком противоправных действий, апелляционный суд полагает, что в рассматриваемом случае суд первой инстанции установив отсутствие оснований для снижения заявленной ко взысканию компенсации в размере 2 000 000 руб., правомерно удовлетворил требования в заявленном размере. Доказательств не разумности размера взысканной компенсации суду не представлено.

Исходя из изложенного, судом первой инстанции дана надлежащая оценка обстоятельствам дела и у судебной коллегии не имеется оснований для их переоценки.

Доводы апелляционной жалобы ответчика не содержат фактов, которые не были бы проверены и не оценены судом первой инстанции при рассмотрении дела, имели бы юридическое значение и влияли на законность и обоснованность судебного решения, кроме того, данные доводы, были предметом рассмотрения судом первой инстанции и суд оценив их в совокупности на основании статей 67-68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дал им надлежащую оценку.

Оценив все имеющиеся доказательства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, что обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Нарушений норм процессуального права арбитражным апелляционным судом не установлено. И у арбитражного апелляционного суда отсутствуют основания для изменения или отмены решения Арбитражного суда г. Москвы.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 26 марта 2018 года по делу N А40-217070/17 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Д.В. Пирожков

Судьи

О.Г. Головкина Н.И. Левченко