Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 17 декабря 2019 г. N 06АП-6822/19

г. Хабаровск

17 декабря 2019 г.

Дело N А16-2476/2019

Шестой арбитражный апелляционный суд в составе:

судьи Ж.А. Усенко

рассмотрев апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Демьянова Александра Валентиновича

на решение от 03.10.2019

по делу N А16-2476/2019

Арбитражного суда Еврейской автономной области

рассмотренному в порядке упрощенного производства

принятое судьей Кручининым А.Н.

по иску акционерного общества "Аэроплан" (ОГРН 1057746600559, ИНН 7709602495)

к индивидуальному предпринимателю Демьянову Александру Валентиновичу (ОГРНИП 304790135800183, ИНН 790105836102)

о взыскании 60 рублей

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество "Аэроплан" (далее - АО "Аэроплан", истец) обратилось в Арбитражный суд Еврейской автономной области с иском к индивидуальному предпринимателю Демьянову Александру Валентиновичу (далее - ИП Демьянов А.В., ответчик) о взыскании компенсации в размере 60 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарные знаки N N 502205 "Нолик", 502206 "Симка", 536394 "Файер", 525023 "Игрек", 564824 "Верта", 314615 "Рука", судебных издержек, состоящих из стоимости товара в размере 75 руб., почтовых расходов в сумме 324, 54 рублей.

Решением Арбитражного суда Еврейской автономной области от 03 октября 2019 года исковые требования удовлетворены частично, с ИП Демьянова А.В. в пользу АО "Аэроплан" взыскано 30 000 руб., из которых компенсация за нарушение исключительных прав:

- на товарный знак N 502206 ("Симка") - 5 000 руб.;

- на товарный знак N 502205 ("Нолик") - 5 000 руб.;

- на товарный знак N 564824 ("Верта") - 5 000 руб.;

- на товарный знак N 536394 ("Файер") - 5 000 руб.;

- на товарный знак N 525023 ("Игрек") - 5 000 руб.;

- на товарный знак N 314615 ("Рука") - 5 000 руб., а также судебные издержки в сумме 399,54 руб. (стоимость вещественного доказательства - 75 руб., стоимость почтовых отправлений - 324,54 руб.), и 2 400 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. В остальной части в удовлетворении требований отказано.

Не согласившись с данным судебным актом, ответчик обратился в Шестой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела. В обоснование доводов жалобы указал, что упаковка приобретенного товара не имела изображений товарных знаков, а игрушка не являлась копией героев мультсериала "Фиксики". Как указал заявитель, все изображения товарных знаков, на которые истец имеет исключительные права, размещены на одной отдельной ламинированной карточке. Карточка, как отдельный объект, была передана покупателю бесплатно. Со ссылкой на соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с КНР от 17.05.2018, указал, что для дальнейшей реализации любого товара, законным образом уже введенного в гражданский товарооборот на территории стран - участниц Евразийского экономического союза и КНР не требуется дополнительное разрешение от правообладателя. Полагал недопустимым доказательством представленную в качестве доказательства по делу видеозапись о закупке товара ввиду отсутствия информации о лице, производившем видеосъемку и о примененных технических средствах.

Апелляционная жалоба заявителя рассмотрена в соответствии с частью 1 статьи 272.1 АПК РФ без вызова сторон.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Шестого арбитражного апелляционного суда в соответствии с положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, арбитражный апелляционный находит решение суда подлежащим изменению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарных знаков N N 502205, 502206, 536394, 525023, 564824, 314615, а также на произведения изобразительного искусства-рисунки (изображения) персонажей: "Игрек", "Верта", "Симка", "Нолик", "Файер", "Рука" из анимационного сериала "Фиксики", зарегистрированных в отношении 28 класса МКТУ, что подтверждается представленными в материалы дела свидетельствами о регистрации.

Истцом в целях защиты исключительных прав был произведен комплекс мероприятий, в результате которых 26.08.2018 года в 13:13 в торговой точке, расположенной по адресу: Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Шолом Алейхема, д. 4 А, установлен факт продажи контрафактного товара (фигурка с карточкой), стоимостью 75 руб., в подтверждение которой выдан чек с указанием наименование продавца - ИП Демьянов А.В., ИНН 790105836102. На товаре, по мнению истца, содержались обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками: - N 502206 ("Симка"); N 502205 ("Нолик"); N 564824 ("Верта"); N 536394 ("Файер"); N 525023 ("Игрек"); N 314615 ("Рука"), зарегистрированными в отношении 28 класса МКТУ, включая такие товары, как "игрушка".

Истец, считая, что ответчиком нарушены его исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, обратился к ответчику с требованием выплаты компенсации за нарушение указанных прав и возмещения понесенных расходов на приобретение контрафактного товара и почтовых расходов (претензия N 18649).

Ответчиком оплата компенсации в добровольном порядке произведена не была, что явилось основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

В силу части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом.

Согласно статье 138 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в случае и в порядке, установленных ГК РФ и другими законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания и т.п.).

Отношения, возникающие в связи с правовой охраной и использованием товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров, с 01 января 2008 года регулируются частью четвертой ГК РФ.

На основании статьи 1225 ГК РФ товарный знак является результатом интеллектуальной деятельности и приравненным к нему средством индивидуализации, которым предоставлена правовая охрана.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно статье 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Характерной особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя, при этом единственным таким ограничением является указание об исчерпании исключительного права (статья 1487 ГК РФ), в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Таким образом, основанием для взыскания с ответчика заявленной компенсации является установление факта нарушения им исключительных прав истца.

При проведении сравнительного анализа спорных обозначений и товарных знаков на предмет установления их сходства до степени смешения применяются критерии, содержащиеся, в частности, в Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

Из положений пунктов 41 - 44 Правил следует, что обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия; сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов. Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. Аналогичные по существу рекомендации по проверке однородности товаров содержатся в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный их дубликатов, утвержденном приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 N 128 (далее - Руководство N 128), действующем на дату подачи настоящего искового заявления в суд. При этом следует отметить, что решающее значение при оценке сходства имеет общее впечатление, производимое товарным знаком истца и обозначением, используемым ответчиком, при этом формирование общего впечатления может происходить под впечатлением любых особенностей обозначений.

В пункте 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10) разъяснено, что вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (далее - обычный потребитель), с учетом пункта 162 настоящего постановления.

Как следует из указаний, изложенный в и информационном письме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из смысла статьи 1484 ГК РФ, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие тождественности или сходства до степени смешения, используемого ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком истца и установить степень однородности предлагаемых товаров /оказываемых ответчиком услуг.

Суд, исследовав представленные в дело доказательства, в том числе проведя сравнительный анализ товарных знаков N 502206 ("Симка"); N 502205 ("Нолик"); N 564824 ("Верта"); N 536394 ("Файер"); N 525023 ("Игрек"), N 314615 ("Рука"), приобретенных у ответчика фигурки и карточки, приходит к выводу, что представленная игрушка не является сходной до степени смешения с указанными персонажами, поскольку не содержат существенных изобразительных элементов, которые обуславливали бы ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом в целом, напротив, они производят разное общее зрительное впечатление. При этом, приобретенная у ответчика фигурка схожа с иным персонажем из серии "Сказочный патруль" по имени "Маша", доказательств регистрации интеллектуальной собственности на которую за истцом не представлено.

Следовательно, требование о нарушении ответчиком исключительных прав на вышеназванный товарный знак в отношении фигурки признано судом неправомерным.

Вместе с тем, совместно с фигуркой ответчик осуществил продажу ламинированной карточки с изображением товарных знаков N 502206 ("Симка"); N 502205 ("Нолик"); N 564824 ("Верта"); N 536394 ("Файер"); N 525023 ("Игрек"), сравнив изображения которых со свидетельствами на указанные товарные знаки, суд приходит к выводу, что указанные изображения на карточке графически сходны до степени смешения и могут ввести в заблуждение потребителя. Следовательно, ответчик использовал в своей деятельности изображения, тождественные товарным знакам N 502206 ("Симка"); N 502205 ("Нолик"); N 564824 ("Верта"); N 536394 ("Файер"); N 525023 ("Игрек"). Доказательств, подтверждающих передачу ответчику прав на использование указанных товарных знаков в материалы дела не представлено, что свидетельствует о том, что использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца, осуществляется без согласия правообладателя.

Изображенный на карточке в оранжевом круге сжатый кулак не схож с указанным в свидетельстве на товарный знак N 314615 ("Рука") изображением. Как следует из представленного свидетельства, изображение представляет собой кисть руки с поднятыми большим, указательным и средним пальцами, что не имеет схожести с кулаком, изображенным на карточке. Следовательно, в данной части требование истца является неправомерным.

В соответствии с частью 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В силу части 3 статьи 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права, правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение.

Таким образом, частью 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, что правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Как разъяснено в пункте 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Материалами дела установлен факт неправомерного пользования ответчиком пятью исключительными правами из шести заявленных. Следовательно, в части взыскания с ответчика компенсации в сумме 10 000 рублей следует отказать.

Минимальный размер суммы взыскиваемой компенсации, исходя из пункта 3 статьи 1252, статей 1301, 1515 ГК РФ, составляет 10 000 рублей за каждый факт нарушения исключительных прав правообладателя. Расчет истца соответствует указанным нормам (10 000 руб. за одно нарушение).

Руководствуясь вышеуказанными разъяснениями Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, учитывая ходатайство ответчика, оценив по правилам статьи 71 АПК РФ, имеющиеся в материалах дела доказательства, принимая во внимание характер допущенного нарушения, размещение пяти персонажей на одном объекте 7Х4 см (являющемся приложением к игрушке), степень вины нарушителя, необходимость сохранения баланса прав, законных интересов сторон, апелляционный суд считает возможным снизить размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом (исходя из 2 000 руб. компенсации за каждое нарушение исключительного права - за каждый объект интеллектуальной собственности) на общую сумму 10 000 рублей.

Истец также просил взыскать судебные расходы по восстановлению нарушенного права в размере стоимости вещественных доказательств - товаров, приобретенных у ответчика, а также расходы на оплату государственной пошлины.

Согласно статье 112 АПК РФ, вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.

Согласно положению статье 106 АПК к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся, в частности, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. Исковые требования истца о взыскании стоимости вещественных доказательств - товара, приобретенного у ответчика в сумме 75 руб. и расходов подтверждены материалами дела, Всего судебные расходы составили 399, 55 рубля. С учетом частичного удовлетворения судом исковых требований (без учета уменьшения), размер подлежащих взысканию судебных расходов составит 332, 95 рублей.

Отклоняя доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции приходит к следующему.

Как указывалось выше, истец является обладателем авторских прав на рисунки персонажей: "Симка", "Нолик", "Файер", "Верта", "Игрек", "Рука". Ответчиком был реализован товар - карточка, содержащая обозначения, имитирующие вышеперечисленные персонажи.

Разрешение на использование образов перечисленных выше персонажей путем заключения соответствующих договоров, ответчик не получал. Доказательства того, что реализованный товар был приобретен ответчиком у законного правообладателя, в деле отсутствуют. Следовательно, использование ответчиком образов персонажей "Симка", "Нолик", "Файер", "Верта", "Игрек", "Рука" в своей коммерческой деятельности, в частности, при продаже товаров, в предложениях о продаже товаров, осуществлено незаконно и с нарушением исключительных прав истца. При изложенных обстоятельствах ссылка на соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с КНР от 17.05.2018, правового значения не имеет. При этом, доказательств передачи АО "Аэроплан" китайским компаниям права использования спорных товарных знаков ответчик не представил.

По смыслу статей 12, 14 ГК РФ, части 2 статьи 64 АПК РФ видеосъёмка при фиксации факта распространения контрафактной продукции является допустимым способом самозащиты и отвечает требованиям относимости и допустимости доказательств. Для признания аудио- или видеозаписи допустимым доказательством согласия на проведение аудиозаписи или видеосъемки того лица, в отношении которого они производятся, а также информации о лице, производящем съемку и техническом средстве, не требуется. Доводы жалобы в данной части подлежат отклонению судом.

При изложенном, ввиду неполного выяснения обстоятельств спора, решение суда первой инстанции подлежит изменению на основании п.п 1 части 1 статьи 270 АПК РФ.

Судебные расходы за рассмотрение иска и апелляционной жалобы относятся стороны пропорционально удовлетворенным требованиям в силу статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 258, 268-271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Еврейской автономной области от 03.10.2019 г по делу А16-2475/2029 изменить.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Демьянова Александра Валентиновича в пользу акционерного общества "Аэроплан" компенсацию в сумме 10 000 рублей, из которых компенсация за нарушение исключительных прав: - на товарный знак N 502206 ("Симка") - 2 000 руб.; - на товарный знак N 502205 ("Нолик") - 2 000 руб.; - на товарный знак N 564824 ("Верта") - 2 000 руб.; - на товарный знак N 536394 ("Файер") - 2 000 руб.; - на товарный знак N 525023 ("Игрек") - 5 000 руб., а также судебные издержки в сумме 332, 95 рублей, 2 000 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение искового заявления, в сумме 2 500 рублей за рассмотрение апелляционной жалобы.

В удовлетворении иска в части взыскания 10 000 рублей отказать.

Решение может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Судья

Ж.А. Усенко