Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 8 апреля 2024 г. N 13АП-35913/23 по делу N А42-472/2023

г. Санкт-Петербург

08 апреля 2024 г.

Дело N А42-472/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 25 марта 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 08 апреля 2024 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Титовой М.Г.,

судей Згурской М.Л., Семеновой А.Б.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём Колосовым М.А.,

при участии в судебном заседании представителя ООО "Ригель Дистрибьюшн" - Оськина П.П. (доверенность от 04.09.2023, онлайн), представителя ИП Татаркиной А.И. - Александрова Ю.В. (доверенность от 14.02.2023, онлайн),

рассмотрев в открытом судебном заседании по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, дело N А42-472/2023 по иску общества с ограниченной ответственностью "Ригель Дистрибьюшн" к индивидуальному предпринимателю Татаркиной Анне Ильиничне о взыскании,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Ригель Дистрибьюшн" - Д.У. иностранного лица Rigel Premium Accessories LLP (далее - истец, Общество) обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с иском (с учетом увеличения требований в порядке статьи 49 АПК РФ) к индивидуальному предпринимателю Татаркиной Анне Ильиничне (далее - ответчик, Предприниматель) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "RIGEL"N 572498 и N 572382 в размере 56 092 932 руб., о запрете ответчику осуществлять предложение к продаже и продажу товаров, маркированных обозначением "RIGIL"; о взыскании судебной неустойки в размере 500 руб. за каждый день неисполнения судебного акта.

Решением арбитражного суда от 08.09.2023 в иске отказано.

В апелляционной жалобе Общество просит указанное решение отменить как необоснованное и принятое с нарушением норм материального и процессуального права, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска, повторяя позицию, изложенную в суде первой инстанции; в качестве процессуального нарушения истец ссылается на то, что часть заявленных требований судом по существу не рассмотрена. Одновременно истец просил апелляционный суд оказать содействие в сборе доказательств.

Определением от 11.12.2023 суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению настоящего дела по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

В ходе рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции судом в порядке статьи 49 АПК РФ принято увеличение исковых требований, согласно которым истец просит взыскать с ответчика 56 092 932 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 572498 и 572382; запретить предпринимателю осуществлять предложение к продаже и продажу товаров, маркированных обозначением "RIGIL"; взыскать с предпринимателя судебную неустойку в размере 500 руб. за каждый день неисполнения судебного акта, расходы на покупку спорного товара в сумме 11 999 руб.

Ответы на направленные судом апелляционной инстанции запросы в ООО "Вайлдберриз" с просьбой предоставить данные о стоимости и количестве проданных ИП Татаркиной Анной Ильиничной (ОГРНИП 321745600000317) товаров: Отбеливающих полосок (арт. 48296302); Ирригатора (арт. 48296880); Отбеливающих полосок (арт. 48296303); Ирригатора (арт. 50702107) за период с 01.01.2022 по 11.12.2023, а также в ООО "Интернет Решения" с просьбой предоставить данные о стоимости и количестве проданных ИП Татаркиной Анной Ильиничной (ОГРНИП 321745600000317) товаров: Отбеливающего комплекса (арт. 620114341); Ирригатора портативного (арт. 547882981); Портативного ирригатора (арт. 548116397); Отбеливающего комплекса (арт. 620043143) за период с 01.01.2022 по 11.12.2023, в суд апелляционной инстанции не поступили.

Информация о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы опубликована на Интернет-сайте "Картотека арбитражных дел".

В судебном заседании представитель истца иск и факты, изложенные в нем, поддержал, представитель ответчика возражал против его удовлетворения.

Выслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, апелляционный суд приходит к следующему.

Из материалов дела следует, компания является правообладателем Товарных знаков* *, зарегистрированных 26.04.2016 и 25.04.2016 в отношении товаров 03, 05, 06, 07, 09, 14, 17, 18, 20, 21, 30, 32, 33-го, а также услуг 35, 39, 40, 42, 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) по заявкам от 31.10.2014 N 2014736730 и от 03.09.2014 N 2014729725 соответственно.

Между иностранным лицом - Rigel Premium Accessories LLP (ОС394435) и Обществом заключен Договор доверительного управления от 27.09.2016 ДУ-19- 09, согласно которому Общество (доверительный управляющий) принимает в управление исключительные права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 572498 (том 1, л.д. 37) и 572382 (том 1, л.д. 36), зарегистрированные 26.04.2016 и 25.04.2016 в отношении товаров 03, 05, 06, 07, 09, 14, 17, 18, 20, 21, 30, 32, 33-го, а также услуг 35, 39, 40, 42, 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков 3 по заявкам от 31.10.2014 N 2014736730 и от 03.09.2014 N 2014729725 соответственно (далее - Товарные знаки).

Общество, как доверительный управляющий по договору, обязуется осуществлять управление исключительными правами на Товарные знаки в интересах Учредителя от своего имени, в том числе: использовать Товарные знаки любым не противоречащим закону способом; совершать любые юридические и фактические действия; выявлять нарушения исключительных прав на Товарные знаки; вести переписку с нарушителями исключительных прав; заключать лицензионные договоры; предъявлять иски в суде, связанные с защитой прав и законных интересов.

Продукция компании реализуется под контролем Общества на маркетплейсах OZON и WILDBERRIES на основании соответствующих договоров.

Истец ссылается на то, что ему стало известно о продаже Предпринимателем товаров под обозначением "RIGIL" на том же товарном рынке, что и компания, на маркетплейсах OZON и WILDBERRIES.

Неисполнение требований претензии послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу положений пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как следует из пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использовано в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ), способами, в том числе перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

Таким образом, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, или однородных им, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Факт принадлежности истцу исключительного права на товарные знаки установлен судом апелляционной инстанции на основании оценки представленных в материалы дела доказательств и сторонами не оспаривается.

Как разъяснено в пункте 75 Постановления N 10, для установления сходства спорного обозначения с Товарными знаками, а также на предмет их смешения, вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (далее - обычный потребитель), с учетом пункта 162 настоящего постановления.

Как отмечено в пункте 162 Постановления N 10 для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая, в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) настоящего подпункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Таким образом, при оценке сходства товарных знаков устанавливается наличие определенной степени сходства или отсутствие таковой.

Степень сходства же учитывается впоследствии при формулировании вывода о наличии или отсутствии вероятности смешения.

Суд апелляционной инстанции установил, что Товарные знаки * * являются комбинированными обозначениями, и включает в свой состав словесный элемент - "RIGEL".

Используемое предпринимателем для маркировки реализуемых товаров обозначение "*", также является комбинированным, и включает в свой состав словесный элемент - "RIGIL".

Таким образом, единственным словесным элементом в сравниваемых обозначениях, являются "RIGEL / RIGIL", которые соответственно различаются лишь на одну букву латинского алфавита "E / I".

Согласно пункту 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила) словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Звуковой анализ сходства сравниваемых словесных элементов RIGEL / RIGIL показывает, что они характеризуются близостью начальных звуков и совпадением звуков конечной части ( |radl|  |rdl| ). Из чего следует, что три из четырех звуков указанных словесных элементов совпадают.

Таким образом, имеется наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, наличие совпадающих слогов, близость и идентичность состава согласных и гласных, а также вхождение одного обозначения в другое, что свидетельствует о том, что эти словесные обозначения являются фонетически сходными.

Графический анализ сходства сравниваемых словесных обозначений показывает, что доминирующий словесный элемент "RIGEL" Товарных знаков входит в доминирующий словесный элемент "RIGIL" спорного обозначения за счет совпадающих гласных и согласных, что свидетельствует о наличии высокой степени визуального сходства сравниваемых словесных обозначений.

Семантический анализ сходства сравниваемых словесных обозначений показывает, что словесный элемент "RIGEL" в своей транслитерации и переводе на русский воспринимается как "РИГЕЛЬ", а словесный элемент "RIGIL", несмотря на то, что представляет собой фантазийное слово, которое не является лексической единицей какого-либо языка, через подобие заложенных идей, и за счет логического ударения, также может ассоциироваться у рядового российского потребителя, не владеющего английским языком, с известным ему словом "РИГЕЛЬ", что соответственно также свидетельствует о наличии высокой степени смыслового сходства сравниваемых словесных обозначений.

Таким образом, словесные элементы RIGEL / RIGIL сравниваемых обозначений обладают высокой степенью фонетического (за счет близости начальных звуков и совпадением звуков конечной части ( |radl|  |rdl| )), семантического (за счет того, что оба словесных элемента в своей транслитерации и переводе на русский воспринимаются как российским потребителем как РИГЕЛЬ) и графического сходства (за счет вхождения одного словесного элемента в другой).

Анализ однородности товаров, в отношении которых зарегистрированы Товарные знаки и товаров ответчика, маркированных сходными с ними обозначениями, показал следующее.

Товарные знаки зарегистрированы в отношении следующих товаров: "аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей, в том числе для ухода и гигиены полости рта; вода ароматическая, в том числе для ухода и гигиены полости рта; гель для отбеливания зубов; мел для чистки; пасты зубные, в том числе отбеливающие; полоски для освежения дыхания; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, в том числе для ухода и гигиены полости рта; туалетные принадлежности, в том числе для ухода и гигиены полости рта; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для отбеливания зубов; полоски для отбеливания зубов; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; средства для отбеливания зубов, за исключением используемых для медицинских целей; амальгамы стоматологические; антисептики; бальзамы для медицинских целей, том числе ухода и гигиены полости рта; клеи для зубных протезов; лосьоны для фармацевтических целей, в том числе для зубов и полости рта; мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; медикаменты для человека; медикаменты стоматологические; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства для отбеливания зубов медицинские; травы лекарственные; фарфор для зубных протезов; ферменты для фармацевтических целей; цементы зубные; аппараты для очистки под высоким давлением; машины моечные; держатели для зубочисток; зубочистки; изделия щеточные; нити зубные; устройства для орошения ротовой полости; флаконы; щетки; щетки зубные; щетки зубные электрические / устройства зарядные для аккумуляторных батарей".

Ответчик же осуществлял реализацию товаров, предназначенных для гигиенической чистки полости рта - отбеливающие полоски и ирригаторы.

Тем самым, проведенный судом апелляционной инстанции анализ однородности товаров, указанных в свидетельствах на Товарные знаки, а также реализуемых предпринимателем товаров (отбеливающие полоски и ирригаторы) показывает, что они либо аналогичны, либо однородны, поскольку у них совпадает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость.

К аналогичному выводу пришла Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), отказав в регистрации обозначения по заявке N 2021782631 в качестве товарного знака со ссылкой па ее несоответствие пункту 6 статьи 1483 ГК РФ, - в связи с тем, что указанная заявка была подана в отношении однородных товаров 03-го и 21-го классов МКТУ, для которых зарегистрированы Товарные знаки.

Стоит отметить, что согласно разъяснениям, изложенным в пункте 162 Постановления N 10 разъяснения, изложенные в настоящем пункте, применяются в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В силу части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, вопреки доводам ответчика, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что истцом доказан факт нарушения предпринимателем исключительных прав компании на Товарные знаки, а также право на предъявление заявленных по настоящему делу требований.

Из материалов дела следует, что продукция компании реализуется под контролем общества на том же товарном рынке, что и у ответчика.

В частности, продукция истца реализуется на маркетплейсах OZON и WILDBERRIES индивидуальным предпринимателем Петровым Игорем Алексеевичем по договору поставки, заключенному с обществом 10.12.2021 за N 10-12/2021, и, объем продаваемой продукции свидетельствует об использовании Товарных знаков под контролем правообладателя.

Как следует из представленных в материалы дела доказательств, продукция истца известна широкой аудитории, так как активно рекламировалась при помощи блогеров, чей общий суммарный охват аудитории составил более 7 млн. человек.

Ее эффективность признается и в профессиональном сообществе.

Кроме того, продукция истца широко представлена на российском рынке, поскольку представлены сведения о ее реализации: в ГУМе (Москва); в ЦУМе (Москва); в Салонах красоты "WHITE FOX", "SPA BY ALGOTHERM", "Белая аллея", "UPGRADE", "Сергея Зверева"; в сети фитнес-клубов WORLD CLASS; в сети аптек "Невис", "A.V.E.", и т.д.

В свою очередь предприниматель, используя спорное обозначение для маркировки реализуемой им продукции, указывает на ее происхождение из Великобритании, то есть на страну происхождения правообладателя Товарных знаков.

Из чего следует, что ответчик при реализации контрафактной продукции имел намерение воспользоваться репутацией и узнаваемостью продукции истца, маркированной охраняемыми Товарными знаками, то есть действовал недобросовестно, поскольку для придания легальности контрафактному товару сначала пытался зарегистрировать товарный знак, а затем использовал спорное обозначение без правовой охраны, при этом также наносил на контрафактный товар флаг Великобритании, чтобы выдать себя за производителя товаров компании.

Таким образом, налицо смешение Товарных знаков и используемого предпринимателем обозначения за счет высокой степени сходства словесных элементов, а также за счет однородности товаров, маркируемых этими обозначениями.

Доводы ответчика, приведенные в отзыве, не свидетельствуют об отсутствии с его стороны факта нарушения исключительных прав компании на Товарные знаки, а также из них не следует, что у истца нет права на судебную защиту по рассматриваемому делу.

Информация, содержащаяся в представленных истцом в материалы дела доказательствах, ответчиком не оспорена, о фальсификации содержащихся в них сведений ответчик не заявлял.

Помимо этого, как указывалось ранее, ответчик признал факт использования сходного с Товарными знаками обозначения для продажи и предложения к продаже товаров, для которых они зарегистрированы.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции полагает доказанным факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на Товарные знаки.

Истцом при обращении в суд с настоящим иском избран вид компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров) на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в размере 56 092 932 руб.

В обоснование взыскиваемой суммы компенсации и стоимости товара при продаже ответчиком третьим лицам товара, незаконно маркированного сходным с Товарными знаками обозначением, истцом представлены:

- данные аналитики МПСТАТС о количестве проданного ответчиком товара и его стоимости для третьих лиц;

- чеки о покупке товара от 16.12.2022, 21.02.2023, 27.02.2023 на сумму 3723, 330, 4072, 1799 и 2075 рублей соответственно;

- приобретенный у предпринимателя товар и упаковки от него, маркированный обозначением "RIGIL" и содержащий флаг Великобритании (страна происхождения правообладателя Товарных знаков);

- скриншоты о предложении предпринимателем к продаже на маркетплейсах OZON и WILDBERRIES товара, маркированного обозначениями "RIGIL";

- видеозапись о предложении предпринимателем к продаже на маркетплейсах OZON и WILDBERRIES товара, маркированного обозначениями "RIGIL".

Анализ представленных истцом доказательств показывает, что ответчиком продавался и предлагался к продаже товар (отбеливающие полоски и ирригаторы), маркированные обозначением "RIGIL". При этом использование спорного обозначения осуществлялось на протяжении длительного времени.

Как следует из данных аналитики МПСТАТС, за период с марта 2022 года по август 2023 года ответчиком осуществлено 30 104 факта продажи контрафактного товара на общую сумму 28 046 466 рублей:

на OZON

- Отбеливающего комплекса (арт. 620114341) - 457 раз на сумму 151 919 рублей;

- Ирригатора портативного (арт. 547882981) - 802 раза на сумму 1 790 385 рублей;

- Портативного ирригатора (арт. 548116397) - 512 раз на сумму 833 786 рублей;

- Отбеливающего комплекса (арт. 620043143) - 478 раз на сумму 170 353 рубля,

итого 2249 фактов продажи на сумму 2 946 443 рублей

на WILDBERRIES

- Отбеливающих полосок (арт. 48296302) - 7 892 раза на сумму 2 790 975 рублей;

- Ирригатора (арт. 48296880) - 4 675 раз на сумму 8 970 537 рублей;

- Отбеливающих полосок (арт. 48296303) - 11 099 раз на сумму 4 398 210 рублей;

- Ирригатора (арт. 50702107) - 4 189 раз на сумму 8 940 301 рубль,

итого 27 855 фактов продажи на сумму 25 100 023 рубля.

Как разъяснено в пункте 62 Постановления N 10, ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Вместе с тем, из фактических обстоятельств дела следует, что ответчик фактически признал использование спорного обозначения на вводимом в гражданский оборот товаре в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции, и не оспорил данные, полученные истцом через сервис аналитики МПСТАТС.

Ответчик имел возможность самостоятельно представить доказательства иного количества вводимого в гражданский оборот товара, в том числе маркированного обозначением как "REELY", "GOODY", "SIGIL", а также его стоимости, однако, данным правом не воспользовался.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что Арбитражный суд Мурманской области определением от 06.03.2023 удовлетворил ходатайство истца и истребовал у ООО "Вайлдберриз" и ООО "Интернет Решения" данные о стоимости и количестве проданных предпринимателем товаров. Определением от 24.04.2023 Арбитражный суд Мурманской области запросил истребуемые данные повторно. Определением от 29.05.2023 Арбитражный суд Мурманской области истребовал у ответчика данные о стоимости и количестве проданных им товаров. Определением от 11.12.2023 Тринадцатый арбитражный апелляционный суд также истребовал у данных лиц указанные данные.

Однако, ни ООО "Вайлдберриз" и ООО "Интернет Решения", ни ответчик не предоставили суду сведения об иной стоимости и количестве товара, маркированного обозначением "RIGIL".

Запросы, направленные судом апелляционной инстанции остались без ответа.

Из материалов дела следует, что ответчик предпринимал неоднократные попытки по изменению названия предлагаемых к продаже им на маркетплейсах OZON и WILDBERRIES товаров на "REELY", "GOODY", "SIGIL". Однако артикулы в карточках страниц данных товаров оставались неизменными.

При этом как усматривается из приобщенных к материалам дела скриншотов отзывов потребителей, а также видеозаписи предложения к продаже товара, ответчиком, несмотря на изменения названий товаров в карточках, под вышеуказанными артикулами все также продавались товары под обозначением "RIGIL".

Это обстоятельство в частности подтверждается чеками о покупке товара, видеозаписью (на флеш-накопителе) и скриншотами с маркетплейсов OZON и WILDBERRIES. Кроме этого, упаковки товаров и сам товар, представленный в материалы дела (в том числе в ходе судебного разбирательства), также маркирован обозначением "RIGIL".

Таким образом, довод ответчика о том, что им при реализации товаров на маркетплейсах OZON и WILDBERRIES использовались также обозначения "REELY", "GOODY", "SIGIL", судом апелляционной инстанции отклоняется как необоснованный, поскольку им не предоставлено надлежащих, допустимых и относимых доказательств в подтверждение указанного обстоятельства.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции соглашается с позицией истца о том, что ответчиком не доказан факт реализации товаров, маркированных обозначениями "RELLY", "GOODY", "SIGIL".

Ссылки ответчика на представленные в материалы дела товарно-транспортные накладные о том, что ему 19.01.2022 ООО "Магнит Кэпитал" (ОГРН: 1192536012646) были отгружены товары (полоски и ирригаторы), содержащие наименование "RIGIL" лишь в указанном в них количестве, судом апелляционной инстанции не принимаются, поскольку ответчиком в подтверждение данного обстоятельства не были представлены доказательства об иной стоимости и количестве товаров, соотносящиеся с Отчетом о продажах, предоставляемых ему ООО "Вайлдберриз" и ООО "Интернет Решения" в соответствии с пунктами 5.5 и 5.6 "Оферты о реализации товара на сайте WILDBERRIES" (https://mstatic.wbstatic.net/suppliers-portal-root/0.0.2/offer-ru.pdf/) и пунктом 3.2 "Договора для Продавцов товаров на Платформе Ozon" (https://seller-edu.ozon.ru/contract-for-sellers/contract-goods/contract-for-sell-goods-on-ozon).

Тогда как ответчик, как непосредственный участник продаж не может не располагать документами первичного учета, определяющими количество и стоимость спорных продаж. Следовательно, непредставление ответчиком документов, определяющих количество и стоимость проданных контрафактных товаров, следует оценивать исключительно, как отказ ответчика от опровержения фактов о продажах, на наличие которых аргументированно указывал истец со ссылкой на соответствующие документы и сведения.

Отчет ООО "Вайлдберриз" за период с 10.04.2023 по 16.04.2023, на который ссылается ответчик, как на доказательства подтверждения иной стоимости и количества реализации контрафактной продукции, не может быть принят в качестве относимого и допустимого доказательства, поскольку он не заверен ни кем из сторон и не содержит артикула продукции, в отношении которой истцом предъявлены требования, а также представлен не за весь период, указанный в определениях судов об истребовании доказательств, и не соотносится с периодом, указанным истцом в расчете со ссылками на данные МПСТАТС.

В свою очередь, как отмечено в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 14.06.2023 (С01-671/2023) "система мониторинга https://mpstats.io/ должна учитываться судами как доказательство, подтверждающее реализацию ответчиком контрафактной продукции. Доводы ответчика о несогласии с приведенным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании заявленной истцом стоимости реализованной ответчиком контрафактной продукции и должны подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие".

Таким образом, ответчик распорядился своими процессуальными правами добровольно (часть 2 статьи 9 АПК РФ), не оспорил данные сервиса аналитики - МПСТАТС о количестве и стоимости товара, реализованного третьим лицам на маркетплейсах OZON и WILDBERRIES. Не заявлял со ссылками на соответствующие доказательства о снижении размера компенсации. Кроме этого, несмотря на предложение суда, не представил какие-либо допустимые и относимые доказательства об иной стоимости и цене реализованного третьим лицам товара, на котором использовались, либо не использовались обозначения, сходные с Товарными знаками.

Как следует из указанной выше правовой позиции ВС РФ, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

В пункте 59 Постановления N 10 отмечено, что суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

В связи с изложенным, у суда апелляционной инстанции не имеется правовых оснований для изменения (снижения) заявленного истцом размера компенсации.

Таким образом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что размер компенсации, заявленной истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ верно определен в размере 56 092 932 руб.

В пункте 57 Постановления N 10 разъяснено, что в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения.

Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права.

Ответчик не представил доказательств прекращения нарушения исключительных прав истца путем предложения к продаже и продаже продукции, маркированной обозначением "RIGIL" на маркетплейсах OZON и WILDBERRIES, что свидетельствует о длящемся правонарушении.

При таких обстоятельствах требование истца о запрете ответчику осуществлять предложение к продаже и продажу товаров, маркированных обозначением "RIGIL" на маркетплейсах OZON и WILDBERRIES, подлежит удовлетворению.

Кроме того истец заявил ко взысканию судебную неустойку в размере 500 руб. РФ за каждый день неисполнения судебного акта в части запрета осуществлять предложение к продаже и продажу товаров, маркированных обозначением "RIGIL" на маркетплейсах OZON и WILDBERRIES.

Как разъяснено в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции признает требование о взыскании судебной неустойки подлежащим удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины, а также расходы на покупку спорного товара, подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Таким образом, настоящий иск подлежит удовлетворению в полном объеме.

Абзацем вторым части 6.1 статьи 268 АПК РФ установлено, что в случае перехода к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции на отмену решения арбитражного суда первой инстанции указывается в постановлении, принимаемом арбитражным судом апелляционной инстанции по результатам рассмотрения апелляционной жалобы.

В пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" разъяснено, что по результатам рассмотрения дела по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, арбитражный суд апелляционной инстанции согласно пункту 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации выносит постановление, которым отменяет судебный акт первой инстанции с указанием обстоятельств, послуживших основаниями для отмены судебного акта (часть 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), и принимает новый судебный акт. Содержание постановления должно соответствовать требованиям, определенным статьями 170 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку судом апелляционной инстанции установлено предусмотренное частью 4 статьи 270 АПК РФ безусловное основание для отмены судебного акта (осуществлен переход рассмотрения заявления по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции), обжалуемое решение подлежит отмене с вынесением по делу нового судебного акта об удовлетворении иска.

Руководствуясь статьями 110, 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Мурманской области от 08.09.2023 по делу N А42-472/2023 отменить. Принять по делу новый судебный акт.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Татаркиной Анны Ильиничны (ОГРНИП 321745600000317) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Ригель Дистрибьюшн" (ОГРН 1167847206120) 56 092 932 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 572498 и 572382.

Запретить индивидуальному предпринимателю Татаркиной Анне Ильиничне (ОГРНИП 321745600000317) осуществлять предложение к продаже и продажу товаров, маркированных обозначением "RIGIL" на маркетплейсах OZON и WILDBERRIES.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Татаркиной Анны Ильиничны (ОГРНИП 321745600000317) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Ригель Дистрибьюшн" (ОГРН 1167847206120) судебную неустойку в размере 500 руб. РФ за каждый день неисполнения судебного акта в части запрета осуществлять предложение к продаже и продажу товаров, маркированных обозначением "RIGIL" на маркетплейсах OZON и WILDBERRIES.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Татаркиной Анны Ильиничны (ОГРНИП 321745600000317) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Ригель Дистрибьюшн" (ОГРН 1167847206120) расходы по уплате государственной пошлины в сумме 119 759 руб. за рассмотрение искового заявления и апелляционной жалобы.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Татаркиной Анны Ильиничны (ОГРНИП 321745600000317) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Ригель Дистрибьюшн" (ОГРН 1167847206120) расходы на покупку спорного товара в сумме 11 999 руб.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Татаркиной Анны Ильиничны в доход федерального бюджета 83 241 руб. государственной пошлины по иску.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

М.Г. Титова

Судьи

М.Л. Згурская А.Б. Семенова