Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 февраля 2020 г. N 09АП-76386/19

г. Москва

17 февраля 2020 г.

Дело N А40-303459/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 10.02.2020 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 17.02.2020 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.Б. Расторгуева,

судей В.Р. Валиева, Е.А. Птанской,

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В. Саватюхиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу БЕРЛИН-ХЕМИ АГ на решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.10.2019 по делу А40-303459/18, принятое судьёй Крикуновой В.И.

по иску БЕРЛИН-ХЕМИ АГ к ООО "КВАДРАТ-С" (ОГРН 1107746643696) о защите прав на товарный знак

третье лицо: ЗАО "БЕРЛИН-ФАРМА"

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Юшкевич Т.А. по доверенности от 27.11.2019, Шитиков В.Н. по доверенности от 27.11.2019,Вахнина Т.А. по доверенности от 27.11.2019, Валентик Е.Б. по доверенности от 27.11.2019

от ответчика: Робинов А.А. по доверенности от 14.06.2019, Нагорнов М.И. по доверенности от 09.01.2020

от третьего лица: Юшкевич Т.А. по доверенности от 21.05.2019, Шитиков В.Н. по доверенности от 21.05.2019,Вахнина Т.А. по доверенности от 21.05.2019, Валентик Е.Б. по доверенности от 21.05.2019

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен в окончательной форме в редакции уточнения от 23.08.2019 (том 4 л.д. 40), принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (т.5 л.д.49), о запрете ООО "КВАДРАТ-С" использовать путем производства, упаковки, хранения, предложения к продаже и продаже товара на территории Российской Федерации упаковку для биологически активной добавки "ФЕРМЕНТОЗИМ форте", сходную до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам РФ N N 189455, 248463, 260236, входящих в серию товарных знаков; обязании ООО "КВАДРАТ-С" изъять из оборота и уничтожить за свой счет продукцию, упакованную в упаковку, сходную до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам NN 189455, 248463, 260236, входящими в серию товарных знаков.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ЗАО "БЕРЛИН-ФАРМА".

Решением суда от 30.10.2019 г. в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым решением, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда и удовлетворить исковые требования, ссылаясь на необоснованность выводов суда.

Ответчик представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором возражает против доводов жалобы, просит решение суда оставить без изменения.

Рассмотрев дело в порядке статей 156, 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований к удовлетворению апелляционной жалобы и отмене или изменению решения арбитражного суда, принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации и обстоятельствами дела.

Возражение истца о том, что судом первой инстанции рассмотрено дело без учета уточнения иска (т.4 л.д.1), проверено судом апелляционной инстанции и не нашло подтверждения материалами дела.

Первоначально иск заявлен о запрете использовать на территории Российской Федерации сходной до степени смешения с серией товарных знаков по свидетельствам N N 248463, 260263, 152521, 576690, 189455, 84573 упаковку биологически активной добавки, включающей обозначение "ФЕРМЕНТОЗИМ", путем производства, упаковки, хранения, предложения к продаже и реализации товара; обязании ООО "КВАДРАТ-С" изъять из оборота и уничтожить за свой счет продукцию, маркированную обозначением "ФЕРМЕНТОЗИМ", в упаковке, сходной до степени смешения с серией товарных знаков истца по свидетельствам NN 248463, 260263, 152521, 576690, 159455, 84573.

Впоследствии истцом подано ходатайство об уточнении иска (том 4 л.д. 1), которое принято судом протокольным определением от 19.06.2019 (том 3 л.д. 49).

Затем иск вновь уточнен (том 4 л.д. 40), что принято судом первой инстанции протокольным определением от 04.09.2019 (том 5 л.д. 49).

Таким образом, иск в окончательной форме заявлен в редакции уточнения истца от 23.08.2019 (том 4 л.д. 40) о запрете ООО "КВАДРАТ-С" использовать путем производства, упаковки, хранения, предложения к продаже и продаже товара на территории Российской Федерации упаковку для биологически активной добавки "ФЕРМЕНТОЗИМ форте", сходную до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам РФ N N 189455, 248463, 260236, входящих в серию товарных знаков; обязании ООО "КВАДРАТ-С" изъять из оборота и уничтожить за свой счет продукцию, упакованную в упаковку, сходную до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам NN 189455, 248463, 260236, входящими в серию товарных знаков.

Именно в этой редакции принятого уточнения и рассмотрен судом первой инстанции по существу иск (т.4 л.д.40, т.5 л.д.49).

Как следует из материалов дела и установлено судом, немецкая фармацевтическая компания БЕРЛИН-ХЕМИ АГ является правообладателем исключительных прав на серию товарных знаков, включающих словесный элемент "МЕЗИМ", по свидетельствам РФ N 248463, 260263, 152521, 576690, 189455, 84573. Три товарных знака из указанной серии являются комбинированными, два из которых представляют собой этикетку/упаковку препарата "МЕЗИМ форте" данных товарных знаков распространяет свое действие на товары 05 класса МКТУ: средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; ферменты для фармацевтических целей. Истец маркирует данными товарными знаками пищеварительное ферментное средство под названием "МЕЗИМ форте", компенсирующее недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы. Препарат зарегистрирован в Реестре лекарственных средств (регистрационный номер П N013391/01, П N014681/01, ЛП-001619). Владельцем регистрационного удостоверения является ЗАО "БЕРЛИН-ФАРМА", аффилированное с компанией истца.

Ответчик, в свою очередь, является правообладателем комбинированного товарного знака, представляющего собой этикетку/упаковку препарата "ФЕРМЕНТОЗИМ" по свидетельству РФ N 726458 с приоритетом от 07.05.2019 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что ответчик производит и вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации препарат под названием "ФЕРМЕНТОЗИМ форте". По мнению истца, упаковка препарата "ФЕРМЕНТОЗИМ", используемая ответчиком, является сходной до степени смешения с упаковкой препарата "МЕЗИМ", что нарушает исключительные права на серию товарных знаков истца, приносит ему убытки и подрывает его репутацию на рынке.

Суд апелляционной инстанции полагает правомерным отказ суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований, исходя из следующего.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) (пункт 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно пунктам 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 года N 32 (зарегистрированы в Минюсте России 25.03.2003 N 32) (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, указанных в пункте 14.4.2.2 Правил.

Исходя из указанных положений Правил от 5 марта 2003 года N 32, разрешая вопрос о сходстве до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам РФ NN 189455, 248463, 260236, суд апелляционной инстанции установил, что рядовой потребитель не сможет оценить сходство упаковки истца с упаковкой ответчика, поскольку потребитель акцентирует свое внимание, в первую очередь, на наименование: "МЕЗИМ" и "ФЕРМЕНТОЗИМ", которые имеют разное зрительное и смысловое впечатление, колористическое решение в оформлении упаковки, с использованием истцом зелено-белой гаммы цветов, тогда как в оформлении ответчика присутствует бирюзово-серая палитра цветов.

При этом, как правильно указал суд первой инстанции, доминирующим элементом на упаковке являются словесные элементы "МЕЗИМ" и "ФЕРМЕНТОЗИМ", которые сами по себе обладают различительной способностью.

Учитывая изложенное, оценка фонетического, графического и смыслового сходства спорных упаковок произведена судом с учетом наличия в спорном обозначении указанных элементов, исключающих ассоциирование обозначений в целом в смысле пункта 14.4.2.2 Правил от 5 марта 2003 года N 32.

Суд апелляционной инстанции также полагает необходимым отметить, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Такая позиция соответствует правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума от 18.07.2006 N 2979/06 по делу N А40-63533/04-67-642, Определении от 30.05.2011 N ВАС-5661/11 по делу N А40-39536/10-12-240.

Истцом не приведено доказательств того, что вследствие использования ответчиком спорного обозначения потребители полагали или могли полагать, что приобретая "ФЕРМЕНТОЗИМ" в упаковке ответчика, который является биологически активной добавкой, они приобретают лекарственное средство "МЕЗИМ" в упаковке истца.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что при реализации данных препаратов в аптечной сети отсутствует угроза их смешения, поскольку реализация товара происходит с участием продавца-консультанта (провизора), в связи с чем исключается введение потребителя в заблуждение относительно приобретаемого товара.

Кроме того, ответчик представил доказательства того, что его препарат реализуется в сети продуктовых магазинов, где запрещены к реализации лекарственные средства, к которым относится препарат истца, что так же свидетельствует об отсутствии угрозы смешения препаратов сторон и исключает введение потребителя в заблуждение относительно приобретаемого товара.

Ссылка истца на недобросовестность поведения ответчика, зарегистрировавшего свой товарный знак уже в ходе рассмотрения настоящего иска, не может служить основанием для отмены принятого судом решения.

Как разъяснено в пункте 169 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление от 23.04.2019 N 10) квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки. Цель лица, его намерения могут быть установлены с учетом, в том числе предшествующего подаче заявки на товарный знак поведения правообладателя, а равно его последующего (после получения права) поведения. В случае если лицо подает заявку на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, использующегося иными лицами, оценке подлежат в числе прочего известность, репутация обозначения, вероятность случайности такого совпадения.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что иные лица (конкуренты) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Однако установления осведомленности правообладателя об использовании другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака самого по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться узнаваемостью такого обозначения.

С точки зрения определения намерений при исследовании вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак, исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, характеризующее цели такого приобретения. При этом недобросовестность правообладателя должна быть установлена, прежде всего, на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

При рассмотрении вопроса о квалификации действия правообладателя при регистрации товарного знака суд обязан установить, имелись ли на дату подачи заявки на регистрацию этого товарного знака, конкурентные отношения, использовалось ли это обозначение в том виде, как оно было заявлено к регистрации иными лицами, приобрело ли оно широкую известность, а также обладает ли это обозначение способностью вызывать ассоциации у потребителей с определенным производителем, имели ли действия по регистрации оспариваемого товарного знака со стороны правообладателя основной целью причинение вреда другим лицам.

Соответственно, для признания действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции, установлению подлежат следующие обстоятельства: факт использования спорного обозначения иными лицами до подачи правообладателем заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака; известность правообладателю факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака; наличие хозяйствующих субъектов-конкурентов на момент подачи правообладателем заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака; наличие у правообладателя намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) причинить вред хозяйствующим субъектам-конкурентам и вытеснить указанных лиц с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения; причинение либо вероятность причинения вреда хозяйствующим субъектам-конкурентам путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

Только установление всей совокупности этих обстоятельств позволяет признать действия по приобретению и использованию прав на товарный знак актом недобросовестной конкуренции.

Истцом с учетом изложенного не представлено доказательств, подтверждающих наличие в действиях ответчика по использованию спорной упаковки всех вышеперечисленных признаков недобросовестной конкуренции.

Несостоятельна ссылка заявителя на представленное им в суд первой инстанции социологическое заключение при наличии противоположного заключения ответчика, при том, что эти заключения не имеют для суда заранее установленной силы и суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в материалах дела документам.

Таким образом, решение суда является законным и обоснованным, соответствует материалам дела и действующему законодательству, в связи с чем отмене не подлежит. Нормы материального права правильно применены судом, нарушений норм процессуального права не установлено.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводы суда, положенные в основу решения, и не могут служить основанием для отмены решения и удовлетворения апелляционной жалобы.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 30.10.2019 по делу N А40-303459/2018 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.Б. Расторгуев

Судьи

В.Р. Валиев Е.А. Птанская