Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 10 марта 2020 г. N 10АП-685/20 по делу N А41-78552/2019

г. Москва

10 марта 2020 г.

Дело N А41-78552/19

Резолютивная часть постановления объявлена 04 марта 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 марта 2020 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Боровиковой С.В.

судей: Марченковой Н.В., Виткаловой Е.Н.,

при ведении протокола судебного заседания Малофеевой Ю.В.,

при участии в судебном заседании:

от ООО "Хартунг" (ИНН 5032144438, ОГРН 1065032022384)- Оленичев И.П. и Голубицкая Н.Д. представители по доверенности от 03.06.19 г.;

от IKSAR ALLIANCE LTD - представитель не явился, извещен;,

от ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ"- представитель не явился, извещен;

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Компании IKSAR ALLIANCE LTD на решение Арбитражного суда Московской области от 22 ноября 2019 года по делу N А41-78552/19, принятое судьей Худгарян М.А.,

по иску ООО "ХАРТУНГ" (ИНН 5032144438) к IKSAR ALLIANCE LTD о защите исключительных прав,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ХАРТУНГ" (ООО "ХАРТУНГ") обратилась в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к IKSAR ALLIANCE LTD с требованиями о запрете использовать в доменном имени overload.ru обозначение "overload", сходное до степени смешения с товарным знаком "OVERLOAD" по свидетельству РФ N 637024, о признании администрирования домена overload.ru нарушением исключительных прав ООО "ХАРТУНГ" на товарный знак "OVERLOAD" по свидетельству РФ N 637024 (л.д. 3-5).

Решением Арбитражного суда Московской области от 22 ноября 2019 года по делу N А41-78552/19 заявленные требования удовлетворены в полном объеме (л.д. 76-79).

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, IKSAR ALLIANCE LTD обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда, полагая, что судом не полностью исследованы обстоятельства, имеющие значение для дела, а так же неправильно применены нормы материального права.

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения проверены арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представители истца против удовлетворения апелляционной жалобы и проведения экспертизы возражали, сославшись на законность и обоснованность принятого по делу судебного акта.

От ответчика поступило ходатайство о назначении судебной экспертизы.

Апелляционный суд отказывает в удовлетворении заявления о назначении судебной экспертизы в связи со следующим.

В соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных познаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Правовое значение заключения экспертизы определено законом в качестве доказательства, которое не имеет заранее установленной силы, не носит обязательного характера и в силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подлежит оценке судом наравне с другими представленными доказательствами.

Утверждения, изложенные в ходатайстве о назначении экспертизы являются не подтвержденными доказательствами.

Вывод о наличии степени смешения доменного имени overload.ru и обозначения "overload", сделан судом первой инстанции путем сравнительного анализа

Принимая во внимание указанные обстоятельства, заявленные исковые требования, обстоятельства дела, а также учитывая, что в материалы дела представлены достаточные доказательства, необходимые для разрешения спора, апелляционный суд не усматривает оснований, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для проведения экспертизы.

Кроме того, в силу абз. 2 п. 22 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" в случае неисполнения указанными лицами обязанности по внесению на депозитный счет суда денежных сумм в установленном размере суд выносит определение об отклонении ходатайства о назначении экспертизы и, руководствуясь положениями ч. 2 ст. 108 и ч. 1 ст. 156 Кодекса, рассматривает дело по имеющимся в нем доказательствам.

Доказательства перечисления истцом на депозитный счет суда денежных сумм, необходимых для проведения судебной экспертизы, не представлены. Не представлено также согласие экспертного учреждения на проведение экспертизы с указанием сроков проведения экспертизы, данных эксперта, документов, подтверждающих квалификацию эксперта.

Дело рассмотрено в соответствии со статьями 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в отсутствие представителей ответчика и третьего лица, извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в том числе, публично, путем размещения информации на официальном сайте суда www.10aas.arbitr.ru.

Заслушав представителей истца, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, арбитражный апелляционный суд находит апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению.

Как усматривается из материалов дела, истец является обладателем исключительного права на товарный знак "OVERLOAD" по свидетельству РФ N 637024, зарегистрированный 27.11.2017 с датой приоритета от 01.02.2017 в установленном законом порядке на территории Российской Федерации. Факт наличия у истца исключительного права на товарный знак подтверждается свидетельством на товарный знак.

Ответчик является администратором доменного имени overload.ru, в котором используется словесное обозначение "overload". Регистратором доменного имени overload.ru является ООО "Регистратор доменных имён РЕГ.РУ". Домен overload.ru был зарегистрирован 08.03.2018

Как указал истец, обозначение overload.ru, включает в себя товарный знак "OVERLOAD", эти обозначения являются сходными до степени смешения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Удовлетворяя требования, суд первой инстанции исходил из того, что Ответчик не представил доказательства согласия правообладателя на использование его товарного знака.

Оспаривая решение суда по мотивам, изложенным в апелляционной жалобе, ответчика указывает, что доменное имя overload.ru не сходно до степени смешения с обозначением "overload". Кроме того, указывает на процессуальные нарушения.

Апелляционный суд не может согласиться с данными доводами заявителя апелляционной жалобы в силу следующего.

В соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарный знак как средство индивидуализации товаров, работ, услуг является интеллектуальной собственностью.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если указанным Кодексом не предусмотрено иное. Исходя из положения статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Формулировка пункта 1 данной статьи позволяет сделать вывод об открытом перечне не противоречащих закону способов использования товарного знака.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Согласно статье 2 Федерального закона от 27.07.2006N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (далее - Закон об информации) доменное имя - обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети "Интернет" в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети "Интернет". Таким образом, доменное имя представляет собой только символьное обозначение, выполняющее функцию адресации на соответствующий интернет-сайт в сети "Интернет", но не включает в себя сам интернет-сайт, для которого это доменное имя выполняет свою функцию адресации.

В свою очередь, в соответствии с названной статьей 2 Закона об информации сайт в сети "Интернет" - это совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством сети "Интернет" по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети "Интернет".

Исходя из вышеприведенного, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

В силу п.73 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015 г.), при выявлении сходства до степени смешения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначения в целом на среднего потребителя. В соответствии с данной рекомендацией необходимо оценивать информацию на сайте в целом и с точки зрения потребителя.

Критерии, по которым определяется степень сходства обозначений, и подходы к ее определению установлены Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены Приказом Роспатента \232 от 05 марта 2003 г.) и их пунктом 14.4.2. (далее - "Правила").

В соответствии с абзацем 6 пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным да степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2. Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Эти критерии могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно п. 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В соответствии с утвержденным приказом Роспатента от 24.07.2018 N 128 Руководством по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, обозначения считаются сходным до степени смешения, если они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Используемое в спорном доменном имени обозначение "overload" ("оверлоад") и товарный знак "OVERLOAD" ("оверлоад") являются фонетически и семантически тождественными. Элемент ".ru" не имеет различительной способности, поэтому не влияет на сходство обозначений. Таким образом, доменное имя overload.ru является сходным до степени смешения с товарным знаком Истца, так как оно ассоциируется с ним в целом ввиду практически полного фонетического и семантического тождества.

Использование обозначения в доменном имени overload.ru создает реальную, в наименовании угрозу смешения потребителями услуг на рынке.

Кроме того, домен overload.ru был зарегистрирован 08.03.2018, что ответчиком не отрицалось.

Факт администрирования домена ответчиком подтверждается ответом третьего лица на запрос истца. Ответ на запрос был предоставлен на основании п. 9.1.5. Правил регистрации доменных имен в доменах.RU и.РФ. Таким образом, домен overload.ru был зарегистрирован позднее даты приоритета и даты регистрации товарного знака, то есть позднее даты, когда сведения о регистрации товарного знака стали общедоступными в Государственном реестре товарных знаков РФ.

Приоритет даты регистрации товарного знака перед датой регистрации доменного имени означает возникновение исключительного права истца на товарный знак до создания доменного имени и позволяет рассматривать действия ответчика по регистрации как нарушение указанного исключительного права истца. Действия ответчика как администратора по регистрации на свое имя спорного доменного имени уже сами по себе создают угрозу нарушения исключительного права компании на товарный знак (даже при отсутствии факта реального использования ответчиком зарегистрированного на свое имя спорного доменного имени), поскольку обладание правами администратора доменного имени влечет за собой возможное (потенциальное) право ответчика использовать доменное имя для адресации в сети "Интернет" к информации о любых товарах и услугах, в том числе, однородным товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца, а также товарам и услугам иных производителей, нежели правообладатель товарного знака, и при этом одновременно влечет невозможность регистрации тождественного доменного имени на имя правообладателя товарного знака.

Данный вывод подтверждается сложившейся судебной практикой, в частности, нашедшей отражение в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 09.06.2017 N С01-357/2017 по делу N А40-99292/2016.

Как следует из правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, закрепленной в постановлении от 01.02.2016 N С01-1245/2015 по делу N А41- 39045/2015, сам факт размещения в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, уже свидетельствует о нарушении исключительных прав истца, противоречит требованиям статьи 10.bis Парижской конвенции, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий частным обычаям в промышленных и торговых делах.

Доказательств согласия правообладателя на использование его товарного знака в материалы дела не представлено.

Таким образом, действия ответчика, связанные с использованием на интернет-странице overload.ru, сходных до степени смешения с обозначением "OVERLOAD" нарушают исключительные права истца, и являются неправомерными.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно удовлетворил заявленные требования.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе отклоняются по следующим основаниям.

Статьей 25 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрен порядок разрешения заявленного отвода.

В силу изменений, внесенных в статью 25 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации положениями Федерального закона от 28 ноября 2018 г. N 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", вступившего в законную силу с 01.10.2019, вопрос об отводе судьи, рассматривающего дело единолично, разрешается тем же судьей.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения Арбитражного суда Московской области.

Иное толкование заявителем апелляционной жалобы положений закона не означает допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела, при правильном применении норм действующего законодательства.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено. Оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 22 ноября 2019 года по делу N А41-78552/19 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу.

Председательствующий

С.В. Боровикова

Судьи

Е.Н. Виткалова Н.В. Марченкова