Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 марта 2020 г. N 09АП-4839/20 по делу N А40-184340/2019

г. Москва

12 марта 2020 г.

Дело N А40-184340/19

Резолютивная часть постановления объявлена 04 марта 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 12 марта 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева,

судей А.И. Трубицына, Е.А. Птанской,

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В. Саватюхиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО НПМП АКТИ М" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 12 декабря 2019 года по делу N А40-184340/19, принятое судьёй Козленковой О.В., по иску ООО НПМП АКТИ М "АКТИ-М" к АО Институт молекулярной диагностики Диафарм "ДИАФАРМ" о взыскании,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Мурашов А.С. по доверенности от 19.11.2019, Лапин П.В. по доверенности от 27.02.2020, Глаголева А.А. по доверенности от 27.02.2020

от ответчика: Женина М.А. по доверенности от 03.09.2019

УСТАНОВИЛ:

ООО "НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АКТИ-М" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к АО "ИНСТИТУТ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ "ДИАФАРМ" о взыскании убытков, причиненных отказом от продажи произведенной партии препарата "Актипол" в размере 3 576 160 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 12 декабря 2019 года в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объёме.

Заявитель доводы апелляционной жалобы поддержал, считает, что выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела.

Ответчик возражал против доводов апелляционной жалобы, считает решение суда законным и обоснованным, представил отзыв.

Исследовав представленные в материалы дела документы в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив выводы суда первой инстанции, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

В обоснование исковых требований истец указал, что является: правообладателем результатов доклинических и клинических исследований препарата "Актипол" на основании авторского договора от 10 июля 2001 года, заключенного между истцом и первоначальным разработчиком лекарственного препарата - Институтом биологии развития им. Н. К. Кольцова РАН.

Истцу принадлежат исключительные права на товарный знак АКТИПОЛ по свидетельству РФ N 176605 (дата подачи заявки: 17.12.1997, дата регистрации: 25.06.1999, в отношении товаров следующих классов МКТУ: 01 - химические вещества для консервирования пищевых продуктов; 03 - косметические средства для ухода за кожей; косметические средства, косметические средства для животных; косметические средства жидкие (лосьоны); кремы для кожи, кремы косметические; 05 - примочки глазные, примочки для фармацевтических целей, таблетки для фармацевтических целей, укрепляющие средства (лекарственные препараты), фармацевтические препараты, химико-фармацевтические препараты, антисептические средства, бактерицидные средства, лечебные составы для ванн, ветеринарные препараты, кислоты для фармацевтических целей, фармацевтические препараты для ухода за кожей, лекарственные препараты для медицинских целей, лосьоны для фармацевтических целей, мази лечебные для фармацевтических целей, препараты для обработки ожогов, мази от ожогов солнечных, препараты для лечения ожогов солнечных). Также истец являлся патентообладателем изобретения N 2116070 (не действует с 28.05.2018).

Истец заявил, что на лекарственный препарат "Актипол" впервые было получено временное регистрационное удостоверение в 2003 году, которое было зарегистрировано на имя ответчика. 18 апреля 2008 года Министерством здравоохранения РФ на имя ответчика на указанный препарат выдано регистрационное удостоверение N Р N002176/01-2003 с бессрочным действием.

Между сторонами были заключены два договора, предоставляющие право производить лекарственный препарат "Актипол": лицензионный договор на использование товарного знака (дата и номер регистрации договора - 10.04.2003 N 30197); договор N 2 от 15 января 2002 года о передаче неисключительного права на использование изобретения по патенту N 2116070 на "Фармацевтическую композицию", который действовал до 27 мая 2018 года.

При регистрации лекарственного препарата "Актипол" в заявке на регистрацию лекарственного средства "Актипол" в качестве заявителя и владельца патента был указан истец, а в качестве производителя был указан ответчик. Как пояснил истец, это связано с тем, что в рамках заключенных договоров предоставлялось право не только на использование товарного знака, но и на производство лекарственного препарата "Актипол" на основании предоставленной истцом ответчику технической документации, использованной при регистрации лекарственного препарата "Актипол" в Минздраве РФ. При этом права на технологию производства, коммерческое наименование препарата или иную документацию ответчику никогда не передавались.

Несмотря на то, что заявителем в заявке на регистрацию лекарственного средства был указан истец, сама заявка была подписана генеральным директором ответчика, в связи с чем регистрационное удостоверение на лекарственный препарат было выдано на имя ответчика.

Как полагает истец, ответчик является формальным держателем регистрационного удостоверения лекарственного препарата и единственным производителем препарата "Актипол". Сведения о производителях лекарственного средства указаны в утвержденной инструкции к лекарственному препарату "Актипол" от 22 мая 2002 года, а также в инструкции к лекарственному препарату "Актипол"2018 года.

С момента заключения лицензионного договора стороны осуществляли взаимодействие при производстве препарата "Актипол" - истец осуществлял внесение изменений в регистрационное досье, подготовку документов и оплату госпошлин, размещало рекламу препарата, вело переговоры с дистрибьюторами лекарственных препаратов, аптечными сетями, после чего аптечные сети направляли ответчику запросы на производство и продажу препарата.

14 января 2019 года истцу поступило письмо от одного из покупателей лекарственного препарата - ООО "АрсВитал", в котором последнее сообщило об отказе ответчика в производстве и поставке новой партии лекарственного препарата "Актипол", а также от поставки уже произведенной и хранящейся на складе партии препарата.

Помимо этого, как утверждает истец, он обладает сведениями, полученными от покупателей лекарственного препарата "Актипол" о том, что в апреле 2019 года ответчику направлялись заявки на поставку лекарственного препарата "Актипол" от компаний ООО "АрсВитал", ООО "ИнтерЛек", ЗАО Фирма ЦВ "ПРОТЕК", однако, отгрузка по таким заявкам намеренно не осуществлялась. На указанные заявки ответчик направлял ответ о том, что с 01 мая 2019 года ответчик меняет название "Актипол" на "Октальмол", который будет выпускаться по тому же регистрационному удостоверению. Таким образом, ответчик, как считает истец, заявил о намерении начать производство и реализацию препарата "Актипол" под иным торговым наименованием. Ответчик подал заявление на смену наименования лекарственного препарата с "Актипол" на "Октальмол". В настоящее время ответчиком получено регистрационное удостоверение на препарат под наименованием "Октальмол", который выпускается по тому же регистрационному досье, что и "Актипол".

Истец считает, что действия ответчика направлены на причинение убытков истцу: отказ продавать уже произведенную партию лекарственного препарата "Актипол" влечет для лицензиара по лицензионному соглашению убытки в виде упущенной выгоды в размере неполученного лицензионного вознаграждения за продажу лекарственного препарата "Актипол"; исходя из писем ответчика, отказ в реализации уже произведенной партии препарата "Актипол" вызван необходимостью выведения препарата с прилавков аптек. Отказ в продаже лекарственного препарата под наименованием "Актипол" необходим для создания высокого спроса препарата под новым наименованием "Октальмол", который должен заменить собой препарат "Актипол".

Поскольку держателем регистрационного удостоверения на лекарственный препарат "Актипол" до момента переименования данного лекарственного препарата на наименование "Октальмол" являлся ответчик, истец не мог ни организовать производство препарата самостоятельно, ни предоставить право его производства третьему лицу. Вследствие особенностей правового регулирования фармацевтической деятельности, ответчик являлся монопольным производителем препарата "Актипол", а производство препарата "Актипол" иным лицом без передачи ответчиком регистрационного удостоверения невозможно.

Целью заключения между сторонами спорных договоров являлось систематическое извлечение прибыли обеими сторонами - ответчик получал право на производство лекарственного препарата "Актипол", а истец - возможность получать процент прибыли от его реализации, поскольку у истца нет собственной производственной площадки.

За использование товарного знака ответчик обязался выплачивать истцу 103 руб. за каждую единицу проданного и оплаченного в течение каждого месяца лицензиатом лекарственного препарата (пункт 5.1. лицензионного договора, пункт 1.1. дополнительного соглашения от 01 июня 2018 года к лицензионному договору).

Поскольку, по мнению истца, отказ ответчика от продажи уже произведенного препарата является существенным нарушением договора со стороны ответчика, в связи с чем истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием о расторжении лицензионного договора и взысканию убытков. Претензия была удовлетворена ответчиком лишь частично, со стороны ответчика было подписано соглашение о расторжении лицензионного договора с 01.06.2019.

Как указал истец, факт нарушения его прав выражается в непродаже по запросу третьих лиц препарата под товарным знаком "Актипол", что подтверждается заявками третьих лиц на поставку продукции, а также ответами ответчика в адрес третьих лиц о том, что поставка производиться не будет. Факт недобросовестности действия ответчика подтверждается также письмами о необходимости выведения препарата "Актипол" с рынка перед введением препарата под новым наименованием "Октальмол".

Отказ ответчика от продажи препарата под товарным знаком "Актипол" привел к возникновению у истца убытков. При реализации ответчиком продукции третьим лицам у истца бы не возникли убытки (упущенная выгода) в виде недополученных лицензионных платежей от продажи препарата под товарным знаком "Актипол".

Размер убытков определен истцом следующим образом: согласно имеющейся у Истца копии декларации о соответствии на серию 031018 лекарственного препарата "Актипол", зарегистрированной 20.1.2018 за N РОСС RU Д-RU.ФМ11.А.06601/18, объем произведенной ответчиком партии препарата составляет 95 200 упаковок. Согласно представленным ответчиком отчетам о ежемесячном количестве реализации препарата под товарным знаком, на дату расторжения лицензионного договора остаток нереализованного препарата "Актипол" составляет: 34 720 шт. При стоимости препарата "Актипол" в 206 руб. за единицу, выручка ответчика от продажи указанной партии препарата составила бы 7 152 320 руб. Убытки истца в виде недополученных доходов по лицензионному договору в таком случае составляют 3 576 160 руб.

В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.

Также согласно статье 393 ГК РФ правила настоящей статьи не затрагивают права должника на уменьшение размера его ответственности на основании статьи 404 настоящего Кодекса и права кредитора на возмещение убытков в случаях, предусмотренных статьей 394 настоящего Кодекса.

В соответствии с указанными нормами права, заявитель при обращении с требованием о возмещении убытков должен доказать факты ненадлежащего исполнения ответчиком договорных обязательств, причинения ему убытков, причинную связь между допущенным ответчиком нарушением и возникшими убытками, а также размер убытков, т.е. к предмету доказывания по искам о взыскании убытков следует отнести доказывание обстоятельств неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, наличия и размера убытков, причинной связи между ними, а также вины лица, не исполнившего обязательство надлежащим образом. Отсутствие хотя бы одного из вышеуказанных элементов является основанием для отказа в удовлетворении требования о взыскании убытков.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Суд первой инстанции правомерно пришел к выводу, что в нарушение ст. 65 АПК РФ факт противоправных действий и нарушения ответчиком принятых на себя обязательств отсутствует и истцом не доказан, равно как и не доказан размер причиненных убытков и причинно-следственная связь между действиями ответчика и понесенными истцом расходами.

Так, между сторонами был заключен договор о передаче не исключительного права на использование изобретения по патенту N 2116070 на фармацевтическую композицию от 15.01.2002 (далее - договор на изобретение), зарегистрированный Роспатентом 21.02.2002 за N 14066, в соответствии с условиями которого истец (лицензиар) предоставил ответчику (лицензиату) неисключительную лицензию на право использования лицензиатом в своей деятельности изобретения - фармацевтической композиции по патенту РФ на изобретение N 2116070, на территории Российской Федерации путем выпуска и реализации продукции - лекарственного препарата "Актипол" в лекарственной форме - глазные капли в виде раствора, изготовленного с использованием изобретения по патенту РФ N 2116070, без права предоставления неисключительной лицензии третьим лицам. При этом лицензиар сохранил за собой право использования изобретения в соответствии с патентным законом РФ.

Согласно пункту 3.1. договора на изобретение истец принял на себя обязательства: оказывать техническую помощь и консультировать специалистов лицензиата в процессе освоения и производства продукции по лицензии, а также осуществлять обучение его персонала методам и приемам работ; оплатить лицензиату по его требованию стоимость сырья в ассортименте и количестве, необходимом для выпуска продукции по лицензии; оплатить фактические расходы лицензиата, связанные с регистрацией и сертификацией сырья - аминобензойной кислоты, необходимой для выпуска продукции по лицензии, в соответствии с обязательными требованиями, действующими в РФ, а также регистрацию производственного регламента продукции по лицензии; приобретать на основе договоров купли - продажи у Лицензиата продукцию по лицензии, отвечающую требованиям к ее качеству.

В соответствии с пунктом 10.2. договора на изобретение он заключен на оставшийся срок действия патента РФ N 2116070.

Также между сторонами был заключен лицензионный договор на использование товарного знака N 176605, зарегистрированный Роспатентом 10.04.2003 за N 30197 (далее - лицензионный договор), в соответствии с условиями которого истец (лицензиар) предоставил ответчику (лицензиату) неисключительную лицензию на использование товарного знака "Актипол", свидетельство на товарный знак N 176605 для обозначения реализуемых им товаров и выполняемых услуг в отношении всех указанных в свидетельстве товаров, а также использования их в рекламе, сопроводительной и деловой документации в отношении всех товаров, которые указаны в свидетельстве.

В силу пункта 5.1. лицензионного договора за права, предоставляемые в соответствии с лицензионным договором, лицензиат ежеквартально перечисляет лицензиару сумму, определяемую дополнительным соглашением сторон, размер которой из соображений конфиденциальности из текста договора исключен.

В соответствии с п. 1 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Согласно п. 5 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

В силу п. 4 ст. 1235 ГК РФ срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

Ответчик, имея неисключительные права на использование изобретения и товарного знака на основании вышеуказанных договоров, предприняв все необходимые действия для производства лекарственного препарат "Актипол", оформил в установленном порядке регистрационное удостоверение на лекарственное средство "Актипол" от 26.05.2003 N 002176/01-2003, сроком действия до 26.05.2008. 18 апреля 2008 года ответчику выдано новое регистрационное удостоверение на лекарственное средство "Актипол" N 002176/01-2003.

27 мая 2018 года, в связи с отказом истца от продления патента РФ N 2116070 на изобретение, срок действия которого истек 27.05.2018, заключенный между сторонами договор на изобретение прекратил свое действие (пункт 10.1. договора на изобретение, п. 4 ст. 1235 ГК РФ).

01 июня 2018 года между сторонами было заключено дополнительное соглашение к лицензионному договору, согласно которого дицензиат поставляет лекарственное средство "Актипол" покупателю на следующих условиях: лицензиат поставляет лекарственное средство "Актипол" по цене 206 руб. (без учета НДС) за 1 флакон.

За права, предоставляемые в соответствии с лицензионным; договором, лицензиат обязан уплатить лицензиару вознаграждение, составляющее денежную сумму в рублях, равную произведению 103 руб. на общее количество единиц проданного и оплаченного в течение каждого месяца лицензиатом лекарственного препарата.

Расчеты между лицензиатом и лицензиаром производятся после полной оплаты проданного лекарственного препарата "Актипол" покупателями лицензиату не позднее 10 банковских дней после окончания расчетного периода.

Свои обязательства по выплате истцу сумм вознаграждения по лицензионному договору в размере, определенном дополнительным соглашением от 01.06.2018, ответчик на протяжении всего срока действия лицензионного договора исполнял надлежащим образом и в срок.

С каждой партии проданной ответчиком и оплаченной покупателями продукции - лекарственного препарата "Актипол" ответчик выплатил истцу вознаграждение в установленном дополнительным соглашением от 01.06.2018 размере. Данный факт истцом не оспаривается.

В материалы дела ответчиком также представил оригинал подписанного обеими сторонами акта сверки взаимных расчетов, из которого следует, что по состоянию на 02.12.2019 задолженность ответчика перед истцом отсутствует.

Вместе с тем, как следует из условий лицензионного договора и дополнительного соглашения к нему, определяющего размер вознаграждения истца за предоставление ответчику неисключительного права пользования товарным знаком, обязательств по производству определенных объемов лекарственного препарата "Актипол", а также обязательств по продаже всего объема произведенного ответчиком лекарственного препарата истцу либо третьим лицам ответчик на себя не принимал, при этом размер вознаграждения истца по лицензионному договору не поставлен в зависимость от объемов произведенной ответчиком продукции, а определяется количеством реализованной ответчиком и оплаченной покупателями продукции.

В рамках ранее действовавшего договора на изобретение таких обязательств (по производству какого-либо объема лекарственного препарата и реализации всего объема произведенной продукции третьим лицам) ответчик на себя также не принимал.

Ответчик в своей деятельности самостоятельно определял объемы производимой и реализуемой им продукции, при этом неукоснительно исполнял принятые на себя обязательства по лицензионному договору, в том числе, по оплате истцу вознаграждения за каждую проданную им третьим лицами и оплаченную последними партию лекарственного средства "Актипол".

Поскольку истцом не доказан факт противоправных действий ответчика и нарушения им принятых на себя обязательств по лицензионному договору, требование о взыскании упущенной выгоды удовлетворению не подлежит.

В нарушение ст. 65 АПК РФ истец не доказал не только факт противоправных действий ответчика (нарушение обязательств по лицензионному договору), но также и причинно-следственную связь между заявленными ко взысканию неполученными доходами и действиями ответчика.

Доводы апелляционной жалобы подлежат отклонению.

Истцом не опровергнуты выводы суда первой инстанции, основанные на всестороннем и полном исследовании доказательств, в том числе условий лицензионного договора, о том, что Ответчик не допускал нарушения принятых на себя обязательств, в связи с чем основания для взыскания с Ответчика убытков отсутствуют.

В силу статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 15 ГК РФ.

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Для привлечения лица к гражданско-правовой ответственности за причиненные убытки истцом должны быть доказаны в совокупности:

- факт нарушения ответчиком обязательства;

- наличие причинно-следственной связи между допущенным нарушением и возникшими убытками;

- документально подтвержденный размер причиненных противоправными действиями лица убытков.

Вместе с тем, как правильно установлено судом первой инстанции, в нарушение ст. 65 АПК РФ факт противоправных действий и нарушения Ответчиком принятых на себя обязательств отсутствует и Истцом при рассмотрении дела не доказан, равно как и не доказан размер причиненных убытков и причинно-следственная связь между действиями Ответчика и понесенными Истцом расходами.

Так, между Истцом и Ответчиком было заключено два лицензионных договора:

1) Договор о передаче неисключительного права на использование изобретения по патенту N 2116070 на фармацевтическую композицию от 15.01.2002 года, зарегистрированный Роспатентом 21.02.2002 года за N 14066 (далее - Договор на изобретение), в соответствии с условиями которого Истец (Лицензиар) предоставил Ответчику (Лицензиат) неисключительную лицензию на право использования Лицензиатом в своей деятельности изобретения - фармацевтической композиции по патенту РФ на изобретение N 2116070 (далее - Изобретение), на территории Российской Федерации путем выпуска и реализации продукции - лекарственного препарата "Актипол" в лекарственной форме - глазные капли в виде раствора, изготовленного с использованием изобретения по патенту РФ N 2116070, без права предоставления неисключительной лицензии третьим лицам. При этом Лицензиар сохранил за собой право использования изобретения в соответствии с патентным законом РФ.

При этом согласно п. 3.1 Договора на изобретение Истец принял на себя обязательства:

- оказывать техническую помощь и консультировать специалистов Лицензиата в процессе освоения и производства продукции по лицензии, а также осуществлять обучение его персонала методам и приемам работ;

- оплатить Лицензиату по его требованию стоимость сырья в ассортименте и количестве, необходимом для выпуска продукции по лицензии;

- оплатить фактические расходы Лицензиата, связанные с регистрацией и сертификацией сырья - аминобензойной кислоты, необходимой для выпуска продукции по лицензии, в соответствии с обязательными требованиями, действующими в РФ, а также регистрацию производственного регламента продукции по лицензии;

-приобретать на основе договоров купли - продажи у Лицензиата продукцию по лицензии, отвечающую требованиям к ее качеству.

В соответствии с п. 10.2 Договора на изобретение он заключен на оставшийся срок действия патента РФ N 2116070, т.е. до 27.05.2018 года.

2) Лицензионный договор на использование товарного знака N 176605, зарегистрированный Роспатентом 10.04.2003 года за N 30197 (далее - Лицензионный договор), в соответствии с условиями которого Истец (Лицензиар) предоставил Ответчику (Лицензиат) неисключительную лицензию на использование товарного знака "Актипол", свидетельство на товарный знак N176605 (далее - Товарный знак) для обозначения реализуемых им товаров и выполняемых услуг в отношении всех указанных в свидетельстве товаров, а также использования их в рекламе, сопроводительной и деловой документации в отношении всех товаров, которые указаны в свидетельстве.

В силу п. 5.1 Лицензионного договора за права, предоставляемые в соответствии с Лицензионным договором, Лицензиат ежеквартально перечисляет Лицензиару сумму, определяемую дополнительным соглашением Сторон, размер которой из соображений конфиденциальности из текста договора исключен.

В соответствии с п. 1 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона -обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Согласно п. 5 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

В силу п. 4 ст. 1235 ГК РФ срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

Ответчик, имея неисключительные права на использование Изобретения и Товарного знака на основании указанных выше Лицензионного договора и Договора на изобретение и предприняв все необходимые действия для производства лекарственного препарат "Актипол", оформил в установленном порядке регистрационное удостоверение на лекарственное средство "Актипол" от 26.05.2003 годаN 002176/01-2003, сроком действия до 26.05.2008 года. 18.04.2008 года Ответчику выдано новое регистрационное удостоверение на лекарственное средство "Актипол" N 002176/01-2003.

27.05.2018 года, в связи с истечением срока действия патента РФ N 2116070 на Изобретение, заключенный между сторонами Договор на изобретение прекратил свое действие (п. 10.1 Договора на изобретение, п. 4 ст. 1235 ГК РФ).

27.09.2018 года регистрационное удостоверение на лекарственный препарат "Актипол" было заменено в связи с внесением Обществом изменений в регистрационное досье на лекарственный препарат, Обществом получено новое регистрационное удостоверение N 002176/01 от 27.09.2018 года.

Обществом проведен значительный объем работы по приведению нормативной документации в соответствие с действующими требованиями, при актуализации регистрационного досье Обществом была пересмотрена и переработана нормативная документация, входящая в его состав. Обществом проведено новое исследование стабильности препарата "Актипол", приведены документы по валидации технологического процесса, внесен новый показатель "Осмоляльность", внесены исправления в показатели "Описание", "Цветность", "Количественное определение", "Упаковка", "Маркировка", "Хранение". Осовременены показатели "Прозрачность", "рН", "Номинальный объем", "Механические включения", "Стерильность". Копия пояснительной записки с описанием изменений, представленной в Минздрав России.

01.06.2018 года между Сторонами было заключено Дополнительное соглашение к Лицензионному договору, согласно которого Лицензиат поставляет лекарственное средство "Актипол" покупателю на следующих условиях:

Лицензиат поставляет лекарственное средство "Актипол" по цене 206,00 (Двести шесть рублей 00 копеек) (без учета НДС) за 1 флакон.

За права, предоставляемые в соответствии с Лицензионным договором, Лицензиат обязан уплатить Лицензиару вознаграждение, составляющее денежную сумму в рублях, равную произведению 103.00 (Сто три рубля 00 копеек) на общее количество единиц проданного и оплаченного в течение каждого месяца Лицензиатом лекарственного препарата.

Расчеты между Лицензиатом и Лицензиаром производятся после полной оплаты проданного лекарственного препарата "Актипол" покупателями Лицензиату не позднее 10 банковских дней после окончания расчетного периода.

Свои обязательства по выплате Истцу сумм вознаграждения по Лицензионному договору в размере, определенном Дополнительным соглашением от 01.06.2018 года, Ответчик на протяжении всего срока действия Лицензионного договора исполнял надлежащим образом и в срок.

С каждой партии проданной Ответчиком и оплаченной покупателями продукции -лекарственного препарата "Актипол" Ответчик выплатил Истцу вознаграждение в установленном Дополнительным соглашением от 01.06.2018 года размере. Данный факт Истцом не оспаривается.

Вместе с тем, как следует из условий Лицензионного договора и Дополнительного соглашения к нему, определяющего размер вознаграждения Истца за предоставление Ответчику неисключительного права пользования Товарным знаком, обязательств по производству определенных объемов лекарственного препарата "Актипол", а также обязательств по продаже всего объема произведенного Ответчиком лекарственного препарата Истцу либо третьим лицам Ответчик на себя не принимал, при этом размер вознаграждения Истца по Лицензионному договору не поставлен в зависимость от объемов произведенной Ответчиком продукции, а определяется количеством реализованной Ответчиком и оплаченной покупателями продукции.

Обязательств по производству какого-либо объема лекарственного препарата и/или реализации определенного и/или произведенного объема продукции третьим лицам Ответчик на себя не принимал.

Ответчик в своей деятельности самостоятельно определял объемы производимой и реализуемой им продукции, при этом неукоснительно исполнял принятые на себя обязательства по Лицензионному договору, в том числе, по оплате Истцу вознаграждения за каждую проданную им третьим лицами и оплаченную последними партию лекарственного средства "Актипол".

Как правильно установлено судом на основе всестороннего и полного исследования и оценки доказательств, представленных в материалы дела, Ответчик не допускал нарушений условий Лицензионного договора.

В нарушение ст. 65 АПК РФ Истец не доказал не только факт противоправных действий Ответчика (нарушение обязательств по Лицензионному договору), но также и причинно-следственную связь между заявленными ко взысканию неполученными доходами и действиями Ответчика.

Кроме того, в соответствии с п. 4 ст. 393 ГК РФ при определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления.

В силу приведенных выше правовых норм лицо, требующее возмещения неполученных доходов, должно представить доказательства размера упущенной выгоды, реальности ее получения, а также доказательства принятия мер для получения такой выгоды и сделанные с этой целью приготовления.

Документально подтвержденных приготовлений к получению дохода, а также доказательств срывов сделок по продаже лекарственного препарата "Актипол" по вине Ответчика или в связи с его уклонением от их исполнения, в нарушение ст. 65 АПК РФ и ст. 393 ГК РФ Истцом не представлено.

Соответственно, суд первой инстанции пришел к обоснованным выводам о том, что Истцом в нарушение ст. ст. 15, 393 ГК РФ и ст. 65 АПК РФ не доказаны и не подтверждены соответствующими доказательствами факт противоправных действий Ответчика (нарушение обязательств по Лицензионному договору), причинно-следственная связь между заявленной упущенной выгодой в виде недополученных доходов и действиями Ответчика, предпринятые Истцом меры по получению дохода и сделанные с этой целью приготовления, а также размер убытков, в связи с чем отказал в удовлетворении заявленных исковых требований.

Доводы Истца о наличии в действиях Истца признаков злоупотребления правом, выразившихся в отказе Ответчика реализовывать произведенную им продукцию третьим лицам, являются голословными и не подтверждены документально.

Ответчик осуществлял производство лекарственного препарата "Актипол" по серийно, средний объем выпускаемой серии около 100 000 упаковок.

Ответчик до даты расторжения Лицензионного договора ежемесячно осуществлял продажу препарата и выплату Истцу лицензионного вознаграждения.

Ответчик не имел обязательств по поставке лекарственного препарата "Актипол" третьим лицам на произведенный им объем, при этом никогда не отказывался от поставок на произведенный им товар, заявок на поставку указанного лекарственного средства в большем объеме, чем поставленный не поступало, неисполненные заявки отсутствуют.

Распечатки писем с электронной почты обоснованно не были приняты судом первой инстанции в качестве достоверных доказательств заявленных Истцом доводов, поскольку в силу ст. ст. 67, 68 АПК РФ не являются относимыми и допустимыми доказательствами в подтверждение указанных доводов, не подтверждают с достоверностью ни адресата сообщения, ни тот факт, что оно исходит от Ответчика.

Более того, указанные письма не содержат электронной цифровой подписи, которая позволила бы идентифицировать отправителя, исключить возможность направления указанной копии письма неуполномоченных лицом, в отсутствие надлежащего волеизъявления Ответчика.

Ссылки Истца в подтверждение факта наличия заявок на поставку препарата от третьих лиц и отказа Ответчика от их исполнения на письмо, направленное, по мнению Истца, сотрудником ООО "АрсВитал" от 24.04.2019 года по адресу электронной почты: о.babinskaya@diapharm.pro., а также ответ на данное письмо с указанного электронного адреса, также несостоятельны.

Во-первых, данное электронное письмо по смыслу ст. ст. 435, 506 ГК РФ не является заявкой (офертой) на поставку товара, так как не содержит информации о конкретном наименовании препарата, а также о цене, порядке и сроках поставки и оплаты товара.

Во-вторых, указанный адрес электронной почты не является и никогда не являлся адресом электронной почты, с которого направлялись какие-либо официальные документы, исходящие от Ответчика, и который бы использовался для получения заявок или оферт на поставку.

Все заявки ООО "АрсВитал" исполнены Ответчиком, какие-либо споры или претензии между Ответчиком и ООО "АрсВитал" отсутствуют.

В соглашениях сторон отсутствуют условия о действительности юридически значимых сообщений, направленных посредством электронной почты, равно как и отсутствуют адреса электронной почты, указанные в возражениях Истца и протоколе осмотра доказательств от 21.11.2019 года, которые стороны согласовали бы в качестве официальных адресов для отправки таких сообщений.

Представленный Истцом нотариальный протокол осмотра доказательств от 21.11.2019 года не позволяет достоверно установить как момент, так и сам факт направления и получения сообщений и документов, в них отраженных, именно Ответчику, а также принадлежность именно Ответчику электронных почтовых адресов в предоставленной электронной переписке, а также исключить отсутствие доступа к этим почтовым адресам иных посторонних и заинтересованных лиц.

Вопреки доводам Истца, изложенным в апелляционной жалобе, протокол осмотра электронного почтового ящика от 21.11.2019 года не может рассматриваться как отвечающий требованиям к относимости доказательств, предусмотренным ст. 67 АПК РФ, поскольку из материалов переписки не следует, между кем конкретно ведется переписка, не подтверждена принадлежность адресов электронной почты конкретным участникам спора.

При этом письмо Ответчика исх. N 18/04-2019 от 22.04.2019 года не содержит сведений об отказе Ответчика от продажи кому-либо ранее произведенной продукции "Актипол", а содержит лишь информацию о предстоящем изменении торгового наименовании выпускаемого Обществом в рамках регистрационного удостоверения N 002176/01 лекарственного препарата с "Актипол" на "Октальмол".

Согласно представленных самим же Истцом данных, в январе 2019 года Ответчик продал 9 120 штук лекарственного препарата "Актипол", в феврале - 10 880 штук, в марте -9 120 штук, в апреле - 8 480 штук, в мае - 1 120 штук.

Однако в связи с отказом Истца от дальнейшего сотрудничества с Ответчиком, а также поступлением от Истца ультимативных требований о расторжении Лицензионного договора, Ответчик был вынужден подписать направленное Истцом соглашение о расторжении Лицензионного договора с 01.06.2019 года, а также, в связи с утратой неисключительной лицензии на товарный знак "Актипол" - прекратить реализацию остатков произведенной партии лекарственного препарата "Актипол".

Ссылка Истца в обоснование доводов апелляционной жалобы на позицию, изложенную в п. 40 постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019 года N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", подлежит отклонению в силу следующего.

Согласно разъяснений, изложенных в п. 40 постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019 года N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", по смыслу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В связи с этим лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.

В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения только в форме процентных отчислений от дохода (выручки), а использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации не осуществлялось, лицензиар вправе потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также расторгнуть договор. Размер убытков может быть определен, в частности, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование этого или аналогичного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Вместе с тем, как подтверждено материалами дела, в настоящем случае факт неиспользования Ответчиком средства индивидуализации отсутствует.

Ответчик осуществлял реализацию лекарственного препарата Актипол на протяжении всего спорного периода действия Лицензионного договора до момента его расторжения, что Истцом не оспаривается.

Учитывая отсутствие обязательств Ответчика реализовывать продукцию в каком-то определенном объеме либо реализовать в определенный срок всю произведенную Ответчиком продукцию, требования Истца о взыскании с Ответчика упущенной выгоды в размере, рассчитанном исходя из количества всей произведенной Ответчиком, но нереализованной продукции, неправомерны.

При этом ссылки Истца в обоснование позиции о причинении ему убытков на тот факт что он не имел возможности использовать Изобретение и Товарный знак, и производить препарат "Актипол" самостоятельно либо поручить его производство третьим лицам, также несостоятельны, поскольку по условиям как Лицензионного договора, так и Договора на изобретение, Ответчику было предоставлено неисключительное право (простая неисключительная лицензия) на использование Товарный знак и Изобретение в своей деятельности.

Согласно п. 2.1 Лицензионного договора Лицензиар оставляет за собой право заключения любых подобных договоров с третьими лицами.

В силу п. 2.1 Договора на изобретение Лицензиар сохраняет за собой право использовать Изобретение в соответствии с патентный законом РФ.

Согласно п. 1 ст. 1236 ГК РФ лицензионный договор может предусматривать:

1) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);

2) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

В силу п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное.

Следовательно, учитывая факт предоставления Ответчику неисключительного права на использование Товарного знака и Изобретения (простая неисключительная лицензия), доводы Истца о том, что он не имел возможности использовать Товарный знак и Изобретение в своей деятельности либо предоставить право их использования третьим лицам, подлежит отклонению как противоречащие представленным доказательствам и положениям действующего законодательства (ст. ст. 1235, 1236 ГК РФ).

Таким образом, исходя из фактических обстоятельств дела, с учетом оценки имеющихся в деле доказательств в их совокупности, апелляционным судом признается законным и обоснованным решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении исковых требований.

Исходя из выше изложенного, апелляционный суд полагает, что разрешая спор, суд первой инстанции правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 12 декабря 2019 года по делу N А40-184340/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

А.И. Трубицын Е.А. Птанская