Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 17 марта 2020 г. N 07АП-3101/19 по делу N А27-28576/2018

город Томск

17 марта 2020 г.

Дело N А27- 28576/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 10 марта 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 марта 2020 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Бородулиной И.И.

судей Павлюк Т.В.

Хайкиной С.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Легачевой А.М. с использованием средств аудиозаписи рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Ибаттулина Азамата Валерьяновича (N 07АП3101/2019(3)) на решение Арбитражного суда Кемеровской области от 16.12.2019 по делу N А27-28576/2018 (судья Команич Е. А.) по заявлению индивидуального предпринимателя Ибаттулина Азамата Валерьяновича (г. Уфа, ОГРНИП 311028012400084, ИНН 027810700736) к обществу с ограниченной ответственностью "Континент" (650024, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Радищева, д. 13, ОГРН 1184205001265, ИНН 4205364623) о взыскании 50 000 руб.

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Континент": Быкова Н.А. по доверенности от 20.09.2019 (на 3 года).

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Ибаттулин Азамат Валерьянович (далее - ИП Ибаттулин А.В., предприниматель) обратился в Арбитражный суд Кемеровской области с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Континент" (далее - общество, ООО "Континент") о взыскании 50 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 182764.

Решением от 18.02.2019 Арбитражного суда Кемеровской области, оставленным без изменения постановлением от 14.05.2019 Седьмого арбитражного апелляционного суда, заявленные требования удовлетворены в полном объеме.

Постановлением от 15.08.2019 Суда по интеллектуальным правам судебные акты судов первой и апелляционной инстанций по настоящему делу отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области.

При новом рассмотрении ИП Ибаттулин А.В., с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ, том 3, листы дела 10-15), просил взыскать 600 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 182764.

Решением от 16.12.2019 Арбитражного суда Кемеровской области в удовлетворении исковых требований отказано. С ИП Ибаттулина А.В. в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере 13 000 рублей; в пользу ООО "Континент", взыскана государственная пошлина в размере 6 000 рублей. Отозван исполнительный лист Арбитражного суда Кемеровской области серии ФС N 29666218 от 28.05.2019.

Не согласившись с решением суда, предприниматель обратился в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой, ссылаясь на недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд посчитал установленными, несоответствие выводов суда, изложенных в решении, обстоятельствам дела, неправильное истолкование закона, просит отменить решение суда полностью и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

Указывает, что довод суда первой инстанции о том, что истцом заявлено требование о взыскании компенсации, исходя из расчета в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, в связи с чем истец обязан подтвердить стоимость права использования спорного товарного знака, сложившейся в период, соотносимый с моментом правонарушения, не основан на материалах дела и, более того, противоречит им.

Ответчик не оспорил сведения о выручке за 2018 год, как и сведения о выручке за период с 25.01.2018 по 16.08.2018, в связи с чем суд первой инстанции в соответствии с пунктом 3.1 статьи 70 АПК РФ должен был посчитать указанные сведения признанными ответчиком.

Безвозмездность лицензионного договора не имеет значения для дела и не препятствует истцу требовать от нарушителей выплаты компенсации в двукратном размере от стоимости услуг, оказанных с использованием знака обслуживания истца.

Используемое ответчиком обозначение "1000 мелочей" и знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 182764, содержащий единственный словесный элемент "1000 мелочей", являются сходными не только по визуальному признаку, но и тождественными по семантическому и фонетическому признакам, ассоциируются между собой, несмотря на их отдельные отличия, а, следовательно, являются сходными до степени смешения в целом.

Истцом доказана как принадлежность исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) по свидетельству Российской Федерации N 182764 зарегистрированного, в частности, в отношении услуг "реализация товаров" 42 класса МКТУ, так и использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с указанным товарным знаком (знаком обслуживания), в отношении идентичной деятельности по реализации товаров, а также доказан объем использования этого обозначения (выручка, полученная ответчиком с использованием этого обозначения), в то время как компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

В отзыве на апелляционную жалобу общество просит, оставить обжалуемый судебный акт без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал позицию, изложенную в отзыве на апелляционную жалобу.

Истец, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела (суд апелляционной инстанции располагает сведениями о получении адресатом направленной копии судебного акта (часть 1 статьи 123 АПК РФ), не обеспечил явку своего представителя в судебное заседание суда апелляционной инстанции.

Суд апелляционной инстанции в порядке части 6 статьи 121, части 3 статьи 156, части 1 статьи 266 АПК РФ счёл возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя истца.

Исследовав материалы дела, поступившие с материалами дела вещественные доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, заслушав представителя ответчика, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в соответствии со статьей 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции считает его не подлежащим отмене или изменению по следующим основаниям.

Судом установлено и из материалов дела следует, ИП Ибаттулин А. В. является правообладателем товарного знака N 182764 "1000 мелочей", зарегистрированного 20.12.1999, с датой приоритета 30.11.1995, имеет правовую охрану в отношении следующего перечня товаров и услуг - 35, 42 (реализация товаров) классов МКТУ, срок действия исключительного права продлен до 30.11.2025.

Товарный знак N 182764 используется истцом при осуществлении деятельности по реализации товаров путем привлечении лицензиата для индивидуализации магазина "1000 мелочей", находящегося по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Нурлино, ул. Центральная, 9.

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что ответчик использует обозначение "1000 мелочей", сходное до степени смешения с товарным знаком истца, в качестве названия магазина, расположенного по адресу: Кемеровская область, город Киселевск, ул. Западный проезд, 3 без заключения лицензионного договора на использование товарного знака.

В подтверждение факта осуществления торговой деятельности лицензиата под вывеской "1000 мелочей" истцом представлена флэш-карта с видеосъемкой закупки товара по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Нурлино, ул. Центральная, 1/1.

В подтверждение факта осуществления торговой деятельности ответчика под вывеской "1000 мелочей" истцом представлен диск с видеосъемкой закупки товара по адресу: Кемеровская область, город Киселевск, ул. Западный проезд, 3.

Ссылаясь на то, что, осуществляя реализацию товаров, ответчик нарушил принадлежащие ИП Ибаттулину А.В. исключительные права на товарный знак, истец претензией, направленной в адрес ответчика 17.08.2018, обратился к ответчику с требованием прекратить использование обозначения "1000 мелочей" и оплатить компенсацию за нарушение исключительных прав на объект интеллектуальной собственности.

Поскольку ответчиком оплата компенсации в добровольном порядке не произведена, истец обратился с настоящим требованием в суд.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что факт доказанности принадлежности истцу указанного товарного знака, а также факт его использования ответчиком без разрешения правообладателя в отношении услуг, для индивидуализации которых он зарегистрирован, подтвержден материалами дела, между тем, в подтверждение обоснованности заявленной к взысканию суммы компенсации истцом не представлены надлежащие доказательства, доводы истца о возможности определения компенсации исходя из расчета двукратного размера выручки ответчика за указанный выше период, со ссылкой на нормы права необоснованны, доказательства, подтверждающие реализацию ответчиком товаров с использованием товарного знака, принадлежащего истцу, последним в материалы дела не представлены, истцом не представлены доказательства, подтверждающие возможность взыскания с ответчика суммы компенсации в размере 600 000 рублей, расчет заявленной к взысканию суммы истцом не представлен и документально не подтвержден.

Арбитражный апелляционный суд поддерживает выводы суда первой инстанции, в связи с чем отклоняет доводы апелляционной жалобы, при этом исходит из установленных фактических обстоятельств дела и следующих норм права.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -ГК РФ) никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ним, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ).

Положениями приведенных норм права, с учетом положения части 1 статьи 65 АПК РФ, установлено, что в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

Из разъяснений, изложенных в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" следует, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений на товарах истца и ответчика является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Согласно пункту 7 раздела IV Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Роспатента от 24.07.2018 N 128, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов, которые могут присутствовать в составе заявленного обозначения. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения

Судом первой инстанции было установлено, что на принадлежащей ответчику вывеске магазина им был использован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 182764 в отношении услуг 42-го класса МКТУ "реализация товаров".

Истцом доказан факт принадлежности ему указанного товарного знака, а также факт его использования ответчиком без разрешения правообладателя, в отношении услуг, для индивидуализации которых он зарегистрирован.

При визуальном сравнении изображения зарегистрированного товарного знака истца с изображением, используемым ответчиком на вывеске магазина, суд первой инстанции счел возможным установить визуальное сходство до степени смешения с товарным знаком N 182764, права на который принадлежат истцу в соответствии с приобщенным в дело свидетельством на товарный знак, защита которого осуществляется, в том числе, в отношении товаров 42-го класса МКТУ, включающего "реализация товаров".

Соответствующее предположение ответчика о злоупотреблении истцом правом, с учетом того, что он является правообладателем спорного товарного знака, носит не очевидный характер и не опровергает презумпцию, предусмотренную пунктом 5 статьи 10 ГК РФ.

Поскольку ответчиком в материалы дела не представлены доказательства наличия у него права использования указанного товарного знака истца, следует признать, что использование ответчиком товарного знака осуществлено без согласия правообладателя и является нарушением его прав.

В пункте 3 статьи 1252 ГК РФ указано, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению.

Поэтому размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном подпунктом 1 либо подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в том числе в двукратном размере стоимости данного товара, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Размер компенсации предпринимателем был определен на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" сказано, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

С учетом позиции истца, изложенной при новом рассмотрении дела в заявлении об увеличении размера исковых требований, согласно бухгалтерской отчетности ответчика выручка за 2018 год составила 50 362 тыс. руб., учитывая, что ответчик зарегистрирован в качестве юридического лица лишь 25.01.2018 года, истец полагает, что ответчиком получена выручка от реализации товаров с использованием обозначения "1000 мелочей" за период с 25.01.2018 года по 16.08.2018 года не менее чем 20 млн. руб., в связи с чем, истец, на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации имеет право требовать от ответчика выплаты компенсации в сумме 40 млн. руб.

Указывая, что определение размера исковых требований находится в исключительной компетенции истца, последний заявил о взыскании 600 000 рублей (том 3, листы дела 10-15).

Однако, принадлежащей истцу товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 182764 использован ответчиком не на товарах (подпункт 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), которые фактически предлагаются к продаже ответчиком третьим лицам, а на вывеске принадлежащего ему магазина (подпункт 4 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), то есть в отношении услуг 42-го класса МКТУ "реализация товаров", для которых указанный товарный знак зарегистрирован (право использования).

Нормами действующего законодательства установлен показатель, из которого рассчитывается компенсация - "стоимость товара" либо "стоимость права пользования", а не "выручка, полученная от реализации товара".

Следовательно, несостоятелен довод истца о том, что при расчете компенсации в качестве доказательств необходимо применять данные о выручке, указанные в бухгалтерской отчетности 2018 года, поскольку выручка не является показателем для расчета компенсации.

С учетом указанных выше разъяснений суда высшей судебной инстанции, при определении размера компенсации в двукратном размере стоимости права использования указанного товарного знака, расчет суммы компенсации должен был быть проверен судами на основании данных о стоимости права использования спорного товарного знака, сложившейся в период, соотносимый с моментом правонарушения.

Из материалов дела следует, что к исковому заявлению предпринимателем был приложен лицензионный договор от 14.07.2017 на право использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 182764. В свою очередь, как правильно отмечает общество, в названном лицензионном договоре стоимость права использования спорного товарного знака сторонами не определена (абзац второй пункта 5 статьи 1235 ГК РФ).

Вместе с тем, как правомерно указал суд первой инстанции, обоснованный расчет размера компенсации (в сумме 600 000 рублей), в нарушение указанных норм права, а также части 4 статьи 170 АПК РФ, определяющей требования к содержанию решения, истцом не приведен.

В подтверждение обоснованности заявленной к взысканию суммы компенсации истцом не представлены надлежащие доказательства, доводы истца о возможности определения компенсации исходя из расчета двукратного размера выручки ответчика за указанный выше период, с учетом вышеизложенных обстоятельств истцом со ссылкой на нормы права не обоснованы, доказательства, подтверждающие реализацию ответчиком товаров с использованием товарного знака, принадлежащего истцу, последним в материалы дела не представлены.

Право истца определять размер исковых требований исключительно по своему волеизъявлению не освобождает его в силу положений статей 9, 41, 65 АПК РФ от процессуальной обязанности доказать обстоятельства, на которые он ссылается в обоснование своих требований.

Оценивая изложенные в апелляционной жалобе доводы, суд апелляционной инстанции установил, что в них отсутствуют ссылки на факты, имели бы юридическое значение и могли бы повлиять в той или иной степени на обоснованность и законность судебного акта.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины при подаче искового заявления распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 АПК РФ.

При изложенных обстоятельствах, оснований для отмены решения суда первой инстанции, установленных статьей 270 АПК РФ, а равно принятия доводов апелляционной жалобы, у суда апелляционной инстанции не имеется.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на заявителя жалобы.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Кемеровской области от 16.12.2019 по делу N А27-28576/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Ибаттулина Азамата Валерьяновича - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Кемеровской области.

Председательствующий

И.И. Бородулина

Судьи

Т.В. Павлюк С.Н. Хайкина