Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 25 мая 2020 г. N 10АП-5715/20 по делу N А41-93880/2019

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 15 октября 2020 г. N С01-980/2020 по делу N А41-93880/2019 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Москва

25 мая 2020 г.

Дело N А41-93880/19

Резолютивная часть постановления объявлена 18 мая 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 мая 2020 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Семушкиной В.Н.,

судей: Виткаловой Е.Н., Коновалова С.А.,

при ведении протокола судебного заседания: Исаченковой А.А.,

при участии в заседании:

от ООО "НПК МОРСВЯЗЬАВТОМАТИКА": Богоненко С.А., представитель по доверенности от 27.08.2018;

от ООО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ВИНДЭК": Сапов А.В., представитель по доверенности от 02.12.2019;

от СОЮЗА "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА": представитель не явился, извещен надлежащим образом,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ВИНДЭК" на решение Арбитражного суда Московской области от 20.02.2020 года по делу N А41-93880/19, принятое по исковому заявлению ООО "НПК МОРСВЯЗЬАВТОМАТИКА" к ООО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ВИНДЭК", третье лицо: СОЮЗ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА" о взыскании,

УСТАНОВИЛ:

ООО "НПК МСА" обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к ООО "ТЕХНИЧЕСКИМ ЦЕНТР "ВИНДЭК" с требованиями (с учетом принятых судом уточнений):

1.Взыскать с ответчика компенсацию за допущенное им нарушение исключительных прав на товарный знак "UNICUT" по свидетельству N 695075 в размере 1 000 000 рублей.

2.Обязать Ответчика удалить обозначение UNICUT с сайта https://windeq.ru в течение 15 (пятнадцати) дней с момента вступления судебного акта по настоящему делу в законную силу.

3.Обязать ответчика опубликовать на сайте https ://windeq.ru судебный акт по настоящему спору о допущенных нарушениях исключительных прав Истца, с указанием информации о действительном правообладателе товарного знака UNICUT, по свидетельству Российской Федерации N 695075 в течение 15 (пятнадцати) дней с момента вступления судебного акта по настоящему делу в законную силу.

4.Взыскать с ответчика судебную неустойку, предусмотренную ст. 308.3 ГК РФ, в размере 10 000 рублей за каждый день неисполнения решения суда Ответчиком (в части запрета нарушения исключительных прав Истца на товарный знак "UNICUT" по свидетельству N 695075.

5.Взыскать с ответчика государственную пошлину в размере 35 000 рублей.

Судом первой инстанции к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено СОЮЗ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА".

Решением Арбитражного суда Московской области от 20.02.2020 года по делу N А41-93880/19 требования ООО "НПК МСА" удовлетворены.

Не согласившись с принятым решением суда первой инстанции, ООО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ВИНДЭК" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить, в удовлетворении исковых требований - отказать. В обоснование доводов апелляционной жалобы ответчик сослался на то, что решение суда первой инстанции вынесено при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, с нарушением норм процессуального и материального права.

20.05.2020, в ходе судебного заседания, ООО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ВИНДЭК" представлено дополнение к апелляционной жалобе.

Апелляционный суд полагает необходимым отказать в приобщении дополнений ООО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ВИНДЭК" к материалам дела, поскольку документ поступил не заблаговременно, ввиду чего стороны не ознакомлены с представленными дополнениями.

В судебном заседании представитель ООО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ВИНДЭК" поддержал доводы апелляционной жалобы, просил отменить решение суда первой инстанции.

Представитель ООО "НПК МСА" в судебном заседании поддержал решение суда, просил оставить его без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Представители СОЮЗА "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА", извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела (в том числе публично путем размещения информации на официальном сайте суда www.10aas.arbitr.ru), в суд апелляционной инстанции не явились, в связи с чем, дело рассмотрено апелляционным судом в порядке ст. 156 АПК РФ в их отсутствие.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в соответствии со ст. ст. 266, 268 АПК РФ.

Изучив представленные в дело доказательства, заслушав представителей сторон, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены решения и удовлетворения апелляционной жалобы, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Истец производит, реализует станки металлообработки, на которых размещено обозначение товарного знака "UNICUT". Кроме того, он является правообладателем комбинированного товарного знака "UNICUT", зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности по свидетельству N 695075. Срок действия регистрации истекает 28.06.2028, приоритет товарного знака "UNICUT" установлен с 28.06.2018, по классу МКТУ 07 - станки металлообрабатывающие; устройства для управления машинами или двигателями.

28.08.2019 истец получил сведения о размещении в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу https: //windeq.ru/razdel- oborudovaniva/oborudovanic-dlva-obrabotki-provodov-i-kabclci-proizvodstvo-zhgutov/rczka/unicut-8/ рекламы товара, относящегося к 07 классу МКТУ. Рекламируемый товар, а именно, электрический станок для нарезки проводов, содержит коммерческое обозначение "Z+F UNICUT 8". Визуальным осмотром электронного адреса установлено, что общество с ограниченной ответственностью "Технический центр "ВИНДЭК" предлагает неограниченному кругу лиц приобрести товар 07 класса МКТУ. Предлагаемый электрический станок для нарезки проводов с коммерческим обозначением "Z+F UNICUT 8". Указанный товар является металлообрабатывающим станком.

На сайте https://windcq.ru, используемым ответчиком, размещена информация о производстве и продаже неограниченному кругу лиц электрических станков для нарезки проводов, то есть металлорежущего оборудования, относимого к разрезным. В наименовании рекламируемых электрических станков используется коммерческое обозначение "Z+F UNICUT 8".

Ответчик в отсутствие согласия правообладателя товарного знака "UNICUT", использует его в гражданском обороте путем размещения на сайте https://windcq.ru обозначения "Z+F UNICUT 8", тождественного с товарным знаком "UNICUT".

Истец 29.09.2019 обратился к нотариусу Москалевой С.С., временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Кечик Н.П., с целью нотариального осмотра сайта, опубликованного в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на сайте https://windcq.ru. По результатам осмотра сайта, нотариусом составлен протокол осмотра доказательств 78 АБ 7584527. Ответчик был надлежащим образом уведомлен нотариусом о проведении осмотра информационного ресурса по адресу: https://windcq.ru.

Согласно протоколу осмотра доказательств установлено, что на указанном интернет- сайте размещено предложение о продаже станка для нарезки проводов, в наименовании которого используется коммерческое обозначение "Z+T UNICUT 8". Ответчик на указанном сайте указан как лицо, являющееся продавцом товара для индивидуализации которого используется обозначение "Z+F UNICUT 8".

Истцом получено заключение Министерства промышленности и торговли РФ N 4022/05 от 25.01.2019, которым подтверждается выполнение истцом требований, предъявляемых к отечественным производителям металлорежущих станков в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 N 719.

С целью подтверждения своих доводов истец обратился в Союз "Санкт- Петербургская торгово-промышленная палата" для проведения анализа однородности электрических станков для нарезки проводов "Z+F UNICUT 8" используемых ответчиком и станков металлообрабатывающих производимых истцом.

В соответствии с заключением специалиста N 17-0222 от 15.10.2019, выполненным Союзом "Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата" следует, что использование ответчиком обозначения unicut усиливает возможность отнесения потребителями рекламируемых им товаров к товарам производства истца. Специалистами указано, что товары ответчика - электрические станки для нарезки проводов Z+F UNICUT 8, рекламируемые на сайте https://windeq.ru, являются однородными к товарам 07 класса МКТУ "станки металлообрабатывающие", в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству РФ N 695075.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованиями прекратить нарушение исключительных прав на товарный знак "UNICUT", выплаты компенсации в размере 1 000 000 рублей.

Ответчик требования истца не исполнил, указал, что термин unicut широко используется в профессиональной технической литературе и не использовался им с целью для реализации металлообрабатывающих станков. Применяемое ответчиком обозначение UNICUT c товарным знаком "Z+F" было начато до момента регистрации товарного знака UNICUT.

На основании изложенного, истец обратился в суд с настоящим иском.

Принимая оспариваемое решение, суд первой инстанции, вопреки доводам апелляционной жалобы, полно и всесторонне исследовал имеющие значение для правильного рассмотрения дела обстоятельства, правильно применил и истолковал нормы материального права и на их основании сделал обоснованный вывод о наличии оснований для удовлетворения исковых требований.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ). Правила кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу подпунктов 1, 3 и 4 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Кроме того, по смыслу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителей в заблуждение, для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений (постановление Президиума ВАС РФ от 28.07.2011 по делу N А45-6990/2010).

В соответствии с протоколом осмотра доказательств (том 1 л.д.35-50), а именно, сайта ответчика https://windeq.ru усматривается следующее.

На сайте https://windeq.ru размещена информация о производстве и продаже неограниченному кругу лиц электрических станков для нарезки проводов, то есть металлорежущего оборудования, относимого к разрезным товар 07 класса МКТУ. В наименовании рекламируемых электрических станков используется коммерческое обозначение "Z+F UNICUT 8". Указанный товар является металлообрабатывающим станком.

На странице с адресом: https://windeq.ru/razdel-oborudovaniva/oborudovanie-dlya- obrabotki-provodov-i-kabelei-proizvodstvo-zhgutov/rezka/unicut-8/ содержится описание Электрического станка для нарезки проводов Z+F UNICUT 8.

При открытии вкладки "Производство" (https://windeq.ru/proizvodstvo/) на странице сайта https://windeq.ru/ содержится информация о производстве ООО "Технический центр "Виндэк".

На главной странице сайта по адресу: https://windeq.ru/ при открытии раздела "Клиенты" (https ://windeq.ru/klienty/), содержится информация о клиентах ООО "Технический центр "Виндэк".

В разделе "Контакты" https ://windeq.ru/kontakty/) на странице сайта https://windeq.ru/ содержится информация о контактных данных ООО "Технический центр "Виндэк", включая адрес со схемой проезда, телефон, факс, электронную почту и банковские реквизиты организации.

При открытии раздела "Каталог продукции" (https://windeq.ru/razdel-ob orudovaniya/) на странице сайта https://windeq.ru/ содержится информация о продукции ООО "Технический центр "Виндэк".

На этой же странице ответчиком приводится изображение Электрического станка для нарезки проводов Z+F UNICUT 8, а также технические характеристики станка.

На сайте имеется также увеличенное изображение Электрического станка для нарезки проводов Z+F UNICUT 8.

По информации, размещенной на сайте ответчика https://windcq.ru/, словесное обозначение "UNICUT" используется изолированно, вне связи со словесным обозначением "Z+F", с которым оно иногда сочетается в тексте на сайте ответчика.

Тем самым факт правонарушения подтвержден имеющимися в деле доказательствами, которые полностью согласуются между собой.

Из сравнения показателей, взятых с соответствующих сайтов, которые характеризуют в качестве товаров Электрические станки для нарезки проводов Z+F UNICUT 8 и Отрезные станки для резки прутков и проволоки типов Unicut 12/14/16 XV, являющиеся разновидностью Металлообрабатывающих станков, следует, что указанные станки относятся к одной и той же видовой группе - станки для нарезки в размер длинномерных промышленных изделий: прутка, проволоки, проводов. Область применения, круг потребителей, основные технические характеристики, срок использования, стоимость, условия реализации совпадают.

Кроме того, эти станки маркируются сходными до степени смешения обозначениями, включающими тождественный словесный элемент "UNICUT", ответчиком используется обозначение: "Z+F UNICUT 8", истцом "UNICUT" по свидетельству N 695075. При этом маркировка станков сходными до степени смешения обозначениями с тождественным словесным элементом "UNICUT" усиливает возможность их отнесения потребителями к одному и тому же источнику происхождения (производителю).

Таким образом, товары ООО "Технический центр "ВИНДЭК" - Электрические станки для нарезки проводов Z+F UNICUT 8, рекламируемые в сети Интернет на сайте: https://windcq.ru/, являются однородными с товарами 07 класса МКТУ "станки металлообрабатывающие" в отношении которых ООО "НПК Морсвязьавтоматика" зарегистрирован товарный знак по Свидетельству РФ N 695075.

В соответствии с представленным в материалы дела счетом N 4002466 от 28.03.2017 усматривается, что ответчик ООО "Технический центр "Виндэк" производил заказ товара в иностранной компании Zoller & Frohlich GmbH, артикул: V10CC000030 UNICUT 8 Z+F включая кабель для ПК и ПО, Электрический станок для нарезки проводов в количестве 1 шт. на сумму 4343 Евро. Накладная N 3008645, доставка 27.03.2017. Данный счет N 4002466 от 28.03.2017 заверен нотариусом Якушевым К.В. Указанный счет содержит данные компании ответчика и банковские реквизиты.

Согласно переписке между иностранной компанией Zoller & Frohlich GmbH и ответчиком ООО "Технический центр "Виндэк" усматривается, что иностранной компанией производится режущий станок UNICUT 8 с 1999 года.

В соответствии с договором на поставку товара товаров "Z+F UNICUT 8" заключенным между ответчиком и иностранной компанией Zoller & Frohlich GmbH, электрический станок был закуплен ответчиком.

Указанные обстоятельства исключают возможность квалификации размещенных ответчиком сведений об Электрическом станке для нарезки проводов Z+F UNICUT 8 на сайте https://windcq.ru/, как представленных исключительно в информационных целях.

Кроме того, сведений о том, что ответчиком, либо производителем Zoller & Frohlich GmbH Электрического станка для нарезки проводов Z+F UNICUT 8, ранее был зарегистрирован товарный знак "UNICUT", в материалы дела не представлено. Сведений из Международного реестра знаков, опубликованного на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (http://www.wipo.int/) организацию ответчика либо иностранную компанию Zoller & Frohlich GmbH, ответчиком также не представлено. Не представлено доказательств того, что спорному товарному знаку согласно международной процедуре также предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

Согласно статье 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком путем использования тождественного или сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. В бремя доказывания ответчика, в свою очередь, входит доказывание законности использования спорного обозначения.

Как следует из материалов дела истец является правообладателем комбинированного товарного знака "UNICUT" по свидетельству N 695075, в защиту которого он обратился с настоящим иском.

В абзаце пятом пункта 162 постановления от 23.04.2019 N 10 указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Таким образом, установление сходства сравниваемых обозначений относится к вопросам факта и подлежит установлению судом.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 по делу N А60-6484/2016.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06 по делу N А40- 63533/2004 и от 17.04.2012 N 16577/11 по делу N А40-2569/2011, в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153.

При оценке сравниваемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения следует руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила от 20.07.2015 N 482), а также методологическими подходами, изложенными в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 N 128.

В соответствии с пунктом 41 Правил от 20.07.2015 N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) - если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 тех же Правил от 20.07.2015 N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как указывалось выше, в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 и пункте 37 Обзора от 23.09.2015, разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Как следует из пункта 45 Правил от 20.07.2015 N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

При установлении сходства используемого Ответчиком обозначения и товарного знака "UNICUT" по свидетельству N 695075 суд первой инстанции руководствовался п. 41-42, 45 Правил. Обжалуемый судебный акт содержит ссылку на Руководства, утвержденные Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 N 128.

Как отмечено в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных названным законом, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При этом вид компенсации не может быть изменен судом по своей инициативе, это может сделать только правообладатель (истец) до принятия по существу решения судом первой инстанции (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23.09.2015)).

Президиум ВАС РФ в постановлении от 27.09.2011 N 3602/11 разъяснил, что пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. При этом размер компенсации, предусмотренной подпункта 2 пункта 4 названной статьи, ограничен пределами, установленными законодателем, т.е. признан им соразмерным последствиям правонарушения.

В соответствии с правовой позицией Президиума ВАС РФ, выраженной в постановлении N 16449/12 от 02.04.2013, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ).

Исходя из представленных в материалы дела доказательств, а именно предложения ответчика направленное третьему лицу, им предлагался к продаже товар Z+F UNICUT 8 стоимостью 7 500 Евро (том 3 л.д. 48-53).

При этом наличие на верхней части лицевой поверхности предлагаемого ответчиками аппарата словесного обозначения "UNICUT", идентичного товарному знаку истца по свидетельству N 695075, позволяет сделать вывод о том, что товарный знак истца размещен на предлагаемом ответчиками товаре, т.е. может быть применен расчетный метод, предусмотренный подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ ("в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак").

Использование товарного знака истца для индивидуализации предлагаемого ответчиками товара подтверждается также содержанием интернет-сайта ответчика, коммерческими предложениями, перепиской сторон и иными доказательствами, представленными в материалы дела.

Истребуемая сумма компенсации соответствует расчету, основанному на двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака в сумме 1 000 000 руб., исходя из двукратной стоимости предлагаемого к продаже товара 7 500 Евро (курс Евро на дату оглашения резолютивной части решения на 12.02.2020 составляет 69,7684 (7500 * 69,7684=523 263), применительно к вводу в гражданский оборот на территории РФ лишь одной единицы продукции, маркированной товарным знаком истца, как это следует из коммерческого предложения ответчика к продаже.

Ответчик распорядился своими процессуальными правами самостоятельно, не представив каких-либо доказательств, подтверждающих законность его действий по использованию товарного знака истца либо опровергающих доводы истца, в том числе, опровергающих его расчет цены иска. В соответствии с частью 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Истец не наделял ответчика правом использовать его товарные знаки, что также не опровергнуто ответчиком.

Факт правонарушения подтвержден имеющимися в деле доказательствами, которые полностью согласуются между собой по целому ряду вышеуказанных фактических обстоятельств.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Регистрация товарного знака истца не оспорена.

По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом лицо, требующее такого признания, должно представить убедительные доказательства, подтверждающие, что умысел предположительно злоупотребляющего правом лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

Злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретшего исключительное право на товарный знак.

В силу подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя были признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Установление наличия в действиях лица по регистрации (приобретению) товарного знака злоупотребления правом в рамках рассмотрения иска о защите права является не только основанием для отказа в конкретном рассматриваемом иске, но также может послужить основанием в будущем для признания предоставления правовой охраны соответствующего исключительного права на товарный знак недействительным полностью (с момента его регистрации).

Именно в связи с этим злоупотребление должно иметь документальное подтверждение и не являться следствием предположений. Недобросовестность цели регистрации должна носить очевидный, видимый характер. Вывод о недобросовестности цели регистрации товарного знака, в защиту которого был предъявлен иск, должен основываться на представленных в материалах дела доказательствах.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, действительно может быть то факт, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Вместе с тем, самого по себе то, что лицо знало или должно было знать об использовании третьими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака, недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно.

Помимо указанного, судом на основании представленных доказательств также должно быть установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.

Таким образом, заявленный ответчиком, довод о злоупотреблении, допущенном при регистрации товарного знака, должен быть подтвержден соответствующими доказательствами. Однако, в материалы дела таких доказательств представлено не было, ссылки ответчика, на такое злоупотребление носили не очевидный, предположительный характер.

При таких обстоятельствах отсутствуют основания для применения статьи 10 ГК РФ.

На основании изложенного, суд первой инстанции правомерно удовлетворил требование о взыскании компенсации за допущенное ответчиком нарушение исключительных прав на товарный знак "UNICUT" по свидетельству N 695075 в размере 1 000 000 рублей.

Также истцом заявлены требования об обязании ответчика удалить обозначение UNICUT с сайта https://windcq.ru в течение 15 (пятнадцати) дней с момента вступления судебного акта по настоящему делу в законную силу, обязании ответчика опубликовать на сайте https://windcq.ru судебный акт по настоящему спору о допущенных нарушениях исключительных прав Истца с указанием информации о действительном правообладателе товарного знака UNICUT по свидетельству Российской Федерации N 695075 в течение 15 (пятнадцати) дней с момента вступления судебного акта по настоящему делу в законную силу.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном названным Кодексом, требования о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

ГК РФ не устанавливает каких-либо критериев опубликования судебного акта на сайте в сети "Интернет".

Требование о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя представляет собой меру защиты нарушенных интеллектуальных прав. Применение такого способа защиты, в первую очередь, направлено на восстановление этих нарушенных прав.

Исходя из изложенного требования истца в части требований о публикации на сайте https://windeq.ru судебного акта по настоящему спору о допущенных нарушениях исключительных прав Истца, с указанием информации о действительном правообладателе товарного знака UNICUT, по свидетельству Российской Федерации N 695075 в течение 15 (пятнадцати) дней с момента вступления судебного акта по настоящему делу в законную силу, также правомерно удовлетворены.

В соответствии с правовой позицией постановления Пленума ВС РФ N 7 от 24.03.2016 (пункт 27) удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено (часть 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, часть 2 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При установлении указанного срока, суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Исковые требования об обязании ООО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ВИНДЭК" удалить обозначение UNICUT с сайта https://windeq.ru, сходное до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству Российской Федерации N 695075 обоснованно удовлетворено судом первой инстанции, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о правомерности использования ответчиком указанного обозначения.

В данном случае защита права истца не должна привести к нарушению прав ответчика, поскольку целью иска является защита прав посредством прекращения использования товарных знаков, а не прекращение деятельности ответчика, связанное с невозможностью осуществления предпринимательской деятельности.

Суд первой инстанции, учитывая принципы справедливости и разумности, назначил срок для устранения указанных нарушений в течение 15 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу. Доказательств обоснованности иных сроков сторонами не представлено, доводы ответчика об установлении более длительных сроков не отвечает критерию разумности.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика судебной неустойки, предусмотренной статьей 308.3 ГК РФ, в размере 10 000 рублей за каждый день неисполнения решения суда ответчиком.

Согласно пункту 31 указанного 28 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

В силу пункта 32 28 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Учитывая предмет и основание заявленных требований, существо спора, суд первой инстанции правомерно удовлетворил требование истца установив размер ответственности 10 000 руб. за каждый день просрочки.

Суд первой инстанции правомерно отклонил доводы Ответчика о том, что словесное обозначение "UNICUT" неразрывно связано с использованием обозначения "Z+F" и используется исключительно в информационных целях. При вынесении Решения суд отметил, что обозначение "Z+F" используется на сайте и в коммерческом предложении Ответчика как совместно с обозначением "UNICUT", так и изолированно. В данной части выводы суда основаны на материалах дела, включая протокол нотариального осмотра доказательств от 29.08.2019 на бланке 78 АБ 7584527 (том 1, л.д. 35-50)." Вывод суда первой инстанции о том. что обозначение "UNICUT" занимает в товарном знаке по свидетельству N 695075 доминирующий характер, очевиден (том 1, л.д. 33).

На основании Приложения N 4 к протоколу нотариального осмотра от 11.11.2019 на бланке 78 АБ 7903113 обозначение "UNICUT" в коммерческом предложении третьему лицу преимущественно используется обособленно от обозначения "Z+F" (том 2, л.д. 20). В технико-коммерческом предложении третьему лицу от 08.10.2019 обозначение "UNICUT" по большей части изолировано от обозначения "Z+F" (том 1, л.д. 112).

Ссылки об использовании собственного товарного знака и использовании обозначения "UNICUT" исключительно в информационных целях изучены, обоснованно отклонены судом первой инстанции, как противоречащие доказательствам, представленным самим Ответчиком. Приложением N 2 к отзыву на исковое заявление (том 3, л.д. 105-108) значится договор поставки от 07.02.2017. Из договора следует, что Ответчик закупил у немецкого производителя, продал третьему лицу станок "UNICUT8".

В письменных объяснениях Ответчика (том 4, л.д. 14-17) приложением N 4 является письмо с подтверждением производства станка "UNICUT8". а приложением N 6 инвойс немецкого производителя на поставку станка с серийным номером 0699 (том 4, л.д. 34-35).

С учетом отзыва на исковое заявление Ответчик признал использование на сайте https: 'windeq.ru обозначения "UNICUT8" для перепродажи товара (том 3, л.д. 106). О проблеме с использованием товарного знака "UNICUT" на территории России Ответчик проинформировал немецкого производителя, просил подтвердить производство станка под наименованием "UNICUT8". В письме Ответчик прямо указал, что российская фирма зарегистрировала тот же товарный знак (том 4, л.д. 122). Суд первой инстанции справедливо отметил в Решении, что возможность оценки использования Ответчиком обозначения "UNICUT" исключительно в информационных целях исключается обстоятельствами дела (том 4, л.д. 180).

Согласно протоколу нотариального осмотра от 29.08.2019 для перехода на сайт Ответчика использовалось обозначение "UNICUT" (том 1, л.д. 36-38). На основании пп. 5 п. 2 ст. 1484 исключительное право на товарный знак может осуществляться в сети "Интернет", а также в способах адресации. Вывод суда о доказанности совершения Ответчиком действий по вводу в гражданский оборот товара, в отношении которого без разрешения правообладателя использовался его товарный знак, сделан в результате полного исследования доказательств, признанных судом относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными.

В апелляционной жалобе Ответчик ссылается на общеупотребимость обозначения "Unicut".

Между тем, при рассмотрении дела в суде первой инстанции соответствующих доказательств, отвечающих принципу достоверности и допустимости, Ответчик не представил.

Довод о широком использовании термина "Unicut" вступает в противоречие с положениями пп. 2 п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

Суд по интеллектуальным правам неоднократно отмечал, что проверка законности регистрации обозначения в качестве товарного знака осуществляется Федеральной службой по интеллектуальной собственности в административном порядке. Предположение возможности расшифровки фантазийного обозначения "UNICUT" бездоказательно.

Ссылки на иностранные сайты не подтверждают известности обозначения "UNICUT" российскому потребителю. Одного договора на поставку станка UNICUT8 недостаточно для признания известности спорного обозначения в России.

Довод Ответчика об отсутствии правового значения коммерческого предложения для расчета компенсации в виде двукратной стоимости товара подлежит отклонению ввиду следующего.

В материалах дела имеются два направленных Ответчиком третьим лицам коммерческих предложения, в которых незаконно используется товарный знак Истца. Предложения содержат условия, достаточные для заключения договора купли-продажи.

По смыслу абз. 6 п. 61 Постановления N 10 стоимость товара, по которой он предлагается к продаже, может учитываться для расчета компенсации за незаконное использование товарного знака.

Такой подход учитывает абз. 1 п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора". Возможность взыскания компенсации в виде двукратной стоимости предлагаемого к продаже контрафактного товара подтверждается судебной практикой.

Взыскание компенсации за незаконное использование товарного знака обусловлено спецификой объектов интеллектуальной собственности и ограниченными возможностями правообладателя контролировать соблюдение третьими лицами их исключительных прав." Допущение взыскания компенсации, принимая во внимание затруднительность определения размера убытков, совместимо с основными началами гражданского законодательства.

В соответствии с разъяснениями абз. 6 п. 3.1. Постановления Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 N 28-П. вводя штрафную меру ответственности в виде взыскания компенсации, законодатель учитывал трудности в оценке убытков, превенцию соответствующих правонарушений и между народные обязательства.

Учитывая специфику споров о защите исключительного права на объекты интеллектуальных прав истцу в качестве подтверждения факта несанкционированного использования товарного знака достаточно заявить об отсутствии его согласия на использование ответчиком товарного знака. Соблюдение требований законодательства об интеллектуальной собственности и наличие прав на использование объекта интеллектуальной собственности подтверждает ответчик. Вопрос установления контрафактное предлагаемого (рекламируемого) товара подчиняется общим требованиям о распределении бремени доказывания.

Вопреки доводу апелляционной жалобы однородность товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак Истца, с товарами, предлагаемыми к продаже Ответчиком, очевидна, подтверждается документально.

Заключением специалиста Союза "Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата" N 17-0222 от 15.10.2019 (том 1, л.д. 115-123) установлено, что электрические станки для нарезки проводов Z+F UNICUT8 и отрезные станки, являющиеся разновидностью металлообрабатывающих станков, относятся к одной видовой группе. Область применения станков Z+F UNICUT8 и станков металлообрабатывающих, круг их потребителей, срок использования, стоимость, условия реализации совпадают. Указанные станки одинаково выполнены из металла.

Специалист экспертного учреждения Каспаров Д.И., патентный поверенный Петрова Т.В. (per. номер N 85) пришли к выводу о том, что электрические станки Z+F UNICUT8 являются однородными к станкам металлообрабатывающим, то есть к товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак "UNICUT" по свидетельству N 695075.

На основании Заключения специалиста N 17-0222 от 15.10.2019 маркировка станков для резки проводов обозначением "Z+F UNICUT 8". сходным до степени смешения с товарным знаком "UNICUT" по свидетельству N 695075 усиливает возможность их отнесения потребителями к одному и тому же источнику происхождения (том 1, л.д. 121). Установление нанесения маркировки товарным знаком товара, рекламируемого Ответчиком, подтверждает контрафактность товара.

О фальсификации заключения специалиста N 17-0222, ходатайств о проведении экспертизы однородности товаров Ответчик не заявлял, рецензии на заключение не представил. Такое процессуальное бездействие подлежит оценке по правилам ч. 2 ст. 9 АПК РФ. Мнение о том. что станок, предлагаемый к продаже Ответчиком, не используется для обработки металлов противоречит национальному стандарту ГОСТ Р 54431-2011. утвержденному Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.09.2011 N 367-ст, которым отрезные станки определены как разновидность металлообрабатывающих станков.

В апелляционной жалобе Ответчик сослался на отсутствие на станке UNICUT8 для резки проводов обозначения "UNICUT". Ранее на данное обстоятельство Ответчик не указывал Заявление об отсутствии маркировки станка обозначением "UNICUT" не соответствует действительности, Ответчик сам представил доказательства продажи станка немецкого производства "UNICUT8" с серииным номером 0699 ООО "Адверс", расположенному по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, дом 106 (далее - ООО "Адверс"), Из письма ООО "Адверс" за исх. N 166 от 26.03.2020 следует, что станок "UNICUT8" приобретен у Ответчика, находится на производственной площадке.

На основании заявления нотариусу от 21.04.2020 произведен нотариальный осмотр электронного письма ООО "Адверс" от 26.03.2020 с вложениями. О проведении нотариального действия составлен Протокол осмотра доказательств на бланке 78 АБ 8291908 от 21.04.2020, внесена запись в реестр N 78/122-н/78-2020-1-505. Из Приложения N 2 к Протоколу следует, что на реализуемых Ответчиком станках для резки проводов немецким производителем наносится обозначение "UNICUT8". Указанное обозначение размещено непосредственно на самом станке, на шильде производителя. Протоколом фиксируется нанесение обозначения "UNICUT8" на станок вместе со сведениями о производителе и месте производства, серийном номере - 0699.

Таким образом, в отсутствие доказательств иного на реализуемые Ответчиком станки для резки проводов наносится обозначение UNICUT. Контрафактность станков подтверждается совокупностью не противоречащих друг другу доказательств.

Таким образом, приведенные в апелляционной жалобе доводы не могут являться основанием к отмене принятого судом решения. Обстоятельства по делу судом первой инстанции установлены полно и правильно, им дана надлежащая правовая оценка. Нарушений норм процессуального права судом не допущено. Оснований для отмены решения суда не имеется.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Московской области от 20.02.2020 года по делу N А41-93880/19 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Московского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через суд первой инстанции.

Председательствующий

В.Н. Семушкина

Судьи

Е.Н. Виткалова С.А. Коновалов