Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 7 июля 2020 г. N 08АП-14160/19 по делу N А70-1339/2018

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 27 ноября 2020 г. N С01-815/2018 по делу N А70-1339/2018 настоящее постановление оставлено без изменения

город Омск

07 июля 2020 г.

Дело N А70-1339/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 30 июня 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 07 июля 2020 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Лотова А.Н.

судей Ивановой Н.Е., Шиндлер Н.А.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Плехановой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-14160/2019) открытого акционерного общества "Рикор Электроникс" на решение Арбитражного суда Тюменской области от 30.09.2019 по делу N А70-1339/2018, принятое по иску открытого акционерного общества "Рикор Электроникс" (ОГРН 1025201335279, ИНН 5243001622, место нахождения: 607232, Нижегородская область, город Арзамас, улица Победы, дом 9) к обществу с ограниченной ответственностью "АВТОГИД" (ОГРН 1167232081950, ИНН 7203395773, место нахождения: 625062, Тюменская область, город Тюмень, улица Федюнинского, дом 19/3), при участии в деле в качестве третьих лиц общества с ограниченной ответственностью "Техносфера", общества с ограниченной ответственностью "Автоком-3", индивидуального предпринимателя Сидяков Андрей Владимирович, общества с ограниченной ответственностью "ПЕРСПЕКТИВА-АВТО", общества с ограниченной ответственностью "Уралавтосервис", о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "АВТОГИД" - Скребнева А.В. по доверенности от 17.09.2019 N 13 сроком действия один год;

в отсутствие представителей открытого акционерного общества "Рикор Электроникс", общества с ограниченной ответственностью "Техносфера", общества с ограниченной ответственностью "Автоком-3", индивидуального предпринимателя Сидякова Андрея Владимировича, общества с ограниченной ответственностью "Уралавтосервис", общества с ограниченной ответственностью "ПЕРСПЕКТИВА-АВТО", надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы,

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество "Рикор Электроникс" (далее - ОАО "Рикор Электроникс") обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "АВТОГИД" (далее - ООО "Автогид") 180 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 289416, а также 265 руб. расходов на приобретение контрафактного товара, 200 руб. расходов за получение выписки из ЕГРИП и 92 руб. почтовых расходов.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 04.04.2018 исковые требования удовлетворены частично, с ООО "Автогид" в пользу ОАО "Рикор Электроникс" взыскано 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 289416, 355 руб. 20 коп. расходов по оплате госпошлины за рассмотрение иска в суде, 5 руб. 11 коп. почтовых услуг.

Постановлением Восьмого Арбитражного апелляционного суда от 04.07.2018 решение Арбитражного суда Тюменской области от 04.04.2018 оставлено без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения.

Постановлением Суда по Интеллектуальным правам от 17.10.2018 решение Арбитражного суда Тюменской области от 04.04.2018 по делу N А70-1339/2018 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2018 отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

Отменяя судебные акты, суд кассационной инстанции отметил, что в настоящем случае истцом предъявлено требование о взыскании суммы компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).Таким образом, применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации должен был быть проверен на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся в период, соотносимый с моментом правонарушения. Суду при новом рассмотрении дела необходимо учесть вышеизложенное, определить и обосновать размер подлежащей взысканию компенсации в соответствии с положениями закона.

В рамках нового рассмотрения дела к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Автоком-3", ИП Сидяков Андрей Владимирович, общество с ограниченной ответственностью "Перспектива-Авто", общество с ограниченной ответственностью "Уралавтосервис" (далее - третьи лица).

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 30.09.2019 по делу N А70-1339/2018 исковые требования удовлетворены частично. С ООО "Автогид" в пользу ОАО "Рикор Электроникс" взыскано 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 289416, 355 руб. 20 коп. расходов по оплате госпошлины за рассмотрение иска в суде, 5 руб. 11 коп. почтовых услуг. В остальной части иска отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, ОАО "Рикор Электроникс" обжаловало его в апелляционном порядке.

В обоснование жалобы ее податель указывает, что в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Истцом в настоящем случае предъявлено требование о взыскании с ответчика суммы компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Лицензионный договор от 01.10.2016 зарегистрирован в установленном законом порядке Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом), его условия положены в основу требований истца. В материалах дела отсутствуют доказательства признания в установленном законом порядке договора от 01.10.2016 недействительным либо незаключенным. С указанными обстоятельствами податель жалобы связывает основания для отмены или изменения решения по делу.

В письменном отзыве на жалобу ответчик просит оставить решение по делу без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Определением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 31.10.2019 по делу N А70-1339/2018 указанная апелляционная жалоба принята к производству и назначена к рассмотрению на 17.12.2019.

Определением (протокольным) от 17.12.2019 в судебном заседании по рассмотрению апелляционной жалобы объявлен перерыв на 24.12.2019.

Определением от 24.12.2019 рассмотрение апелляционной жалобы ОАО "Рикор Электроникс" в судебном заседании Восьмого арбитражного апелляционного суда отложено на 21.01.2020.

13.01.2020 в апелляционный суд поступили дополнительные пояснения ответчика по существу спора и его обстоятельств.

Определением от 21.01.2020 рассмотрение апелляционной жалобы ОАО "Рикор Электроникс" в судебном заседании Восьмого арбитражного апелляционного суда отложено на 13.02.2020.

В судебное заседание представители лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, не явились. В порядке статьи 156 АПК РФ судебное заседание проведено в их отсутствие.

При подготовке к судебному заседанию судом апелляционной инстанции установлено, что ОАО "Рикор Электроникс" подана кассационная жалоба на решение Арбитражного суда Тюменской области от 04.09.2019 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 29.11.2019 по делу N А70-700/2018, в котором рассмотрены аналогичные требования. Согласно данным общедоступной автоматизированной системы "Картотека арбитражных дел" в сети Интернет, определением Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2020 по делу N А70-700/2018 данная кассационная жалоба принята к производству и назначена к рассмотрению на 11.03.2020.

Определением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2020 в рамках настоящего дела приостановлено производство по апелляционной жалобе открытого акционерного общества "Рикор Электроникс" на решение Арбитражного суда Тюменской области от 30.09.2019 по делу N А70-1339/2018 до вступления в законную силу судебного акта Суда по интеллектуальным правам, вынесенного по делу N А70-700/2018.

Определением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 01.06.2020 назначено судебное заседание по рассмотрению вопроса о наличии оснований для возобновления производства по апелляционной жалобе на 30.06.2020.

Истец и третьи лица, надлежащим образом извещенные в соответствии со статьей 123 АПК РФ о месте и времени рассмотрения апелляционной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание суда апелляционной инстанции не обеспечили, в связи с чем суд апелляционной инстанции в порядке статьи 156 АПК РФ провел судебное заседание в отсутствие представителей указанных лиц.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ответчика не возражал против возобновления производства по настоящему делу.

Рассмотрев материалы дела, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для возобновления производства по настоящему делу в силу следующего.

В соответствии со статьей 146 АПК РФ арбитражный суд возобновляет производство по делу по заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе после устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление, либо до их устранения по заявлению лица, по ходатайству которого производство по делу было приостановлено.

Судом апелляционной инстанции установлено, что Судом по интеллектуальным правам по результатам рассмотрения кассационной жалобы на решение Арбитражного суда Тюменской области от 04.09.2019 по делу N А70-700/2018 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 29.11.2019 по тому же делу вынесено постановление, дело N А70-700/2018 направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области. Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для приостановления производства по делу, устранены.

В связи с изложенным, суд апелляционной инстанции возобновил производство по настоящему делу.

В заседании суда апелляционной инстанции представителем ООО "Автогид" поддержана позиция, раскрытая в письменном отзыве на жалобу.

Рассмотрев апелляционную жалобу, письменный отзыв на нее, заслушав ответчика, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции установил следующее.

Из материалов дела следует, что ОАО "Рикор Электроникс" является правообладателем изобразительного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 289416, с приоритетом от 22.07.2004, зарегистрированного в отношении товаров 7, 9, 12, 20 классов МКТУ.

В магазине, расположенном по адресу: г. Тюмень ул. Волжская, 34а, в котором ответчик осуществляет предпринимательскую деятельность, 08.12.2017 реализован товар - датчик положения дроссельной заслонки, на котором размещено сходное с указанным товарным знаком обозначение. В качестве доказательств нарушения права истцом представлены в материалы дела товар, кассовый чек от 08.12.2017 на сумму 265 руб., чек платежного терминала банка от 08.12.2017, видеозапись закупки.

Указав, что ООО "Автогид" нарушило исключительное право истца на принадлежащий ему товарный знак, истец обратился с настоящим иском в суд.

Размер предъявленной к взысканию компенсации исчислен истцом в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определенной лицензионным договором от 01.10.2016 между истцом и обществом с ограниченной ответственностью "Техносфера", в соответствии с которым вознаграждение истцу за использование принадлежащего ему товарного знака составляет 90 000 руб.

Требования истца удовлетворены судом первой инстанции частично, с чем ОАО "Рикор Электроникс" не согласилось, обратившись в апелляционный суд с жалобой на решение по делу.

Проверив законность и обоснованность решения в соответствии с правилами статей 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для его отмены.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными указанным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 названного Кодекса правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем изобразительного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 289416, с приоритетом от 22.07.2004, зарегистрированного в отношении товаров 7, 9, 12, 20 классов МКТУ.

Обстоятельства реализации перечисленного выше товара, на котором размещено сходное с товарным знаком обозначение, подтверждаются материалами дела и не опровергаются ответчиком.

В соответствии с Постановлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, N 3691/06 угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; от сходства противопоставляемых знаков.

Согласно пунктам 40, 41, 42, 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482) при проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия: проводится поиск тождественных и сходных обозначений; определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений; определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения). Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Права владельца товарного знака могут быть нарушены посредством использования либо самого товарного знака, либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Сравнив товарный знак истца и приобретенный товар, апелляционный суд, руководствуясь вышеуказанными нормами закона, поддерживает вывод суда первой инстанции о том, что приобретенный истцом товар выполнен с подражанием изображению зарегистрированного в качестве товарного знака N 289 416, ввиду использования характерных изобразительных особенностей расположения букв: пропорции и характерное положение черт товар схож до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным под N 289 416.

Размер компенсации исчислен истцом в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определенной лицензионным договором от 01.10.2016 между истцом и обществом с ограниченной ответственностью "Техносфера", в соответствии с которым вознаграждение истцу за использование принадлежащего ему товарного знака составляет 90 000 руб.

Удовлетворяя заявленные требования частично, суд первой инстанции исходил из того, что в лицензионном договоре, на который ссылается истец в обоснование размера компенсации, правоотношения с лицензиатом носят длящийся характер и распространяются на внушительный перечень товаров, на которые в соответствии с классами МКТУ (классы МКТУ: 07, 09, 12 и 20) товарный знак может быть нанесен, и данные выплаты по 90 000 руб. не могут быть приняты за основу взыскания компенсации за однократное нанесение товарного знака на один товар; лицензионный договор от 01.10.2016 не может быть признан достаточным доказательством, обосновывающим разумный размер компенсации за нарушение исключительных прав истца ввиду их однократного нарушения ответчиком путем нанесения товарного знака на один товар; заявленная истцом компенсация в размере 180 000 руб., рассчитанная как двукратный размер стоимости права пользования товарным знаком, многократно превышает двукратный размер стоимости самого реализованного и приобретенного товара, что также сочтено обстоятельством, свидетельствующим о несоразмерности суммы компенсации допущенному нарушению.

Суд апелляционной инстанции полагает, что при установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов (в том числе рассчитанной двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и Постановления Конституционного Суда Российской Федерации N 28-П) и исключительно при мотивированном заявлении со стороны ответчика.

При этом в настоящем случае отсутствует основной критерий, являющийся в соответствии с положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и Постановления N 28-П основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, - одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности. Применение нормы абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и разъяснения, содержащегося в постановлении N 28-П, в настоящем деле невозможно ввиду отсутствия установленного судами факта одновременного нарушения исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности.

Как разъяснено Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в пункте 64 постановления от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ о снижении размера компенсации подлежат применению только в случаях, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (при множественности нарушений). Аналогичная правовая позиция содержится также в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 28.12.2018 N 304-ЭС18-21773 по делу N А70-16361/2017, от 10.01.2019 N 310-ЭС18-16787 по делу N А36-16236/2017.

Определяя надлежащий размер компенсации за нарушение исключительного права, суд апелляционной инстанции исходит из следующего. Как разъяснено в пункте 59 поименованного выше постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В данном случае истцом заявлено требование о взыскании суммы компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При этом как следует из разъяснений, изложенных в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10, суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Согласно пункту 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Судебная коллегия суда апелляционной инстанции отмечает, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации.

Таким образом, в предмет доказывания по делам о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности входит установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

Ответчик в данной ситуации вправе оспаривать стоимость права использования, на которой основан расчет компенсации, представляя соответствующие доказательства в порядке статьи 65 АПК РФ.

Взыскание судом компенсации в размере ниже исчисленного истцом исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака возможно в случае, если судом определена иная цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель. В этом случае частичное удовлетворение требований является результатом не "снижения" размера компенсации, а взыскания компенсации, исходя из установленного судом размера стоимости права использования товарного знака.

При определении стоимости права использования спорного товарного знака необходимо учитывать способ его использования нарушителем, в связи с чем, за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования.

Истцом к взысканию с ответчика предъявлена компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 289 416 в размере 180 000 руб., рассчитанная исходя из двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В качестве обоснования обычно взимаемой за правомерное использование спорного товарного знака цены истцом в материалы дела представлен соотносимый со временем нарушения исключительного права лицензионный договор от 01.10.2016, заключенный ОАО "Рикор Электроникс" с ООО "Техносфера" (лицензиатом), на предоставление права на использование на неисключительной основе (неисключительная лицензия) принадлежащего ему товарного знака по свидетельству N 289416 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, включенных в 07, 09, 12 и 20 классы по Международной классификации товаров (МКУ).

Согласно пункту 5.1 лицензионного договора от 01.10.2016 этот договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 22.07.2024.

За получение неисключительного права использования объекта интеллектуальной собственности на условиях настоящего договора лицензиат обязуется выплатить лицензиару фиксированное вознаграждение в размере 90 000 руб. независимо от срока и количества фактов использования объекта интеллектуальной собственности. Также лицензиат уплачивает лицензиару 7% от полной фактурной стоимости продажи продукции и/или оказания услуг, содержащих объект интеллектуальной собственности (пункты 4.1, 4.2 лицензионного договора от 01.10.2016).

В материалах дела имеется платежное поручение, подтверждающее выплату ООО "Техносфера" предусмотренного лицензионным договором от 01.10.2016 вознаграждения в размере 90 000 руб.

Данный договор зарегистрирован Роспатентом 09.10.2017 за N РД0233648 и недействительным не признан.

Достаточных оснований для того, чтобы считать действия истца и ООО "Техносфера" злоупотреблением правом (статья 10 ГК РФ), материалы дела не содержат.

Вместе с тем, определяя размер подлежащей взысканию с ответчика компенсации за нарушение исключительного права истца на товарный знак по свидетельству N 289416 в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, то есть исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований, приняв во внимание следующее.

Проанализировав условия лицензионного договора от 01.10.2016, суд апелляционной инстанции установил, что по этому договору ОАО "Рикор Электроникс" предоставило ООО "Техносфера" право на использование товарного знака N 289416 пятью способами, а именно (пункт 2.1):

- использовать товарный знак на товарах, в том числе этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- использовать товарный знак при выполнении работ, оказании услуг;

- использовать товарный знак на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- использовать товарный знак в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- использовать товарный знак в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Кроме того, по лицензионному договору от 01.10.2016 предоставлено право на использование товарного знака по свидетельству N 289 416 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, включенных в четыре класса МКТУ (07, 09, 12 и 20).

Материалы дела свидетельствуют о том, что фактически ООО "Автогид" товарный знак истца использован только одним способом из способов, указанных в лицензионном договоре от 01.10.2016. Товарный знак имелся на проданных в розницу товарах, относящихся к классу МКТУ - 09.

Принимая во внимание, что в лицензионном договоре от 01.10.2016 вознаграждение в размере 90 000 руб. по способам использования товарного знака истца и по классам МКТУ отдельно не выделяется, и данные о том, как формируется такой размер вознаграждения, в лицензионном договоре от 01.10.2016 отсутствуют, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что в обычных условиях данные обстоятельства должны оказывать влияние на размер уплачиваемого лицензиатом лицензиару вознаграждения.

С учетом указанных обстоятельств суд апелляционной инстанции установил на основании названного договора цену, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное пользование товарным знаком истца тем способом, которым его использовал ответчик, в размере 4 500 руб. (90 000 руб. / 5 / 4), а размер компенсации, подлежащей взысканию, - в размере 9 000 руб. (4 500 руб. * 2).

Обстоятельства, установленные по настоящему делу, позволяют прийти к выводу о том, что цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное пользование товарным знаком истца тем способом, которым его использовало ООО "Автогид", составляет 4 500 руб.

Таким образом, надлежаще исчисленный размер компенсации за нарушение права ответчиком составляет 9 000 руб. из расчета (90 000 руб. / 5 / 4) * 2.

При этом, суд апелляционной инстанции учитывая, что решение суда о взыскании вынесено на большую сумму (10 000 руб.), но возражений в данной части ООО "Автогид" не заявляется, а также с учетом позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной им в Определении от 22.01.2020 N 309-ЭС19-21975 о невозможности нарушения фундаментальных правил о запрете поворота к худшему, суть которого заключается в недопустимости ухудшения положения стороны, подавшей жалобу на судебный акт, в результате его обжалования, оставляет оспариваемое решение Арбитражного суда Тюменской области от 30.09.2019 по делу N А70-1339/2018 без изменения.

Доводы относительно решения суда первой инстанции в части возмещения расходов на приобретение контрафактного товара и получение сведений в отношении ответчика в апелляционной жалобе не приводятся. Решение по делу в соответствующей части проверке не подлежит.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, суд апелляционной инстанции не установил. Оснований для отмены обжалуемого решения арбитражного суда не имеется, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

В связи с отказом в удовлетворении апелляционной жалобы судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы в соответствии со статьей 110 АПК РФ относятся на ее подателя.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

апелляционную жалобу открытого акционерного общества "Рикор Электроникс" оставить без удовлетворения, решение Арбитражного суда Тюменской области от 30.09.2019 по делу N А70-1339/2018 - без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

А.Н. Лотов

Судьи

Н.Е. Иванова Н.А. Шиндлер