Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 июля 2020 г. N 13АП-7092/20 по делу N А56-99452/2018

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 10 декабря 2020 г. N С01-1479/2020 по делу N А56-99452/2018 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Санкт-Петербург

21 июля 2020 г.

Дело N А56-99452/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 15 июля 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 июля 2020 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего М. Л. Згурской

судей Н. О. Третьяковой, Е. И. Трощенко

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания Т. Э. Борисенко

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-7092/2020) ООО "ЭМИ-Прибор"

на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.02.2020 по делу N А56-99452/2018(судья С.А.Нестеров), принятое

по иску ООО "ЭМИ-Прибор"

к ООО "ПОЖГАЗПРИБОР"

3-е лицо: ООО "Оптосенс"

об обязании

при участии:

от истца: Гришина Е. В. (доверенность от 01.07.2020)

от ответчика: Теляшев Э. В. (доверенность от 19.08.2019 N 1/2019)

от 3-го лица: не явился (извещен)

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Эми-Прибор" (ОГРН 1127847602486, адрес: 194156, г. Санкт- Петербург, пр. Энгельса, д. 27, корп. 5, оф. 104; далее - истец, ООО "Эми-Прибор"), уточнив требования в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Пожгазприбор" (ОГРН 1117847087093, адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного Канала, д. 24, лит. А; далее - ответчик, ООО "Пожгазприбор") об обязании прекратить продажу газоанализаторов "Оптимус ИК" и "Оптик ИК", убрать со всех его рекламных площадок, в том числе с сайта www.pozhgazpribor.ru, информацию о газоанализаторах "Оптимус ИК" и "Оптик ИК" и запретить ООО "Пожгазприбор" любое использование технической документации на газоанализаторы "Оптимус ИК" и "Оптик ИК", в том числе для прохождения сертификации.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Оптосенс" (далее - ООО "Оптосенс", третье лицо).

Решением суда от 26.02.2020 в удовлетворении иска отказано.

В апелляционной жалобе ООО "Эми-Прибор" просит решение суда отменить и вынести по делу новый судебный акт, ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов, изложенных в решении, фактическим обстоятельствам дела, а также неправильное применение норм материального права. По мнению подателя жалобы, ответчик имел право на самостоятельную и независимую разработку иных приборов для решения аналогичной, подобной или той же аналитической задачи только при наличии договорных отношений с истцом. Однако, суд в нарушение статьи 722 Гражданского кодекса российской Федерации не учел пределы и условия использования документации и приборов, которые были оговорены сторонами. Истец указывает, что отказывая в удовлетворении требования о запрете ответчик любого использования технической документации на созданные газоноанализаторы, суд сослался только на заключение эксперта и не учел договоренности истца и ответчика о запрете использования технической документации в отсутствие договорных отношений, а также о запрете проводить разработку схожих приборов. Кроме того, с учетом того, что на приборы, разработанные истцом, не могли быть получены ни патент, ни свидетельство на товарный знак, суд необоснованно отказал в удовлетворении иска, применив закон, не подлежащий применению.

Представитель третьего лица, извещенного надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в суд апелляционной инстанции не явился. Ходатайство об отложении рассмотрения апелляционной жалобы ООО "Оптосенс" не заявлено. С заявлением о принятии участия в судебном заседании путем проведения онлайн-заседания ООО "Оптосенс" не обращалось. Апелляционная инстанция считает возможным рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие ООО "Оптосенс", поскольку оно извещено надлежащим образом, а материалы дела и характер спора позволяют рассмотреть дело без его участия в соответствии с пунктом 3 статьи 156, пунктом 1 статьи 266 АПК РФ.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы, представитель ответчика против удовлетворения апелляционной жалобы возражал по основаниям, изложенным в отзыве.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, между истцом (исполнитель) и ответчиком (заказчик) заключены договоры от 24.07.2013 N 4/07-2013 и от 03.02.2013 N 5/11-2012 (далее - договоры), по условиям которых исполнитель обязуется выполнить, а заказчик принять и оплатить опытно-конструкторские работы "Разработка газо-анализаторов", а также работы по организации их производства силами исполнителя в интересах заказчика.

Пунктами 4.1, 4.2 договоров установлено, что в результате исполнения договора заказчик становится владельцем неисключительной лицензии на результаты разработки. Ничто в рамках договоров не является запретом сторонам для самостоятельной и независимой разработки иных, чем в данных договорах, приборов и методик для решения аналогичной, подобной или той же аналитической задачи при условии, что стороны добросовестно выполняют условия пункта 4 договоров.

Во исполнение указанных договоров 15.10.2015 между ООО "ЭМИ-Прибор" (лицензиар) и ООО "Пожгазприбор" (лицензиат) заключен лицензионный договор N 61-10-15/Л (лицензионный договор), по условиям которого лицензиар предоставляет лицензиату следующие права с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простоя (неисключительная) лицензия):

- самостоятельное изменение торговой марки датчиков, присвоение своей торговой марки;

- самостоятельная продажа датчиков под торговой маркой лицензиата;

- лицензиату не передаются иные права, прямо не указанные в пункте 1.1 договора;

- датой предоставления лицензии является дата заключения настоящего договора.

В иске ООО "Эми-Прибор" указало, что право самостоятельной продажи газоанализаторов "Оптимус ИК" и "Оптик ИК" предусмотрено только в рамках лицензионного договора, поскольку правообладателем исключительных прав на указанные приборы является ООО "ЭМИ-Прибор", что закреплено в договоре.

16.11.2016 истцом ответчику направлено уведомление N 257 о расторжении указанного договора в одностороннем порядке в связи с нарушением ответчиком ряда условий договора.

Согласно пункту 6.2 лицензионного договора любого рода интеллектуальные права, переданные лицензиату в рамках договора, автоматически прекращаются одновременно с прекращением действия договора по любому основанию (истечение срока, односторонний отказ от договора, расторжение и проч.). Лицензиат не вправе пользоваться такими правами для любых целей после прекращения договора. Стороны вправе отдельно письменно договориться об ином.

Таким образом, по мнению истца, с момента расторжения лицензионного договора ответчик утратил право продажи газоанализаторов "Оптимус ИК" и "Оптик ИК".

В обоснование иска ООО "Эми-Прибор" указало, что ответчиком размещен рекламный стенд ООО "Пожгазприбор" с рекламой газоанализаторов "Оптимус ИК" и "Оптик ИК", а также размещена информация об их продаже на сайте ответчика www.pozhgazpribor.ru, в связи с чем, истец направил ответчику претензию от 16.05.2018 с требованием прекратить продажу газоанализаторов "Оптимус ИК" и "Оптик ИК", а также убрать информацию со всех рекламных площадок (в том числе с сайта) о газоанализаторах "Оптимус ИК" и "Оптик ИК".

Претензия истца оставлена ответчиком без исполнения, что явилось основанием для обращения ООО "ЭМИ-Прибор" в суд с настоящим иском.

Суд отказал ООО "ЭМИ-Прибор" в удовлетворении иска.

Апелляционная инстанция не находит оснований для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 769 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ исполнитель обязуется разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

Согласно пункту 4 статьи 769 ГК РФ условия договоров на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ должны соответствовать законам и иным правовым актам об исключительных правах (интеллектуальной собственности).

Статьей 772 ГК РФ установлено, что стороны в договорах на выполнение опытно- конструкторских и технологических работ имеют право использовать результаты работ в пределах и на условиях, предусмотренных договором. Если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем результаты работ, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд. Права исполнителя и заказчика на результаты работ, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются в соответствии с правилами раздела VII настоящего Кодекса.

Согласно статье 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В силу статьи 1353 ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Статьей 1354 ГК РФ определено, что патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376).

Охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Статьей 1481 ГК РФ установлено, что на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

При этом согласно статье 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований (часть 3.1 статьи 70 АПК РФ).

Судом установлено и не оспаривается истцом, товарный знак на спорные газоанализаторы ООО "ЭМИ-Прибор" в установленном порядке зарегистрирован не был, патент на разработанные истцом на основании договоров от 24.07.2013 N 4/07-2013 и от 03.02.2013 N 5/11-2012 спорные газоанализаторы также получен не был. Доказательств обратного истцом не представлено.

На основании изложенного суд пришел к правильному выводу о том, что в силу вышеуказанный норм Кодекса у ООО "ЭМИ-Прибор" не имеется правовых оснований для заявления к ООО "Пожгазприбор" требований в части обязания его прекратить продажу газоанализаторов "Оптимус ИК" и "Оптик ИК", а также обязания ООО "Пожгазприбор" убрать со всех его рекламных площадок, в том числе с сайта www.pozhgazpribor.ru, информацию о газоанализаторах "Оптимус ИК" и "Оптик ИК", в связи с чем, правомерно отказал в удовлетворении иска в указанной части.

Требования ООО "ЭМИ-Прибор" в части запрета ООО "Пожгазприбор" любого использования технической документации на газоанализаторы "Оптимус ИК" и "Оптик ИК", в том числе для прохождения сертификации, правомерно оставлены судом без удовлетворения.

Как следует из материалов дела, в обоснование иска ООО "ЭМИ-Прибор" указало, что при разработке ООО "Пожгазприбор" сертифицированных им газоанализаторов "Оптимус", последним использована техническая документация ООО "ЭМИ-Прибор", разработанная в рамках договоров от 24.07.2013 N 4/07-2013 и от 03.02.2013 N 5/11- 2012.

По ходатайству ООО "Эми-Прибор" судом назначена судебно-техническая экспертиза, производство которой поручено эксперту Санкт-Петербургского центра судебных экспертиз Андрееву Алексею Васильевичу.

На разрешение эксперта поставлены следующие вопросы:

- являются ли газоанализаторы, реализуемые ООО "Пожгазприбор" под названиями "Оптик НК" и "Оптимус ИК", а также вновь сертифицируемые газоанализаторы с ОПТИЧЕСКИМ СЕНСОРОМ имеющие следующие характеристики: сертификат взрывобезопасности с реквизитами: Регистрационный номер ТС RU CRU.nB98.B.00122, Номер бланка 0520043, Дата начала действия 20.06.2018, Дата окончания действия 19.06.2023, идентичными или сходными с газоанализаторами, полученными в результате выполнения работ ООО "ЭМИ-Прибор" по договорам на выполнение опытно-конструкторских работ N 5/11-2012 от 03.02.2013 и N 4/07-2013 от 24.07.2013?

- созданы ли газоанализаторы, реализуемые ООО "Пожгазприбор" под названиями "Оптик ИК" и "Оптимус ИК", а также вновь сертифицируемые газоанализаторы с ОПТИЧЕСКИМ СЕНСОРОМ имеющие следующие характеристики: сертификат взрывобезопасности с реквизитами: Регистрационный номер ТС RU С-RU.ПБ98.В.00122, Номер бланка 0520043, Дата начала действия 20.06.2018, Дата окончания действия 19.06.2023, с использованием технической документации на приборы "Оптик ИК" и "Оптимус ИК", разработанные ООО "ЭМИ-Прибор"?

- какие ОПТИЧЕСКИЕ сенсоры, печатные платы и программное обеспечение используются ООО "Пожгазприбор" для создания газоанализаторов под названиями "Оптик ИК" и "Оптимус ИК" а также вновь сертифицируемые газоанализаторы с ОПТИЧЕСКИМ СЕНСОРОМ имеющие следующие характеристики: сертификат взрывобезопасности с реквизитами: Регистрационный номер ТС RU CRUTIB98.B.00122, Номер бланка 0520043, Дата начала действия 20.06.2018, Дата окончания действия 19.06.2023, имеют ли они сходство с сенсорами, печатными платами и программным обеспечением газоанализаторов "Оптик ИК" и "Оптимус ИК" ООО "ЭМИ-прибор"?

- является ли механическая конструкция газоанализаторов "Оптик ИК" и "Оптимус ИК", а также вновь сертифицируемые газоанализаторы с ОПТИЧЕСКИМ СЕНСОРОМ имеющие следующие характеристики: сертификат взрывобезопасности с реквизитами: Регистрационный номер ТС RU С-RU.ПБ98.B.00122, Номер бланка 0520043, Дата начала действия 20.06.2018, Дата окончания действия 19.06.2023, реализуемых ООО "Пожгазприбор", идентичной или сходной с механической конструкцией приборов, разработанных ООО "ЭМИ-Прибор"?

Согласно заключению от 10.09.2019 N 251/25 экспертом сделаны следующие выводы:

- вновь сертифицируемые газоанализаторы "Оптимус" с оптическим сенсором имеющие следующие характеристики: сертификат взрывобезопасности с реквизитами: Регистрационный номер ТС RU CRU.nB98.B.00122, Номер бланка 0520043, Дата начала действия 20.06.2018, Дата окончания действия 19.06.2023 (далее - вновь сертифицируемые газоанализаторы "Оптимус") не созданы с использованием технической документации на приборы "Оптик ИК" и "Оптимус ИК", разработанные ООО "ЭМИ-Прибор";

- вновь сертифицируемые газоанализаторы "Оптимус" имеют другую принципиальную схему, иной перечень элементов, иную компановку и сборку электронного узла;

- во вновь сертифицируемых газоанализаторах "Оптимус" используются съемные сенсоры Dynament, в газоанализаторах "Оптик ИК" и "Оптимус ИК" используются сенсоры МИП-ВГ02 производства ООО "Оптосенс";

- во вновь сертифицируемых газоанализаторах "Оптимус" используется дисплей многосегментный OLED, в газоанализаторах "Оптик ИК" и "Оптимус ИК" используется обычный светодиодный индикатор;

- во вновь сертифицируемых газоанализаторах "Оптимус" используется микропроцессор STM32F205RG (32-ух битный), в газоанализаторах "Оптик ИК" и "Оптимус ИК" - микропроцессор STM8L151 (8-ми битный), что предполагает разработку нового программного обеспечения.

Заключение эксперта от 10.09.2019 N 251/25 соответствует требованиям статей 82, 83 и 86 АПК РФ, в нем отражены все предусмотренные частью 2 статьи 86 АПК РФ сведения, эксперт был надлежащим образом предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. При проведении экспертизы по настоящему делу эксперт руководствовался соответствующими нормативными документами, справочной и методической литературой, его профессиональная подготовка и квалификация не может вызывать сомнений, поскольку подтверждается приложенными к заключению документами об образовании. Ответы эксперта на поставленные судом вопросы понятны, непротиворечивы, следуют из проведенного исследования, подтверждены фактическими данными.

При таких обстоятельствах заключение эксперта от 10.09.2019 N 251/25 правомерно принято судом в качестве надлежащего и достоверного доказательства. Нарушений норм процессуального права при назначении и производстве экспертизы не допущено. В деле отсутствуют доказательства того, что заключение эксперта не соответствует требованиям статьи 86 АПК РФ.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ с учетом результатов судебный экспертизы, суд пришел к обоснованному выводу о том, что вновь сертифицируемый газоанализатор "Оптимус" разрабатывался заново целиком и полностью и является интеллектуальной собственностью ООО "Пожгазприбор".

Внешнее сходство вновь сертифицируемых газоанализаторов "Оптимус" с газоанализаторами "Оптик ИК" и "Оптимус ИК" вызвано использованием покупной клеммной коробки польской фирмы Limatherm.

На станице 14 заключения экспертом указано, что конструкция взрывозащищенного корпуса фирмы "Limatherm" не является интеллектуальной собственностью ни ООО "ЭМИ-Прибор", ни ООО "Пожгазприбор", а аналогичные изделия широко распространены на рынке газоаналитических приборов различными производителями.

Сохранение внешнего вида необходимо для поддержки ранее выпущенного оборудования. Гарантийные обязательства за ранее выпущенные газоанализаторы "Оптимус ИК" несет ООО "Пожгазприбор". В случае неисправности газоанализаторов "Оптимус ИК" происходит замена на газоанализаторы "Оптимус". Данное обстоятельство вызвано тем, что ООО "Пожгазприбор" не имеет возможности поддерживать ранее выпущенное оборудование по причине отсутствия технической документации, программного обеспечения и возможности купить сенсоры МИП производства ООО "Оптосенс". Генеральный директор ООО "ЭМИ-Прибор" А.М. Литвак является одним из учредителей ООО "Оптосенс" и коммерческим директором ООО "Оптосенс" и соответственно регулирует продажи сенсоров для газоанализаторов "Оптик ИК" и "Оптимус ИК".

ООО "Пожгазприбор" и ООО "Оптосенс" и/или ООО "ЭМИ-Прибор" не состоят в каких-либо гражданско-правовых отношениях, что не позволяет ООО "Пожгазприбор" поддерживать в надлежащем состоянии ранее выпущенные газоанализаторы с названием "Оптик ИК" и "Оптимус ИК" (на основе разработок ООО "ЭМИ-Прибор) и иметь возможность выпускать новые газоанализаторы на основе разработок ООО "ЭМИ-Прибор".

Отсутствие каких-либо договорных отношений с ООО "ЭМИ-Прибор" и ООО "Оптосенс" стало основанием для ООО "Пожгазприбор" для разработки вновь сертифицируемых газоанализаторов "Оптимус".

Материалы дела не содержат доказательств того, что ООО "Пожгазприбор" н производит и реализует азоанализаторы "Оптик ИК" и "Оптимус ИК". На сайте ООО "Пожгазприбор" www.pozhgazpribor.ru имеется информация только о вновь сертифицируемом газоанализаторе "Оптимус".

Сведения о наличии информации на сайте ООО"Пожгазприбор" www.pozhgazpribor.ru о выданных сертификатах на газоанализаторы "Оптик ИК" и "Оптимус ИК" являются недостоверными (были удалены в связи с неактуальностью).

Таким образом, поскольку в нарушение стетьи 65 АПК РФ истцом не доказан факт неправомерного использования ООО "Пожгазприбор" разработанной ООО "ЭМИ-Прибор" в рамках договоров от 24.07.2013 N 4/07-2013 и от 03.02.2013 N 5/11-2012 технической документации, суд обоснованно отказал ООО "ЭМИ-Прибор" в удовлетворении иска.

Доводы истца, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые бы влияли на обоснованность и законность обжалуемого решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

При вынесении решения судом в соответствии со статьей 71 АПК РФ оценены все представленные сторонами доказательства в их совокупности и взаимосвязи. Выводы, изложенные в решении суда, соответствуют материалам дела. Нарушений или неправильного применения норм процессуального права при вынесении решения судом не допущено.

Учитывая изложенное, оснований для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы у суда апелляционной инстанции не имеется.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.02.2020 по делу N А56-99452/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

М.Л. Згурская

Судьи

Н.О. Третьякова Е.И. Трощенко