Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 августа 2020 г. N 11АП-8835/20 по делу N А55-30406/2019

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 8 октября 2020 г. N С01-1142/2020 по делу N А55-30406/2019 настоящее постановление оставлено без изменения

гор. Самара

13 августа 2020 г.

Дело N А55-30406/2019

Резолютивная часть постановления оглашена 11 августа 2020 года.

В полном объеме постановление изготовлено 13 августа 2020 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Николаевой С.Ю., судей Романенко С.Ш., Ястремского Л.Л., при ведении протокола секретарем судебного заседания Ильиной Е.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 04 - 11 августа 2020 года в зале N 6 апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Молочный Комбинат Николаевский" на решение Арбитражного суда Самарской области от 29.05.2020, принятое по делу N А55-30406/2019 (судья Шлинькова Е.В.),

по иску Акционерного общества "Тольяттимолоко"

к 1. Обществу с ограниченной ответственностью "Молочный Комбинат Николаевский",

2. Обществу с ограниченной ответственностью "АЛТЫН",

о нарушении исключительных прав,

третьи лица:

- Общество с ограниченной ответственностью "Тольяттимолоко",

- гр. Волков Олег Владимирович,

при участии в судебном заседании:

от истца - Моисеев А.В., представитель (доверенность от 01.01.2020) (до и после перерыва);

от ответчиков:

от ООО "Молочный Комбинат Николаевский" - Бронникова М.Н., представитель (доверенность от 30.07.2020) (до и после перерыва), Гасоян Г.В., представитель (доверенность от 15.01.2019) (до и после перерыва);

от ООО "АЛТЫН" - Мучарова М.А., представитель (доверенность от 18.10.2019) (до и после перерыва);

от третьих лиц - не явились, извещены надлежащим образом.

УСТАНОВИЛ:

Истец - Акционерное общество "Тольяттимолоко" обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском к ответчикам - Обществу с ограниченной ответственностью "Молочный Комбинат Николаевский", Обществу с ограниченной ответственностью "АЛТЫН", в котором просит:

1) обязать ООО "МК Николаевский" прекратить производство и реализацию товаров в упаковках, содержащих признаки переработки произведений дизайна, исключительные права на которые принадлежат АО "Тольяттимолоко";

2) взыскать с ООО "МК Николаевский" в пользу АО "Тольяттимолоко" компенсацию за нарушение исключительных прав на дизайн в размере 3 000 000 руб.;

3) обязать ООО "МК Николаевский" опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя в газетах "Презент" (гор. Тольятти), "Молния" (гор. Самара), "Сызранские вести" (гор. Сызрань), "Мозайка" (гор. Ульяновск и гор. Димитровград), распространяемых в городах, в которых реализуются сырки производства ООО "МК Николаевский";

4) обязать ООО "АЛТЫН" прекратить реализацию товаров в упаковках, содержащих признаки переработки произведений дизайна, исключительные права на которые принадлежат АО "Тольяттимолоко";

5) взыскать с ООО "АЛТЫН" в пользу АО "Тольяттимолоко" компенсацию за нарушение исключительного права на дизайн "Сырок ваниль" в размере 10 000 руб.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: Общество с ограниченной ответственностью "Тольяттимолоко", гр. Волков Олег Владимирович.

Решением от 29.05.2020 Арбитражный суд Самарской области

1. Обязал Общество с ограниченной ответственностью "Молочный комбинат Николаевский" прекратить производство и реализацию товаров "СЫРОК" в упаковках, содержащих признаки произведений дизайна, исключительные права на которые принадлежат Акционерному обществу "Тольяттимолоко" по договору N 196 от 01.07.2014 на разработку дизайна упаковки.

2. Взыскал с Общества с ограниченной ответственностью "Молочный комбинат Николаевский" в пользу Акционерного общества "Тольяттимолоко" 500 000 руб. - компенсацию за нарушение исключительных прав, а также расходы по государственной пошлине в размере 18 333 руб.

В удовлетворении оставшейся части заявленных требований отказал.

3. Обязал Общество с ограниченной ответственностью "Молочный комбинат Николаевский" опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя в газетах "Презент" (гор. Тольятти), "Молния" (гор. Самара), "Сызранские вести" (гор. Сызрань), "Мозаика" (гор. Ульяновск).

4. Обязал Общество с ограниченной ответственностью "Алтын" прекратить реализацию товаров "СЫРОК" производства Общества с ограниченной ответственностью "Молочный комбинат Николаевский" в упаковках, содержащих признаки произведений дизайна, исключительные права на которые принадлежат Акционерному обществу "Тольяттимолоко" по договору N 196 от 01.07.2014 на разработку дизайна упаковки.

5. Взыскал с Общества с ограниченной ответственностью "Алтын" в пользу Акционерного общества "Тольяттимолоко" 10 000 руб. - компенсацию за нарушение исключительных прав, а также расходы по государственной пошлине в размере 8 000 руб.

Заявитель - Общество с ограниченной ответственностью "Молочный Комбинат Николаевский", не согласившись с решением суда первой инстанции, подал в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда и принять по делу новый судебный акт, отказав в удовлетворении исковых требований.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель ссылается на неприменение судом статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежащей применению, поскольку противоправное поведение ООО "МК Николаевский" прекращено и отсутствует угроза нарушения прав истца. Заявитель также ссылается на нарушение принципа исполнимости и определенности судебного акта, поскольку содержит ссылку на договор N 196 от 01.07.2014, а не указывает описание запрещенной к производству упаковки. ООО "МК Николаевский" указывает, что договор N 196 от 01.07.2014 не является доказательством, подтверждающим исключительное право истца на спорный дизайн упаковки сырка, а также ссылается на несоразмерность присужденной компенсации.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 09 июля 2020 года рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 04 августа 2020 года на 09 час. 05 мин.

В судебном заседании 04 августа 2020 года был объявлен перерыв до 09 часов 15 минут 11 августа 2020 года. Сведения о месте и времени продолжения судебного заседания размещены на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru.

В судебном заседании представители ответчика ООО "МК Николаевский" поддержали доводы, изложенные в апелляционной жалобе и в возражениях на отзыв на апелляционную жалобу, настаивая на отмене решения суда первой инстанции и отказе в удовлетворении исковых требований.

Представитель ответчика ООО "АЛТЫН" поддержал доводы апелляционной жалобы, представил в материалы дела отзыв на апелляционную жалобу, просил решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

Представитель истца не согласился с жалобой и доводами ООО "АЛТЫН" по основаниям, изложенным в отзыве, просил решение Арбитражного суда Самарской области от 29.05.2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя - без удовлетворения.

Третьи лица в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом в соответствии с частью 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии со ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьями 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, извещенных о месте и времени судебного разбирательства.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверяется в соответствии со статьями 266 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, Акционерному обществу "Тольяттимолоко" на основании договора N 196 от 01.07.2014 на разработку дизайна упаковки с Волковым Олегом Владимировичем и акта приема-передачи упаковки от 01.09.2014 передано исключительное право на дизайн упаковки из пергамента шириной 188 мм, длиной 42,1 мм, с тремя блоками графических элементов:

1 блок - боковой, шириной 27 мм и длиной 42,1 мм, расположение текста - верхней стороной к основному блоку, с указанием наименования продукта "Сырок творожный с ванилью" (красного цвета) и штрихкодом продукта (синего цвета);

2 блок - основной (лицевой), шириной 47 мм и длиной 42,1 мм, с указанием наименования продукта "Сырок творожный с ванилью" (красного цвета, информация об изготовителе продукта - ОАО "Тольяттимолоко" (синего цвета), графическими элементами - "Котенок с кружкой молока" и "Цветки ванили";

3 блок - боковой, шириной 27 мм и длиной 42,1 мм, расположение текста - верхней стороной к основному блоку, с указанием наименования продукта "Сырок творожный с ванилью" (красного цвета) и информацией о составе и энергетической ценности продукта (синего цвета).

Как указывает истец, с 2014 года по настоящее время истец осуществляет изготовление творожной продукции - "Сырок ваниль", "Сырок изюм", "Сырок абрикос" и реализует в специально разработанной дизайнерской упаковке.

В марте 2019 года истцу стало известно о том, что в магазинах Самарской области реализуется творожная продукция - "Сырок с ванилином 4,5 % из Николаевки" в упаковке, схожей по дизайну с упаковкой товара истца - "Сырок ваниль 4,5 %".

На упаковке "Сырок с ванилином 4,5 % из Николаевки" в качестве производителя указано ООО "МК Николаевский".

В целях защиты нарушенного права истец обратился в управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области с жалобой (вх. N 3208 от 25.04.2019) на противоправные действия ООО "МК Николаевский", содержащие признаки недобросовестной конкуренции.

В рамках рассмотрения обращения УФАС по Самарской области ООО "МК Николаевский" был направлен запрос N 5055/8 от 23.05.2019, в ответ на который ООО "МК Николаевский" пояснил, что производство и реализация продукта "Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии творожного сырка с ванилином Сырок с ванилином м.д.ж. 4,5 % осуществлялось в период с 25.03.2019 по 10.04.2019 на экспериментальной основе в небольших количествах. Образец упаковки являлся экспериментальным.

Согласно пояснениям истца, в результате достигнутых переговоров и уверении ООО "МК Николаевский" о прекращении производства продукции с 10.04.2019, истец отозвал жалобу из УФАС по Самарской области.

Однако, в июле 2019 года истец вновь столкнулся с недобросовестными действиями со стороны ООО "МК Николаевский" по производству и реализации товара в упаковках, схожих с дизайном упаковки, исключительные права на которую принадлежат истцу.

Так, 24.07.2019 в торговой точке ООО "Алтын" был реализован товар "Сырок с ванилином 4,5 % из Николаевки" производства ООО "МК Николаевский" в упаковке, схожей с дизайном упаковки, исключительные права на которые принадлежат истцу.

Как утверждает истец, авторские права на использование дизайнерской упаковки в своей деятельности, ответчику переданы не были.

В целях досудебного порядка урегулирования спора истец 12.07.2019 направил в адрес ответчика претензию N 76 от 12.07.2019, в ответ на которую ООО "МК Николаевский" письмом N 17/07-1 от 17.07.2019 указало на отсутствие неповторимости и оригинальности дизайна упаковки, следовательно, дизайн упаковки продукции "Сырок с ванилью" не является объектом авторского права.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с иском в суд за защитой нарушенного права.

Суд первой инстанции, установив, что на упаковках выпускаемой и реализуемой ООО "МК Николаевский" продукции "Сырок с ванилином" используется дизайн, который воспроизводит большинство элементов дизайна упаковки продукции "Сырок с ванилью", выпускаемой истцом, признал доказанным факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на произведение истца, в связи с чем, удовлетворил исковые требования, однако, руководствуясь принципами разумности и справедливости, с учетом характера правонарушения и обстоятельств дела, посчитал возможным снизить размер компенсации до 500 000 руб.

Суд апелляционной инстанции полагает, что выводы суда первой инстанции основаны на представленных в материалы дела доказательствах, и соответствуют нормам процессуального и материального права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации произведения дизайна являются объектами авторских прав.

Пунктом 1 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 настоящего 7 Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Как указано в подпункте 9 пункта 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности: перевод или другая переработка произведения. При этом под переработкой произведения понимается создание производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки и тому подобного).

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. При этом необходимо исходить из презумпции авторства. В частности, при отсутствии доказательств иного автором произведения считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или на экземпляре произведения.

Как установлено судом первой инстанции, исключительные права на дизайн упаковки "Сырок" принадлежат истцу на основании договора на разработку дизайна упаковки с Волковым О.В. и акта приема-передачи дизайна упаковки от 01.09.2014, согласно которому исключительное право на дизайн упаковки переходит от исполнителя к заказчику в момент подписания настоящего акта.

Кроме того, АО "Тольяттимолоко" является правообладателем товарного знака "СЫРОК" по свидетельству Российской Федерации N 747465.

При указанных обстоятельствах, суд первой инстанции правомерно отклонил доводы ответчика о том, что истец не является правообладателем исключительных авторских прав на спорное произведение.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо формальностей.

При этом материалы дела не содержат доказательств того, что спорное произведение создано иным лицом, либо доказательств того, что авторские права на элементы спорного дизайна упаковки принадлежат иному лицу.

Право авторства в установленном законом порядке никем не оспорено, договор на разработку дизайна упаковки недействительным не признан. Доказательства, подтверждающие разработку спорного дизайна иным лицом ООО "МК Николаевский" не представлены.

Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в соответствии с пунктом 1 статьи 1300 Гражданского кодекса Российской Федерации, считается его автором, если не доказано иное.

Волков О.В., привлеченный к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, какие-либо возражения по поводу передачи АО "Тольяттимолоко" и принадлежности исключительных прав на разработанный им дизайн упаковки суду первой инстанции не представил.

Судом первой инстанции был установлен факт реализации ответчиком в торговой точке ООО "Алтын" товара с воспроизведением дизайна упаковки, исключительные авторские права на который принадлежат истцу, что подтверждается договором N 196 от 01.07.2014 на разработку дизайна упаковки с Волковым Олегом Владимировичем и актом приема-передачи упаковки от 01.09.2014.

Таким образом, доводы заявителя апелляционной жалобы о том, что истец не доказал принадлежность ему исключительных прав на спорное произведение, а также что истцом не был доказан факт использования его исключительных прав ответчиком, признаются несостоятельными. Доказательств, опровергающих указанные выводы суда, ответчиком в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено.

Как обоснованно указал суд первой инстанции, предмет доказывания по спору о защите нарушенного исключительного права на произведение входит факт принадлежности истцу исключительного права на спорное произведение дизайна, а не факт его создания истцом.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации к объектам авторских прав также относятся: 1) производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого произведения; 2) составные произведения, то есть произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.

В силу пункта 3 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе, в форме изображений, в объемно-пространственной форме. Произведение дизайна считается таковым и может защищаться в независимости от совершения или не совершения действий по получению патента на промышленный образец и действий по регистрации товарного знака.

При указанных обстоятельствах, суд установил факт наличия у истца исключительного права на спорный дизайн упаковки "Сырок с ванилью" как в целом, так и его отдельных частей.

Арбитражный апелляционный суд отмечает, что принципиальное значение для правильного разрешения вопроса о наличии признаков воспроизведения либо переработки объекта исключительного авторского права имеет общее впечатление потребителя от сопоставления таких объектов.

Переданный истцу по договору дизайн упаковки "Сырок с ванилью" представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в сине-красной цветовой гамме и состоящее из словесного элемента "СЫРОК", выполненного заглавными буквами русского алфавита шрифтом без засечек, близким к стандартному, красного цвета, и графических элементов в виде изображения котенка с кружкой в синем обрамлении и заполнением кружки красным цветом, и двух цветков, нанесенных красным цветом без цветового наполнения внутри.

Кроме того, упаковка содержит цифровое обозначение "4,5 %" красного цвета, вес товара "125 г", а также словесную информацию об изготовителе товара в синем цвете мелким шрифтом. Все вышеуказанные элементы расположены в рамке синего цвета в форме четырехугольника с закругленными углами.

При этом словесное обозначение "СЫРОК" расположено в середине верхней части рамки, графическое изображение "котенок с кружкой" занимают центральную и нижнюю часть правой стороны рамки. Цифровое обозначение "4,5 %" расположено под словесным элементом "СЫРОК". Цветки, нанесенные красным контуром, находятся с правой и левой сторон рамки чуть выше ее центральной части, при этом цветок с правой стороны расположен чуть ниже цветка с левой стороны. Информация об изготовителе изображена в левом нижнем углу под цветком, мелким шрифтом с выравниванием по левому краю.

Также на упаковке с двух боковых сторон расположены аналогичные рамки синего цвета, в одной из которых мелким шрифтом указана информация о составе и энергетической ценности продукта, в другой имеется словесное обозначение "СЫРОК" красного цвета, в исполнении, аналогичном в лицевой (центральной) рамке, но более мелким шрифтом, а также штрихкод товара синего цвета.

Противопоставляемый ему дизайн упаковки "Сырок с ванилином" также представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в синей гамме и состоящее из словесного элемента "СЫРОК", выполненного заглавными буквами русского алфавита шрифтом без засечек, близким к стандартному, синего цвета, словесного элемента "МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ "НИКОЛАЕВСКИЙ"", выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом синего цвета, и графических элементов в виде изображения "коровы", нанесенного синим контуром, под которым содержится надпись "из Николаевки", и двух цветков, нанесенных синим цветом без цветового наполнения внутри. Кроме того, упаковка содержит цифровое обозначение "4,5 %" синего цвета, а также словесную информацию о продукте и технологии его производства, массе нетто в синем цвете.

Все вышеуказанные элементы на упаковке, используемой ответчиком ООО "Молочный Комбинат Николаевский", также расположены в рамке синего цвета в форме четырехугольника с закругленными углами. При этом словесное обозначение "СЫРОК" расположено в середине верхней части рамки, графическое изображение "корова" занимает центральную и нижнюю часть левой стороны рамки. Цифровое обозначение "4,5 %" также расположено под словесным элементом "СЫРОК". Цветки, нанесенные синим контуром, также находятся с правой и левой сторон рамки чуть выше ее центральной части, при этом цветок с правой стороны расположен чуть ниже цветка с левой стороны. Информация о продукте и технологии ее производства изображена в правом нижнем углу, мелким шрифтом с выравниванием по левому краю. Также на упаковке с двух боковых сторон расположены аналогичные рамки синего цвета, в одной из которых мелким шрифтом указана информация о составе и энергетической ценности продукта, в другой мелким шрифтом указана информация об изготовителе и штрихкод товара черного цвета.

Оценив элементы дизайна упаковки, исключительное право на которые принадлежит истцу, и элементы дизайна упаковки, используемой ООО "МК Николаевский", суд пришел к обоснованному выводу к выводу, что обе спорные упаковки имеют надпись в виде словесного обозначения "СЫРОК", схожего по способу написания, шрифту и его размеру, толщине букв, месту расположения на упаковке; на спорных упаковках с обеих сторон расположены "цветки ванили", выполненные контуром и не заполненные цветом, их расположение на обеих упаковках одинаково; изображение "коровы" с левой стороны, а мелкой надписи с выравниваем края слева на упаковке ООО "МК Николаевский" и изображения "котенка с кружкой" с правой стороны, а мелкой надписи с выравниванием по левому краю с правой стороны упаковки не свидетельствует о различительной способности, поскольку указанные элементы являются для зрительного восприятия второстепенными и наличие таких различий, по мнению суда, недостаточно для констатации самостоятельности таких произведений.

В то же время, совокупность элементов дизайна, используемых ООО "МК Николаевский" на упаковке при реализации своей продукции, в целом, с учетом способа изображения элементов, их расположения на упаковке, создания внешней формы, по мнению суда, оценивающего сходство упаковок с точки зрения потребителя, создает схожее визуальное восприятие упаковки, используемой ООО "МК Николаевский", с дизайном упаковки, исключительные права на которую принадлежат истцу.

Наличие на упаковке вместо элемента "цветок" таких элементов как "абрикос" и "виноград" не свидетельствует об отсутствии сходства до степени смешения, поскольку иные элементы дизайна на упаковках ООО "МК Николаевский" присутствуют.

Согласно пунктом 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Оценив представленные сторонами дизайны упаковки продукции, суд первой инстанции установил, что совокупность элементов дизайна, используемых ООО "МК Николаевский" на упаковке при реализации своей продукции, в целом, с учетом способа изображения элементов, их расположения на упаковке, создания внешней формы, создает схожее визуальное восприятие упаковки ООО "МК Николаевский" с упаковкой АО "Тольяттимолоко".

В подпункте 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Суд первой инстанции, установив, что дизайн упаковки "Сырок с ванилью" является объектом авторского права, пришел к правильному выводу о незаконности производства и распространения ответчиками товара, содержащего спорные изображения, в связи с чем запретил ООО "МК Николаевский" и ООО "АЛТЫН" воспроизводить и распространять товар в упаковках, содержащих признаки переработки произведений дизайна, исключительные права на которые принадлежат АО "Тольяттимолоко".

Кроме того, виновность ООО "МК Николаевский" подтверждена Заключением УФАС по Самарской области от 28.02.2020 об обстоятельствах дела N 063/01/14.6-189/2019, которым установлено наличие в действиях ООО "МК Николаевский" всех признаков недобросовестной конкуренции, содержащихся в пункте 9 части 4 Закона о защите конкуренции (т. 3 л.д. 68 - 74).

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения; в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель (статья 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу о том, что требования истца к ООО "МК Николаевский" подлежат удовлетворению, поскольку представленные доказательства в совокупности подтверждают факт принадлежности предприятию исключительного права на произведение, а также факт их нарушения ответчиком.

Обосновывая размер предъявленной к взысканию компенсации, истец указывает, что осуществляет производство и реализацию своей продукции с выручкой более 1 миллиарда рублей в год. За один календарный год реализуется сырков творожных в упаковки спорного дизайна не менее 1 000 тонн. Представленные графики продаж продукции истца свидетельствуют о снижении объема реализации, что приводит к имущественным потерям. В течение шести лет непрерывной продажи товаров в упаковке спорного дизайна, истец получил широкую известность среди потребителей. Кроме того, как указывает истец, проведено большое количество рекламных компаний с участием данного товара в различных акциях, мероприятиях в торговых сетях, направленных на привлечение внимания покупателя к данной продукции.

Более того, истец обратил внимание на умысел в действиях ООО "МК Николаевский" при использовании схожего дизайна, длительность нарушения исключительного права, неоднократность совершения противоправных действий.

Исследовав представленные в обоснование изложенных доводов и возражений доказательства и оценив обстоятельства, суд установил, что использование ООО "МК Николаевский" схожих до степени смешения упаковок, содержащих элементы спорного дизайна, может привести к ошибочному восприятию потребителем предлагаемого к приобретению товара, и предположению о нескольких вариантах оформления упаковки линейки товара и производстве товаров одним лицом, что свидетельствует о возможном перераспределении потребительского спроса в результате ошибочного приобретения товаров, производящихся разными производителями.

Из представленных истцом документов следует, что объем продаж сырков творожных с начала 2019 года до сентября 2019 года снизился с 142 484 кг до 100 632 кг, что составляет в денежной оценке с 26 883 269 руб. до 20 426 805 руб.

Между тем, как верно указано судом первой инстанции, документы, подтверждающие, что причиной спада продажи сырков творожных явились производство и реализация сырков творожных ООО "МК Николаевский", истцом в материалы дела не представлены, равно как и не представлены документы, подтверждающие указанные в составленных в одностороннем порядке графиках и справке показатели.

В то же время, из представленных ООО "МК Николаевский" сведений об объеме и сумме произведенных и реализованных товаров "сырок творожный" в 2019 и начале 2020 года следует, что всего ответчиком выпущено и реализовано порядка 697 кг продукции стоимостью 97 566 руб.

Принимая во внимание изложенные истцом и ООО "МК Николаевский" доводы, учитывая отсутствие доказательств, подтверждающих снижение объема продаж именно в результате использования ООО "МК Николаевский" спорного дизайна в используемых им упаковках, а также возможный спад потребления продукции в силу объективных причин, предположительный объем продаж ООО "МК Николаевский" товара в спорной упаковке, суд первой инстанции обоснованно установил, что заявленный истцом размер компенсации необоснован и документально не подтвержден.

Учитывая длительность допущенного нарушения, вероятные понесенные правообладателем имущественные потери с учетом использования упаковки спорного дизайна с 2014 года и ее узнаваемости потребителем, степень вины ООО "МК Николаевский" при использовании упаковки спорного дизайна, суд первой инстанции, оценив предъявленный к взысканию размер компенсации исходя из принципов разумности, справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, правомерно снизил размер компенсации до 500 000 руб.

Доводы заявителя апелляционной жалобы о необоснованности размера удовлетворенных исковых требований, не может быть принят во внимание, поскольку определение размера подлежащей взысканию компенсации осуществлено судом первой инстанции с учетом разъяснений, изложенных в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в рамках своих полномочий на основании исследования и оценки представленных в материалы дела доказательств в совокупности, а взысканная с ответчика сумма компенсации мотивирована надлежащим образом. Размер взысканной суммы не выходит за пределы разумности и обоснованности, а также установленных законом размеров.

Доводы заявителя об отсутствии его вины в совершенном гражданско-правовом нарушении, отклоняются арбитражным апелляционным судом, поскольку заявитель апелляционной жалобы не учитывает разъяснения, содержащиеся в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" и Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, где указано, что отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. Это положение подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности.

В соответствии с пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Исходя из изложенного, общество не может быть освобождено от гражданско-правовой ответственности, в том числе в связи с отсутствием его вины, поскольку его деятельность является предпринимательской и осуществляется с учетом рисков и возможных негативных последствий, ей присущих.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 N 8953/12 по делу N А40-82533/2011.

Кроме того, общество, являясь субъектом предпринимательской деятельности, при той степени разумности и осмотрительности, какая от него требовалась при данных обстоятельствах, могло, и должно было осуществлять проверку выпускаемой им продукции на предмет незаконного использования интеллектуальной собственности, и принимать меры по недопущению к реализации контрафактной продукции.

Доказательств наличия обстоятельств непреодолимой силы, сделавших невозможным соблюдение исключительных прав истца на произведение, обществом в материалы дела не представлено.

Частично удовлетворяя требование истца об обязании ООО "МК Николаевский" опубликовать решение суда о допущенном нарушении в газетах "Презент" (гор. Тольятти), "Молния (гор. Самара), "Сызранские вести" (гор. Сызрань), "Мозаика" (гор. Ульяновск и гор. Димитровград), суд первой инстанции правомерно исходил из следующего.

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном данным Кодексом, требования о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Как разъяснено в пункте 58 постановления от 23.04.2019 N 10, заявляя требование о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя (подпункт 5 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации), истец должен указать, где требуется осуществить соответствующую публикацию, и обосновать причины своего выбора. Ответчик вправе представить свои возражения о месте публикации решения. Оценивая доводы истца и возражения ответчика по предложенному месту публикации, суд вправе определить место публикации решения исходя из того, что выбор такого места должен быть направлен на восстановление нарушенного права (например, в том же печатном издании, где была опубликована недостоверная информация о правообладателе; в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности; в источнике, место распространения которого определяется местом производства и распространения контрафактных товаров или местом осуществления и характером деятельности истца).

Требование о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя представляет собой меру защиты нарушенных интеллектуальных прав, при избрании истцом такого способа защиты последнему следует обосновать причины своего выбора, а также мотивировать выбор соответствующих источников, в которых, по мнению истца, надлежит опубликовать принятое судом решение. При этом следует обратить внимание на то, что применение такого способа защиты своих прав, в первую очередь, должно быть направлено на восстановление этих нарушенных прав, а не на причинение убытков нарушителю.

Как следует из материалов дела, выбор места публикации и конкретного издания истец обосновывает обстоятельствами реализации товара в спорной упаковке в названных им городах, в подтверждение чего в материалы дела представлены копии кассового чека от 24.07.2019 о приобретении сырка МК "Николаевский" с ванилином в гор. Самара, товарных чеков N 2 от 16.09.2019, от 09.08.2019 о приобретении сырка с курагой, с изюмом в гор. Тольятти, кассового чека от 26.06.2019 о приобретении сырка из Николаевки с ванилином в гор. Сызрань, товарного чека от 24.04.2019 о приобретении сырка из Николаевки в гор. Ульяновск.

Доказательства реализации товаров в спорной упаковке в гор. Димитровград истцом не представлены. Кроме того, доказательства производства и реализации продукции Сырок из Николаевки в иной упаковке ООО "МК Николаевский" суду не представлено.

Судом первой инстанции установлено и ООО "МК Николаевский" не оспорено, что реализация товара в спорной упаковке осуществлялась ответчиком в указанных истцом городах, кроме гор. Димитровград.

Поскольку факт нарушения исключительных прав истца ответчиком установлен судом, и истцом заявлено требование об обязании ответчика публиковать решение суда о допущенном нарушении с указанием истца в качестве правообладателя в печатных изданиях "Презент" (гор. Тольятти), "Молния (гор. Самара), "Сызранские вести" (гор. Сызрань), "Мозаика" (гор. Ульяновск), судом первой инстанции правомерно удовлетворены требования в указанной части.

Довод ответчика на неприменение судом статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежащей применению, поскольку противоправное поведение ООО "МК Николаевский" прекращено и отсутствует угроза нарушения прав истца, в подтверждении чего ссылается на аудиопротоколы судебных заседаний от 19.05.2020 и 22.05.2020, отклоняется арбитражным апелляционным судом.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Обществом с ограниченной ответственностью "Молочный комбинат Николаевский" при рассмотрении дела не было представлено в суд доказательств прекращения им противоправного поведения - прекращения производства и реализации сырков в спорной упаковке. Само по себе заявление ответчика не может служить доказательством завершения им противоправного поведения.

Вместе с тем, истцом в материалы дела были представлены упаковки продукции ООО "МК Николаевский", копии товарных и кассовых чеков, подтверждающих факт производства и введения в гражданский оборот заявителем апелляционной жалобы сырков в упаковке, исключительные права на которую принадлежат истцу.

Довод заявителя о нарушении принципа исполнимости и определенности судебного акта, поскольку судебный акт содержит ссылку на договор N 196 от 01.07.2014, а не указывает описание запрещенной к производству упаковки, отклоняется арбитражным апелляционным судом.

Копия договора N 196 от 01.07.2014, указанного в резолютивной части решения суда, имеется в материалах дела и ответчик был с ней ознакомлен. Более того, истец получил свидетельство N 747465 на товарный знак, подтверждающее его исключительное право на спорный дизайн упаковки сырка, разработанного по договору N 196 от 01.07.2014. Информация о данном товарном знаке является общедоступной и любое заинтересованное лицо имеет возможность с ней ознакомиться и, соответственно, самостоятельно определить предмет запрещения по принятому судебному акту.

Кроме того, в случае неясности обжалуемого решения, заявитель имеет возможность, в порядке статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обратиться с заявлением о его разъяснении.

Довод ответчика о том, что договор N 196 от 01.07.2014, не является доказательством, подтверждающим исключительное право истца на спорный дизайн упаковки сырка, был подробно изучен судом первой инстанции и правомерно отклонен.

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ООО "МК Николаевский" не представило суду каких-либо доказательств признания недействительным договора N 196 от 01.07.2014, доказательств создания спорного дизайна иным лицом, а не Волковым О.В., либо доказательств того, что авторские права на элементы спорного дизайна упаковки принадлежат иному лицу.

Также, заявитель не представил каких-либо доказательств наличие у него каких-либо прав на спорный дизайн упаковки сырка.

Разрешая дело, суд первой инстанции верно установил предмет доказывания, а именно: в предмет доказывания по спору о защите нарушенного исключительного права на произведение входит факт принадлежности истцу исключительного права на спорное произведение дизайна, а не факт его создания.

Более того, исключительное право истца на товарный знак подтверждается свидетельством на товарный знак N 747465.

Разрешая дело по существу, суд провел анализ дизайна упаковок сырков истца и ООО "МК Николаевский" и установил, что совокупность элементов дизайна, используемых ответчиком на упаковке при реализации своей продукции, в целом, с учетом способа изображения элементов, их расположения на упаковке, создания внешней формы, создает схожее визуальное восприятие упаковки ответчика с упаковкой истца.

Ссылка заявителя на то, что из принятого решения невозможно установить в отношении какого из указанных дизайнов упаковки сырков была присуждена компенсация, отклоняется арбитражным апелляционным судом.

Из содержания решения суда первой инстанции следует, что компенсация была присуждена за нарушение исключительных прав истца на дизайн упаковки "Сырков с ванилью".

Удовлетворяя исковые требования истца к ООО "АЛТЫН" об обязании прекратить реализацию товаров в упаковках, содержащих признаки переработки произведений дизайна, исключительные права на которые принадлежат истцу, суд первой инстанции правомерно исходил из следующего.

В силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, может быть предъявлено не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия (пункт 57 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Истцом в материалы дела представлен кассовый чек от 24.07.2019 на приобретение "Сырка с ванилином 4,5 % МК "Николаевский", реквизиты ИНН 6314034851 которого совпадают с данными, указанными в выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО "АЛТЫН".

Как установлено судом, исключительные права на объект авторского права дизайн упаковки "Сырок" принадлежит истцу.

Доказательства наличия согласия истца на реализацию товара в спорной упаковке ООО "АЛТЫН" не представлены, в связи с чем, суд первой инстанции правомерно обязал ООО "АЛТЫН" прекратить реализацию товаров "СЫРОК" производства общества с ограниченной ответственностью "Молочный комбинат Николаевский" в упаковках, содержащих признаки произведений дизайна, исключительные права на которые принадлежат акционерном обществу "Тольяттимолоко" по договору N 196 от 01.07.2014 на разработку дизайна упаковки.

Учитывая факт неправомерного использования ООО "АЛТЫН" объекта авторских прав истца, суд первой инстанции, руководствуясь подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениям, изложенным в пункте 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", правомерно взыскал с ООО "АЛТЫН" в пользу АО "Тольяттимолоко" 10 000 руб. - компенсации за нарушение исключительных прав.

Судом первой инстанции правильно установлены фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, дана правильная оценка доказательствам и доводам участвующих в деле лиц.

Нарушений или неправильного применения норм материального или процессуального права, являющихся в силу статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием к отмене или изменению обжалуемого судебного акта, апелляционной инстанцией не установлено.

При указанных обстоятельствах отсутствуют предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для изменения или отмены судебного акта арбитражного суда первой инстанции.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе подлежат отнесению на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 110, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Самарской области от 29.05.2020, принятое по делу N А55-30406/2019, оставить без изменения, а апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Молочный Комбинат Николаевский" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

С.Ю. Николаева

Судьи

С.Ш. Романенко Л.Л. Ястремский