Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 октября 2020 г. N 15АП-15284/20 по делу N А32-17772/2020

город Ростов-на-Дону

28 октября 2020 г.

дело N А32-17772/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 21 октября 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 октября 2020 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Попова А.А.,

судей Абраменко Р.А., Сулименко О.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ткаченко Е.С.,

в отсутствие лиц, участвующих в деле,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

общества с ограниченной ответственностью "Бегет", общества с ограниченной ответственностью "Модус сталь"

на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 06 августа 2020 года по делу N А32-17772/2020

по иску компании НИОБ ФЛУИД С.Р.О.

к обществу с ограниченной ответственностью "Модус сталь", обществу с ограниченной ответственностью "Бегет"

о запрете использования товарного знака, об обязании передать право, о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, неустойки, о запрете оказывать услуги,

УСТАНОВИЛ:

компания НИОБ ФЛУИД С.Р.О. (далее - компания, истец) обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Модус сталь" (далее - ООО "Модус сталь"), обществу с ограниченной ответственностью "Бегет" (далее - ООО "Бегет") со следующими требованиями:

1) о запрете ООО "Модус сталь" использование принадлежащего НИОБ ФЛУИД С.Р.О. товарного знака по свидетельству N 596470, любым способом, в том числе, но не ограничиваясь: производить, продавать, рекламировать, предлагать к продаже товары с использованием данного товарного знака и сходных с ним до степени смешения обозначений, а также использовать данный товарный знак и сходные с ним обозначения в сети "Интернет", в том числе, запретить использование указанного товарного знака в доменном имени niob-fluid.ru, при осуществлении деятельности, однородной с товарами, в отношении которой зарегистрирован указанный товарный знак;

2) об обязании ООО "Модус сталь" безвозмездно передать право администрирования доменного имени niob-fluid.ru НИОБ ФЛУИД С.Р.О. не позднее десяти календарных дней с даты вступления решения суда по настоящему делу в законную силу;

3) о взыскании с ООО "Модус сталь" в пользу НИОБ ФЛУИД С.Р.О. компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству N 596470 в размере 1 000 000 руб.;

4) о взыскании с ООО "Модус сталь" в пользу НИОБ ФЛУИД С.Р.О. судебной неустойки на случай неисполнения решения суда в размере 20 000 руб. за каждую неделю неисполнения решения суда;

5) о запрете ООО "Бегет" оказывать услуги передачи данных сети связи общего пользования (услуги хостинга) в отношении Интернет-сайта, расположенному по доменному имени niob-fluid.ru.

Исковые требования мотивированы тем, что ООО "Модус сталь" в отсутствие правовых оснований осуществляется использование товарного знака, принадлежащего истцу, т.к. общество осуществляет администрирование сайта с доменным именем niob-fluid.ru, в составе которого используется товарный знак N 596470, а также предлагает к продаже товары, которые маркированы обозначениями "NIOB FLUID", имеющих степень сходства, приближенную к тождественности, с товарным знаком N 596470. ООО "Бегет" является регистратором доменного имени niob-fluid.ru и оказывает услуги хостинг-провайдера в отношении сайта, расположенному по данному доменному имени. При уведомлении истцом ООО "Бегет" о нарушении своих исключительных прав последний не предпринял мер по ограничению доступа к сайту, расположенному по доменному имени niob-fluid.ru.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 06.08.2020 исковые требования удовлетворены частично, суд запретил ООО "Модус сталь" использование принадлежащего НИОБ ФЛУИД С.Р.О. товарного знака по свидетельству N 596470 любым способом, в том числе, но не ограничиваясь: производить, продавать, рекламировать, предлагать к продаже товары с использованием данного товарного знака и сходных с ним до степени смешения обозначений, а также использовать данный товарный знак и сходные с ним обозначения в сети "Интернет", в том числе, запретить использование указанного товарного знака в доменном имени niob-fluid.ru, при осуществлении деятельности, однородной с товарами, в отношении которой зарегистрирован указанный товарный знак. Суд обязал ООО "Модус сталь" безвозмездно передать право администрирования доменного имени niob-fluid.ru НИОБ ФЛУИД С.Р.О. не позднее десяти календарных дней с даты вступления решения суда по настоящему делу в законную силу. С ООО "Модуль сталь" в пользу НИОБ ФЛУИД С.Р.О. взыскано 10 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству N 596470, 14 300 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины по иску, а также судебная неустойка на случай неисполнения решения суда в части неисполнения требований запрета (абзац 1 решения суда) и обязании (абзац 2 решения суда) в размере 20 000 руб. за каждую неделю неисполнения решения суда с даты вступления решения суда по настоящему делу в законную силу, в удовлетворении остальной части требований к ООО "Модус сталь" отказано. Суд запретил ООО "Бегет" оказывать услуги передачи данных сети связи общего пользования (услуги хостинга) в отношении Интернет-сайта, расположенному по доменному имени niob-fluid.ru, с ООО "Бегет" в пользу НИОБ ФЛУИД С.Р.О. взыскано 6 000 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины по иску, НИОБ ФЛУИД С.Р.О. из федерального бюджета возвращено 6 000 руб. излишне уплаченной государственной пошлины.

Решение мотивировано тем, что материалами дела подтверждается факт использования ООО "Модус сталь" при осуществлении однородной с истцом деятельности обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком N 596470, исключительные права на который принадлежат истцу, путем администрирования доменного имени niob-fluid.ru и предложения к продаже товара на сайте, расположенном по данному доменному имени. Требование истца о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав удовлетворено судом первой инстанции частично, ввиду того, что заявленная истцом к взысканию сумма компенсации является чрезмерной, носит карательный характер и может повлечь за собой прекращение хозяйственной деятельности ООО "Модус сталь", компенсация определена судом в размере 10 000 руб. Удовлетворяя требования, предъявленные истцом к ООО "Бегет", суд первой инстанции исходил из того, что ООО "Бегет" как информационный посредник, осуществляющий услуги хостинга, не принял меры по ограничению прав ООО "Модус сталь" на использование доменного имени, несмотря на уведомление истцом о нарушении своих исключительных прав.

ООО "Бегет" обжаловало решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просило решение суда первой инстанции отменить в части, принять новый судебный акт, которым отказать истцу в удовлетворении иска к ООО "Бегет".

Доводы апелляционной жалобы сводятся к тому, что заявление об ограничении права администрирования доменного имени niob-fluid.ru было направлено истцом ООО "Бегет" как к регистратору доменных имен, а не хостинг-провайдеру. Из заявления истца не следовало просьба о приостановлении работы сайта или о размещении на сайте контента, нарушающего права исключительные права истца. Суд первой инстанции пришел к необоснованному выводу о том, что ООО "Бегет" является информационным посредником. ООО "Бегет" является ненадлежащим ответчиком по делу, поскольку в случае вынесения решения о признании действий администратора доменного имени незаконными, ООО "Бегет" в силу норм действующего законодательства произвело аннулирование доменного имени / ограничение доступа к сайту.

ООО "Модус сталь" так же обжаловало решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просило решение суда первой инстанции отменить в части, принять новый судебный акт.

Доводы апелляционной жалобы сводятся к тому, что судом первой инстанции необоснованно возложена на ООО "Модус сталь" обязанность по передаче права администрирования доменного имени niob-fluid.ru истцу, поскольку право администрирования доменного имени прекращается регистратором в течение 45 дней после вступления в законную силу судебного акта, запрещающего использование доменного имени. Судом неверно распределены судебные расходы по делу.

Согласно части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

В пункте 25 постановления от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" Пленум Верховного Суда Российской Федерации указал, что при применении части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации необходимо иметь в виду следующее: если заявителем подана жалоба на часть судебного акта, арбитражный суд апелляционной инстанции в судебном заседании выясняет мнение присутствующих в заседании лиц относительно того, имеются ли у них возражения по проверке только части судебного акта, о чем делается отметка в протоколе судебного заседания.

Отсутствие в данном судебном заседании лиц, извещенных надлежащим образом о его проведении, не препятствует арбитражному суду апелляционной инстанции в осуществлении проверки судебного акта в обжалуемой части.

При непредставлении лицами, участвующими в деле, указанных возражений до начала судебного разбирательства арбитражный суд апелляционной инстанции начинает проверку судебного акта в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведенных в части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, следует принимать во внимание, что при наличии в пояснениях к жалобе доводов, касающихся обжалования судебного акта в иной части, чем та, которая указана в апелляционной жалобе, арбитражный суд апелляционной инстанции осуществляет проверку судебного акта в пределах, определяемых апелляционной жалобой и доводами, содержащимися в пояснениях.

Учитывая, что решение суда первой инстанции оспаривается ответчиками только в части удовлетворения требования к ООО "Бегет" и о возложении на ООО "Модус сталь" обязанности по передаче прав администрирования доменного имени, и истцом не приведено доводов, направленных на оспаривание судебного акта в части отказа в удовлетворении заявленного иска, суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения суда только в части, оспариваемой ответчиками.

В судебное заседание представители лиц, участвующих в деле, не явились, о времени и месте проведения судебного разбирательства извещены надлежащим образом. Суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, признал возможным рассмотреть апелляционную жалобу без участия не явившихся представителей лиц, участвующих в деле, уведомленных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционных жалоб, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционные жалобы не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 596470, который зарегистрирован в отношении следующих товаров 06, 11, 17 классов МКТУ:

06 - гайки металлические; колена для труб металлические, отводы для труб металлические; краны для бочек металлические; муфты соединительные для труб металлические; приспособления зажимные для труб металлические; прутки для сварки; соединения для труб металлические; трубы стальные; фланцы металлические; хомуты для скрепления труб металлические; клапаны металлические; кольца уплотнительные металлические; крышки для смотровых колодцев металлические;

11 - клапаны для регулирования уровня в резервуарах; краны для трубопроводов;

17 - материалы уплотняющие герметические для соединений; прокладки уплотнительные для труб; трубы гибкие неметаллические.

Как указывает истец, ему стало известно, что ООО "Модус сталь" осуществляет администрирование и является фактическим владельцем сайта с доменным именем niob-fluid.ru, что подтверждается информацией из сервиса whois-service.ru, а также нотариальным протоколом осмотра сайта niob-fluid.ru от 18.12.2019. ООО "Модус сталь" через сайт niob-fluid.ru предлагает к продаже товары, которые маркированы обозначениями "NIOB FLUID" и которые являются однородными с товарами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 596470. Указанная продукция под обозначением "NIOB FLUID" предлагается к продаже, рекламируется и реализуется через сайт inox-met.ru, фактическое использование которого осуществляет ООО "Модус сталь", о чем свидетельствует размещение его реквизитов на данном сайте.

Фактическим основанием для обращения с настоящим исковым заявлением является нарушение ООО "Модус сталь" исключительных прав на товарный знак истца. Нарушение выразилось в использовании обозначений, имеющих степень сходства, приближенную к тождественности, с товарным знаком в составе доменного имени niob-fluid.ru, на Интернет-сайте, на который адресует данное доменное имя, в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца. Поскольку ООО "Модус сталь" не является лицом, которое имеет какое-либо отношение к деятельности компании истца и не получало согласия на использование товарного знака истца, действия ООО "Модус сталь" нарушают его исключительные права.

Кроме того, согласно сведениям из сервиса whois-service ООО "Бегет" является регистратором доменного имени niob-fluid.ru, а также оказывает услуги хостинг-провайдера в отношении сайта, расположенного по данному доменному имени. Истец уведомил ООО "Бегет" о том, что ООО "Модус сталь", используя доменное имя niob-fluid.ru и предлагая на нем продукцию под обозначением "NIOB FLUID", нарушает исключительные права истца на товарный знак. Вместе с тем, ООО "Бегет" не предприняло мер по ограничению доступа к сайту, расположенному по доменному имени niob-fluid.ru.

Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Защита гражданских прав осуществляется способами, установленными статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иными способами, предусмотренными законом. Способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и характеру нарушения. Необходимым условием применения того или иного способа защиты гражданских прав является обеспечение восстановления нарушенного права истца.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности), отнесены, в том числе, товарные знаки.

В соответствии со статьей 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481). Правила настоящего Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации), если Гражданского кодекса Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно статье 1478 Гражданского кодекса Российской Федерации обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Как следует из положений статьи 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, истец как правообладатель имеет исключительные (приоритетные, преимущественные) права на использование принадлежащего ему товарного знака любым не противоречащим закону способом, а также запрещать несанкционированное использование принадлежащего ему товарного знака со стороны третьих лиц.

В соответствии с пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. При этом специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Согласно пункту 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 приказа Роспатента от 05.03.2003 N 32 "О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания", далее - Правила N 32).

В соответствии с пунктом 5.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 5.2.1 Методических рекомендаций при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Сходство изображений состоит во внешнем виде и смысловом значении. Незначительные различия в форме и сочетании цветов, не влияют на общее восприятие изображения данного товара как сходного до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками (пункт 14.4.2 Правил N 32).

При этом, словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) (пункт 42 Правил N 482).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначение, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение. При этом одним из наиболее распространенных случаев звукового сходства является фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

В пункте 43 Правил N 482 отражено, что изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Судом первой инстанции установлено, что используемая в доменном имени второго уровня отличительная часть "niob-fluid" и словесный элемент "NIOB FLUID" товарного знака истца являются тождественными фонетически и визуально, так как выполнены буквами латинского алфавита, кроме того установлено сходство отдельных его элементов: общий вид обозначений; словесный элемент "NIOB FLUID"; фонетика; общее зрительное впечатление.

Таким образом, по визуальному и фонетическому признакам доменное имя niob-fluid.ru является сходным до степени смешения с товарным знаком истца, то есть в целом ассоциируются с товарным знаком N 596470. При восприятии спорного доменного имени складывается твердое убеждение о его тесной связи сайта niob-fluid.ru с товарного знаком истца.

В соответствии с пунктом 42 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Тем самым, товары, которые представлены на сайте ООО "Модус сталь", являются однородными с товарами истца, поскольку данные товары относятся к одному роду (соединительно-запорная арматура), имеют одинаковые условия реализации, назначение и круг потребителей.

Судом первой инстанции установлено, что ООО "Модус сталь" использует при осуществлении однородной с истцом деятельности обозначение, которое сходно до степени смешения с товарным знаком истца. Вместе с тем, истец не предоставлял ООО "Модус сталь" согласие на использование спорного товарного знака, ООО "Модус сталь" также не представил доказательства, которые свидетельствовали бы о правомерности использования им товарного знака истца.

Использование ООО "Модус сталь" доменного имени niob-fluid.ru, не имеющего отношения к истцу, вводит потребителей в заблуждение, поскольку создает у них впечатление о том, что владельцем Интернет-сайта niob-fluid.ru является официальный представитель истца в Российской Федерации.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

В силу пункта 158 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10) требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

В силу пункта 159 постановления Пленума N 10 требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

Судом первой инстанции обоснованно указано на то, что факт использования ООО "Модус сталь" в сети "Интернет" страницы с доменным именем niob-fluid.ru, включающим обозначение идентичное товарному знаку истца, следует рассматривать как использование товарного знака при отсутствии разрешения правообладателя, то есть незаконное использование, нарушающее исключительное право истца на товарный знак.

Судом установлено, что регистрация данного доменного имени niob-fluid.ru на имя ООО "Модус сталь" нарушает исключительное право истца на товарный знак, а также препятствует действиям истца по использованию товарного знака в сети "Интернет", в том числе путем использования товарного знака в доменном имени второго уровня в российском сегменте сети "Интернет". В свою очередь, истец при осуществлении своей деятельности лишен возможности разместить информацию о своей деятельности с использованием принадлежащего ему товарного знака в общедоступном российском сегменте "Интернет".

На основании изложенного, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил требования истца в части запрещения ООО "Модус сталь" совершать действия по использованию товарного знака "NIOB FLUID" по свидетельству N 596470.

Судебной практикой выработана позиция, в соответствии с которой перечень способов защиты гражданских, в том числе исключительных прав, предусмотренный статьями 12 и 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, носит не исчерпывающий характер.

Так, из положений статей 12, 1229 и 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что способами защиты прав на товарный знак могут являться как признание действий ответчика по использованию доменного имени нарушением исключительных прав истца, взыскание компенсации за незаконное использование товарного знака, так и другие, направленные на пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Судебной практикой выработан такой способ защиты права, как обязание ответчика безвозмездно передать права администрирования доменного имени.

В соответствии с пунктом 6.1 Положения "О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах", утв. решением Координационного центра национального домена сети "Интернет" от 20.09.2012 N 2012-07/47 (далее - Положение N 2012-07/47), регистратор самостоятельно прекращает право администрирования доменного имени в течение 45 календарных дней после вступления в законную силу и получения от истца регистратором копии судебного акта: запрещающего администратору использование в доменном имени обозначения, правами на которое обладает истец и/или запрещающего администратору использование соответствующего доменного имени и/или признающего администрирование домена администратором нарушением прав истца (если применение такого средства восстановления нарушенного права не противоречит судебному акту).

Согласно пункту 6.2 Положения N 2012-07/47 лицо, в пользу которого вынесен судебный акт, пользуется преимущественным правом регистрации доменного имени. Для реализации этого права это лицо должно в течение 30 календарных дней с даты вступления судебного акта в законную силу заключить договор с регистратором, осуществляющим поддержку этого доменного имени, оплатить услугу по регистрации доменного имени и подтвердить свое согласие на получение права администрирования в порядке, установленном процедурами регистратора. В этом случае регистратор уведомляет Координатора в течение одного рабочего дня о намерении произвести соответствующую регистрацию доменного имени.

Суд первой инстанции указал, что поскольку правилами регистрации доменных имен в зонах.RU и.РФ передача права администрирования доменных имен не запрещена и поскольку какие-либо препятствия для передачи права администрирования доменного имени отсутствуют, учитывая совпадение наименований домена niob-fluid.ru с товарным знаком по свидетельству N 596470, исключительные права на который принадлежат истцу, и отсутствие согласия истца на использование ООО "Модус сталь" данного доменного имени, требование о передаче прав администрирования при наличии нарушения исключительного права на товарный знак подлежит удовлетворению судом.

Доводы апелляционной жалобы ООО "Модус сталь" о том, что судом первой инстанции необоснованно возложена на ООО "Модус сталь" обязанность по передаче права администрирования доменного имени niob-fluid.ru истцу со ссылкой на нормы Положения N 2012-07/47, подлежат отклонению, поскольку, как верно указал суд первой инстанции, способы защиты гражданских прав не являются исчерпывающими, Положением N 2012-07/47 не запрещена передача права администрирования доменных имен.

Истцом также было заявлено требование о взыскании с ООО "Модус сталь" компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 596470 в размере 1 000 000 руб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных названным кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В силу подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В пунктах 60, 62 постановления Пленума N 10 разъяснено, требование о взыскании компенсации носит имущественный характер. Нарушение прав на каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации является самостоятельным основанием применения мер защиты интеллектуальных прав (статьи 1225, 1227, 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации). По требованиям о взыскании компенсации, в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд первой инстанции, учитывая, что истцом не представлено доказательств, подтверждающих непосредственное негативное воздействие на его имущественное положение и необходимость восстановления своего имущественного положения, т.к. ответчик закупает и реализует только сертифицированную истцом продукцию, отсутствие грубого нарушения, имущественное положение ответчика и краткую продолжительность его предпринимательской деятельности в указанном домене, отсутствие вреда, причиненного истцу вводом в гражданский оборот оригинальных изделий истца, отсутствие негативных последствий для истца и отсутствие обоснования истцом наступления негативных последствий, пришел к выводу о том, что предъявленная к взысканию компенсация в размере 1 000 000 руб. является чрезмерной, носит карательный характер, в связи с чем по заявлению ООО "Модус сталь" подлежит снижению до 10 000 руб.

Истцом также было заявлено требование о взыскании с ООО "Модус сталь" судебной неустойки на случай неисполнения решения суда в размере 20 000 руб. за каждую неделю неисполнения решения суда.

В соответствии с частью 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда, являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную названным Кодексом и другими федеральными законами (часть 2 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктами 28 - 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - постановление Пленума N 7) на основании пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 Гражданского кодекса Российской Федерации), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

В соответствии с частью 4 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд по требованию истца вправе присудить в его пользу денежную сумму, подлежащую взысканию с ответчика на случай неисполнения судебного акта, в размере, определяемом арбитражным судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

Согласно пункту 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

В силу пункта 32 постановления Пленума N 7 размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения. В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение. В соответствии с пунктом 31 постановления Пленума N 7 суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска.

Суд первой инстанции удовлетворил требование истца о взыскании с ООО "Модус сталь" судебной неустойки в размере 20 000 руб. за каждую неделю неисполнения решения суда, с момента вступления судебного акта в законную силу и до его фактического исполнения, указав, что данный размер судебной неустойки будет соответствовать принципам справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения ООО "Модус сталь" выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

Решение суда первой инстанции в части взыскания компенсации и судебной неустойки сторонами не обжалуется и не является предметом апелляционного пересмотра.

Истцом также было заявлено требование о запрете ООО "Бегет" оказывать услуги передачи данных сети связи общего пользования (услуги хостинга) в отношении Интернет-сайта, расположенному по доменному имени niob-fluid.ru.

Судом первой инстанции установлено, что в соответствии с нотариальным протоколом осмотра сайта niob-fluid.ru за хранение IP-адресов доменного имени niob-fluid.ru отвечают DNS-серверы: ns1.beget.com, ns1.beget.pro, ns2.beget.com, ns2.beget.pro.

На вышеуказанных DNS-серверах хранятся таблицы, указывающие адрес на хостинге, где фактически расположены файлы сайта.

Таким образом, ООО "Бегет" является регистратором доменного имени niob-fluid.ru, а также оказывает услуги передачи данных сети связи общего пользования (услуги хостинга) в отношении Интернет-сайта, расположенному по доменному имени niob-fluid.ru.

Согласно пункту 18 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" провайдером хостинга признается лицо, оказывающее услуги по предоставлению вычислительной мощности для размещения информации в информационной системе, постоянно подключенной к сети "Интернет". Хостинг представляет собой способ размещения сайта в сети "Интернет" на компьютере провайдера, подключенном во всемирную сеть, на котором хранится копия веб-сайта.

Согласно пункту 1 статьи 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, осуществляющее передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети "Интернет", лицо, предоставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети, лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети, - информационный посредник - несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационной сети на общих основаниях, предусмотренных Гражданского кодекса Российской Федерации, при наличии вины с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

Если деятельность лица подпадает под описанные в статье 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции информационного посредника, то такое лицо признается информационным посредником в части осуществления данной деятельности.

Поскольку лицо может осуществлять одновременно различную деятельность (например, осуществлять регистрацию доменных имен и оказывать услуги хостинга), то вопрос об отнесении такого лица к информационному посреднику должен решаться применительно к каждому виду деятельности (при этом значение имеет не название лица, а его деятельность).

В случае признания соответствующего лица информационным посредником условия привлечения его к ответственности определяются с учетом статьи 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. От характера осуществляемой лицом деятельности зависит также решение вопроса о наличии у него возможности пресечения нарушения и соответственно допустимости предъявления к нему этого требования.

Правила указанной статьи применяются в отношении лиц, предоставляющих возможность доступа к материалу или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети (пункт 5 статьи 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как разъяснено в пункте 77 постановления Пленума N 10, особенности ответственности информационного посредника, предусмотренные статьей 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, являются исключением из правил, установленных пунктом 3 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, о применении мер ответственности (в виде возмещения убытков и выплаты компенсации) за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, независимо от вины нарушителя. Является ли конкретное лицо информационным посредником, устанавливается судом с учетом характера осуществляемой таким лицом деятельности (абзац 2 указанного пункта).

Довод апелляционной жалобы о том, что ООО "Бегет" не является информационным посредником, подлежит отклонению апелляционным судом, поскольку из материалов дела следует, а также самим ООО "Бегет" не отрицается факт того, что он осуществляет деятельность как провайдер хостинга, т.е. оказывает услуги по предоставлению вычислительной мощности для размещения информации в информационной системе, постоянно подключенной к сети "Интернет".

В силу пункта 2 статьи 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации информационный посредник, осуществляющий передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети, не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате этой передачи, при одновременном соблюдении следующих условий:

1) он не является инициатором этой передачи и не определяет получателя указанного материала;

2) он не изменяет указанный материал при оказании услуг связи, за исключением изменений, осуществляемых для обеспечения технологического процесса передачи материала;

3) он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицом, инициировавшим передачу материала, содержащего соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, является неправомерным.

Согласно пункту 3 статьи 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации информационный посредник, предоставляющий возможность размещения материала в информационно-телекоммуникационной сети, не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате размещения в информационно-телекоммуникационной сети материала третьим лицом или по его указанию, при одновременном соблюдении информационным посредником следующих условий:

1) он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, содержащихся в таком материале, является неправомерным;

2) он в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса в сети "Интернет", на которых размещен такой материал, своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав. Перечень необходимых и достаточных мер и порядок их осуществления могут быть установлены законом.

При этом в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.11.2011 N 6672/11 указано, что судам следует оценивать действия провайдера по удалению, блокированию спорного контента или доступа нарушителя к сайту при получении извещения правообладателя о факте нарушения исключительных прав, а также в случае иной возможности узнать (в том числе из широкого обсуждения в средствах массовой информации) об использовании его Интернет-ресурса с разрушением исключительных прав других лиц. При отсутствии со стороны провайдера в течение разумного срока действий по пресечению таких нарушений либо в случае его пассивного поведения, демонстративного или публичного отстранения от содержания контента суд может признать наличие вины провайдера в допущенном правонарушении и привлечь его к ответственности.

Судом первой инстанции установлено, что ООО "Бегет", являясь провайдером хостинга в сети "Интернет", осуществлял функции информационного посредника, обеспечивающего возможность размещения и передачи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" контента сайта niob-fluid.ru.

Представленными в материалы дела доказательствами подтверждается, что истец уведомил ООО "Бегет" о том, что ООО "Модус сталь", используя доменное имя niob-fluid.ru и предлагая на нем продукцию под обозначением "NIOB FLUID", нарушает исключительные права истца на товарный знак.

Вместе с тем, ООО "Бегет" после обращения к нему не предпринял мер согласно положениям статьи 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации по ограничению доступа к сайту, расположенному по доменному имени niob-fluid.ru, в том числе на момент рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Судом первой инстанции была дана оценка доводам ООО "Бегет" о том, что ему не было известно и не должно было быть известно о нарушении ООО "Модус сталь" исключительных прав на товарный знак истца. Судом учтено, что истец уведомлял ООО "Бегет" о том, что ООО "Модус сталь" при использовании доменного имени niob-fluid.ru нарушает его исключительные права, в связи с чем ООО "Бегет" должно было знать о том, что использование ООО "Модус сталь" на сайте, расположенном по доменному имени niob-fluid.ru, товарного знака истца является неправомерным.

Вина ООО "Бегет" как провайдера хостинга и информационного посредника заключается в том, что он после доведения до него правообладателем сведений о нарушении исключительных прав, продолжил оказывать услугу администратору доменного имени niob-fluid.ru по размещению и доведению его материала в сети "Интернет" до всеобщего сведения.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, из заявления истца об ограничении права администрирования доменного имени усматривается, что администрирование доменного имени осуществляется лицом, не имеющим правовых оснований для использования товарного знака истца.

Между тем ООО "Бегет" не стало ограничивать доступ к сайту niob-fluid.ru. ООО "Бегет", являясь субъектом предпринимательской деятельности, при той степени разумности и осмотрительности, какая от него требовалась при данных обстоятельствах, при поступлении к нему письма истца мог и должен был осуществлять проверку содержания сайта niob-fluid.ru на предмет незаконного использования объектов интеллектуальной собственности и принять меры по недопущению такого использования без разрешения правообладателя.

На основании изложенного, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил исковые требования истца, предъявленные к ООО "Бегет".

Довод апелляционной жалобы о том, что судом неверно распределены судебные расходы по делу, не принимается во внимание апелляционным судом, поскольку указание судом первой инстанции о том, что требования истца удовлетворены частично на 10% (а не на 1%), является явной арифметической ошибкой и может быть преодолено посредством исправления судом данной ошибки в порядке статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судом первой инстанции правильно установлены фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, дана правильная оценка доказательствам и доводам участвующих в деле лиц.

Нарушений или неправильного применения норм материального или процессуального права, являющихся в силу статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием к отмене или изменению обжалуемого судебного акта, апелляционной инстанцией не установлено.

При указанных обстоятельствах отсутствуют предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для изменения или отмены судебного акта арбитражного суда первой инстанции.

Судебные расходы, связанные с рассмотрением дела в арбитражном суде апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителей апелляционных жалоб.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 06 августа 2020 года по делу N А32-17772/2020 в обжалуемой части оставить без изменения.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

А.А. Попов

Судьи

Р.А. Абраменко О.А. Сулименко