Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 3 ноября 2020 г. N 10АП-6520/17 по делу N А41-52544/2016

г. Москва

03 ноября 2020 г.

Дело N А41-52544/16

Резолютивная часть постановления объявлена 27 октября 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 03 ноября 2020 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Коновалова С.А.,

судей Виткаловой Е.Н., Марченковой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания: Русаковым В.О.,

при участии в заседании:

от Киа Моторс Корпорэйшн: Чугунов М.Ю., по доверенности от 21.11.2017, от ЭмЭкс ДВС-ЛЛС: не явились, извещены;

от ООО "ТМР Импорт": не явились, извещены;

от Курской таможни: не явились, извещены,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ЭмЭкс ДВС-ЛЛС на дополнительное решение Арбитражного суда Московской области от 03 августа 2018 года по делу N А41-52544/16 и апелляционные жалобы ООО "ТМР Импорт" и Киа Моторс Корпорэйшн на решение Арбитражного суда Московской области от 11 июля 2018 года по делу N А41-52544/16 по иску Киа Моторс Корпорэйшн к ООО "ТМР Импорт", ЭмЭкс ДВСЛЛС об обязании изъять из оборота товары и взыскании денежных средств, третье лицо - Курская таможня,

УСТАНОВИЛ:

Иностранное лицо Kia Motors Corporation обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью "ТМР Импорт", компании с ограниченной ответственностью EMEX DWC-LLC с требованиями:

- запретить обществу "ТМР Импорт" и компании EMEX без разрешения компании Kia Motors Corporation использовать товарные знаки, зарегистрированные по международному свидетельству N 1021380 и по свидетельству Российской Федерации N 142734, в отношении товаров, указанных в ТД N 10108060/070616/0000331, а именно: - кронштейн пластиковый, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM865142W000, Made in Korea, количество: 4 шт.; - ручка двери пластмассовая, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM8265025000CA, Made in Korea, количество: 5 шт.; - ручка салонная пластмассовая, с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM812543S000, Made in Korea, количество: 24 шт.; - крышка пластиковая, с маркировкой HYUNDAI KIA MOBIS (логотипы на изделии) EMEX, EM865173U000, Made in Korea, количество: 3 шт.; - патрубок резиновый, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM256312B051, Made in Korea, количество: 31 шт.; - патрубок резиновый, изделие с маркировкой KIA (логотип на изделии) EMEX, EM0K2NC13220, Made in Korea, количество: 2 шт.; - стекло двери, с маркировкой KIA (логотип на изделии) EMEX, EM82411M210, Made in Korea, количество: 1 шт.; - замок двери, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM812301R010, Made in Korea, количество: 6 шт.; - замок капота, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM811301R000, Made in Korea, количество: 3 шт.; - башмак натяжной, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM244202B000, Made in Korea, количество: 24 шт.; - клапан вентиляции, изделие картера ДВС, с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM2245027003, Made in Korea, количество: 2 шт.; - клапанная крышка, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM452803B811, Made in Korea, количество: 6 шт.; - направляющая цепи, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM244312B000, Made in Korea, количество: 13 шт.; - натяжитель цепи, с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM2447025052, Made in Korea, количество: 3 шт.; - поддон масляный двигателя, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM2151038052, Made in Korea, количество: 1 шт.; - ролик натяжителя, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM2481023050, Made in Korea, количество: 26 шт.; - ролик натяжителя, изделие с маркировкой KIA (логотип на изделии) EMEX, EM248102X700, Made in Korea, количество: 47 шт.; - шатун, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM2351025240, Made in Korea, количество: 9 шт.; - шатун изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM235102B010, Made in Korea, количество: 4 шт.; - корпус главного цилиндра сцепления, с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM416101R100, Made in Korea, количество: 1 шт.; - корпус рабочего цилиндра сцепления, с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM4171023010, Made in Korea, количество: 2 шт.; - помпа, с маркировкой KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM251002X200, Made in Korea, количество: 4 шт.; - фильтр масляный, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM2630035503, Made in Korea, количество: 1000 шт.; - фильтр масляный, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM2630035504, Made in Korea, количество: 2084 шт.; - фильтр масляный, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM2630035530, Made in Korea, количество: 24 шт.; - корпус воздушного фильтра, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM281111R100, Made in Korea, количество: 1 шт.; - резонатор воздушного фильтра, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM281901F000, Made in Japan, количество: 3 шт.; - электроклапан топливной системы, с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM2891022040, Made in Korea, количество: 4 шт.; - подшипник роликовый, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM4142132000, Made in Korea, количество: 20 шт.; - шкив, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM2312425050, Made in Korea, количество: 14 шт.; - мотор омывателя, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM985102S100, Made in Korea, количество: 10 шт.; - свеча зажигания, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (надпись на изделии) EMEX, EM367102A200, Made in Korea, количество: 27 шт.; - свеча накаливания, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA NGK (надпись на изделии) EMEX, EM367102F101, Made in Korea, количество: 4 шт.; - катушка зажигания, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM273012B010, Made in Korea, количество: 56 шт.; - катушка зажигания, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM273002B010, Made in Korea, количество: 1 шт.; - распределитель зажигания, с маркировкой DENSO HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM273013C000, Made in Korea, количество: 9 шт.; - реле, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) ЕМЕХ, EM952242D000, Made in Korea, количество: 40 шт.; - переключатель, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM938103S000, Made in Korea, количество: 6 шт.; - переключатель подрулевой, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM934101C000, Made in Korea, количество: 19 шт.; - переключатель подрулевой, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM934201C121, Made in Korea, количество: 1 шт.; - переключатель подрулевой, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM934101C200, Made in Korea, количество: 20 шт.; - переключатель подрулевой, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM934201C130, Made in Korea, количество: 19 шт.; - датчик включения задней скорости, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM938102H000, Made in Korea, количество: 1 шт.; - датчик включения задней скорости, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM938402E000, Made in Korea, количество: 2 шт.; - датчик включения задней скорости, с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM938403K000, Made in India, количество: 9 шт.; - контакт металлический, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) ЕМЕХ, EM934903S110, Made in Korea, количество: 13 шт.; - контакт металлический, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM934902B200, Made in Korea, количество: 4 шт.; - контактная группа, с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM934900U010, Made in Korea, количество: 10 шт.; - лямбда-зонд, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) BOSCH (надпись на изделии) EMEX, EM392102B000, Made in Korea, количество: 5 шт.; - датчик детонации, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM3925026600, Made in Korea, количество: 8 шт.; - датчик детонации, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA EMEX, EM959301R000, Made in Korea, количество: 2 шт.; - термостат, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM2550023010, Made in Korea, количество: 9 шт.; - термостат, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM2550027000, Made in Korea, количество: 13 шт.; - термостат, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM2551042010, Made in Korea, количество: 13 шт.; - термостат, с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM255002B000, Made in India, количество: 8 шт.; в том числе осуществлять продажу на территорию Российской Федерации; ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью указанных товаров;

2) обязать общество "ТМР Импорт" и компанию EMEX изъять из оборота и уничтожить за свой счет товары, ввезенные на территорию Российской Федерации по Декларации N 1018060/070616/0000331 и маркированные товарными знаками, зарегистрированные по международному свидетельству N 102380 и по свидетельству Российской Федерации N 142734;

3) взыскать с общества "ТМР Импорт" в пользу Kia Motors Corporation компенсацию в размере 1 289 495, 92 рублей за нарушение исключительного права Kia Motors Corporation на товарные знаки, зарегистрированные по международному свидетельству N 102380 и по свидетельству Российской Федерации N 142734;

4) взыскать с компании EMEX в пользу Kia Motors Corporation компенсацию в размере 1 289 495, 92 рублей за нарушение исключительного права Kia Motors Corporation на товарные знаки, зарегистрированные по международному свидетельству N 102380 и по свидетельству Российской Федерации N 142734.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечена Курская таможня.

Решением Арбитражного суда Московской области от 11.07.2018 заявленные требования удовлетворены частично.

Суд запретил обществу "ТМР Импорт" и компании EMEX без разрешения правообладателя использовать товарные знаки "КИА", зарегистрированные по международному свидетельству N 1021380 и по свидетельству Российской Федерации N 142734, в отношении товаров, указанных в ТД N 10108060/070616/0000331, а именно: - кронштейн пластиковый, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM865142W000, Made in Korea, количество: 4 шт.; - ручка двери пластмассовая, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM8265025000CA, Made in Korea, количество: 5 шт.; - ручка салонная пластмассовая, с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM812543S000, Made in Korea, количество: 24 шт.; - крышка пластиковая, с маркировкой HYUNDAI KIA MOBIS (логотипы на изделии) EMEX, EM865173U000, Made in Korea, количество: 3 шт.; - патрубок резиновый, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM256312B051, Made in Korea, количество: 31 шт.; - патрубок резиновый, изделие с маркировкой KIA (логотип на изделии) EMEX, EM0K2NC13220, Made in Korea, количество: 2 шт.; - стекло двери, с маркировкой KIA (логотип на изделии) EMEX, EM82411M210, Made in Korea, количество: 1 шт.; - замок двери, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM812301R010, Made in Korea, количество: 6 шт.; - замок капота, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM811301R000, Made in Korea, количество: 3 шт.; - башмак натяжной, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM244202B000, Made in Korea, количество: 24 шт.; - клапан вентиляции, изделие картера ДВС, с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM2245027003, Made in Korea, количество: 2 шт.; - клапанная крышка, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM452803B811, Made in Korea, количество: 6 шт.; - направляющая цепи, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM244312B000, Made in Korea, количество: 13 шт.; - натяжитель цепи, с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM2447025052, Made in Korea, количество: 3 шт.; - поддон масляный двигателя, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM2151038052, Made in Korea, количество: 1 шт.; - ролик натяжителя, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM2481023050, Made in Korea, количество: 26 шт.; - ролик натяжителя, изделие с маркировкой KIA (логотип на изделии) EMEX, EM248102X700, Made in Korea, количество: 47 шт.; - шатун, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM2351025240, Made in Korea, количество: 9 шт.; - шатун изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM235102B010, Made in Korea, количество: 4 шт.; - корпус главного цилиндра сцепления, с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM416101R100, Made in Korea, количество: 1 шт.; - корпус рабочего цилиндра сцепления, с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM4171023010, Made in Korea, количество: 2 шт.; - помпа, с маркировкой KIA (логотипы на изделии) ЕМЕХ, EM251002X200, Made in Korea, количество: 4 шт.; - фильтр масляный, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM2630035503, Made in Korea, количество: 1000 шт.; - фильтр масляный, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM2630035504, Made in Korea, количество: 2084 шт.; - фильтр масляный, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM2630035530, Made in Korea, количество: 24 шт.; - корпус воздушного фильтра, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM281111R100, Made in Korea, количество: 1 шт.; - резонатор воздушного фильтра, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM281901F000, Made in Japan, количество: 3 шт.; - электроклапан топливной системы, с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM2891022040, Made in Korea, количество: 4 шт.; - подшипник роликовый, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM4142132000, Made in Korea, количество: 20 шт.; - шкив, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM2312425050, Made in Korea, количество: 14 шт.; - мотор омывателя, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM985102S100, Made in Korea, количество: 10 шт.; - свеча зажигания, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (надпись на изделии) EMEX, EM367102A200, Made in Korea, количество: 27 шт.; - свеча накаливания, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA NGK (надпись на изделии) EMEX, EM367102F101, Made in Korea, количество: 4 шт.; - катушка зажигания, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM273012B010, Made in Korea, количество: 56 шт.; - катушка зажигания, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM273002B010, Made in Korea, количество: 1 шт.; - распределитель зажигания, с маркировкой DENSO HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM273013C000, Made in Korea, количество: 9 шт.; - реле, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM952242D000, Made in Korea, количество: 40 шт.; - переключатель, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM938103S000, Made in Korea, количество: 6 шт.; - переключатель подрулевой, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM934101C000, Made in Korea, количество: 19 шт.; - переключатель подрулевой, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM934201C121, Made in Korea, количество: 1 шт.; - переключатель подрулевой, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM934101C200, Made in Korea, количество: 20 шт.; - переключатель подрулевой, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM934201C130, Made in Korea, количество: 19 шт.; - датчик включения задней скорости, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM938102H000, Made in Korea, количество: 1 шт.; - датчик включения задней скорости, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM938402E000, Made in Korea, количество: 2 шт.; - датчик включения задней скорости, с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM938403K000, Made in India, количество: 9 шт.; - контакт металлический, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM934903S110, Made in Korea, количество: 13 шт.; - контакт металлический, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM934902B200, Made in Korea, количество: 4 шт.; - контактная группа, с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM934900U010, Made in Korea, количество: 10 шт.; - лямбда-зонд, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) BOSCH (надпись на изделии) EMEX, EM392102B000, Made in Korea, количество: 5 шт.; - датчик детонации, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM3925026600, Made in Korea, количество: 8 шт.; - датчик детонации, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA EMEX, EM959301R000, Made in Korea, количество: 2 шт.; - термостат, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM2550023010, Made in Korea, количество: 9 шт.; - термостат, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM2550027000, Made in Korea, количество: 13 шт.; - термостат, изделие с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM2551042010, Made in Korea, количество: 13 шт.; - термостат, с маркировкой HYUNDAI KIA (логотипы на изделии) EMEX, EM255002B000, Made in India, количество: 8 шт.; в том числе осуществлять продажу на территорию Российской Федерации; ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью указанных товаров.

С общества "ТМР Импорт" в пользу компании Kia Motors Corporation взыскана компенсация в размере 500 000 рублей за нарушение исключительного права на товарные знаки, зарегистрированные по международному свидетельству N 1021380 и по свидетельству Российской Федерации N 142734.

Также с компании EMEX в пользу компании Kia Motors Corporation взыскана компенсация в размере 500 000 рублей за нарушение исключительного права на товарные знаки, зарегистрированные по международному свидетельству N 1021380 и по свидетельству Российской Федерации N 142734. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Дополнительным решением Арбитражного суда Московской области от 03.08.2018 с общества "ТМР Импорт" в доход федерального бюджета взыскана госпошлина в размере 14 500 рублей, с компании EMEX в доход федерального бюджета взыскана госпошлина в размере 14 500 рублей, с компании Kia Motors Corporation в доход федерального бюджета взыскана госпошлина в размере 2 895 рублей.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2018 решение суда первой инстанции от 11.07.2018 отменено, исковые требования удовлетворены в части, с общества "ТМР Импорт" в пользу компании Kia Motors Corporation взыскано 500 000 рублей компенсации за незаконное использование товарных знаков. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2018 также отменено дополнительное решение от 03.08.2018, с общества "ТМР Импорт" в пользу Kia Motors Corporation взыскано 6 959 рублей государственной пошлины; с компании Kia Motors Corporation в доход федерального бюджета взыскана госпошлина в размере 31 895 рублей.

Не согласившись с принятыми по настоящему делу постановлениями суда апелляционной инстанции, общество "ТМР Импорт" и иностранная компания Kia Motors Corporation обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами, в которых просили решение, дополнительное решение суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции отменить.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2019 постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2018 по делу N А41-52544/2016 отменено, дело направить на новое рассмотрение в Десятый арбитражный апелляционный суд.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2019 решение Арбитражного суда Московской области от 11.07.2018 по делу N А41-52544/16 отменено в части отказа компании Kia Motors Corporation в удовлетворении требований об обязании общества "ТМР Импорт" и компании EMEX изъять из оборота и уничтожить за свой счет товары, ввезенные на территорию Российской Федерации по Декларации N 1010060/070616/0000331 и маркированные товарными знаками, зарегистрированными по международному свидетельству N 1021380 и по свидетельству Российской Федерации N 142734.

Исковые требования в данной части удовлетворены.

Общество "ТМР Импорт" и компания EMEX на основании указанного постановления обязаны изъять из оборота и уничтожить за свой счет товары, ввезенные на территорию Российской Федерации по декларации N 1010060/070616/0000331 и маркированные товарными знаками, зарегистрированными по международному свидетельству N 1021380 и по свидетельству Российской Федерации N 142734.

В остальной части решение Арбитражного суда Московской области от 11.07.2018 по делу N А41-52544/16 оставлено без изменения.

С общества "ТМР Импорт" в пользу компании Kia Motors Corporation взыскано 1 500 рублей государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы.

С компании EMEX в пользу компании Kia Motors Corporation взыскано 1 500 рублей государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы.

Дополнительное решение Арбитражного суда Московской области от 03.08.2018 по делу N А41-52544/16 отменено, с общества "ТМР Импорт" в пользу компании Kia Motors Corporation взыскано 20 500 рублей государственной пошлины по иску, и с компании EMEX в пользу компании Kia Motors Corporation взыскано 20 500 рублей государственной пошлины по иску.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 12 марта 2020 года по делу N А41-52544/2016 постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2019 по делу N А41-52544/2016 в части удовлетворения требования о взыскании с иностранного лица - EMEX DWC-LLC и общества с ограниченной ответственностью "ТМР импорт" в пользу иностранного лица - Kia Motors Corporation компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по международной регистрации N 102380 и свидетельству Российской Федерации N 142734 отменено. В указанной части дело направлено на новое рассмотрение в Десятый арбитражный апелляционный суд. В остальной части постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2019 по делу N А41-52544/2016 оставлено без изменения, кассационная жалоба общества с ограниченной ответственностью "ТМР импорт" - без удовлетворения.

Направляя настоящее дело на новое рассмотрение, Суд по интеллектуальным правам указал следующее.

Пунктом 6.1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Вопреки данной норме права, суды первой и апелляционной инстанции возложили самостоятельную имущественную ответственность за одно нарушение исключительных прав на каждого из нарушителей.

Апелляционный суд, с учетом вышеприведенных указаний суда кассационной инстанции, установил следующее.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если этим кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных тем же кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными указанным кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную данным кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака, в том числе, на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Пунктом 3 той же статьи предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными названным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с частью 6.1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

В рассматриваемом случае, исходя из условий заключенного между ответчиками контракта и обстоятельств дела, ввоз на территорию Российской Федерации без разрешения истца спорного товара, на котором размещены принадлежащие истцу товарные знаки, осуществлен совместными действиями ответчиков, каждый из которых как при оформлении контракта, так и при его исполнении, не мог не осознавать противоправный характер своих действий.

Исходя из этого, ввоз спорных товаров на территорию Российской Федерации является одним нарушением, совершенным двумя лицами совместно.

В силу положений статьи 1515 ГК РФ, в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

В пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017) разъяснено, что суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Размер компенсации определен истцом в сумме 1 289 495, 92 руб. в двукратном размере стоимости товаров с каждого из ответчиков.

Между тем, пунктом 6.1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Таким образом, компенсация подлежит взысканию с ответчика в двукратном размере стоимости товаров, предложенных к продаже в общей сумме 1 289 495, 92 руб. - с обоих ответчиков солидарно.

В удовлетворении остальной части требования о взыскании компенсации надлежит отказать.

Вопреки доводам ответчиков, оснований для снижения размера заявленной к взысканию компенсации не имеется.

В соответствии с правой позицией Конституционного Суда РФ, изложенной в пункте 4.3 постановления от 24.07.2020 N 40-П "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда" поскольку компенсация, по смыслу взаимосвязанных положений статей 1250, 1252 и 1515 ГК Российской Федерации, имеет штрафной характер, принципиальное значение приобретает норма абзаца второго пункта 3 статьи 1252 данного Кодекса о критериях, которыми должны руководствоваться суды при определении размера компенсации: он определяется в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Термин "характер нарушения" обычно понимается как относящийся к тяжести содеянного, причем, как правило, принимаются во внимание обстоятельства, характеризующие последствия нарушения, поведение причинителя вреда и наличие его вины. Вместе с тем, если иное не установлено данным Кодексом, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 его статьи 1252 меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное при осуществлении нарушителем предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если тот не докажет, что нарушение произошло вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (абзац третий пункта 3 статьи 1250).

Подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса в системной связи с абзацем вторым пункта 3 его статьи 1252 допускает различные правовые оценки в зависимости от того, кто является правообладателем и нарушителем, а равно от способа нарушения. Например, возможна ситуация, когда субъект права, занимающийся предпринимательской деятельностью и являющийся конкурентом правообладателя товарного знака, маркирующего им свои товары, маркирует, не заключив лицензионный договор, товары тем же товарным знаком или обозначением, сходным с ним до степени смешения (пункт 2 статьи 1515 данного Кодекса), намереваясь незаконно эксплуатировать экономический успех правообладателя.

Иную оценку может получить ситуация, когда право на товарный знак нарушено индивидуальным предпринимателем, занимающимся розничной торговлей и продающим товары, маркированные товарными знаками правообладателя, который, в свою очередь, не производит товары, а заключает лицензионные договоры с производителями. Здесь появляются риски заключения лицензионных договоров лишь для обоснования большого размера взыскиваемой компенсации, без намерения их реально исполнять. Такое злоупотребление должно быть исключено при установлении и исследовании фактических обстоятельств дела судом, имеющим возможность оценить доказательства исполнения договора.

Также в этом же Постановлении Конституционный суд указал, что впредь до внесения в гражданское законодательство изменений, вытекающих из настоящего Постановления, суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации величины. При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (т.е. не может составлять менее стоимости права использования товарного знака). Кроме того, снижением размера компенсации за нарушение исключительного права с учетом настоящего Постановления не могут подменяться как установление судом обстоятельств рассматриваемого им дела, так и исследование им доказательств, относящихся к допущенному нарушению и условиям правомерного использования товарного знака, на стоимость которого ссылается истец.

Исходя из вышеизложенного, решение Арбитражного суда Московской области от 11 июля 2018 года по делу N А41-52544/16 подлежит отмене в части удовлетворения требований Компании Киа Моторс Корпорэйшн по взысканию компенсаций с ООО "ТМР Импорт" и Компании с ограниченной ответственностью ЭмЭкс ДВС-JIJIC ("Emex DWC-LLC") за нарушение исключительного права Компании Киа Моторс Корпорейшн на товарные знаки, зарегистрированные по международному свидетельству N 1021380 и по свидетельству РФ N 142734. С ООО "ТМР Импорт" и Компании с ограниченной ответственностью ЭмЭкс ДВС-JIJIC в пользу Компании Киа Моторс Корпорейшн подлежит взысканию в сумме 1 289 495,92 руб. солидарно.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 2 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Московской области от 11 июля 2018 года по делу N А41-52544/16 отменить в части удовлетворения требований Компании Киа Моторс Корпорэйшн по взысканию компенсаций с ООО "ТМР Импорт" и Компании с ограниченной ответственностью ЭмЭкс ДВС-JIJIC ("Emex DWC-LLC") за нарушение исключительного права Компании Киа Моторс Корпорейшн на товарные знаки *, зарегистрированные по международному свидетельству N 1021380 и по свидетельству РФ N 142734.

Взыскать с ООО "ТМР Импорт" и Компании с ограниченной ответственностью ЭмЭкс ДВС-JIJIC ("Emex DWC-LLC") в пользу Компании Киа Моторс Корпорейшн компенсацию за нарушение исключительного права Компании Киа Моторс Корпорейшн на товарные знаки *, зарегистрированные по международному свидетельству N 1021380 и по свидетельству РФ N 142734 в сумме 1 289 495,92 руб. солидарно.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его изготовления в полном объеме через суд первой инстанции.

Председательствующий

С.А. Коновалов

Судьи

Е.Н. Виткалова Н.В. Марченкова