Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 5 февраля 2024 г. N 08АП-10956/23 по делу N А75-21028/2021

город Омск

05 февраля 2024 г.

Дело N А75-21028/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 23 января 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 05 февраля 2024 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ивановой Н.Е.,

судей Котлярова Е.Н., Лотова А.Н.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарём Мартыновым Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-10956/2023) индивидуального предпринимателя Клюкина Вячеслава Владимировича на решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.09.2023 по делу N А75-21028/2021 (судья Яшукова Н.Ю.), принятое по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Клюкина Вячеслава Владимировича (ИНН 744800309030, ОГРНИП 304744829600153,) к Сидиковой Гулнозе Бекназаровне (ИНН 860337407259), с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, индивидуального предпринимателя Глушаковой Виктории Викторовны (ИНН 860338005263, ОГРНИП 319861700095439), общества с ограниченной ответственностью "Бремор Сибирь" (ИНН 8603185772, ОГРН 1118603015321, адрес: 628617, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 39, к. 12) о взыскании 10 000 000 руб.,

при участии в судебном заседании представителей:

от индивидуального предпринимателя Клюкина Вячеслава Владимировича - Керцман Илья Борисович по доверенности от 20.12.2023 сроком действия до 20.12.2024,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Клюкин Вячеслав Владимирович (далее - истец, ИП Клюкин В.В.) обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с иском к Сидиковой Гулнозе Бекназаровне (далее - ответчик, Сидикова Г.Б.) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 10 000 000 руб.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены индивидуальный предприниматель Глушакова Виктория Викторовна (далее - ИП Глушакова В.В.) и общество с ограниченной ответственностью "Бремор Сибирь" (далее - ООО "Бремор Сибирь").

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.06.2022 по делу N А75-21028/2021, оставленным без изменения постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 29.11.2022, исковые требования ИП Клюкина В.В. были удовлетворены.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2023 решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.06.2022 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 29.11.2022 по делу N А75-21028/2021 отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.09.2023 по делу N А75-21028/2021 заявленные требования удовлетворены частично, с Сидиковой Г.Б. в пользу ИП Клюкина В.В. взыскана компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 50 934 руб., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 372 руб., с ИП Клюкина В.В. в пользу Сидиковой Г.Б. взысканы расходы по оплате государственной пошлины за подачу апелляционной и кассационной жалобы в размере 5969 руб. 40 коп.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился в Восьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить/изменить в части и принять новое решение.

В обоснование жалобы ее податель ссылается на несогласие в части размера (суммы) взысканной компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак; указал, что суд первой инстанции отдал бесспорное предпочтение доказательствам со стороны ответчика, чем нарушил положения части 1 и части 5 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

В предоставленном отзыве на апелляционную жалобу ответчик просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Определением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 19.01.2024 произведена замена судьи Шиндлер Н.А. в составе суда по рассмотрению апелляционной жалобы на судью Котлярова Н.Е., рассмотрение апелляционной жалобы начато с самого начала.

Представителем истца в суде апелляционной инстанции заявлено устное ходатайство об отложении судебного заседания в целях подготовки ходатайства о назначении судебной экспертизы.

Согласно части 5 статьи 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

На основании части 3 статьи 268 АПК РФ при рассмотрении дела в арбитражном суде апелляционной инстанции лица, участвующие в деле, вправе заявлять ходатайства о вызове новых свидетелей, проведении экспертизы, приобщении к делу или об истребовании письменных и вещественных доказательств, в исследовании или истребовании которых им было отказано судом первой инстанции. Суд апелляционной инстанции не вправе отказать в удовлетворении указанных ходатайств на том основании, что они не были удовлетворены судом первой инстанции.

Согласно абзацу второму пункта 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" ходатайство о проведении экспертизы в суде апелляционной инстанции рассматривается судом с учетом положений частей 2 и 3 статьи 268 АПК РФ, согласно которым дополнительные доказательства принимаются судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него (в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство о назначении экспертизы), и суд признает эти причины уважительными.

Между тем при рассмотрении дела в суде первой инстанции ходатайства о назначении экспертизы истцом не заявлено, уважительность невозможности совершения такого процессуального действия истцом не доказана (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

На основании изложенного, суд апелляционной инстанции не усмотрел оснований для отложения судебного заседания в целях подготовки ходатайства о назначении судебной экспертизы.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, просил решение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу - удовлетворить.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о дате и времени проведения судебного заседания извещены надлежащим образом, в связи с чем суд апелляционной инстанции рассмотрел апелляционную жалобу в порядке статьи 156 АПК РФ в отсутствие неявившихся участников процесса.

Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, выслушав представителя истца, суд апелляционной инстанции установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 318659 с приоритетом от 01.11.2005 правообладателем исключительных прав на товарный знак комбинированного типа (словесно-графический) в отношении товаров 29 класса Международной классификации товаров и услуг, в том числе в отношении масла сливочного, является индивидуальный предприниматель Клюкин Вячеслав Владимирович (истец) (л.д. 17).

Товарный знак представляет собой надпись "СЛИВОЧНЫЙ КРАЙ" с изображением деревенского пейзажа.

Согласно приложению к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 318659 срок действия исключительного права на товарный знак "СЛИВОЧНЫЙ КРАЙ" продлен до 01.11.2025.

28.07.2021 в г. Нижневартовске, на территории молодежного квартала, по ул. Мусы Джалиля, д.25 в магазине "Азбука вкуса", в котором осуществляла деятельность ИП Сидикова Г.Б., осуществлена реализация (продажа) сливочного масла в фольгированной упаковке, массой 180 г., на которую полиграфическим путем нанесено словесное изображение зарегистрированного товарного знака комбинированного типа (словесно-графического) "СЛИВОЧНЫЙ КРАЙ", исключительные права на использование которого принадлежат истцу.

Факт приобретения масла сливочного со спорной надписью на упаковке истец обосновывает кассовым чеком от 28.07.2021 на сумму 88 руб., видеозаписью процесса приобретения товара и копией кассового чека от 10.09.2021, произведенной в целях самозащиты гражданских прав на основании статей 12, 14 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

При изучении качества и содержания полиграфии, нанесенной информации на приобретенный товар, истцом установлено, что на печатных формах упаковки отсутствует ориентир о цветах, не соответствует ориентир о границах печати, ширина фотометки имеет больший размер, чем на упаковке сливочного масла, изготовляемого истцом, неверно указаны реквизиты изготовителя, цвет краски отличается. Кроме того, истец указывает, что на приобретенном товаре указан срок годности - 35 суток, при этом в г. Нижневартовск истец сливочное масло "СЛИВОЧНЫЙ КРАЙ" масло сливочное крестьянское из Башкирии, 180 г., сроком годности 35 суток - не поставлял.

Разрешение на использование обозначений, сходных с принадлежащим ему товарным знаком, правообладатель Сидиковой Г.Б. не предоставлял.

Согласно приказу от 03.02.2020 N 7 установлена стоимость лицензионного вознаграждения за использование товарного знака "СЛИВОЧНЫЙ КРАЙ" в размере единовременного паушального платежа в размере 5 000 000 руб.

Полагая, что ответчик в ходе реализации товара нарушил исключительно право истца на товарный знак, последний обратился в арбитражный суд с соответствующим заявлением.

04.09.2023 Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры принято решение, являющееся предметом апелляционного обжалования по настоящему делу.

Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в порядке статей 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены или изменения обжалуемого решения, исходя из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании (статья 1482 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ), способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования.

Из материалов дела следует, что истец является правообладателем товарного знака N 318659.

Факт продажи ответчиком 28.07.2021 в г. Нижневартовске, на территории молодежного квартала, по ул. Мусы Джалиля, д.25 в магазине "Азбука вкуса, сливочного масла в фольгированной упаковке, массой 180г., на которую полиграфическим путем нанесено словесное изображение зарегистрированного товарного знака комбинированного типа (словесно-графического) "СЛИВОЧНЫЙ КРАЙ", исключительные права на использование которого принадлежат истцу, подтверждается представленными в дело доказательствами: кассовым чеком, видеозаписью покупки и фото товара, и ответчиком не оспаривается.

Принимая во внимание фонетическое тождество доминирующих словесных элементов, а также графическое сходство, осуществление сторонами деятельности по реализации однородного товара (сливочного масла), суд первой инстанции пришёл к выводу о сходстве товарного знака, права на который принадлежат истцу, и словесного, комбинированного обозначения, используемого ответчиком, до степени смешения.

Каких-либо обоснованных доводов и возражений в данной части апелляционная жалоба и отзыв на неё не содержат, поэтому выводы суда в силу части 5 статьи 268 АПК РФ не подлежат переоценке судом апелляционной инстанции (пункт 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции").

Таким образом, ответчик нарушил принадлежащие истцу исключительные права в форме распространения товара.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 ГК РФ, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из материалов настоящего дела, в рассматриваемом случае истцом заявлено о взыскании компенсации, размер которой определен в порядке подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В обоснование взыскиваемой суммы компенсации ИП Клюкиным В.В. в материалы дела представлены приказ ИП Клюкина В.В. от 03.02.2020 N 7, образец лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака "СЛИВОЧНЫЙ КРАЙ".

В Приказе от 03.02.2020 N 7 предусмотрено, что ИП Клюкин В.В. предоставляет права использования товарного знака "СЛИВОЧНЫЙ КРАЙ" (свидетельство на товарный знак N 318659) третьим лицам только на основании лицензионного договора. Стоимость лицензионного вознаграждения за использование товарного знака установлено в размере единовременного платежа в сумме 5 000 000 руб. Для использования в работе и коммерческих предложений утверждена форма лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака "СЛИВОЧНЫЙ КРАЙ" по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 318659 (неисключительная лицензия).

В пункте 1.3 лицензионного договора, являющегося приложением к Приказу от 03.02.2020 N 7, лицензионное вознаграждение за использование товарного знака установлено в размере единовременного платежа в сумме 5 000 000 руб.

В пунктах 3.6, 3.12 договора предусмотрены виды использования товарного знака и право лицензиата предоставлять сублицензии.

Срок действия договора установлен в пункте 8.1 и составляет 5 лет.

В ходе рассмотрения настоящего дела в Суде по интеллектуальным правам вышестоящей инстанцией было указано на то, что в качестве надлежащего доказательства реальной стоимости права не может быть признан предварительный лицензионный договор, не связанный с реальным использованием объекта интеллектуальных прав (даже в случае согласования в нем условия о стоимости предоставления права использования на условиях простой (неисключительной) лицензии).

Направляя дело на новое рассмотрение, Суд по интеллектуальным правам указал, что арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, обстоятельства установления стоимости права использования товарного знака могут быть определены на основании заключения независимого оценщика, представленного как истцом, так и ответчиком.

Сидиковой Г.Б. представлено в материалы дела заключение специалиста от 14.08.2023 N 33-14-08. Из данного заключения следует, что специалистом использовались в рамках исследования сравнительный подход и анализировались данные об аналогичных товарных знаках (в отношении сливочного масла) с учетом классов их МКТУ (товарные знаки "ЗдОрово. ЗдоровО"; "Солнечная Манечка"; "LIBRANCH"; "LIFTER"; "Glenver").

Ценообразующими характеристиками взято наличие у объектов МКТУ (29; 35; 39).

Согласно заключению от 14.08.2023 N 33-14-08 рыночная стоимость аналогичного товарному знаку N 318659 "СЛИВОЧНЫЙ КРАЙ" с 3 классами МКТУ (29-го (116 наименований товаров); услуг 35-го (реклама) и 39-го (упаковка товара) составляет 191 000 руб. в месяц.

Отвечая на вопрос о размере компенсации за неправомерное использование товарного знака N 318659, специалист указал, что стоимость компенсации составляет: 2122 руб. 22 коп. - из расчета 191 000 руб. (стоимость лицензионного договора) / 60 мес. (срок действия лицензионного договора) / 3 класса МКТУ (количество нарушенных классов МКТУ) * 2 (двукратный размер).

Суд апелляционной инстанции поддерживает вывод суда первой инстанции об обоснованности вывода специалиста в заключении от 14.08.2023 N 33-14-08 о рыночной стоимости лицензионного договора в размере 191 000 руб., с учётом необоснованности деления данной платы на 60 мес., поскольку указанная стоимость никак не может быть увязана с проектом лицензионного договора истца, предполагающего его заключение на 5 лет.

С учетом неучтенных специалистом способов нарушения прав истца в виде демонстрации товара (выкладка масла на прилавок) и хранение товара, судом первой инстанции определен размер платы за неправомерное использование ответчиком товарного знака N 318659 в размере 25 466 руб. 66 коп. из расчета 191 000 руб. / 15 * 2.

Судом первой инстанции обоснованно отклонено заключение специалиста от 16.08.2023 N 3-08/326 в качестве надлежащего доказательства размера платы за неправомерное использование ответчиком товарного знака, поскольку представленный заказчиком на исследование лицензионный договор (без даты и без номера) не может быть использован в качестве надлежащего доказательства реальной стоимости права, так как по нему не заключался договор с каким-либо конкретным лицом.

В связи с изложенным суд первой инстанции правомерно определил размер компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 50 934 руб. (25 466 руб. 66 коп. * 2).

Суд апелляционной инстанции отмечает, что указанный размер компенсации был предметом исследования Суда по интеллектуальным правам при вынесении постановления от 18.01.2024 по делу N А75-21027/2021 и признан обоснованным.

При данных обстоятельствах суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение.

Нормы материального права применены арбитражным судом первой инстанции правильно. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ в любом случае основаниями для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено. Следовательно, оснований для отмены обжалуемого решения арбитражного суда не имеется, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на заявителя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьёй 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.09.2023 по делу N А75-21028/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, направляется лицам, участвующим в деле, согласно статье 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса "Картотека арбитражных дел" http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Председательствующий

Н.Е. Иванова

Судьи

Н.Е. Котляров А.Н. Лотов