Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 декабря 2020 г. N 09АП-59327/20 по делу N А40-24634/2020

г. Москва

10 декабря 2020 г.

Дело N А40-24634/20

Резолютивная часть постановления объявлена 03 декабря 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 декабря 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева,

судей Т.В. Захаровой, Е.А. Птанской,

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В. Саватюхиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "Винный стиль" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 25 августа 2020 года по делу N А40-24634/20, принятое судьёй Чадовым А.С., по иску ООО "Александровы погреба" к ООО "Винный стиль" о защите прав на товарный знак

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Горская М.В. по доверенности от 01.12.2019

от ответчика: Коляскин М.Х. по доверенности от 12.03.2020

УСТАНОВИЛ:

ООО "Александровы погреба" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ОО "Винный стиль" об истребовании у ЦАТ сведения о количестве импортированной обществом "Винный стиль" алкогольной продукции (вина) под наименованием "VINCENT" ("ВИНСЕНТ"), таможенной стоимости указанной продукции, и периодах ввоза указанной продукции, запрете ООО "Винный стиль" импортировать, реализовывать и иным образом вводить в гражданский оборот на территории РФ вино, маркированное обозначением "VINCENT" ("ВИНСЕНТ"), взыскании ООО "Винный стиль" компенсации за нарушение исключительного права ООО "Александровы погреба" на товарный знак "VINCENT" ("ВИНСЕНТ") по свидетельству N 196200 в размере 31 685 688 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 25 августа 2020 года исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции отменить полностью и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В заседаниях суда апелляционной инстанции рассмотрены и отклонены ходатайства ответчика о приостановлении производства по настоящему делу до вступления в силу решения Роспатента по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарного знака "SAINT VINCENT " по свидетельству N 196200, так как истцом обоснована возможность поворота исполнения решения Арбитражного суда г. Москвы от 25 августа 2020 года в случае вступления его в законную силу и последующей отмены в порядке главы 37 АПК РФ, о чем вынесено протокольное определение

Заявитель доводы апелляционной жалобы поддержал, не согласен с решением суда первой инстанции, представил письменные пояснения.

Истец возражал против доводов апелляционной жалобы, считает решение суда законным и обоснованным, представил отзыв.

Ответчик заявил ходатайство о привлечении третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора ИП Энделадзе Мамуки Юзаевича, которое так же удовлетворено быть не может, поскольку неисключительная лицензия выдана ИП Энделадзе М. Ю. ответчику только 01 ноября 2020 г. после обжалуемого решения, данные о государственной регистрации договора суду апелляционной инстанции не представлены. Сам товарный знак по свидетельству 779553 имеет дату приоритета 30 июля 2020 г., то есть после рассмотренного в настоящем иске периода (2018-2019 гг.)

Исследовав представленные в материалы дела документы в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив выводы суда первой инстанции, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака "SAINT VINCENT " по свидетельству N 196200 в отношении товаров 33 класса МКТУ, международного товарного знака "SAINT-VINCENT" по свидетельству N 895933.

Истцу стало известно, что ответчик осуществляет импорт на территорию РФ алкогольной продукции, вина, маркированного обозначением "SAINT-VINCENT" (СЭН ВИНСЕНТ), что подтверждается фотографиями этикеток, кассовым чеком, информацией с ЕГАИС и из Федерального реестра алкогольной продукции. Данный факт был также подтвержден сведениями, предоставленными Федеральной таможенной службой.

В связи с изложенными обстоятельствами, истец, усмотрев в действиях ответчика нарушение прав на товарный знак, обратился в суд с требованиями о запрете использования спорного обозначения и взыскании компенсации.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В своём исковом заявлении истец просит прекратить незаконное использование товарного знака, взыскать компенсации.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. N 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтверждается представленными в дело доказательствами.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее - Правила), утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 г. N 32, при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании п. 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п.п. 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение; словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В качестве доказательства сходства обозначения "VINCENT", используемого Ответчиком на своей продукции, с товарными знаками "SAINT VINCENT" по свидетельству N 196200 и "SAINT VINCENT" по свидетельству N 448104, представил сравнительный анализ обозначений, подготовленный патентным поверенным Российской Федерации со специализацией по товарным знакам.

Сходство обозначения "VINCENT", используемого Ответчиком на своей продукции, с товарными знаками "SAINT VINCENT" по свидетельству N 196200 и "St. Vincent" по свидетельству N 448104, принадлежащими ООО "Александровы погреба" является очевидным и не вызывает никаких сомнений.

Обозначение "VINCENT", используемое компанией "Винный стиль", и товарные знаки "SAINT VINCENT" по свидетельству N 196200 и "St. Vincent" по свидетельству N 448104 является сходными до степени смешения в соответствии с Правилами и Руководством по регистрации товарных знаков, утвержденными Роспатентом.

Кроме того, суд не лишен права рассмотреть вопрос сходства обозначений и с точки зрения рядового потребителя, без применения специальных знаний.

С точки зрения рядового потребителя французское вино одной ценовой категории, маркированное обозначениями "VINCENT" / "SAINT VINCENT" / "St. Vincent" действительно смешивается в глазах потребителей.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Используемое Ответчиком обозначение "VINCENT" полностью воспроизводится в товарных знаках Истца.

Ответчик на своей продукции выполнил обозначение "VINCENT" тем же самым шрифтом, которым выполнен товарный знак "SAINT VINCENT", начертание букв и в обозначении Ответчика и в товарном знаке Истца одинаковое.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров (определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 N 307-ЭС16-881 по делу N А5-62226/2014).

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06).

Потребители легко могут принять вина "VINCENT" как продукцию из линейки вин "SAINT VINCENT" / "St. Vincent", как продукцию одного производителя, тем более что, сравниваемая продукция производится во Франции, относится к одному ценовому сегменту, имеет одни каналы сбыта, один круг потребителей.

В качестве доказательства смешения продукции в глазах потребителей, Истец приводил и сведения из Федерального реестра алкогольной продукции, в котором по запросу "Винсент" одновременно отображается и продукция ответчика, и продукция, маркированная товарными знака Истца, а также фотографии продукции, маркированной товарными знаками "SAINT VINCENT" / "St. Vincent". По сути, обозначение "VINCENT" является полным вхождением в товарные знаки, принадлежащие Истцу.

В апелляционной жалобе Ответчик утверждает, что допущенное им нарушение не является длящимся. Однако это противоречит имеющимся в деле доказательствам.

Центральная акцизная таможня предоставила сведения об импорте обществом "Винный стиль" вина "VINCENT". Согласно сведениям таможни, продукция поставлялась в период с 2018 г. по 2019 г. включительно. Даты импорта: 30.11.2018 г., 14.03.2019 г., 24.06.2019 г. Импорт продукции был не однократным, контрафактная продукция импортировалась в РФ три раза за период в 6 месяцев. Всего было импортировано 34 516 бутылок контрафактной продукции.

В материалы настоящего дела Истец представил сведения об использовании собственных товарных знаков "SAINT VINCENT" N 196200 и "St. Vincent" по свидетельству N 448104. Представленные Истцом доказательства свидетельствуют о том, что товарные знаки используются непрерывно с 2001 года по настоящий момент, что алкогольная продукция, маркированная товарными знаками в больших количествах вводится в гражданский оборот на территории РФ.

Начиная с 2001 года на территории РФ было введено в гражданский оборот (реализовано потребителям) более одного миллиона бутылок вина, маркированного товарными знаками "SAINT VINCENT" / "St. Vincent", стоимостью более 2,7 миллионов долларов США.

Помимо вина, товарные знаки "SAINT VINCENT" / "St. Vincent" используются для маркировки такого алкогольного напитка как бренди. Бренди под торговой маркой "SAINT VINCENT" / "St. Vincent" импортировалось в РФ с период с 2007 по 2014 год включительно. Всего было импортировано и реализовано 67 732 бутылки бренди SAINT VINCENT" / "St. Vincent", стоимостью более 100 тысяч долларов США.

В качестве доказательства реального использования товарных знаков "SAINT VINCENT" для маркировки алкогольной продукции Истец представил следующие доказательства:

1) сводная таблица по импорту вина "SAINT VINCENT" по годам в литрах с 2001 по 2019 г. В данной таблице отражено какое количество вина, маркированного обозначением "SAINT VINCENT" было импортировано в РФ в каждом году начиная с 2001 г. по 2019 г. включительно;

2) сводная таблица по импорту вина "SAINT VINCENT" с 2001 по 2019 гг. В данной таблице перечислены номера грузовых таможенных деклараций, которые оформлялись при импорте продукции, указано наименование продукции, производитель, количество продукции, а также ее таможенная стоимость;

3) сводная таблица по импорту бренди (коньяка) "SAINT VINCENT" по годам в литрах с 2007 по 2014 г. В данной таблице отражено какое количество бренди (коньяка), маркированного обозначением "SAINT VINCENT" было импортировано в РФ в каждом году начиная с 2007 г. по 2014 г. включительно;

4) сводная таблица по импорту в РФ бренди (коньяка) "SAINT VINCENT" с 2011 по 2014 гг. В данной таблице перечислены номера грузовых таможенных деклараций, которые оформлялись при импорте продукции, указано наименование продукции, производитель, количество продукции, а также ее таможенная стоимость;

5) копии грузовых таможенных деклараций на продукцию;

6) сведения из Федерального реестра алкогольной продукции о продукции, маркированной товарными знаками "SAINT VINCENT";

7) сведения о продукции, маркированной товарными знаками из сети Интернет;

8) фотографии продукции, маркированной товарными знаками (фото лицевых и контр этикеток);

9) дипломы на продукцию, выданные по результатам участия продукции, маркированной товарными знаками, в международных конкурсах и выставках;

10) копии рекламных каталогов продукции;

11) договоры на изготовление рекламных материалов и сувенирной продукции и др.

Указанные документы с пояснениями были приведены Истцом в письменных объяснениях по делу. Все документы были изучены судом и приобщены к материалам дела.

Относительно сведений, содержащихся в Федеральном реестре алкогольной продукции, поясняется следующее.

Данный реестр содержит информацию обо всей алкогольной продукции, которая вводится в гражданский оборот на территории РФ. В реестре фиксируется информация о виде продукции, ее наименовании, ее производителе, импортере, маркировке, дате первой поставки в РФ. При этом данный реестр не содержит информацию о количестве продукции, вводимой в оборот.

Данный реестр не является таможенным реестром и не содержит информацию обо всех фактах импорта продукции в РФ. Такую информацию может предоставить только Федеральная таможенная служба.

Информация, которую сообщает Ответчик в своей апелляционной жалобе о том, что было всего две поставки продукции, маркированной товарными знаками "SAINT VINCENT" / "St. Vincent", не соответствует действительности.

Истец представил в материалы дела информацию обо всех фактах импорта продукции "SAINT VINCENT" / "St. Vincent" в РФ, с указанием номеров всех ГТД, дат импорта, количества продукции, с указанием импортера и производителя продукции. В виду действительно огромного количества импортированной продукции Истец представил указанные сведения в виде сводной таблицы, но по запросу суда, Истец готов оперативно представить копии и оригиналы любых ГТД.

Несостоятельность вывод Ответчика подтверждается и тем, что в Федеральном реестре алкогольной продукции содержится информация только об одном факте поставки продукции "VINCENT" обществом "Винный стиль", но при этом Центральная акцизная таможня подтвердила, что ООО "Винный стиль" импортировало спорную продукцию не один раз, а три раза.

Истец просит взыскать с Ответчика компенсацию на основании пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, а именно в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещено обозначение "VINCENT", являющееся сходным до степени смешения с товарными знаками Истца.

Законодателем в ст. 1515 ГК РФ определена мера ответственности нарушителей исключительного права на товарные знаки:

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец просил взыскать компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещено обозначение "VINCENT".

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (п. 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г.). Суды обязаны определять размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств (п. 47 Обзора)

Истец произвел расчет требуемой суммы компенсации исходя из общего количества продукции, маркированной обозначением "VINCENT" и введенной обществом "Винный стиль" в оборот на территории РФ и стоимости указанной продукции.

Согласно сведениям Центральной акцизной таможни обществом "Винный стиль" было импортировано на территорию РФ 34 516 бутылок вина, маркированного обозначением "VINCENT". В качестве стоимости продукции, маркированной обозначением "VINCENT", была взята стоимость продукции, по которой она реализовывалась третьим лицам (стоимость каждого вида вина "VINCENT", указанная в чеках на продукцию).

Подробный расчет требуемой суммы компенсации приведен Истцом в Заявлении об изменении исковых требований от 29.07.2020 г.

Общее количество продукции, маркированной обозначением "VINCENT", импортированной обществом "Винный стиль" составляет - 34 516 бутылок.

Общая стоимость продукции, маркированной обозначением "VINCENT", импортированной обществом "Винный стиль" составляет - 15 422 684 рублей.

Двукратная стоимость продукции, маркированной обозначением "VINCENT" составляет - 30 845 368 рублей.

Согласно п. 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации":

"Заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы_".

"Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам".

Сумма компенсации в размере 30 845 368 рублей определена Истцом в соответствии с пп.2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ и п. 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10.

Ответчик не представил в материалы настоящего дела альтернативный расчет суммы компенсации на основании двукратной стоимости контрафактной продукции, тот расчет, который привел Ответчик на основании ставок роялти, не имеет правового значения при рассмотрении настоящего дела.

Согласно позиции Верховного суда Российской Федерации, сформулированной в п. 21 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 3, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017 г., а также в определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ N 305-ЭС16-13233 от 25.04.2017 г., N 308-ЭС17- 3085 от 11.07.2017 г., N 308-ЭС17-2988 от 11.07.2017 г., N 308-ЭС17-3088 от 11.07.2017 г., N 308-ЭС17-4299 от 11.07.2017 г., суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе и без соответствующих доказательств. Надлежащие доказательства Ответчиком не представлены.

Устанавливая размер компенсации в размере двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, законодатель посчитал, такую меру ответственности разумной и справедливой, и соответствующей последствиям нарушения, которые возникают для правообладателей товарных знаков.

В рассматриваемом деле не имеется оснований для снижения размера компенсации, предусмотренных законодательством:

Ответчик нарушил исключительное право Истца на товарные знаки не первый раз. Нарушение было длящимся во времени - ООО "Винный стиль" трижды осуществило ввоз в РФ контрафактной продукции "VINCENT":

1) 30.11.2018 г. ввезено 16 бутылок вина "VINCENT",

2) 14.03.2019 г. ввезено 17 250 бутылок вина "VINCENT",

3) 24.06.2019 г. ввезено 17 250 бутылок вина "VINCENT".

Контрафактная продукция импортировалась Ответчиком в большом количестве - 34 516 бутылок вина "VINCENT", что также подтверждает грубый характер нарушения.

Со стороны ООО "Винный стиль" имели место быть многократные отгрузки контрафактной продукции в розничные магазины сети "Перекресток".

Как уже было отмечено, импорт и дистрибуция алкогольной продукции является основным видом деятельности Ответчика, из которого он извлекает прибыль. Учитывая, что вино "VINCENT" ввозилось Ответчиком не один раз и в большом количестве (34 516 бутылок), то такая деятельность, очевидно, приносила прибыль Ответчику.

Товарные знаки "SAINT VINCENT" по свидетельству N 196200 и "St. Vincent" N 448104, принадлежащие Истцу, действительно используются на протяжении почти 20 лет. Продукция, маркированная этими товарными знаками, в больших количествах (более 1 млн. бутылок) продается на территории РФ. Введение продукции в оборот на территории РФ сопровождается проведением различного рода рекламных компаний, выпуском различной рекламной и сувенирной продукции. Указанные действия требуют значительных финансовых затрат.

Ответчик не представил соответствующего заявления о снижении компенсации и не представил доказательств, позволяющих произвести расчет требуемой суммы компенсации иным образом.

Таким образом, исходя из фактических обстоятельств дела, с учетом оценки имеющихся в деле доказательств в их совокупности, апелляционным судом признается законным и обоснованным решение суда первой инстанции об удовлетворении исковых требований.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

В ходатайстве о привлечении третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора ИП Энделадзе Мамуки Юзаевича отказать.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 25 августа 2020 года по делу N А40-24634/20 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

Т.В. Захарова Е.А. Птанская