Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 декабря 2020 г. N 13АП-27016/20 по делу N А56-130679/2018

г. Санкт-Петербург

15 декабря 2020 г.

Дело N А56-130679/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 08 декабря 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 15 декабря 2020 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Будылевой М.В.

судей Загараевой Л.П., Трощенко Е.И.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем с/з Хариной И.С.

при участии:

от истца: Клейнер А.Ю. по доверенности от 27.11.2020

от ответчика: 1) Прокопьева О.Г. по доверенности от 20.07.2020; 2) не явился, извещен;

от 3-го лица: не явился, извещен

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-27016/2020) ИП Гужова О.Б. на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.08.2020 по делу N А56-130679/2018(судья Кузнецов М.В.), принятое

по иску ООО "АВАНТИКА"

к 1) ИП Гужова О.Б.; 2) Баранова - Лотош И.Ю.

3-е лицо: 1) ООО "РЕГТАЙМ"

о защите исключительного права на товарный знак

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "АВАНТИКА" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Индивидуальному предпринимателю Гужовой Ольге Борисовне (далее - ответчик) о запрете использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ N 498306 от 23.10.2013, а также о признании регистрации доменного имени ipanemawaxbar.ru нарушением прав на товарный знак по свидетельству РФ N 498306 от 23.10.2013.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "РЕГТАЙМ" (далее - третье лицо).

Решением суда от 25.02.2019, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.06.2019, в иске отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 03.10.2019 указанные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

При новом рассмотрении дела Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области привлек к участию в деле в качестве соответчика администратора домена http://ipanemawaxbar.ru Баранову-Лотош И.Ю. (далее - соответчик).

С учетом сведений ответчика, что после предъявления иска он перестал использовать спорное обозначение, истец уточнил исковые требования с учетом указанных обстоятельств и просил суд признать использование ИП Гужовой О.Б. вывески, визитных карточек, прейскуранта, доменного имени ipanemawaxbar.ru, страницы Интернет сайта ipanemawaxbar.ru при оказании услуг по депиляции, массажу, косметологии и иных однородных услуг, а также реализацию ИП Гужовой О.Б. товара Ингибитор крем-гель после депиляции, нарушением исключительных прав ООО "Авантика" на товарный знак в связи со сходством вышеуказанных объектов до степени смешения с принадлежащим ООО "Авантика" товарным знаком по свидетельству РФ N 498306 от 23.10.2013.

Решением суда от 06.08.2020 признано нарушение исключительных прав истца при использовании ИП Гужовой О.Б. вывески, визитных карточек, прейскуранта, доменного имени ipanemawaxbar.ru, страницы Интернет сайта ipanemawaxbar.ru при оказании услуг по депиляции, массажу, косметологии и иных однородных услуг, а также реализации ИП Гужовой О.Б. товара Ингибитор крем-гель после депиляции. Также суд признал регистрацию доменного имени ipanemawaxbar.ru нарушением прав на товарный знак истца. С ИП Гужовой О.Б. в пользу истца взысканы судебные расходы по оплате государственной пошлины за подачу искового заявления в размере 6 000 руб., судебные издержки по осуществлению контрольной закупки на основании в размере 1 600 руб. С ИП Гужовой О.Б. и Барановой-Лотош И.Ю. солидарно в пользу истца взысканы судебные расходы по оплате государственной пошлины за подачу искового заявления в размере 6 000 руб., за подачу заявления об обеспечении иска в размере 3 000 руб., судебные издержки по оплате услуг нотариуса в размере 11 100 руб. В части требования о взыскании 300 000 руб. производство по делу прекращено.

В апелляционной жалобе ИП Гужова О.Б., ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит судебный акт отменить. Податель жалобы полагает, что спорные обозначения не являются сходными до степени смешения, факт реализации однородных товаров истцом не доказан.

От истца поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором оспариваются доводы ИП Гужовой О.Б.

Баранова - Лотош И.Ю. и третье лицо, надлежащим образом извещенные о месте и времени рассмотрения дела, своих представителей в судебное заседание не направили. Дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

В судебном заседании представитель ИП Гужовой О.Б. поддержал доводы жалобы, считает решение суда незаконным и необоснованным.

Представитель истца против удовлетворения требований жалобы возражал, просил судебный акт оставить в силе по основаниям, изложенным в отзыве.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака по свидетельству РФ N 498306 от 23.10.2013 с датой приоритета от 22.08.2012 (далее - Товарный знак). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ, в частности: кремы для кожи; средства для удаления волос; депилятории; средства для ухода за кожей косметические, а также услуг 44 класса МКТУ, в частности: салоны красоты.

Истцом было выявлено, что в Санкт-Петербурге по адресу наб. Адмиралтейского канала, дом 2, Остров Новая Голландия, 3 этаж организован салон красоты ipanema WAX BAR.

Обозначение "ipanema WAXBAR" используется на вывесках и информационных стендах предприятия, в рекламных листовках, находящихся на предприятии в свободном доступе, на визитных карточках, раздающихся на предприятии, в доменном имени http://ipanemawaxbar.ru, на Интернет сайте с данным доменным именем и на реализуемом на предприятии товаре Ингибитор крем-гель после депиляции, что подтверждается фото-фиксацией контрольной закупки с получением товара, товарного чека ИП Гужовой О.Б. от 20.07.2018, товарного чека ИП Гужовой О.Б. от 21.07.2018, Протоколом осмотра доказательств от 07.09.2018 78 АБ 5638306.

Полагая, что при осуществлении данной хозяйственной деятельности ответчиком в целях индивидуализации предприятия, используется обозначение "ipanema WAXBAR", сходное до степени смешения со словесным элементом "WAXABAR", являющимся охраняемым элементом Товарного знака, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования, признал их обоснованными.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела и доводы жалобы, не находит оснований для отмены решения суда в связи со следующим.

Согласно части 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).

Как следует из положений статьи 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Из содержания указанных норм права следует, что использование в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака может осуществляться только с разрешения правообладателя или уполномоченного им лица. Предложение к продаже, продажа, хранение и иное введение в хозяйственный оборот товаров с товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, используемых без разрешения его владельца, является нарушением права на товарный знак.

Таким образом, названные нормы права предусматривают правовую охрану как объектов исключительных прав в числе прочего произведений искусства, в том числе живописи и изобразительного искусства, а также товарных знаков, что предполагает право обладателя таких прав использовать такой объект интеллектуальной собственности по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, распоряжаться исключительным правом, в том числе разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (статьи 1225 и 1229 ГК РФ).

Незаконное размещение товарного знака ли сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, этикетках, упаковках товаров, в силу части 1 статьи 1515 ГК РФ, свидетельствует об их контрафактности.

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Постановление N 10) разъяснено, что установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая, в том числе, от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно пункту 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила) словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

В соответствие с методологическим подходом, зафиксированным в п. 7.1.2.1(а) Приказа ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12, основным признаком звукового сходства является тождество звучания обозначений.

В рассматриваемом случае, само произнесение словесных элементов "WAXBAR" и "WAXABAR", с совершенной очевидностью показывает, что они звучат одинаково.

Согласно п. 7.1.2.1 (а) Приказ ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12, звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;

- близость звуков, составляющих обозначения;

- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;

- наличие совпадающих слогов и их расположение;

- число слогов в обозначениях;

- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;

- близость состава гласных;

- близость состава согласных;

- характер совпадающих частей обозначений;

- ударение.

Как правомерно указано судом первой инстанции, визуальный анализ обозначений "WAXBAR" и "WAXABAR" путем их прочтения, безусловно показывает все вышеперечисленные признаки сходства, отличие заключается только в наличии буквы А в обозначении товарного знака, однако, учитывая местоположение данной буквы между полностью совпадающими слогами не позволяет сделать вывод об отсутствии сходства.

Наличие в обозначении ответчика элемента ipanema, не позволяет говорить об отсутствии сходства обозначений.

В п. 7.1.2.1 Приказа ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12 указано, что общее правило, применяемое при экспертизе словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, связанных друг с другом по смыслу и грамматически, состоит в том, что при оценке их сходства с охраняемым (заявленным) словесным товарным знаком другого лица принимается во внимание все обозначение в целом, а не его отдельные части. Вместе с тем, при экспертизе словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, не связанных друг с другом по смыслу и грамматически, оценка сходства отдельно по каждому слову приводит к выводу о сходстве до степени смешения заявленного на регистрацию обозначения с ранее зарегистрированным или заявленным на регистрацию товарным знаком другого лица, если комбинация слов, образующих заявленное обозначение, включает охраняемый (заявленный) словесный товарный знак другого лица.

Исходя из анализа используемого ответчиком обозначения "ipanema WAXBAR", данное обозначение относится к числу состоящих из двух слов, (слово "ipanema" и слово "WAXBAR") не связанных друг с другом по смыслу и грамматически. Комбинация слов, образующих данное обозначение (слово "ipanema" и слово "WAXBAR"), включает охраняемый словесный товарный знак другого лица.

Следовательно, обозначение "ipanema WAXBAR", которое состоит из слова "ipanema" и слова "WAXBAR" не связанных друг с другом по смыслу и грамматически, является сходным до степени смешения с товарным знаком истца, поскольку включает независимый словесный элемент "WAXBAR", сходный с охраняемым словесным товарным знаком "WAXABAR".

Само по себе нахождение словесного элемента ipanema в начале словосочетания, никак не предопределяет, что данный элемент является сильным, т.е., что именно на него падает логическое ударение.

Графическое исполнение спорного обозначения "ipanema WAXBAR" построено таким образом, что внимание потребителя призван задерживать именно словесный элемент "WAXBAR".

Из представленных в материалы дела фотографий вывесок, визитных корточек, прейскуранта и маркировки товаров ответчика, усматривается:

- слово "ipanema" выполнено буквами, которые в несколько раз меньше, чем буквы, которыми выполнено второе слово "WAXBAR",

- расстояние между буквами, которыми выполнено первое слово "ipanema" значительно меньше, чем расстояние между буквами которыми выполнено второе слово "WAXBAR",

- шрифт, которым выполнено первое слово "ipanema" значительно бледнее, чем шрифт, которым выполнено второе слово "WAXBAR",

- слово "WAXBAR" специально выполнено крупными буквами, жирным шрифтом, с большим расстоянием между буквами.

Изложенное подтверждается, что на второе слово "WAXBAR" специально акцентируется внимание лица, читающего обозначение.

Присутствие в обозначении ответчика изобразительного элемента не дает оснований сделать вывод об отсутствии сходства обозначений. Более того, вывески, товары, маркированные спорным обозначением, информация о доменном имени, не содержат изобразительную часть обозначения ответчика. Изобразительная часть имеется на визитной карточке и на прейскуранте предприятия, однако, изобразительные элементы отличаются друг от друга и не могут вызывать у потребителей запоминающиеся ассоциации.

Из материалов дела также усматривается, что истцом и ответчиком реализуются однородные товары и услуги, что существенно влияет на вероятность смешения обозначений.

Принадлежащий истцу товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ, в частности: кремы для кожи; средства для удаления волос; депилятории; средства для ухода за кожей косметические, а также услуг 44 класса МКТУ, в частности: массаж; салоны красоты.

В материалы дела были представлены доказательства реализации ответчиком товара Ингибитор крем-гель после депиляции, Лосьон от вросших волос, маркированного обозначением "ipanema WAXBAR". Данный товар является однородным перечисленным в свидетельстве на товарный знак товарам 03 класса МКТУ, в частности: кремы для кожи; средства для удаления волос; депилятории; средства для ухода за кожей косметические.

Анализ представленных в материалы дела доказательств в виде вывески предприятия, рекламных материалов, Протокола осмотра доказательств от 07.09.2018 78 А Б 5638306 в виде Интернет сайта с доменным именем http://ipanemawaxbar.ru показывает, что спорное обозначение используется ответчиком при оказании услуг, которые являются однородными указанным в свидетельстве на товарный знак услугам 44 класса МКТУ: массаж; салоны красоты.

Отклоняя доводы ответчика о том, что на имя ответчика зарегистрирован используемый им товарный знак, суд первой инстанции правомерно исходил из того, что согласно представленному ответчиком свидетельству о регистрации N 725132 от 22.08.2018 словесные элементы WAX BAR являются неохраняемыми, тогда как в принадлежащем истцу товарном знаке по свидетельству РФ N 498306 от 23.10.2013 словесному элементу предоставлена правовая охрана.

Таким образом, апелляционный суд полагает правомерным вывод суда первой инстанции об обоснованности исковых требований.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

На основании изложенного, апелляционный суд полагает, что суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал обстоятельства, имеющие значение для дела, оценил в совокупности и взаимосвязи представленные сторонами доказательства, правильно применив нормы материального и процессуального права принял законное и обоснованное решение. Оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции апелляционным судом не установлено.

В силу части 1 статьи 177 АПК РФ решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. Копии решения на бумажном носителе могут быть направлены лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.08.2020 по делу N А56-130679/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

М.В. Будылева

Судьи

Л.П. Загараева Е.И. Трощенко