Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 декабря 2020 г. N 20АП-2094/20 по делу N А54-8938/2019

г. Тула

24 декабря 2020 г.

Дело N А54-8938/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 17.12.2020.

Постановление изготовлено в полном объеме 24.12.2020.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Волковой Ю.А., судей Волошиной Н.А. и Тучковой О.Г., при ведении протокола судебного заседания до перерыва секретарем судебного заседания Бабаевой А.Ю., после перерыва Кулешовой А.В., при участии в судебном заседании до перерыва: от общества с ограниченной ответственностью "Вестар" - представителей Габолаевой Ф.В. (доверенность от 03.09.2020) и Векшина А.В. (доверенность от 07.12.2020), после перерыва в отсутствие лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в том числе путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Ренессанс Косметик" на решение Арбитражного суда Рязанской области от 18.02.2020 по делу N А54-8938/2019 (судья Савин Р.А.), принятое по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Ренессанс Косметик" (ОГРН 1022201380541) к обществу с ограниченной ответственностью "Вестар" (ОГРН 1126234000760) о признании действий, связанных с производством, реализацией и предложением к продаже товара "Экономная уборка" нарушением исключительного права на товарный знак N628969 "Выгодная уборка", обязании прекратить производство, реализацию и предложение к продаже товара "Экономная уборка", взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака N628969 в сумме 1 000 000 руб.,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Косметик" обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Вестар" о признании действий связанных с производством, реализацией и предложением к продаже товара "Экономная уборка" нарушением исключительного права на товарный знак N 628969 "Выгодная уборка", обязании прекратить производство, реализацию и предложение к продаже товара "Экономная уборка", взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака N 628969 в сумме 1 000 000 руб.

Решением Арбитражного суда Рязанской области от 18.02.2020 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Косметик" обратилось с апелляционной жалобой в Двадцатый арбитражный апелляционный суд, в которой просило решение отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование заявленных требований ссылается на то, что товарный знак истца и обозначение ответчика сходны до степени смешения, содержат одинаковые графические элементы и семантическое сходство.

Полагает, что судом первой инстанции неправильно дан сравнительный анализ всех элементов на этикетке спорного товара против охраняемого товарного знака без анализа общего вида товара истца с учетом всех элементов, в том числе неохраняемых. Этикетка ответчика содержит максимально приближенный к этикетке истца общее цветовое и графическое оформление и включении дополнительных графических неохраняемых элементов.

Указывает, что судом области не дан сравнительный анализ цветовым решениям товарного знака истца и обозначением ответчика, которые приобретает прямую ассоциацию с товарным знаком истца.

По мнению апеллянта, суд области, неверно определил отсутствие предпосылок и наличия угрозы смешения товарного знака истца со спорным обозначением.

Полагает, что судом не учтено, что истец и ответчик являются производителями однородных товаров, а именно чистящих средств. Отметил, что однородность товаров ответчиком не оспаривалась.

Обращает внимание на то, что судом первой инстанции не учтена длительность использования ТМ "Выгодная уборка" истцом, в том числе силы и средства, которые истец вкладывает в продвижение данной марки, а также дипломы и признания товаров истца на выставках под данным торговым знаком.

Ответчик в письменном отзыве на апелляционную жалобу и дополнении к нему, считая обжалуемое решение законным и обоснованным, просил оставить его без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В отзыве ответчик указывает на то, что судом первой инстанции подробно описано сравнение товарного знака N 628969, зарегистрированного на имя ООО "Ренессанс Косметик", изображений образцов продукции с использованием товарного знака N628969, и обозначения, которым маркировано универсальное чистящее средство от ООО "Вестар".

Считает, что судом первой инстанции подробно приведены мотивы, по которым суд пришел к выводу о невозможности смешения нанесенных на товар ответчика изображений с товарным знаком истца с точки зрения потребителя, в том числе с учетом общего впечатления, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Обращает внимание на то, что ООО "Вестар" обращалось в ФИПС с возражениями против предоставления правовой охраны товарному знаку истца (т.2 л.д.21- 29) и подавало заявку на государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака (т.2. л.д. 30). Данные обстоятельства свидетельствуют о добросовестности ООО "Вестар" при использовании изображений.

В качестве подтверждения своей позиции также ссылается на Лингвистическое исследование от 19 декабря 2019 (т.2 л. д, 31-36).

При таких обстоятельствах ООО "Вестар" полагает, что оснований для отмены оспариваемого судебного решения не имеется.

В дополнительном отзыве на апелляционную жалобу ООО "Вестар" указывает на неоднородность товара ответчика (чистящего средства "Экономная уборка") большой части товаров истца 3 класса, относящихся к косметическим средствам и продуктам питания, одновременно не оспаривая факт регистрации товарного знака N 628969 в отношении чистящих средств, поскольку в данном случае этот факт очевиден и подтверждается данными из открытых реестров ФИПС.

Ссылается на подробные доводы ООО "Вестар", изложенные в возражении общества против предоставления правовой охраны товарному знаку РФ N 628969, поданному в ФИПС 27.12.2019, которое на момент предоставления дополнительного отзыва коллегией Палаты по патентным спорам не рассмотрено в связи с длительным карантином и ограниченным режимом работы ведомства.

Ответчик считает неправомерными доводы истца, так как он не обладает исключительными правами на элементы этикеток, за исключением тех, что входят в зарегистрированный товарный знак, а значит, сравнительный анализ можно проводить только в отношении существующей регистрации. По мнению ответчика, отсылки истца к вариантам исполнения этикеток являются юридически некорректными, и не могут быть приняты во внимание судом в рамках решения вопроса о нарушении исключительных прав на товарный знак N 628969.

Считает, что форма кругового элемента, цветовое исполнение, характер обозначения истца не являются уникальными, были использованы в товарных знаках других правообладателей, имеющих более раннюю дату приоритета.

От ООО "Ренессанс Косметик" в материалы дела поступили возражения на дополнительный отзыв ответчика, в котором общество не соглашается с позицией ответчика о распространении исключительного права истца на товарный знак N 628969 только для индивидуализации косметических товаров.

Считает, что данное заявление ответчика ООО "Вестар" не соответствует действительности, поскольку товарный знак истца "Выгодная уборка" зарегистрирован в надлежащем порядке под N 628969 с приоритетом 20.09.2016 годаю Товарный знак распространяет свое действие для индивидуализации товаров, работы и услуг, которые входят в класс 03 МКТУ (Международная классификация товаров и услуг).

Настаивает, что класс 03 указан в Свидетельстве на товарный знак N 628969 в полном объеме, содержит родовой перечень чистящих и моющих средств, исключительное право истца на товарный знак N 628969 распространяется не только для индивидуализации косметических товаров, но и также большого перечня иных товаров, в том числе: средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; растворы для очистки.

Считает, что заявление ответчика о том, что исключительное право истца на товарный знак N 628969 распространяется для индивидуализации косметических средств не соответствует действительности.

Судебное разбирательство по данному делу откладывалось в связи с удовлетворением ходатайства ООО "Вестар", мотивированного рассмотрением Палатой по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности возражения ООО "Вестар", поданного 27.12.2019, против предоставления правовой охраны товарному знаку N 628969 (Выгодная уборка), зарегистрированному на имя истца - компании ООО "Ренессанс Косметик".

После отложения в материалы дела от сторон поступило решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 14.10.2020, согласно которому данной службой рассмотрено возражение ООО "Вестар" против предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания). Принято решение отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.12.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству N 628969.

В дополнительном отзыве ответчика на апелляционную жалобу последний представил дополнительную позицию в отношении денежных требований истца в размере 1 000 000.00 руб.

Ответчик заявляет, что эта сумма не является обоснованной, о чем свидетельствуют приложенные ответчиком товарные накладные (дополнительные документы), в которых отдельной строкой указаны сведения относительно отгрузок универсального моющего средства (Экономная уборка) на общую сумму 114 462.00 руб. с учетом НДС. Данные товарные накладные, по мнению ответчика, отражают общий объем продаж универсального средства, заказанного ООО "Бест Прайс" у производителя (ответчика). Считает, что из дополнительных документов, запрошенная сумма компенсации абсолютно не соответствует общему объему продаж, в связи с чем является необоснованной не только с точки зрения отсутствия между обозначениями сходства до степени смешения, но и с точки зрения простых математических расчетов.

В подтверждение своей позиции о несоразмерности размера, заявленной истцом компенсации в 1 00 000 рублей, также представил справку по расчету себестоимости "Средство универсальное моющее Экономная уборка".

В судебных заседаниях суда апелляционной инстанции представитель ответчика также пояснял, что после получения претензии от ООО "Ренессанс Косметик" о нарушении исключительных прав истца, ООО "Вестар" было прекращено производство, предложение к продаже товара "Экономная уборка".

Также в материалы дела ответчик представил скриншот с сайта Вестар, который по мнению ответчика, подтверждает его позицию об отсутствии им в настоящее время производства, реализации и предложение к продаже товара "Экономная уборка", ввиду отсутствия соответствующей информации для потребителей на его официальном сайте.

От ООО "Ренессанс Косметик" в материалы дела поступили возражения в отношении дополнительных документов ООО "Вестар": товарной накладной 1458 от 17.06.2019 (адрес грузополучателя Республика Татарстан, Выоркогорный рн, Макаровка, ул.Березовая, д.9); товарной накладной 1510 от 21.06.2019 (адрес грузополучателя Москва д.Шарапово, вблизи деревни, складской корпус 6), товарной накладной 1363 от 07.06.2019 (адрес грузополучателя Москва д.Шарапово, вблизи деревни, складской корпус, скриншота с сайта Вестар, справки по расчету себестоимости "Средство универсальное моющее Экономная уборка".

Считает, что ответчиком предоставлены единичные экземпляры товарных накладных, а в реальности, по мнению истца, отгрузки производились по всей торговой сети Фикс прайс, которая имеет торговых точек на территории РФ свыше 5 000 (список торговых точек предоставляляс истом в материалы дела в суде первой инстанции).

Обращает внимание на то, что ООО "Ренессанс Косметик" спорный товар был приобретен по адресу Алтайский край, г.Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 3 а, что подтверждается кассовым чеком, который был представлен в материалы дела в суде первой инстанции. Однако ответчиком не предоставлена накладная о поставке товара по данному адресу.

В судебном заседании представитель общества с ограниченной ответственностью "Ренессанс Косметик" поддерживал доводы апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в ней.

Представитель общества с ограниченной ответственностью "Вестар" возражал против доводов апелляционной жалобы, по основаниям указанным в отзыве с учетом его дополнения.

В судебном заседании апелляционной инстанции 10.12.2020 в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) объявлялся перерыв до 17.12.2020. После перерыва судебное заседание продолжено.

После перерыва лица, участвующие в деле, извещенные о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в суд апелляционной инстанции не явились, своих представителей не направили.

В соответствии со статьями 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) судебное заседание проведено в отсутствие неявившихся участников арбитражного процесса, их представителей, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Как было указано выше, ООО "Вестар" в суде апелляционной инстанции были представлены дополнительные документы в части несогласия ответчика с размером заявленного истцом размера компенсации в 1 000 000 рублей, а именно: товарная накладная 1458 от 17.06.2019 (адрес грузополучателя Республика Татарстан, Выоркогорный рн, Макаровка, ул.Березовая, д.9); товарная накладная 1510 от 21.06.2019 (адрес грузополучателя Москва д.Шарапово, вблизи деревни, складской корпус 6), товарная накладной 1363 от 07.06.2019 (адрес грузополучателя Москва д.Шарапово, вблизи деревни, складской корпус, скриншота с сайта Вестар, справка по расчету себестоимости "Средство универсальное моющее Экономная уборка".

Данные документы, по мнению ответчика, свидетельствуют о несоразмерности заявленного истцом размера компенсации в 1 000 000 рублей, поскольку стоимость поставленного по представленным товарным накладным товара "Средство универсальное моющее Экономная уборка", а также его себестоимость несопоставима с размером заявленной истцом компенсации.

Между тем, как следует из материалов дела, данные документы в суде первой инстанции не предоставлялись. Более того, в суде первой инстанции ответчик не предоставлял правовой позиции о несоразмерности заявленного истцом размера компенсации, соответствующего ходатайства о снижении размера компенсации с 1 000 000 рублей до суммы, отражающей справедливый и разумный размер, ответчиком в суде первой инстанции заявлено не было

В судебном заседании до перерыва представители ответчика в отношении уважительности причины не предоставления данных документов в суде первой инстанции в порядке части 2 статьи 268 АПК РФ пояснили суду апелляционной инстанции, что данные документы судом первой инстанции не запрашивались, в связи с чем, соответственно, в материалы дела не предоставлялись.

Рассмотрев заявленное ООО "Вестар" ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств, суд апелляционной инстанции считает, что оно подлежит отклонению в связи со следующим.

В соответствии с частью 2 статьи 268 АПК РФ дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными.

Согласно пункту 1 статьи 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу.

На основании статьи 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Согласно пункту 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" поскольку арбитражный суд апелляционной инстанции на основании статьи 268 АПК РФ повторно рассматривает дело по имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным доказательствам, то при решении вопроса о возможности принятия новых доказательств, в том числе приложенных к апелляционной жалобе или отзыву на апелляционную жалобу, он определяет, была ли у лица, представившего доказательства, возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по независящим от него уважительным причинам.

К числу уважительных причин, в частности, относятся: необоснованное отклонение судом первой инстанции ходатайств лиц, участвующих в деле, об истребовании дополнительных доказательств, о назначении экспертизы; наличие в материалах дела протокола, аудиозаписи судебного заседания, оспариваемых лицом, участвующим в деле, в части отсутствия в них сведений о ходатайствах или об иных заявлениях, касающихся оценки доказательств.

Признание доказательства относимым и допустимым само по себе не является основанием для его принятия арбитражным судом апелляционной инстанции.

Немотивированное принятие или непринятие арбитражным судом апелляционной инстанции новых доказательств при наличии к тому оснований, предусмотренных в части 2 статьи 268 Кодекса, может в силу части 3 статьи 288 Кодекса являться основанием для отмены постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, если это привело или могло привести к принятию неправильного постановления.

Ходатайство о принятии новых доказательств в силу требований части 3 статьи 65 АПК РФ должно быть заявлено лицами, участвующими в деле, до начала рассмотрения апелляционной жалобы по существу. Данное ходатайство должно соответствовать требованиям части 2 статьи 268 АПК РФ, то есть содержать обоснование невозможности представления данных доказательств в суд первой инстанции, и подлежит рассмотрению арбитражным судом апелляционной инстанции до начала рассмотрения апелляционной жалобы по существу.

ООО "Вестар" не обосновало причину, по которой не имело объективной возможности представить в суде первой инстанции для обоснования расчета размера компенсации выше перечисленные дополнительные документы, которые суду первой инстанции для их оценки не предоставлялись, уважительной причины, которая объективно помешала осуществить данное процессуальное действие в суде первой инстанции, суду апелляционной инстанции не представило.

С учетом изложенного, дополнительные документы ответчика, представленные им в суд апелляционной инстанции в качестве возражений о несоразмерности заявленной истцом компенсации в сумме 1 000 000 рублей, не подлежат оценке судом апелляционной инстанции и не учитываются при рассмотрении апелляционной жалобы истца.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены апелляционной инстанцией в порядке статей 266, 268 АПК РФ.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы ООО "Ренессанс Косметик", заслушав пояснения представителей ООО "Вестар", участвующих в судебном заседании до перерыва, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела ООО "Ренессанс Косметик" является правообладателем товарного знака N 628969 *с датой приоритета 20.06.2016, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.09.2017, по классу МКТУ и перечню товаров и/или услуг: 03. Срок действия регистрации товарного знака был установлен до 20.09.2026. Указание цвета или цветового сочетания: белый, черный, голубой, светло-синий, синий, темно-синий, светло-серый, серый, темно-серый, красный (т.1, л.д. 104).

Истец в суде первой инстанции указывал на то, что в розничной сети Fix price в г. Барнаул им был выявлен факт предложения к продаже универсального моющего средства "Экономная уборка":

(т.1, л.д. 95).

Данные обстоятельства истец подтверждал в суде первой инстанции представленными в материалы дела кассовым чеком (т.1, л. д. 89), спорным товаром "Экономная уборка", произведенного ответчиком и приобретенного истцом в торговой сети Fix price по адресу: г. Барнаул, ул. Сухэ - Батора, д.3 а, образцом товара, изготовленного ООО "Вестар", которые были представлены на обозрение суду.

Обстоятельства продажи товара "Экономная уборка", произведенного ООО "Вестар", в торговой сети Fix price по адресу: г. Барнаул, ул. Сухэ - Батора, д.3 "а" ответчиком в суде первой и апелляционной инстанциях не оспаривались.

25.07.2019 истец направил в адрес ответчика претензию N 213-08 от 23.07.2019 года о прекращении нарушения исключительного права на товарный знак, а также выплате компенсации

Ответчик в ответе на претензию N 92 от 22.08.2019 в удовлетворении требований отказал (т.1, л.д. 125).

Ссылаясь на то обстоятельство, что обществом с ограниченной ответственностью "Вестар" нарушены исключительные права общества с ограниченной ответственностью "Ренессанс Косметик" на вышеуказанный товарный знак, истец обратился в суд с требованиями: признать действия ООО "Вестар" связанные с производством, реализацией и предложением к продаже товара "Экономная уборка" нарушением исключительного права Истца на товарный знак N 628969; обязать ООО "Вестар" прекратить производство, реализацию и предложение к продаже товара "Экономная уборка"; обязать ООО "Вестар" выплатить ООО "Ренессанс Косметик" компенсацию за незаконное использование товарного знака N 628969 в размере 1 000 000 рублей.

В обоснование своей позиции по спору истцом в материалы дела представлено заключение патентного поверенного N 25-9-19 от 25.09.2019 (т.1, л.д. 90-105).

Согласно выводам патентного поверенного, обозначение, используемое на упаковке продукции под названием "Универсальное чистящее средство ЭКОНОМНАЯ УБОРКА", представленной заявителем, является сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком по свидетельству N 628969 в отношении однородных товаров (т.1, л.д. 102).

Возражая по требованиям истца, ответчик представил в материалы дела экспертное заключением ООО "Инэврика" (т.1, л.д. 142-153).

Согласно выводам патентного поверенного, изложенным в указанном заключении, использованием ООО "Вестар" обозначения "Экономная уборка" не является нарушением исключительных прав ООО "Ренессанс Косме тик" на зарегистрированный товарный знак N 628969 ("Выгодная уборка"), в виду того, что сравнимые обозначения не являются сходными до степени смешения и тем более тождественными (т.1, л.д. 153).

Поскольку представленные заключения содержат противоположные выводы, являются противоречащими друг другу, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что они не являются надлежащими доказательствами, подтверждающими позицию одной из сторон.

Истец просил в суде первой инстанции назначить по делу судебную экспертизу, проведение которой истец просил поручить эксперту Агентства защиты интеллектуальных прав "ИНКО".

Суд первой инстанции с учетом возражений ответчика, руководствуясь частью 1 статьи 82 АПК РФ, абзацем 7 пункта 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" пришел к правильному выводу о том, что экспертиза должна назначаться только для разрешения возникших при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, поскольку в настоящем случае вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Отказывая в удовлетворении требований истца, суд первой инстанции принял во внимание, что исходя из пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), подлежащих применению к рассматриваемым правоотношениям по аналогии закона (статья 6 ГК РФ), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Проводя анализ сходности товарного знака, принадлежащего истцу, с изображением, присутствующим на спорном товаре "Экономная уборка", принадлежащем ответчику, суд первой инстанции ссылался на пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, согласно которому при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком должно учитываться общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Суд первой инстанции принял во внимание, что общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Косметик" является правообладателем товарного знака N 628969 с датой приоритета 20.06.2016, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.09.2017, по классу МКТУ и перечню товаров и/или услуг: 03. Срок действия регистрации товарного знака был установлен до 20.09.2026. Указание цвета или цветового сочетания: белый, черный, голубой, светлосиний, синий, темно-синий, светло-серый, серый, темно-серый, красный (т.1, л.д. 104).

Товарный знак N 628969 *выполнен в виде окружности с переходом цвета от белого в верхней части окружности к голубому в центре и синему в нижней части окружности. Окружность обрамлена серебристой каймой (переход цветов от белого сверху к черному в середине и серому внизу). В окружности размещено изображение дома красного цвета, разделенного на три секции со схематическим изображением метлы, щётки для мойки окон и пульверизатора (распылителя) в каждой из секций. Под изображением дома красного цвета приведено совестное обозначение "выгодная уборка". Словесное обозначение выполнено в две строки прописными буквами белого цвета. Словесное обозначение вписано в окружности и не выступает за неё. При выполнении букв использована кириллица, буквы не имеют наклона. Товарный знак воспринимается единым целым, как металлический медальон синего цвета.

В то же время, нанесенное на реализованный ответчиком товар изображение "Экономная уборка":

представляет собой окружность синего цвета с высветленной центральной частью (имеет белый цвет в центральной оси окружности сверху и снизу). Изображение не содержит серебристой окантовки ограничивающей товарный знак N 628969 и воспринимающейся как металлическое обрамление товарного знака.

В спорном изображении отсутствует изображение дома красного цвета и схематических изображений метлы, щётки для мойки окон и пульверизатора (распылителя) в каждой из секций.

Схематические изображений метлы, щётки для мойки окон и пульверизатора (распылителя) не содержатся в иных элементах изображения ответчика.

Использовано иное словесное обозначение "Экономная уборка". Словесное обозначение выполнено прописными буквами красного цвета, имеет существенный наклон букв, выполнено кириллицей, шрифтом, существенно отличным от шрифта использованного в товарном знаке N 628969. Первая буква "К" и последняя буква "А" на своих краях имеют высветления, воспринимающиеся как свечение.

Словесное обозначение "Экономная уборка" выступает за контуры круга.

Внизу окружности имеется стрелка, выполненная в красных и белых цветах, содержащая надпись "clean".

Помимо словесного обозначения "Экономная уборка" изображение содержит словесное обозначение "Универсальное моющее средство". Словесное обозначение выполнено строчными буквами белого цвета, имеет существенный наклон букв, выполнено кириллицей, шрифтом, существенно отличным от использованного в товарном знаке N 628969.

Помимо центрального (доминирующего изображения) на товаре имеются 8 кружков красного цвета и 1 кружок желтого цвета, расположенные на равном удалении от центральной окружности, визуально разделяющие изображения на сектора.

Желтый кружок содержит обозначение объёма продукции "1,7л", красные кружки содержат схематические изображения кухни, ведра и тряпки, резиновых перчаток, кафельной плитки, ванной, вентиля, перечеркнутой рыбы.

Указанные кружки выполнены сочетанием красного и белого цветов, соответствуют цвету словесного обозначения "Экономная уборка" и визуально воспринимаются как составная часть центральной (доминирующей окружности).

Изображение не воспринимается металлическим медальоном, представляет собой подобие часового циферблата с доминирующей центральной частью и схематическими изображениями в секторах, вынесенные за пределы центральной части. Доминирующими цветами являются синий и красный.

Суд первой инстанции в обжалуемом судебном акте признал наличие частичного семантического совпадения использованных сторонами словесных обозначений "выгодная уборка" и "экономная уборка".

Между тем, рассматриваемое частичное совпадение, по мнению суда первой инстанции, следует оценивать наряду со значительным количеством отличительных признаков безусловно отделяющих охраняемый товарный знак истца от использованного ответчиком изображения.

Исходя из приведенных выше отличий, по мнению суда первой инстанции, в рассматриваемом случае общее впечатление, которое производят эти обозначения и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг свидетельствуют об отсутствии смешения изображения ответчика с товарным знаком истца.

Исходя из общего зрительного впечатления изображения "экономная уборка", различных видов использованных сторонами шрифтов, различных графических написаний, отличного количества сопутствующих элементов, отличающихся схематических изображений, различия в доминирующих цветовых решениях, по мнению суда первой инстанции, использованное ответчиком изображение не содержит визуального сходства изображения и словесного обозначения, используемого истцом в товарном знаке N 628969.

Имеющее смысловое сходство - совпадение отдельного словесного элемента, с учетом графических отличий не приводит к смешению нанесенных на товар ответчика изображений с товарным знаком истца с точки зрения потребителя.

Использованные ответчиком изобразительные и словесные элементы, по мнению суда первой инстанции, по своему внешнему виду производят различное впечатление по сравнению с изобразительными и словесными элементами в товарном знаке N 628969, в защиту которого предъявлен иск.

С учетом изложенного, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что графические изображения, использованные истцом в оформлении чистящего средства не являются сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 628969, нанесенное на представленное вещественное доказательство изображение имеет значительное количество существенных отличий от изображений товаров, содержащих товарный знак истца, свидетельствующие о невозможности смешения нанесенных на товар ответчика изображений с товарным знаком истца с точки зрения потребителя.

Исследовав представленные истцом в материалы дела изображения образцов продукции с использованием товарного знака N 628969, суд первой инстанции также пришел к выводу о том, что они имеют значительные цветовые, композиционные и схематические отличия от изображения, использованного ответчиком (т.1, л.д. 78-80).

Сопоставление представленных изображений с вещественным доказательством, по мнению суда, свидетельствует о наличии значительных и существенных отличий и невозможности смешения указанных упаковок с упаковкой ответчика с точки зрения рядового потребителя.

Оценив представленные доказательства с позиций их относимости, допустимости и достоверности, а также их достаточность и взаимную связь в совокупности в соответствии с положениями статей 67, 68, 71 АПК РФ, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что истцом не доказано использование ответчиком спорного товарного знака N 628969, то есть нарушение исключительного права истца в отношении данного товарного знака.

Апелляционный суд, повторно рассмотрев данное дело, исследовав и оценив имеющиеся в материалы дела доказательства пришел к следующим выводам.

Правоотношения истца и ответчика, связанные с защитой исключительных прав, регулируются положениями части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Суд апелляционной инстанции считает, что вынесенное решение нарушает права и законные интересы истца и подлежит отмене по следующим основаниям.

Суд апелляционной инстанции считает, что товарный знак истца и обозначение ответчика сходны до степени смешения, содержат одинаковые графические элементы и семантическое сходство.

В обжалуемом решении, судом первой инстанции дан сравнительный анализ всех элементов на этикетке спорного товара против охраняемого товарного знака, но без анализа общего вида товара истца с учетом всех элементов, в том числе неохраняемых. Этикет ответчика содержит максимально приближенный к этикетке истца общее цветовое и графическое оформление и включении дополнительных графических неохраняемых элементов.

Суд апелляционной инстанции также считает, что судом первой инстанции не дан сравнительный анализ цветовым решениям товарного знака истца и обозначением ответчика, которые приобретает прямую ассоциацию с товарным знаком истца.

Суд апелляционной инстанции считает, что суд области неверно определил отсутствие предпосылок и наличия угрозы смешения товарного знака истца со спорным обозначением.

Суд не учел, что истец и ответчик являются производителями однородных товаров, а именно чистящих средств.

Суд первой инстанции также не учел длительность использования истцом торговой марки "Выгодная уборка", имеющиеся в материалах дела доказательства истца, которые свидетельствуют о том, что истец вкладывает значительные силы в продвижение данной марки (дипломы, документы о признании товаров истца на выставках под данным торговым знаком).

Суд апелляционной инстанции соглашается с позицией заявителя апелляционной жалобы о том, что решение суда может способствовать присутствию на одном рынке и у одних покупателей товаров, сходных до степени смешения.

Истец основывает свои требования на том, что ООО "Вестар" производит, предлагает к продаже, реализует и вводит в гражданский оборот товар "Универсальное средство ЭКОНОМНАЯ УБОРКА", сходным до степени смешения с Торговой маркой истца "ВЫГОДНАЯ УБОРКА" по семантическому признаку, а также общему впечатлению от этикета включая все элементы в том числе неохраняемые.

ООО "Ренессанс Косметик" является заводом-производителем косметики и бытовой химии с 1999 года (20 лет на рынке).

Не соглашаясь с выводами суда первой инстанции, апелляционная инстанция считает, что судом области не было учтено, что истец и ответчик являются производителями однородных товаров, а именно чистящих средств.

В бремя доказывания истца по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт наличия указанного права и его принадлежность истцу, а также факт его использования ответчиком путем использования обозначения, тождественного либо сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Соответствующие обстоятельства устанавливаются на дату подачи иска.

В бремя доказывания ответчика входит подтверждение выполнения им требований закона при использовании спорного обозначения. (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2019 года по делу N А40-212216/2016).

Возражая в отношении требований истца, ответчик указывает, что:

1. товарный знак N 628969 используется в отличающемся от регистрации виде;

2. сам по себе круг - простая геометрическая фигура, не обладающая различительной;

3. способностью, поэтому нельзя говорить о сходстве любых двух обозначений только на том основании, что каждое из них содержит элемент в виде круга;

4. слово "уборка", по мнению ответчика, является единственным повторяющимся элементом товарного знака N 628969;

5. дополнительные словесные элементы "Универсальное чистящее средство". "CLEAN" и "NEW формула" меняют общее восприятие обозначения и существенно отличают его от товарного знака N 628969: отсутствие элемента в виде стрелки;

6. наличие 8 небольших кругов влияет па абсолютно разное восприятие этих обозначений;

7. различие цветовой гаммы.

Однако спорное обозначение ответчика имеет все графические элементы товаров истца, в том числе саму "идею" этикета.

По мнению суда апелляционной инстанции, не может быть простым совпадением наличие на спорном обозначении ответчика следующих одинаковых элементов, однако этому факту суд опенку не дал:

- основной элемент круг, практически идентичный по размеру с кругом истца;

- название семантически тождественно, о чем в том числе указывает и решение суда первой инстанции (частично признано семантическое сходство);

- наличие красной стрелки на основном круге;

- идентичность цветовой гаммы;

- одинаковые по размеру и "идеи" маленькие кружки. Товары истца содержат разные подобные кружки на разных товарах под товарной маркой "Выгодная уборка". В них отображается предназначение того или иного средства: ванна, плита и пр. Анализируя этикет ответчика наличие сходных кружков очевидно.

На обозначении ответчика отсутствует единственный элемент-домик. Но при первом впечатлении на товары и размерах домика эта деталь не заметна для глаза потребителя.

Как видно, основная форма элемента, цветовое исполнение, характер и вид обозначения, использованного ответчиком, совпадают, что, по мнению суда апелляционной инстанции, свидетельствует о схожести их до степени смешения и не достаточно оценено судом первой инстанции.

Способность обозначения в целом ввести в заблуждение определяется через ассоциации, которые могут вызвать у потребителя представление о товаре или его изготовителей, воспринимаемое им как не соответствующие действительности сведения о характеристиках, качестве товара, либо его производителе. Решающее значение при оценке сходства имеет общее впечатление, производимое товарным знаком истца и обозначением, использованным ответчиком. При этом формирование общего впечатления может происходить под впечатлением любых особенностей обозначений. При этом для признания сходства зарегистрированного товарного знака и используемого обозначения достаточно самой опасности, а не реального смешения их в глазах потребителей. Угроза смешения имеет место, если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же знаке, но полагает, что принадлежат одному н тому же предприятию

При сопоставлении обозначений с точки зрения их графического и визуального сходства должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки (постановление Суда по интеллектуальным правам по делу N А33-17819/2012 от 05.03.2014)

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов, а их разбором отдельный графических изображении.

Судом не дана оценка общего впечатления с учетом неохраняемых элементов этикета истца против этикета ответчика.

Также не дана оценка совокупности обозначений графических элементов, ее повторяемость на этикете ответчика со всеми элементами, что приводит к ассоциациям сходства до степени смешения.

Однако согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 и пункту 7 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утв. Приказом Роспатента от 24.07.2018 N 128, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов, а не разбором отдельный графических изображений. Критерии, по которым определяется сходство сравниваемых обозначений, установлены действовавшими в период возникновения спорных правоотношений и на момент рассмотрения данного дела в суде Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

В пункте 43 названных Правил указано, что изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобрази тельные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и топов.

Согласно п.5.2.2. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 года, поскольку зрительно восприятие отдельного зрительного объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений целесообразно основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений.

Сложившаяся судебная практика исходит из того, что вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом, а также презумпции разумности и добросовестности участников правоотношений (постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 1677/11).

Согласно данному выводу помимо сходства необходимо также дать оценку разумности, и добросовестности участников рынка.

Согласно пункту 41 Правил N 482, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия.

При определении сходства товарных знаков могут учитываться как отдельные признаки, так и совокупность содержащихся признаков, в то время как при установлении сходства до степени смешения оценивается восприятие товарного знака в целом.

Ответчик, не соглашаясь с предъявленным к нему иском, в качестве возражений представил заключение специалиста И.Ф. Агапцева (патентный поверенный N 1956) (т.1, л.д. 142-154)

Однако выводы специалиста И.Ф. Агапцева основаны на сравнении мелких и несущественных для потребителя деталей, также обстоятельств, не подлежащих учету при оценке товарных знаков, которые не влияют на общее восприятие товара повседневного потребления, но могут вызвать у потребителя впечатление, что один н гот же производитель подобным образом пытается разнообразить поставленную им продукцию. (постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2019 по делу N А40-212216/2016).

Объектами сравнения у данного специалиста были мелкие элементы изображений, а не общее впечатление и опасность смешения восприятия.

Отсутствие сходства до степени смешения между товарами истца и ответчика являются вопросом факта и устанавливаются судом самостоятельно с позиций рядового потребителя.

В первую очередь необходимо оценить общее зрительное впечатление от сравниваемых обозначений.

В соответствии с п.1 и.4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правиле может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Однако данное разъяснение не освобождает суды от мотивированного анализа наличия либо отсутствия сходства сравниваемых обозначений до степени смешения. Критерии такого анализа закреплены, в частности, в Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действия по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (постановление Суда по интеллектуальным правам по делу N А55-3777/2016 от 01.02.2917).

Апелляционный суд считает, что в заключении И.Ф. Агапцева (патентный поверенный N 1956) не корректно представлен из этикеток объект исследования.

Для объективной оценки опасности смешения к вопросу об общем впечатлении потребителем зрительно сравнивать следует:

1.этикет полностью истца и ответчика с неохраняемыми элементами; п

2. товарный знак истца с аналогом обозначения на товаре ответчика.

Например:

ли

или

Согласно разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации, приведенным в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 сравнению подлежит оценка вероятности и опасности смешения товарного знака и спорного обозначения.

В соответствии с постановлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 и N 3691/06 угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; от сходства противопоставляемых знаков.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Исследование по графическому, звуковому и смысловому критериям приведены в заключении патентного поверенного Козырева А.А., которое было представлено истцом (т.1, л.д.28-40).

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств определяется вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оцениваются и иные обстоятельства, в том числе:

- используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров:

Так из материалов дела следует, что правообладателем используется товарный знак N 628969. ООО "Ренессанс Косметик" является заводом-производителем с 1999 года.

- длительность и объем использования товарного знака правообладателем, а также степень известности, узнаваемости товарного знака;

Истцом в материалы дела в суде первой инстанции были представлены доказательства, из которых следует, что торговая марка "Выгодная уборка" производится со дня регистрации товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481).

Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

По заявлению ООО "Вестар" Палатой по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности были рассмотрены возражения ООО "Вестар", поданные 27.12.2019, против предоставления правовой охраны товарному знаку N 628969 (Выгодная уборка), зарегистрированному на имя истца - компании ООО "Ренессанс Косметик".

Согласно решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 14.10.2020 данной службой рассмотрено возражение ООО "Вестар" против предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания). Принято решение отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.12.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству N 628969.

Таким образом, ответчик необоснованно использовал товарный знак истца и должен оплатить компенсацию за такое использование.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Согласно подпункту 1 статьи 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения.

Согласно пунктам 43.2, 43.3 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 года N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем по сравнению с заявленным требованием размере, но не ниже низшего предела. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно пункту 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденном Президиумом ВС РФ 23.09.2015, суд не может определять размер компенсации произвольно.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. При определении размера компенсации подлежат применению названные критерии.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Из материалов дела следует, что истец, обосновывая размер заявленной компенсации в 1 000 000 рублей, в суде первой инстанции ссылался на то, что компания ООО "Ренессанс Косметик" является законным правообладателем товарного знака N 628969 с датой приоритета от 20.09.2016 года. Правовая охрана данному товарному знаку представлена в отношении перечня товаров класса 03. Товарный знак истцом используется добросовестно на протяжении нескольких лет.

Торговая марка "Выгодная уборка" производится со дня регистрации товарного знака. Данная марка является ключевой в производимых товарах истца, постоянно развивается по усовершенствованию рецептур, дизайну упаковки, изменению форм упаковки.

Ассортимент товаров подтоварным знаком "Выгодная уборка" составляет 37 разновидностей.

Товары под знаком "Выгодная уборка" неоднократно участвовали в национальных выставках и получали награды.

В 2019 году ООО "Ренессанс Косметик" в очередной раз стала лауреатом федерального этапа конкурса "100 лучших товаров России". Компания "Ренессанс Косметик" представило на конкурс продукт - "Санчист", средство для чистки сантехники ТМ "Выгодная уборка". Данный продукт стал лауреатом федерального этапа "100 лучших товаров России" в номинации "Промышленные товары для населения".

Подтверждающие документы в деле имеются (т.2, л.д. 71-79).

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции считает, что истец привел достаточные доказательства того, что товарный знак истца N 628969 широко известен публике.

Пленум Верховного Суда в пункте 62 Постановления от 23.04.2019 N 10 отмечает, что степень известности товарного знака публике должна учитываться при расчете компенсации, то есть степень известности товарного знака публике является важным критерием, подлежащим обязательной оценке при рассмотрении дел о нарушении права.

С учетом изложенного, истец доказал, что его товарный знак N 628969 хорошо известен потребителю.

Истец также указывал, что товар был приобретен им в магазине Фикс прайс по адресу Алтайский край, г.Барнаул, ул. Сухэ-Батора, (чек в материалы дела предоставлен).

По мнению истца, отгрузки производились по всей торговой сети Фикс прайс, которая имеет торговых точек на территории РФ свыше 5 000 (список торговых точек предоставлен истом в материалы дела).

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции считает, что истец в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обосновал размер взыскиваемой компенсации в 1 000 000 рублей.

Ответчик в суде первой инстанции никакой правовой позиции о несоразмерности размера компенсации в 1000 000 рублей не заявлял, все его возражения суде первой инстанции были основаны на отсутствии сходства до степени смешения изображения на спорном товаре ответчика с товарным знаком истца.

Представленные в суд апелляционной инстанции вышеуказанные дополнительные документы ответчика, представленные в качестве обоснования чрезмерности размера компенсации в 1 000 000 рублей, судом апелляционной инстанции не принимаются на основании части 2 статьи 268 АПК РФ.

В соответствии с частью 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Бремя доказывания довода о необоснованности размера компенсации лежит на ответчике.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 N 12505/11 сформулирована правовая позиция, согласно которой, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно, со ссылкой на конкретные документы, указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения.

Поскольку истец представил в обоснование размера компенсации соответствующие документы, о которых указано выше, а ответчик подтвержденный надлежащими доказательствами в суде первой инстанции контррасчет не представил, заявления о несоразмерности размер компенсации не заявлял, суд апелляционной инстанции определяет размер компенсации на основании имеющихся в материалах дела документах, представленных истцом.

При взыскании компенсации по подпункту 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации суд не связан какой-либо конкретной методикой исчисления компенсации, а лишь должен определить ее исходя из характера нарушения с разумной степенью соразмерности.

Факт нарушения прав на товарный знак истца материалами дела подтвержден. Суд не может отказать во взыскании компенсации только лишь на основании сомнений в точности расчета истца.

Компенсация по своей правовой природе должна носить компенсационный характер и быть направлена не столько на наказание правонарушителя, сколько на восстановление нарушенного права правообладателя.

С учетом степени вины ответчика, характера и последствий нарушения, мотивированного обоснования возможных убытков истца вследствие действий ответчика, что подтверждено документально исходя из принципов справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, из восстановительного характера данного вида гражданско-правовой ответственности, который исключает получение правообладателем дополнительных доходов, которые бы не возникли у правообладателя при отсутствии нарушения, суд апелляционной инстанции считает обоснованной сумму взыскиваемой истцом компенсации в размере 1 000 000 руб.

Размер компенсации определен судом апелляционной инстанции в пределах, установленных в ГК РФ в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Истцом также заявлено требование об обязании ООО "Вестар" прекратить производство, реализацию и предложение к продаже товара "Экономная уборка".

Суд первой инстанции фактически данное требование истца не рассматривал, в обжалуемом судебном акте отсутствуют какие-либо выводы суда в отношении данного требования истца.

Судебная коллегия считает, что оснований для удовлетворения о требования истца в виде прекращения производства, реализации и предложения к продаже товара "Экономная уборка" не имеется, поскольку данное требование является абстрактным.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что оно не характеризуется указанием на конкретный товар, приобретенный на основании представленного истцом в материалы дела кассового чека (т.1, л. д. 89).

Меры, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ (в том числе требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным правонарушением.

Данные выводы согласуются с правоприменительной практикой, в том числе с позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 07.06.2016 N 303-ЭС15-9147.

Кроме того, удовлетворение такого требования влечет нарушение принципа исполнимости судебного акта, поскольку привлечение ответчика к ответственности за каждое последующее правонарушение возможно только посредством предъявления нового иска, а не путем предъявления к исполнению исполнительного листа, содержащего абстрактный запрет.

С учетом изложенного судебная коллегия полагает, что удовлетворение заявления ООО "Ренессанс Косметик" в данной части не соответствует положениям статьи 1252 ГК РФ.

Аналогичный правовой подход изложен в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2018 по делу N А23-1681/2016.

Кроме того, ООО "Ренессанс Косметик" в материалы дела не представлены никакая документально подтвержденная информация, свидетельствующая о том, что ответчик продолжает производить, реализовывать и предлагать к продаже товар "Экономная уборка", приобретенный на основании представленного истцом в материалы дела кассового чека (т.1, л. д. 89).

Возражая в отношении данного требования истца ответчик в суде апелляционной инстанции пояснял, что с момента получения претензии от истца им было прекращено производство, реализация и предложение к продаже товара "Экономная уборка", в обоснование своей позиции ссылался на официальный сайт ООО "Вестар", на котором отсутствует какая-либо информация о предложении ответчиком спорного товара, в связи с чем требование истца в данной части удовлетворению не подлежит.

С учетом изложенного обжалуемое решение подлежит отмене, а исковые требования истца частичному удовлетворению в части признания действия ООО "Вестар", связанные с производством, реализацией и предложением к продаже товара "Экономная уборка" нарушением исключительного права истца на товарный знак "Выгодная уборка" N 628969, поскольку факт продажи спорного товара, произведенного ответчиком его поставщиком подтвержден материалами дела, а также об обязании ООО "Вестар" выплатить ООО "Ренессанс Косметик" компенсацию за незаконное использование товарного знака N 628969 в размере 1 000 000 рублей.

В удовлетворении требования истца об обязании ООО "Вестар" прекратить производство, реализацию и предложение к продаже товара "Экономная уборка" следует отказать.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы (к числу которых в силу положений статьи 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относится и уплаченная сумма государственной пошлины), понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) при подаче исковых заявлений, содержащих одновременно требования как имущественного, так и неимущественного характера, одновременно уплачиваются государственная пошлина, установленная для исковых заявлений имущественного характера, и государственная пошлина, установленная для исковых заявлений неимущественного характера.

Размер государственной пошлины, подлежащий уплате при обращении с иском в арбитражный суд, предусмотрен статьей 333.21 НК РФ, при этом с учетом указанной выше нормы государственная пошлина уплачивается отдельно за имущественные и неимущественные требования.

В рамках настоящего дела истцом заявлены как неимущественные требования, так и имущественное требование о взыскании компенсации.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче исковых заявлений неимущественного характера по делам, рассматриваемым арбитражными судами в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации, государственная пошлина уплачивается в размере 6 000 рублей.

Сходные разъяснения также даны в пункте 22 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах", Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.07.2003 N 73 "О некоторых вопросах применения частей 1 и 2 статьи 182 и части 7 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации", определении Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2017 по делу N А40-197444/2016.

Из материалов дела следует, что по имущественному требованию истца (взыскание компенсации в размере 1 000 000 рублей) истцом уплачена государственная пошлина в размере 23 000 рублей (т.1, л.д. 13).

По двум неимущественным требованиям истца, последним уплачена государственная пошлина в сумме 12 000 рублей (т.1, л.д.57).

В связи с отказом судом апелляционной инстанции в удовлетворении неимущественного требования истца об обязании ООО "Вестар" прекратить производство, реализацию и предложение к продаже товара "Экономная уборка", государственная пошлина по иску в размере 6 000 рублей по данному требованию относится на истца.

Поскольку имущественное требование истца о взыскании с ответчика компенсации в размере 1 000 000 рублей, а также второе неимущественное требование истца подлежат удовлетворению, с ООО "Вестар" пользу ООО "Ренессанс Косметик" подлежит взысканию государственная пошлина по иску в размере 29 000 рублей.

В соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации размер госпошлины, подлежащей уплате при подаче апелляционной жалобы, составляет 50% от размера государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" положения процессуального законодательства о пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек (статьи 98, 102, 103 ГПК РФ, статья 111 КАС РФ, статья 110 АПК РФ) не подлежат применению, в частности, при разрешении иска неимущественного характера, в том числе имеющего денежную оценку требования, направленного на защиту личных неимущественных прав (например, о компенсации морального вреда).

Таким образом, поскольку законодатель определил размер госпошлины, подлежащей уплате при подаче апелляционной жалобы, исходя из фиксированной ставки госпошлины, уплачиваемой при заявлении требования неимущественного характера независимо от характера требований по конкретному делу, их количества и размера, при решении вопроса о распределении расходов по оплате госпошлины за подачу апелляционной жалобы подлежат применению правовые подходы, аналогичные тем, которые применяются при распределении судебных расходов по требованиям неимущественного характера.

С учетом частичного удовлетворения апелляционной жалобы истца, расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 000 руб. за подачу апелляционной жалобы относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Рязанской области от 18.02.2020 по делу N А54-8938/2019 отменить.

Исковые требования ООО "Ренессанс Косметик" к ООО "Вестар" удовлетворить частично.

Признать действия ООО "Вестар", связанные с производством, реализацией и предложением к продаже товара "Экономная уборка" нарушением исключительного права истца на товарный знак "Выгодная уборка" N 628969.

Обязать ООО "Вестар" выплатить ООО "Ренессанс Косметик" компенсацию за незаконное использование товарного знака N 628969 в размере 1 000 000 рублей.

В удовлетворении остальной части требований ООО "Ренессанс Косметик" к ООО "Вестар" отказать.

Взыскать с ООО "Вестар" в пользу ООО "Ренессанс Косметик" судебные издержки в общей сумме 32 000 рублей, из которых: 29 000 рублей - государственная пошлина по иску и 3 000 рублей государственная пошлина за подачу апелляционной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. В соответствии с пунктом 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через суд первой инстанции.

Председательствующий судья

Ю.А. Волкова

Судьи

Н.А. Волошина О.Г. Тучкова