Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 декабря 2020 г. N 09АП-63148/20 по делу N А40-309479/2018

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2021 г. N С01-481/2021 по делу N А40-309479/2018 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Москва

25 декабря 2020 г.

Дело N А40-309479/18

Резолютивная часть постановления объявлена 22 декабря 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 декабря 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Порывкина П.А.,

судей Кузнецовой Е.Е., Тетюка В.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Азарёнок Е.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО ПКФ "МКС" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 11.09.2020 г. по делу N А40-309479/18 по иску ООО ПКФ "МКС" (ОГРН: 1137154012820) к 1. ООО "ЗМПО "МОДУЛЬ-Ф" (ОГРН: 1103525000446), 2. ООО "ТЕРМОИНТЕХ" (ОГРН: 1107746173941), 3 ООО "СВК" (ОГРН: 1173525022660) о запрете использования изобретения,

при участии в судебном заседании:

от истца: Попонина Е.М. по доверенности от 11.10.2020,

от ответчика: не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

ООО ПКФ "МКС" обратилось в арбитражный суд с иском к ООО "ЗМПО "МОДУЛЬ-Ф" (далее - ответчик 1), ООО "ТЕРМОИНТЕХ" (далее - ответчик 2), ООО "СВК" (далее - ответчик - 3) о признании действий ЗМПО "Модуль-Ф", ООО "СВК" и ООО "ТЕРМОИНТЕХ" по использованию изобретений, приведенных в независимых пунктах 7 и 11 содержащейся в патенте N 255891 формулы изобретения, незаконными и нарушающими исключительное право ООО ПКФ "МКС" на указанные изобретения; о запрете ООО "ЗМПО "Модуль-Ф" и ООО "СВК" без согласия ООО ПКФ "МКС" изготавливать, применять, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот или хранить для этих целей кабельные проходки, в которых используются изобретения, приведенные в независимых пунктах 7 и 11 содержащейся в патенте N 255891 формулы изобретения; о запрете ООО "ТЕРМОИНТЕХ" без согласия ООО ПКФ "МКС" применять, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот или хранить для этих целей кабельные проходки, в которых использованы изобретения, приведенные в независимых пунктах 7 и 11 содержащейся в патенте N 255891 формулы изобретения.

Решением арбитражного суда от 11.09.2020 в удовлетворении искового заявления отказано в полном объеме.

Истец, не согласившись с решением суда первой инстанции, в порядке ст. 257 АПК РФ в установленный законом срок обратился в арбитражный суд с апелляционной жалобой.

В материалы дела поступили ходатайства ООО "СВК", ООО "ЗМПО "МОДУЛЬ-Ф" о рассмотрении спора в отсутствие их представителей, а также отзыв ООО "ЗМПО "МОДУЛЬ-Ф", в котором оно просит решение суда оставить без изменения.

В судебном заседании представитель заявителя (истца по делу) поддержал апелляционную жалобу по изложенным в ней основаниям, просил решение суда отменить, заявленные требования удовлетворить.

Ответчики, надлежащим образом извещенные о производстве по спору, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.

Заслушав представителя истца, исследовав в полном объеме и оценив в совокупности документы, имеющиеся в материалах дела, доводы апелляционной жалобы и отзыв на нее, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены решения суда.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ООО ПКФ "МКС" являлся обладателем патента N 2551891 на изобретение "Кабельный ввод, уплотнительный модуль кабельного ввода и компрессионный блок кабельного ввода" с приоритетом от 28.02.2014 (далее - изобретение). Формула изобретения является многозвенной формулой, характеризующей группу изобретений, и имеет три независимых пункта (1, 7, 11), каждый из которых характеризует одно из изобретений группы.

Как стало известно Истцу, изобретения группы, охарактеризованные независимыми пунктами 7 и 11 формулы изобретения, используются ответчиками. В целях проверки данной информации Истцом была произведена контрольная закупка кабельной проходки с участием нотариуса, а также осуществлен нотариальный осмотр сайта https://www.ce-system.com/, на котором был указан адрес ООО "ТЕРМОИНТЕХ" и содержались предложения к продаже кабельной проходки (систем ввода кабеля).

По Дилерскому договору N 13/2018 от 30.03.2018 ООО "ЗМПО "Модуль-Ф", именуемый в Дилерском договоре "Производитель", обязуется изготавливать и поставлять отдельными партиями товар в адрес ООО "ТЕРМОИНТЕХ", именуемого "Дилер", для продвижения и продажи товара третьим лицам.

В ходе проведения переговоров, связанных с закупкой товара, ООО "ТЕРМОИНТЕХ" пояснил представителю Истца, что продажа товаров ООО "ЗМПО "Модуль-Ф" производится с согласия ООО "СВК". В подтверждение указанного довода ООО "ТЕРМОИНТЕХ" представил представителю Истца копии сертификатов соответствия, выданных изготовителю универсальных кабельных проходок ООО "СВК".

Во исполнение заключенного между ООО "Интерпром" и ООО "ТЕРМОИНТЕХ" договора поставки N 19/2018 от 18.09.2018 (далее - Договор поставки), на адрес, указанный представителем Истца, был направлен товар, а именно: системы ввода кабеля (кабельные проходки). Товар доставлялся с использованием услуг перевозчика "Деловые линии".

Получение представителем Истца товаров 29.11.2018 было зафиксировано нотариусом. В соответствии с протоколом осмотра вещественного доказательства нотариусом, отправителем товара является ООО "ЗМПО "Модуль-Ф", а в качестве изготовителя указано ООО "СВК".

Помимо проведения закупки, по заявлению Истца был проведен нотариальный осмотр сайта https://www.ce-system.com/. На сайте на момент осмотра содержалось предложение к продаже кабельных проходок (систем ввода кабеля), причем фотографии изделий, указанные на сайте, полностью соответствуют внешнему виду изделий, приобретенных в ходе нотариальной закупки. Помимо этого, было установлено, что аналогичная информация о товарах, произведенных с использованием изобретения Истца, была размещена на сайте https://thermointech.ru/ на который содержалась переадресация с осматриваемого сайта https://www.ce-system.com/.

Согласно информации, полученной от Регионального Сетевого Информационного центра, администратором домена https://thermointech.ru/ является ООО "ТЕРМОИНТЕХ". На сайте https://www.ce-system.com/ также расположено указание на ООО "ТЕРМОИНТЕХ" (указано фирменное наименование ООО "ТЕРМОИНТЕХ" и адрес центрального офиса, который совпадает с его юридическим адресом).

Таким образом. ООО "ЗМПО "Модуль-Ф" и ООО "СВК" производят и реализуют кабельные проходки (системы ввода кабеля), ООО "ТЕРМОИНТЕХ" осуществляет введение в гражданский оборот указанных товаров, а также их рекламу и продвижение, в том числе с использованием Интернет-ресурсов.

В обоснование исковых требований Истец указал, что приобретенный товар содержит каждый признак изобретений, приведенных в независимых пунктах 7 и 11 содержащейся в патенте N 2551891 формулы изобретения.

Истец не давал согласия на использование изобретений, предусмотренных независимыми пунктами 7 и 11 формулы изобретения, ни одному из ответчиков.

Данные обстоятельства явились основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что обстоятельства, подлежащие установлению в данном деле, истцом в порядке ст. 65 АПК РФ не доказаны.

Так, согласно статье 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом.

В абзаце третьем статьи 1229 ГК РФ установлено, что использование результата интеллектуальной деятельности (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно ч.1 ст. 1349 ГК РФ объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к промышленным образцам.

В силу статьи 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 2 статьи 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376 ГК РФ).

В силу п. 1 ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте, если продукт содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему. Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

На момент подачи иска в суд истец являлся правообладателем на изобретение "Кабельный ввод, уплотнительный модуль кабельного ввода и компрессионный блок кабельного ввода" (патент Российской Федерации N 2551891), действующим на момент выявления факта использования ответчиками указанного изобретения в реализуемых изделиях.

В ходе рассмотрения дела, по ходатайству истца была проведена судебная патентоведческая экспертиза, по результатам которой установлено, использование каждого признака, приведенного в независимых пунктах 7 и 11 формулы изобретения по патенту N 2551891,в представленном на исследование товаре.

Между тем, решением Роспатента от 28.01.2020 удовлетворены возражения заявителя от 28.06.2019 и патент РФ N 2551891 признан недействительным частично и принято решение о выдаче нового патента на изобретение с новой формулой, представленной патентообладателем 03.09.2019.

При этом в формуле нового патента отсутствуют "независимые" пункты 7 и 11, содержавшиеся в старом, ныне не действующем патенте РФ N 2551891.

В соответствии с частью 5 ст. 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент.

Как разъяснено в пункте 139 Постановления Пленума N 10, решение Роспатента о признании недействительным патента вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента и прекращение соответствующего исключительного права с даты подачи в Роспатент заявки на выдачу патента. Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, которому был выдан патент, действия иных лиц по использованию промышленного образца, патент на которые признан впоследствии недействительным.

Верховный Суд Российской Федерации указывает, что прекращение действия патентов должно рассматриваться лишь как одно из последствий недействительности патентов. Недействительные патенты не могут создавать гражданские права и обязанности с даты их выдачи. Требования патентоспособности не соблюдались уже в момент выдачи патентов патентным ведомством. Соответственно патенты должны рассматриваться как ошибочно (в нарушение закона) выданные (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 28.03.2006 N 7-В05-12).

При таких обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении заявленных требований.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, в рамках настоящего дела ООО ПКФ "МКС" первоначально обратилось в суд с иском о признании действий ООО "ЗМПО "Модуль-Ф" по использованию изобретений, приведенных в независимых пунктах 7 и 11 содержащейся в патенте N 2551891 формулы изобретения, незаконными и нарушающими исключительное право истца (основание иска), потребовало запретить ООО "ЗМПО "Модуль-Ф" изготавливать, применить, предлагать к продаже кабельные проходки, в которых используются изобретения приведенные в независимых пунктах 7 и 11 содержащейся в патенте N 2551891 формулы изобретения (предмет иска).

В ходатайстве об изменении исковых требований истец потребовал признать действий ООО "ЗМПО "Модуль-Ф" по использованию изобретений, приведенных в п.1 содержащейся в патенте N 2715563 формулы изобретения, незаконными и нарушающими исключительное право истца (изменяется основание иска). Потребовал запретить ООО "ЗМПО "Модуль-Ф" изготавливать, применять, предлагать к продаже кабельные проходки, в которых используется изобретение, приведенное в пункте 1 содержащейся в патенте N2715563 формулы изобретения (изменяется предмет иска).

Как разъяснено в пункте 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.10.1996 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции", изменение предмета иска означает изменение материально-правового требования истца к ответчику. Изменение основания иска означает изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику. Одновременное изменение предмета и основания иска не допускает.

В апелляционной жалобе истец не оспаривает изменения основания иска, но указывает, что материально-правовое требование к ответчику (предмет иска) не изменилось, утверждает, что при изменении формулы патента объем правовой охраны изобретения не расширился, в подтверждении своего мнения ссылается на решение Суда по интеллектуальным правам по делу СИП - 383/2020.

С позицией заявителя нельзя согласиться по следующим основаниям.

Исходя из п. 3 ст. 1358 ГК РФ объем правовой охраны изобретения определяется совокупностью его признаков, приведенных в независимом пункте. Для дела имеет значение объем правовой охраны не всей группы изобретений по всем независимым пунктам, а лишь объем правовой охраны изобретения по спорным пунктам. Независимый п. 1 патента N 271553 содержит не только признаки перенесенных в него независимых п.7 и п. 12 из патента N 2551891, но и признаки независимого п. 1 патента N 2551891. Соответственно, объем правовой охраны спорного п. 1 патента N 271553, по которому Истец заявляет измененные исковые требования, отличается от объема правовой охраны спорных п. 7 и п. 12 патента N 2551891, по которым Истец заявлял первоначальные исковые требования.

Таким образом, суд первой инстанции сделал правильный вывод, что истец изменил предмет иска и заявил новые требования, которые имеют самостоятельные основания и новый предмет доказывания.

Относительно решения суда по интеллектуальным правам по делу СИП - 383/2020, на которое ссылается в жалобе истец, суд отмечает, что данное решение не имеет прямого отношения к рассматриваемому делу.

Суд по интеллектуальным правам рассматривал заявление ООО "ЗМПО "Модуль-Ф" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, в результате которого патент N 2551891 был признан недействительным частично. Вывод Суда по интеллектуальным правам, что включение зависимых пунктов патента в независимый не привело к возникновению нового объекта, на который патент не выдавался, свидетельствует о том, что патент N 2551891 не может быть признан недействительным в полном объеме. СИП своим решением подтвердил перенос зависимых п.7, п. 11 и зависимых от них пунктов в п. 1 и выдачу нового патента с новой формулой.

Заявителем жалобы не представлены в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта.

Все доводы заявителя апелляционной жалобы проверены судом апелляционной инстанции, признаются несостоятельными и не подлежащими удовлетворению, поскольку не опровергают законности принятого по делу судебного акта и основаны на неверном толковании норм действующего законодательства, обстоятельств дела.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что решение суда первой инстанции соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, нарушений норм материального и процессуального права, в том числе на основании ч. 4 ст. 270 АПК РФ, не выявлено, в связи с чем апелляционная жалоба по изложенным в ней доводам удовлетворению не подлежит.

В связи с отказом в удовлетворении апелляционной жалобы судебные расходы по уплате государственной пошлины при ее подаче в силу ст. 110 АПК РФ относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 266-268, пунктом 1 статьи 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 11.09.2020 по делу N А40-309479/18 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

П.А. Порывкин

Судьи

Е.Е. Кузнецова В.И. Тетюк