Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 30 декабря 2020 г. N 02АП-8873/20 по делу N А82-24031/2019

г. Киров

30 декабря 2020 г.

Дело N А82-24031/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 24 декабря 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 30 декабря 2020 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Савельева А.Б.,

судей Барьяхтар И.Ю., Малых Е.Г.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Бочаровой М.М.,

без участия в судебном заседании представителей сторон,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Балыко Елены Николаевны

на решение Арбитражного суда Ярославской области от 11.08.2020 по делу N А82-24031/2019

по иску индивидуального предпринимателя Балыко Елены Николаевны (ИНН: 505000901495, ОГРН: 308505024000041)

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью "Школьный проект" (ИНН: 7603052178, ОГРН: 1117603002912)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Балыко Елена Николаевна (далее - истец, заявитель жалобы) обратилась с иском в Арбитражный суд Ярославской области к обществу с ограниченной ответственностью "Школьный проект" (далее - ответчик, Общество) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "Школьный РRОект" в сумме 500 000,00 руб.

Иск принят к производству в порядке упрощенного производства.

Определением от 10.03.2020 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 11.08.2020 исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскано 50 000,00 руб. компенсации, в удовлетворении остальной части требований отказано.

Истец - Балыко Е.Н., с принятым решением суда не согласилась, обратилась во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение изменить, взыскать компенсацию в сумме 500 000,00 руб.

По существу доводов жалобы истец не согласен с размером определенной судом и взысканной с ответчика компенсации, считает обоснованной компенсацию за использование ответчиком товарного знака за период с 08.08.2019 по февраль 2020 года в сумме 500 000,00 руб.

Вывод суда о прекращении ответчиком использования товарного знака истца после получения претензии, по мнению истца, является необоснованным, ответчик продолжил использовать товарный знак путем размещения на странице интернет-сайта обозначения "школьный проект", сходного до степени смешения с товарным знаком истца, однако от оплаты компенсации истцу за нарушение исключительных прав отказался.

Более подробно доводы заявителя изложены в апелляционной жалобе.

Ответчик в отзыве на апелляционную жалобу с доводами заявителя не согласился, считает выводы суда об отсутствии схожести словосочетания "школьный проект" с товарным знаком. Кроме того указал на то, что истцом заявлены в жалобе новые требования относительно периода использования товарного знака, которые не исследовались судом первой инстанции. С принятым решением ответчик согласен, размер взысканной компенсации не оспаривает.

Стороны явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителей сторон.

Законность решения Арбитражного суда Ярославской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом и следует из материалов дела, с 09.02.2012 истец является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 383256 *, сроком действия до 27.06.2028, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 35 и 41 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков (МКТУ).

Судом установлено, что Балыко Е.Н. с 2011 года являлась учредителем ООО "Школьный проект".

В 2014 году ответчик создал сайт schoolproekt76.ru, на котором использовался товарный знак "Школьный PRОект" для продвижения товаров и услуг.

31.05.2019 Балыко Е.Н. вышла из состава участников ООО "Школьный проект".

Истцом был выявлен факт незаконного использования ответчиком в коммерческой деятельности товарного знака "Школьный РRОект", путем использования его на сайте schoolproekt76.ru, о чем в материалы дела представлены нотариально удостоверенные протоколы осмотра сайта ответчика от 17.01.2019, 11.07.2019.

На вышеуказанном сайте на каждой из страниц сайта, в том числе, на страницах с размещенными каталогами продаваемой продукции и оказываемых услуг, ответчиком использовался товарный знак истца - "Школьный PRОект".

12.07.2019 истец обратился с претензией к ответчику с требованием оплатить компенсацию за незаконное использование товарного знака.

В ответе на претензию ответчик сообщил, что товарный знак Обществом не используется.

Неисполнение ответчиком требований претензии послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения решения суда, исходя из нижеследующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 157 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее также - Постановление N 10) с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, при выполнении работ, оказании услуг и путем размещения товарного знака в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Статьей 1229 ГК РФ установлено, что правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входит установление следующих обстоятельств: факт принадлежности истцу исключительного права и его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, услуг для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора.

Факт принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак "Школьный РRОект" по свидетельству Российской Федерации N 383256 подтверждается представленными в дело доказательствами и не отрицается сторонами.

По утверждению истца, незаконное использование ответчиком товарного знака выражено путем его размещения в сети "Интернет" в качестве рекламной информации для продвижения товаров и услуг на интернет-сайте, а в последующем, после получения претензии, размещением на интернет-сайте словесного обозначения "школьный проект", сходного до степени смешения с ранее размещаемым на страницах сайта товарным знаком

*.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции установил, что ответчик использовал принадлежащий истцу товарный знак в период до 31.05.2019 с дозволения и под контролем истца, являющегося участником Общества, в этой связи использование ответчиком товарного знака в период до указанной даты признано судом правомерным.

Вместе с тем суд установил, что после выхода истца из состава участников Общества и до момента получения претензии, ответчик использовал товарный знак истца путем размещения на интернет-сайте, однако соответствующего разрешения на использование средства индивидуализации истец не давал.

Данные выводы не оспариваются сторонами.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности истцом незаконного использования ответчиком товарного знака.

Исходя из представленных в дело доказательств, суд первой инстанции пришел к выводу, что после получения от истца претензии ответчик в августе 2019 года прекратил использование комбинированного товарного знака "Школьный PRОект", заменив его на обозначение "школьный проект". Данный вывод мотивирован судом отсутствием сходства до степени смешения между размещенного ответчиком на сайте словесного обозначения "школьный проект" с товарным знаком "Школьный PRОект".

Суд апелляционной инстанции, повторно оценивая представленные в дело доказательства, считает данный вывод не соответствующим фактическим обстоятельствам, полагает заслуживающими внимания доводы истца о продолжении использования товарного знака ответчиком после получения претензии путем размещения на сайте словесного обозначения "школьный проект", схожего до степени смешения с товарным знаком истца.

При этом суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

Из правовых позиций высших судебных инстанций, изложенных в пункте 162 Постановления N 10, в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом от 13.12.2007 N 122, в постановлении Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 N 2979/06, определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224 следует, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В силу пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила) обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 42 Правил предусмотрено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в названном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как указано в пункте 7.1.2.4 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов от 20.01.2020 N 12, значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции, то есть отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Так, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Например, при тождестве или сходстве доминирующего словесного элемента комбинированного обозначения со словесным обозначением или с доминирующим словесным элементом другого комбинированного обозначения, такие обозначения, зачастую, признаются сходными.

В рассматриваемой ситуации сходными элементами товарного знака истца и обозначения ответчика является словестный элемент "школьный проект".

Противопоставляемые элементы (обозначение, используемое ответчиком, и товарный знак) являются тождественными по фонетическому критерию.

Несмотря на различные графические вариации шрифтов словесных элементов и их цветовое исполнение, сходство словесных элементов носит очевидный характер и не меняется общее семантическое впечатление сравниваемых словесных обозначений.

Суд апелляционной инстанции также отмечает, что товарный знак "Школьный PRОект" и обозначение "школьный проект" ответчик использовал с целью индивидуализации услуг.

Исходя из вышеизложенного, и руководствуясь статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд приходит к выводу о том, что в рассматриваемом случае сравниваемые объекты являются сходными до степени смешения исходя из общего впечатления, производимого на потребителя, за счет звукового и смыслового тождества входящего в их состав словестного элемента "школьный проект", в связи с чем, материалами дела подтверждается факт неправомерного использования ответчиком товарного знака путем индивидуализации товаров (услуг) обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

В тоже время, оценивая размер компенсации, запрашиваемый истцом, суд апелляционной инстанции считает, что размер ответственности, определенный судом первой инстанции, соответствует степени и характеру нарушения прав истца, исходя из конкретных обстоятельств настоящего дела.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 59 Постановления N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Таким образом, требование об уплате компенсации может быть удовлетворено при наличии доказательств несанкционированного использования товарного знака, то есть при доказанности факта правонарушения.

Истец определил компенсацию за незаконное использование ответчиком товарного знака в размере 500 000,00 рублей на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. В качестве обоснования размера компенсации истец просил суд учесть то обстоятельство, что после получения претензии ответчик продолжил незаконное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям правовой позиции, изложенным в пункте 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации, исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования (пункт 62 Постановления N 10).

Для подтверждения расчета и стоимости нарушенного права допускается представление данных о стоимости исключительного права, в том числе и из зарубежных источников. Организации по управлению правами в качестве одного из доказательств вправе привести ссылки на утвержденные ими ставки и тарифы в обоснование расчета взыскиваемой компенсации. Названные доказательства оцениваются судом по правилам об оценке доказательств и не имеют преимущества перед другими доказательствами.

На основании пункта 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оспаривая заявленный истцом размер компенсации, ответчик в отзыве указал, что сумма компенсации не подтверждена соответствующим расчетом, не мотивирован порядок ее определения, ссылался на факт участия истца в деятельности ответчика.

В обоснование заявленной суммы истец ссылался на использование ответчиком товарного знака в сети интернет, на финансовый результат деятельности ответчика в 2015-2017 годах.

В апелляционной жалобе истец также указывает на продолжение использования ответчиком обозначения "школьный проект" после получения претензии и до февраля 2020 года.

Оценивая вышеуказанные обстоятельства, суд апелляционной инстанции считает, что ответчик в указанных условиях выхода истца из состава учредителей предпринимал меры по устранению нарушения прав истца, вплоть до последующего использования иного обозначения - "школьный дом", зарегистрированного в качестве товарного знака, что не характеризует ответчика как злостного нарушителя прав истца.

Таким образом, учитывает характер допущенного нарушения, незначительный срок незаконного использования товарного знака, степень вины нарушителя, совершение ответчиком действий, направленных на снижение степени использования товарного знака истца, отсутствие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, отсутствие доказательств причинения убытков правообладателю, в целях соблюдения баланса интересов сторон, исходя из принципов разумности и справедливости, считает компенсацию в размере 50 000,00 рублей разумной и достаточной.

Рассмотрев и оценив доводы жалобы о несогласии с суммой взысканной компенсации, апелляционный суд находит их несостоятельными.

Заявляя требование о компенсации в размере 500 000,00 руб., истец не обосновал необходимость ее взыскания в большем размере, чем определено судом. Само по себе утверждение истца о продолжении ответчиком использования товарного знака после получения претензии, с учетом установленных по делу обстоятельств, не является достаточным обоснованием компенсации в заявленной истцом сумме.

По результатам повторного рассмотрения дела суд апелляционной инстанции считает, что компенсация за неправомерное использование ответчиком товарного знака в сумме 50 000,00 руб., с учетом выводов апелляционного суда соответствует характеру нарушенного права истца и является достаточной для восстановления нарушенных прав, оснований для взыскания компенсации в ином размере не имеется.

Таким образом, принимая во внимание, что вывод суда первой инстанции о прекращении ответчиком использования товарного знака после получения от истца претензии в августе 2019 года, в связи с заменой его на обозначение "школьный проект", не повлек принятие неправильного решения, апелляционный суд в соответствии с разъяснениями, приведенными в пункте 39 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" в пределах предоставленных полномочий считает возможным исключить указанный вывод из мотивировочной части решения.

С учетом изложенного апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по апелляционной жалобе относятся на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 258, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ярославской области от 11.08.2020 по делу N А82-24031/2019 оставить без изменения, а апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Балыко Елены Николаевны - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Ярославской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

А.Б. Савельев

Судьи

И.Ю. Барьяхтар Е.Г. Малых