Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 8 февраля 2021 г. N 02АП-1080/20 по делу N А82-21013/2017

г. Киров

08 февраля 2021 г.

Дело N А82-21013/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 01 февраля 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 08 февраля 2021 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Горева Л.Н.,

судей Малых Е.Г., Савельева А.Б.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Феофилактовой Д.Н.,

при участии в судебном заседании (до перерыва):

представителя истца - Семенникова Д.А., по доверенности от 17.11.2020; Козина Д.В. по доверенности от 28.07.2020,

представителя ООО "Стиль обои" (ответчик) - Шевелевой Е.А., по доверенности от 29.01.2019,

экспертов ООО "Волго-Окская экспертная компания" - Нечаевой Н.В., Казимирова В.И.,

при участии в судебном заседании (после перерыва):

представителя истца - Козина Д.В. по доверенности от 28.07.2020,

рассмотрев в судебном заседании по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, дело N А82-21013/2017 по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Арутюнова Сергея Александровича (ИНН 770800117717, ОГРН 312774604600554)

к индивидуальному предпринимателю Кристалю Александру Вадимовичу (ИНН 760216268777, ОГРН 311760214500031), обществу с ограниченной ответственностью "Стиль Обои" (ИНН 3102207218, ОГРН 1113130000840)

о защите исключительных прав на изобретение и о взыскании 400 000 рублей,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Арутюнов Сергей Александрович обратился (далее - ИП Арутюнов С.А., истец) обратился в Арбитражный суд Ярославской области с иском к индивидуальному предпринимателю Кристалю Александру Вадимовичу (далее - ИП Кристаль А.В., ответчик 1) о защите исключительных прав на изобретение "Материал декоративного облицовочного покрытия и способ его изготовления" (далее - изобретение), подтвержденное патентом N 2330923, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, зарегистрированным в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 10.08.2008 и взыскании 400 000 рублей убытков, рассчитанных, по аналогии, исходя из стоимости лицензионного договора.

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 22.08.2018 признано незаконным использование ИП Кристалем А.В. изобретения, принадлежащего ИП Арутюнову С.А. по патенту N 2330923, путем предложения о продаже и осуществления продажи продукта жидкие обои "BIOPLAST", артикул 851/1, производитель ООО "Стиль Обои", Российская Федерация, г. Белгород; ИП Кристалю А.В. запрещено предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот, а также хранение для этих целей продукта жидкие обои "BIOPLAST", артикул 851/1, производитель ООО "Стиль Обои", Российская Федерация, г. Белгород; с ИП Кристаля А.В. взыскано в пользу ИП Арутюнова С.А. 400 000 рублей убытков, а также 17 000 рублей в возмещение расходов на уплату государственной пошлины и 15 000 рублей в возмещение расходов на оплату услуг представителя.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Стиль Обои" в порядке статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обратилось во Второй арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просило отменить решение Арбитражного суда Ярославской области от 22.08.2018 по делу N А82-21013/2017 и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований; назначить по делу химико-техническую и патентоведческую экспертизы.

Поскольку при рассмотрении дела по существу судом первой инстанции было установлено лицо, выпустившее контрафактный товар (изготовитель) - ООО "Стиль Обои", которое к участию в деле привлечено не было, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что судебный акт по настоящему делу затрагивает права и обязанности ООО "Стиль Обои", в связи с чем определением от 05.03.2019 перешел к рассмотрению настоящего дела по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, привлек ООО "Стиль Обои" к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 02.09.2019 решение Арбитражного суда Ярославской области от 22.08.2018 по делу N А82-21013/2017 отменено и принят по делу новый судебный акт, которым исковые требования ИП Арутюнова С.А. оставлены без удовлетворения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 15.01.2020 постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 02.09.2019 по делу N А82-21013/2017 отменено, дело направлено во Второй арбитражный апелляционный суд на новое рассмотрение.

При этом Суд по интеллектуальным правам указал на то, что суду апелляционной инстанции надлежит предложить истцу уточнить основания требований или надлежит на основании положений статей 46 и 47 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации инициировать рассмотрение истцом вопроса о привлечении к участию в деле ООО "Стиль Обои" в качестве второго или надлежащего ответчика в части требований о защите исключительного права на техническое решение по независимому пункту 5 формулы изобретения (способ изготовления материала для декоративного облицовочного покрытия, включающий приготовление смеси) названного производителя спорных товаров, а также при необходимости и при наличии соответствующих ходатайств лиц, участвующих в деле, рассмотреть вопрос о назначении повторной экспертизы.

Определением от 31.01.2020 дело N А82-21013/2017 принято Вторым арбитражным апелляционным судом на новое рассмотрение.

Во исполнение указаний суда кассационной инстанции, судом поставлен на обсуждение вопрос о процессуальном статусе ООО "Стиль Обои". Определением от 05.03.2020 удовлетворено ходатайство истца о привлечении ООО "Стиль Обои" к участию в деле в качестве соответчика.

При новом рассмотрении дела после отмены судом кассационной инстанции ИП Арутюнов С.А. неоднократно уточнял исковые требования.

В заявлении от 02.07.2020 истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации окончательно сформировал предмет исковых требований, просит:

- признать незаконным использование ИП Кристалем А.В. изобретения, принадлежащего ИП Арутюнову С.А. по патенту N 2330923 путем предложения о продаже, хранения и осуществления продажи продукта жидкие обои "BIOPLAST", артикул 851, производитель ООО "Стиль Обои", Российская Федерация, г. Белгород;

- признать незаконным использование ООО "Стиль Обои" изобретения, принадлежащего ИП Арутюнову С.А. по патенту N 2330923 путем изготовления и осуществления продажи продукта жидкие обои "BIOPLAST", артикулы 851, 8511, производитель ООО "Стиль Обои", Российская Федерация, г. Белгород;

- запретить ИП Кристалю А.В. осуществлять предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот, а также хранение для этих целей продукта жидкие обои "BIOPLAST", артикул 851, производитель ООО "Стиль Обои", Российская Федерация, г. Белгород;

- запретить ООО "Стиль Обои" изготавливать, осуществлять предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот, а также хранение для этих целей продукта жидкие обои "BIOPLAST", артикулы 851, 8511, производитель ООО "Стиль Обои", Российская Федерация, г. Белгород;

- взыскать с ИП Кристаля А.В. в пользу ИП Арутюнова С.А. убытки в размере 400 000 рублей;

- взыскать с ООО "Стиль обои" в пользу ИП Арутюнова С.А. убытки в размере 400 000 рублей.

Истец дополнительно пояснил, что является автором и патентообладателем изобретений "Материал декоративного облицовочного покрытия и способ его изготовления" по патенту N 2330923 (далее - Изобретение). Истцу стало известно, что ООО "Стиль обои" изготавливает, хранит и продает товар жидкие обои "BIOPLAST", артикулы 851/1, 8511 производитель ООО "Стиль Обои", а ИП Кристаль А.В. хранит, предлагает к продаже и продает продукт жидкие обои "BIOPLAST", артикулы 851/1, производитель ООО "Стиль Обои", Российская Федерация, г. Белгород (далее - Продукт). При новом рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции ответчик пояснил, что товарный артикул 851/1 был переименован на 851, в связи с чем, истец просит использовать артикул 851 для обозначения данного товара. Ответчики нарушили исключительные права истца путем использования Изобретения, принадлежащего истцу в Продукте в форме его изготовления, хранения, предложения о продаже, продажи. В Продукте использовано изобретение "Материал декоративного облицовочного покрытия и способ его изготовления" по патенту N23309237. Продажа Продукта осуществлялась ответчиком без разрешения истца. Поскольку данный товар использует изобретение по патенту N233093, предложение его о продаже и осуществление продажи ответчиком нарушает исключительные права патентообладателя. Истцом в адрес ответчика были неоднократно направлены требования о прекращении продажи данного товара, было также сделано предложение о заключении лицензионного договора о предоставлении права на использование результата интеллектуальной деятельности по патенту N 2330923. В связи с тем, что ответчик не удовлетворил требование и претензию истца в добровольном порядке, истец вынужден обратиться в суд за защитой своих прав. Таким образом, нарушением исключительных прав истца причинены убытки в размере 400 000 рублей ООО "Стиль Обои", а также в размере 400 000 рублей ИП Кристалем А.В. Истец также отмечает, что вышеуказанные нарушения данных исключительных прав истца допускаются не впервые: так, в отношении ООО "Стиль Обои" действует запрет на ввоз на территорию Российской Федерации, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот, а также хранение для этих целей декоративной штукатурки на основе шелкового волокна - сухих смесей для приготовления жидких обоев "Bioplast", установленный вступившим в законную силу решением Белгородского районного суда Белгородской области от 14.12.2011 в рамках гражданского дела N 2-2227/2011. Кроме того, решением Палаты по патентным спорам от 21.10.2013 патент на изобретение N 2470106, полученный на имя 100%-ного участника ООО "Стиль Обои" Козыренко Алексея Юрьевича, и фактически полностью дублирующий патент, принадлежащий истцу, был признан полностью недействительным. В своем решении ППС констатирует, что все признаки материала декоративного облицовочного покрытия по оспариваемому патенту известны из уровня техники, а патент - не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень".

ООО "Стиль Обои" представило возражения на уточненное исковое заявление от 17.06.2020, в которых указало на то, что жидкие обои BIOPLAST с артикулом 851/1 не имеют в своем составе поверхностно-активных веществ (далее - ПАВ), которые являются обязательным компонентом запатентованного истцом материала. Тот факт, что ПАВ является обязательным признаком изобретения истца и существенным по отношению к способу изготовления, подтверждается описанием изобретения к патенту, в котором использованием ПАВ обосновывается изобретательский уровень, а также позицией истца. Представленные на исследование образцы обоев BIOPLAST получены истцом в одностороннем порядке без привлечения ООО "Стиль Обои". Проверить соответствие исследованных образцов реальной продукции ООО "Стиль Обои" невозможно. В 2011 году в адрес ООО "Стиль Обои" поступило обращение от автора изобретения Арутюнова С.А., вследствие чего продажа всех обоев BIOPLAST была полностью приостановлена до разрешения судом спора. Решением Белгородского районного суда от 14.12.2011 установлено нарушение авторских прав истца лишь в отношении жидких обоев BIOPLAST с 5 артикулами. Данные жидкие обои были незамедлительно исключены из ассортимента продукции, предлагаемой ООО "Стиль Обои". Кассационным определением Белгородского областного суда от 09.02.2012 решение Белгородского районного суда от 14.12.2011 оставлено без изменения.

В отношении жидких обоев BIOPLAST остальных артикулов судами не установлено нарушение авторских прав истца, так как их состав отличается от состава запатентованного Арутюновым С.А. изделия. После принятия Белгородским областным судом решения об отказе в удовлетворении кассационной жалобы Арутюнова С.А., правообладатель не обращался к ООО "Стиль Обои" с претензиями о неправомерном использовании изобретения по патенту N 2330923 при производстве жидких обоев BIOPLAST.

ООО "Стиль Обои" не было привлечено к участию в деле, при этом, о наличии спора в Арбитражном суде Ярославской области ответчик узнал случайно от покупателя своей продукции, в связи с чем ООО "Стиль Обои" просит:

- решение Арбитражного суда Ярославской области от 22.08.2018 отменить и принять по делу новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении исковых требований ИП Арутюнова С.А. к ИП Кристалю А.В., ООО "Стиль Обои" о защите исключительных прав на изобретение;

- назначить по делу химико-технологическую и патентоведческую экспертизы. Поставить перед экспертами следующие вопросы:

1) Определить качественный и количественный (в процентах) химический состав материала жидкие обои марки BIOPLAST, артикул 851/1 (производитель ООО "Стиль Обои").

2) Определить способ производства указанных жидких обоев.

3) Использовано ли, исходя из установленного состава и способа производства, в материале жидкие обои марки BIOPLAST артикул 851/1 изобретение "Материал декоративного облицовочного покрытия и способ его изготовления", по патенту N 2330923, выданному Арутюнову С.А.?

Просит провести экспертизу по двум независимым пунктам патента: состав (пункт 1) и способ производства (пункт 5) и поручить ее проведение экспертам ООО "Волго-окская экспертная компания" (603086, г. Н. Новгород, ул. Стрелка, 4а, тел/факс (831) 249-44-95): Казимирову Владимиру Иосифовичу и Нечаевой Наталье Владиславовне.

Разрешить экспертам при необходимости привлечь для проведения исследований приборную базу и специалистов сторонней организации -Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" (603950, г. Нижний Новгород, ГСП-20, проспект Гагарина, дом 23), которое имеет аккредитованную испытательную лабораторию (аттестат аккредитации прилагается).

В возражениях против уточненных исковых требований от 03.07.2020 ООО "Стиль Обои" также указало на то, что в нарушение статьи 49 АПК РФ истец изменяет одновременно предмет и основание иска. Материально-правовое требование "признать незаконным изготовление и осуществление продажи жидких обоев Bioplast артикул 851/1" изменяется на "признать незаконным изготовление и осуществление продажи жидких обоев Bioplast артикулы 851 и 8511". При этом продукция с артикулами 851 и 8511 начала производиться после подачи истцом иска в суд первой инстанции 03.11.2017. Одновременное изменение предмета и основания иска статья 49 АПК РФ не допускает (пункт 3 постановления Пленума ВАС РФ от 31.10.1996 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции").

В ходатайстве о приобщении дополнительных доказательств от 02.07.2020 ООО "Стиль Обои" просило приобщить к материалам дела заверенные копии приказа N 4-П от 01.11.2017 и ответа ЮНИСКАН/ГС1 РУС от 29.01.2019 N 10, которые подтверждают изменение наименования продукции с артикула "851/1" на артикул "851", а также копию ходатайства от 23.04.2019, подтверждающую, что данные документы ранее приобщались к материалам дела.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, учитывая длительность рассмотрения спора, необходимость обеспечения права на судебную защиту, а также исходя из принципа процессуальной экономии на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточненные исковые требования приняты к рассмотрению.

03.07.2020 во Второй арбитражный апелляционный суд поступило ходатайство ИП Арутюнова С.А. о назначении повторной экспертизы, в котором истец просит суд назначить судебную патентно-химическую экспертизу материала жидких обоев марки Bioplast (производитель ООО "Стиль обои"), артикул N 8511, закупленного 04.07.2019 нотариусом Миллером Н.Н. и материала жидких обоев марки Bioplast (производитель ООО "Стиль обои"), артикул N 851, находящегося в материалах дела N А82-21013/2017; привлечь в качестве судебного эксперта специалиста ООО "Центр химических исследований" Топилина Сергея Васильевича или специалиста АНО "ЦНИЭ" Урваева Дениса Геннадьевича, а также патентного поверенного РФ N 1332 Лисовенко Виктора Борисовича.

На разрешение судебного эксперта Топилина С.В. (Урваева Д.Г.) поставить следующие вопросы:

1. Определить качественный и количественный состав (в процентах) химический состав материала жидких обоев марки BIOPLAST артикулы 851 и 8511 (производитель ООО "Стиль Обои");

2. Определить способ производства жидких обоев марки BIOPLAST артикулы 851 и 8511 (производитель ООО "Стиль Обои").

На разрешение судебного эксперта Лисовенко В.Б. поставить следующие вопросы:

3. Использовано ли изобретение "Материал декоративного облицовочного покрытия и способ его изготовления", по патенту РФ N 2330923 в материале жидкие обои марки BIOPLAST артикулы 851, 8511?

4. Использовано ли изобретение "Материал декоративного облицовочного покрытия и способ его изготовления", по патенту РФ N 2330923 в способе изготовления материала жидкие обои марки BIOPLAST артикулы 851, 8511?

ИП Арутюнов С.А. также просит приобщить образец материала жидких обоев марки Bioplast (производитель ООО "Стиль обои"), артикул 8511, закупленный для целей производства экспертизы 04.07.2019 нотариусом Миллером Н.Н.

ООО "Стиль обои" представило возражения против кандидатур экспертов, в которых указало, что не получено согласие экспертов Топилина СВ., Урваева Д.Г., Лисовенко В.Б. на выезд в г. Белгород на производство ООО "Стиль Обои" для отбора образцов (сырье и готовая продукция с арт. 851/1) и определения способа производства жидких обоев BIOPLAST (ответ на вопрос 2). Данные расходы не учитывались при определении стоимости экспертного исследования. Истец изъял неверные образцы продукции для исследования. Образцы изъяты истцом в одностороннем порядке в отсутствие ответчиков и экспертов. Истцом скрыт факт совместной работы экспертов Топилина С.В. и Урваева Д.Г. в одной экспертной организации - ООО "Центр химических исследований", истец заявляет их как двух независимых друг от друга экспертов разных экспертных организаций. Лаборатория ООО "Центр химических исследований" не имеет аккредитации Федеральной службы по аккредитации. В информационных письмах ООО "Центр химических исследований" и АНО "Центр Научных Исследований и Экспертизы" полностью отсутствуют сведения о необходимых экспертам образцах и документации. Лисовенко В.Б. не имеет опыта проведения судебной патентоведческой экспертизы. Лисовенко В.Б., Топилин СВ., Урваев Д.Г. не давали согласия на участие в комплексной судебной экспертизе. Учитывая, что эксперты Казимиров В.И. и Нечаева Н.В. являются экспертами одного экспертного учреждения (ООО "ВОЭК") и находятся в одном городе, а также квалификацию и стаж работы экспертов, привлечение для исследования испытательной лаборатории, аккредитованной Федеральной службы по аккредитации, ООО "Стиль обои" просит проведение экспертизы поручить экспертам ООО "Волго-окская экспертная компания" Казимирову Владимиру Иосифовичу и Нечаевой Наталье Владиславовне; разрешить экспертам при необходимости привлечь для проведения исследований приборную базу и специалистов сторонней организации - ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский университет им. Н.И.Лобачевского" (603950, г.Н.Новгород, ГСП-20, пр. Гагарина, д. 23), имеющей аккредитованную испытательную лабораторию.

ИП Арутюнов С.А. представил в суд апелляционной инстанции письменные пояснения, в которых выразил несогласие с позицией ООО "Стиль обои".

Для проведения экспертизы по настоящему делу на депозитный счет Второго арбитражного апелляционного суда ИП Арутюновым С.А. платежными поручениями от 15.06.2020 N 37, от 18.06.2020 N 38, от 02.07.2020 N 42 перечислено в общей сумме 145 000 рублей, ООО "Стиль Обои" платежным поручением от 10.06.2020 N 707 перечислено 350 000 рублей.

Определениями Второго арбитражного апелляционного суда от 05.03.2020, от 28.04.2020, от 03.07.2020 судебное разбирательство откладывалось на основании статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определениями Второго арбитражного апелляционного суда от 27.03.2020, от 01.06.2020 переносилась дата судебного заседания.

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 26.06.2020 в заседании суда был объявлен перерыв до 14 часов 30 минут 03.07.2020.

Определением председателя второго судебного состава от 28.04.2020, определением председателя судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, от 29.07.2020 в составе суда произведены замены судей. В силу положений пункта 5 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрение дела произведено с самого начала.

Определением Второго арбитражного апелляционного суда от 30.07.2020 ходатайство ИП Арутюнова С.А. удовлетворено, по делу назначена комплексная патентно-химическая экспертиза по следующим вопросам:

1) Определить качественный и количественный (в процентах) химический состав:

- материала жидких обоев марки BIOPLAST (производитель ООО "Стиль Обои") артикул 851, подлежащего представлению ответчиком во Второй арбитражный апелляционный суд в срок не позднее 07.08.2020;

- материала жидких обоев марки BIOPLAST (производитель ООО "Стиль Обои") артикул 8511, закупленного 04.07.2019 нотариусом Миллером Н.Н., а также образцов данной продукции подлежащих отбору экспертами на производстве ООО "Стиль Обои", а также исследования технологии их производства;

2) Определить способ производства жидких обоев марки BIOPLAST артикул 851 и 8511 (производитель ООО "Стиль Обои").

3) Использовано ли изобретение "Материал декоративного облицовочного покрытия и способ его изготовления", по патенту РФ N 2330923 в материале жидкие обои марки BIOPLAST артикулы 851 и 8511?

4) Использовано ли изобретение "Материал декоративного облицовочного покрытия и способ его изготовления", по патенту РФ N 2330923 в способе изготовления материала жидкие обои марки BIOPLAST артикулы 851 и 8511?

Проведение экспертизы поручено обществу с ограниченной ответственностью "Волго-окская экспертная компания" (ИНН 5257075208, адрес: 603086, г. Н. Новгород, ул. Стрелка, 4а), ответственные эксперты Казимиров Владимир Иосифович и Нечаева Наталья Владиславовна. Экспертам разрешено привлечь для проведения исследований приборную базу сторонней организации ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский университет им. Н.И. Лобачевского" (603950, г. Н. Новгород, ГСП-20, проспект Гагарина, д. 23), имеющему аккредитованную испытательную лабораторию.

При назначении экспертизы стороны не возражали против проведения экспертизы в отношении образцов материала жидких обоев марки BIOPLAST (производитель ООО "Стиль Обои") артикул 8511 представленных истцом, а также в отношении материала жидких обоев марки BIOPLAST (производитель ООО "Стиль Обои") артикул 851 представленных ответчиком ООО "Стиль Обои".

Определением председателя Второго арбитражного апелляционного суда от 02.09.2020 в составе суда произведена замена судьи Панина Н.В. (по причине нахождения в отпуске) на судью Чернигину Т.В.

Определениями Второго арбитражного апелляционного суда от 03.09.2020, 07.10.2020 ходатайства эксперта ООО "Волго-окская экспертная компания" Казимирова В.И о предоставлении дополнительных документов, о продлении срока для проведения экспертизы и представления заключения во Второй арбитражный апелляционный суд удовлетворены. В удовлетворении ходатайства о замене эксперта и наложении на экспертное учреждение процессуального штрафа отказано.

12 ноября 2020 года в суд апелляционной инстанции поступило заключение экспертов.

Определением Второго арбитражного апелляционного суда от 16.11.2020 производство по делу возобновлено; назначено рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда апелляционной инстанции на 16 декабря 2020 года в 13 час. 30 мин.

Истцом по делу через электронный сервис подачи документов "Мой Арбитр" 15.12.2020, 26.01.2021, 29.01.2021 представлены дополнительные письменные объяснения в порядке статьи 81 АПК РФ.

Истцом по делу через электронный сервис подачи документов "Мой Арбитр" 15.12.2020 представлены ходатайство о назначении повторной экспертизы, ходатайство о приобщении документов и вызове экспертов для допроса. 13.01.2021 истцом через электронный сервис подачи документов "Мой Арбитр" представлен список вопросов к экспертам ООО "Волго-окская экспертная компания".

Определением Второго арбитражного апелляционного суда от 16.12.2020 судебное разбирательство отложено на основании статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации до 13 часов 30 минут 27.01.2021. Вызваны эксперты Казимиров Владимир Иосифович и Нечаева Наталья Владиславовна в судебное заседание для дачи пояснений по заключению.

Определением председателя судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, от 27.01.2021 в составе суда произведена замена судьи Чернигиной Т.В. (по причине отсутствия в связи с направлением её на повышение квалификации с отрывом от профессиональных обязанностей) на судью Малых Е.Г. В силу положений пункта 5 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрение дела произведено с самого начала.

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 27.01.2021 в заседании суда был объявлен перерыв до 15 часов 00 минут 01.02.2021.

До перерыва в соответствии со статьей 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание апелляционной инстанции проводилось с использованием систем видеоконференц-связи.

До и после перерыва в заседании суда апелляционной инстанции лица, участвующие в деле, явившиеся в судебное заседание, поддержали свои правовые позиции. До перерыва в судебном заседании эксперты дали пояснения относительно экспертного заключения, ответили на вопросы суда и сторон.

Ответчик ИП Кристаль А.В. явку своих представителей в судебное заседание не обеспечил, отзыв на уточненное исковое заявление не представил, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителей ИП Кристаля А.В.

Как следует из материалов дела, Арутюнов С.А. является автором и патентообладателем на изобретение "Материал декоративного облицовочного покрытия и способ его изготовления", что подтверждается патентом N 2330923, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, зарегистрированным в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 10.08.2008, с приоритетом от 27.07.2006.

Изобретение истца относится к изготовлению декоративных облицовочных материалов для настенных и потолочных покрытий, преимущественно для внутренней отделки помещений. Материал декоративного облицовочного покрытия и способ его изготовления, запатентованные истцом, отражены в описании изобретения к патенту.

По мнению истца, ответчики допустили использование изобретения истца путем предложения о продаже и продажи продукта - жидкие обои "BIOPLAST", артикул 851/1 производитель ООО "Стиль Обои", Российская Федерация, г. Белгород.

В подтверждение данного факта истцом представлен договор купли-продажи N 46, товарная накладная N 1105 от 15.06.2017. Указанный факт при рассмотрении дела в суде первой инстанции ответчиком ИП Кристаль А.В. не оспаривался.

С учетом изменения наименования продукции с артикула "851/1" на артикул "851" считает, что ответчики допустили использование изобретения истца путем предложения о продаже и продажи продукта - жидкие обои "BIOPLAST", артикул 851 производитель ООО "Стиль Обои", Российская Федерация, г. Белгород.

Кроме того, в целях производства судебной экспертизы в период первоначального рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции, 04.07.2019 в рамках нотариального действия нотариусом Миллером Н.Н. был закуплен материал жидких обоев марки "BIOPLAST" производитель ООО "Стиль Обои", Российская Федерация, г. Белгород на котором указан артикул 8511.

Полагает, что при указанных обстоятельствах ответчиками допущено использование изобретения истца путем предложения о продаже и продажи продукта - жидкие обои "BIOPLAST", артикулы 851 и 8511 производитель ООО "Стиль Обои", Российская Федерация, г. Белгород.

Полагая свои права нарушенными, истец обратился в суд с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

В силу пункта 1 статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Пунктом 2 названной статьи установлено, что охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 статьи 1358 ГК РФ. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

В силу абзаца 1 пункта 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 26 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, для установления факта использования изобретения необходимо установить использование каждого, а не отдельного признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения.

Согласно заключению экспертов N 03ХЭ-20 от 09.11.2020 сделаны следующие выводы:

По вопросу 1: Определить качественный и количественный (в процентах) состав:

- материала жидких обоев марки BIOPLAST (производитель ООО "Стиль Обои") артикул 851;

- материала жидких обоев марки BIOPLAST (производитель ООО "Стиль Обои") артикул 8511.

Качественный и количественный (в процентах) химический состав материала жидких обоев марки BIOPLAST (производитель ООО "Стиль Обои") артикул 851:

Наименование компонентов	Содержание
Целлюлоза	48,8%
Натрий-карбоксиметилцеллюлоза (клей КМЦ)	17,8%
Пряжа полиэфирная белая	22,6%
Нить полиэфирная предориентированная желтая
Порошок слюды	10,9%
ПАВ	Отсутствует

Качественный и количественный (в процентах) химический состав материала жидких обоев марки BIOPLAST (производитель ООО "Стиль Обои") артикул 8511:

Наименование компонентов	Содержание
Целлюлоза	50,5%
Натрий-карбоксиметилцеллюлоза (клей КМЦ)	17,1%
Пряжа полиэфирная белая	22,9%
Нить полиэфирная предориентированная желтая
Порошок слюды	9,5%
ПАВ	Отсутствует

По вопросу 2: Определить способ производства жидких обоев марки BIOPLAST артикул 851 и 8511 (производитель ООО "Стиль Обои").

Вывод: способ производства жидких обоев марки BIOPLAST артикул 851 и 8511 (производитель ООО "Стиль Обои") состоит в том, что:

измельчают сырье (целлюлозный лист);

рубкой сырья - пряжи и текстильного жгута получают текстильные волокна заданной длины - (пряжа полиэфирная белая, нить полиэфирная предориентированная желтая);

загружают измельченную целлюлозу, текстильные волокна заданной длины, клей КМЦ, порошок слюды в промышленный миксер и смешивают.

По вопросу 3: Использовано ли изобретение "Материал декоративного облицовочного покрытия и способ его изготовления", по патенту РФ N 2330923 в материале жидкие обои марки BIOPLAST артикулы 851 и 8511?

Вывод: Изобретение "Материал декоративного облицовочного покрытия и способ его изготовления", по патенту РФ N 2330923 в материале жидкие обои марки BIOPLAST артикулы 851 и 8511 не использовано.

По вопросу 4: Использовано ли изобретение "Материал декоративного облицовочного покрытия и способ его изготовления", по патенту РФ N 2330923 в способе изготовления материала жидкие обои марки BIOPLAST артикулы 851 и 8511?

Вывод: изобретение "Материал декоративного облицовочного покрытия и способ его изготовления", по патенту РФ N 2330923 в способе изготовления материала жидкие обои марки BIOPLAST артикулы 851 и 8511 не использовано.

В силу статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Заключение экспертов N 03ХЭ-20 от 09.11.2020 оформлено в соответствии с требованиями статей 82, 83, 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Данный документ основан на материалах дела, фактическом осмотре объектов исследования, что подтверждается соответствующими фотоматериалами и образцами, является полным и ясным, не содержит противоречивых выводов, сомнений в его обоснованности не установлено.

Эксперты предупреждены об уголовной ответственности, о чем ими даны соответствующие подписки от 12.08.2020.

В судебное заседание суда апелляционной инстанции 27.01.2021 были вызваны эксперты Казимиров В.И., Нечаева Н.В.

Указанные эксперты дали ответы на вопросы суда и сторон, связанные с порядком и местом проведения экспертных исследований, использованными методиками и полученными результатами, а также подтвердили выводы, изложенные в заключении.

Отвечая на поставленные вопросы эксперт Казимиров В.И. пояснил, что вывод о том, что Изобретение "Материал декоративного облицовочного покрытия и способ его изготовления", по патенту РФ N 2330923 в материале жидкие обои марки BIOPLAST артикулы 851 и 8511 не использовано, основан на отсутствии в представленных образцах поверхностно-активных веществ (ПАВ), при этом, входящий в состав обоев клей КМЦ (натрий-карбоксиметилцеллюлоза) не может быть отнесен к числу ПАВ.

В части вопросов об использовании изобретения "Материал декоративного облицовочного покрытия и способ его изготовления", по патенту РФ N 2330923 в способе изготовления материала жидкие обои марки BIOPLAST артикулы 851 и 8511 эксперт Нечаева Н.В. пояснила, что вывод по вопросу 4 сделан на основе сопоставления признаков производственного процесса и признаков пятого пункта Формулы Изобретения и отражен в таблице 7 заключения.

В указанной таблице отражены различия признаков производственного процесса и признаков пятого пункта Формулы (п.п. 3, 6, 7 таблицы).

Таким образом, выводы экспертов подтверждают что изобретение "Материал декоративного облицовочного покрытия и способ его изготовления", по патенту РФ N 2330923 в материале жидкие обои марки BIOPLAST артикулы 851 и 8511 и в способе его изготовления не использованы.

Рассмотрев ходатайство истца о назначении повторной экспертизы, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для его удовлетворения в силу следующего.

В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов (пункт 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Оценив заключение экспертов N 03ХЭ-20 от 09.11.2020, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что оно соответствует требованиям, предъявляемым процессуальным законодательством, в частности, требованиям статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в нем даны полные, конкретные и ясные ответы на поставленные вопросы, не допускающие противоречивых выводов или неоднозначного толкования, следовательно, указанное заключение является допустимым и достоверным доказательством по делу.

Таким образом, необходимость для проведения повторной экспертизы отсутствует.

Несогласие истца с выводами экспертов само по себе, в отсутствие соответствующих доказательств, не лишает заключение экспертов N 03ХЭ-20 от 09.11.2020 доказательственного значения, поскольку по существу ни использованные экспертами методики, руководящие документы и литература, ни выводы заключения не опровергнуты.

Следовательно, при таких обстоятельствах выводы судебной экспертизы надлежащими доказательствами не опровергнуты; оснований для непринятия заключения экспертов N 03ХЭ-20 от 09.11.2020 как доказательства по делу у суда апелляционной инстанции не имеется.

При совокупности вышеизложенного суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что исковые требования ИП Арутюнова С.А. удовлетворению не подлежат, апелляционная жалоба ООО "Стиль Обои" является обоснованной.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт (пункт 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Согласно постановлению Суда по интеллектуальным правам от 15.01.2020 по делу N А82-21013/2017 по результатам нового рассмотрения настоящего дела суду апелляционной инстанции в соответствии с частью 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации также надлежит распределить между сторонами судебные расходы, понесенные в связи с подачей кассационной жалобы. Так, согласно абзацу второму части 3 статьи 289 АПК РФ во взаимосвязи с разъяснениями, данными Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 30.06.2020 N13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции" при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело. При этом применяется порядок распределения судебных расходов, установленный статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Учитывая, что при новом рассмотрении дела в удовлетворении иска ИП Арутюнову С.А. отказано, судебные расходы, понесенные ИП Арутюновым С.А. по иску и по кассационной жалобе, относятся на истца. С ИП Арутюнова С.А. в пользу ООО "Стиль Обои" подлежат взысканию 3000 рублей в возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины по апелляционной жалобе. Судебные расходы по экспертизе, назначенной по делу определением Второго арбитражного апелляционного суда от 30.07.2020, также относятся на истца. Согласно счету на оплату N153 от 14.08.2020, выставленному ООО "Волго-окская экспертная компания", стоимость экспертизы составляет 350 000 рублей. Для проведения экспертизы по настоящему делу на депозитный счет Второго арбитражного апелляционного суда ИП Арутюновым С.А. платежными поручениями от 15.06.2020 N37, от 18.06.2020 N38, от 02.07.2020 N42 перечислено в общей сумме 145 000 рублей, ООО "Стиль Обои" платежным поручением от 10.06.2020 N707 перечислено 350 000 рублей. Учитывая изложенное, ООО "Волго-окская экспертная компания" надлежит перечислить с депозитного счета Второго арбитражного суда 350 000 рублей по счету на оплату N153 от 14.08.2020, ООО "Стиль Обои" следует возвратить с депозитного счета Второго арбитражного апелляционного суда 145 000 рублей 00 копеек, уплаченные на основании платежного поручения N707 от 10.06.2020, а также с ИП Арутюнова С.А. в пользу ООО "Стиль Обои" надлежит взыскать 145 000 рублей в возмещение расходов на оплату проведенной по делу экспертизы, поскольку перечисленных истцом на депозит суда денежных средств было не достаточно для оплаты экспертизы в полном объеме. Расходы за проведение ООО "Центр независимой экспертизы" судебной экспертизы, назначенной определением Второго арбитражного апелляционного суда от 23.04.2019, распределению между сторонами не подлежат, поскольку указанное доказательство признано судом кассационной инстанции ненадлежащим, экспертное заключение от 10.06.2019 N1383-19 не соответствует требованиям статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 2.6. Регламента организации деятельности верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и автономных округов, окружных (флотских) военных судов, федеральных арбитражных судов, управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации по работе с лицевыми (депозитными) счетами для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, утвержденного приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 05.11.2015 N 345 (далее - Регламент) перечисление денежных средств с лицевого (депозитного) счета производится финансово-экономическим отделом суда (управления) только на основании судебного акта, вступившего в законную силу, содержащего указание в резолютивной части о выплате денежных средств залогодателю, лицам, участвующим в деле, иным участникам судопроизводства или уполномоченным лицам за счет средств, поступивших во временное распоряжение суда (управления), или о возврате средств плательщику, за исключением случаев ошибочного зачисления средств (пункт 1.7 настоящего Регламента).

В силу абзаца 2 пункта 2.7. Регламента перечисление указанных в судебном акте денежных средств осуществляется финансово-экономическим отделом суда (управления) на текущий лицевой (расчетный) счет получателя по его заявлению не позднее 30 дней со дня получения судебного акта.

Руководствуясь статьями 258, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Стиль Обои" удовлетворить.

Решение Арбитражного суда Ярославской области от 22.08.2018 по делу N А82-21013/2017 отменить и принять по делу новый судебный акт.

Исковые требования индивидуального предпринимателя Арутюнова Сергея Александровича (ИНН 770800117717, ОГРН 312774604600554) оставить без удовлетворения.

Перечислить с депозитного счета Второго арбитражного апелляционного суда на счет общества с ограниченной ответственностью "Волго-окская экспертная компания", (ИНН 5257075208, ОГРН 1055230054021) денежные средства за проведение судебной экспертизы по делу N А82-21013/2017 в сумме 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек по следующим реквизитам:

Получатель: ИНН 5257075208/КПП 525701001 (общество с ограниченной ответственностью "Волго-окская экспертная компания")

Банк получателя: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, город Нижний Новгород

БИК: 042202603

Сч. N : 30101810900000000603

Сч. N : 40702810642000018664

Возвратить с депозитного счета Второго арбитражного апелляционного суда обществу с ограниченной ответственностью "Стиль Обои" (ИНН 3102207218, ОГРН 1113130000840) денежные средства в сумме 145 000 (сто сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, уплаченные на основании платежного поручения N 707 от 10.06.2020.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Арутюнова Сергея Александровича (ИНН 770800117717, ОГРН 312774604600554) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Стиль Обои" (ИНН 3102207218, ОГРН 1113130000840) 6000 рублей в возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины по апелляционной и кассационной жалобам, 205 000 (двести пять тысяч) рублей 00 копеек в возмещение судебных расходов на оплату экспертизы.

Арбитражному суду Ярославской области выдать исполнительный лист.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Ярославской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

Л.Н. Горев

Судьи

Е.Г. Малых А.Б. Савельев