Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 марта 2021 г. N 17АП-15798/20 по делу N А71-9817/2020

г. Пермь

03 марта 2021 г.

Дело N А71-9817/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 02 марта 2021 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 03 марта 2021 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Муталлиевой И.О.,

судей Балдина Р.А., Кощеевой М.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Муравьевой Е.С.,

при участии:

от истца: Савельева Е.К., доверенность от 18.03.2020,

от ответчика, третьего лица: не явились,

(лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке ст. ст. 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда),

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика, индивидуального предпринимателя Егоровой Марии Романовны,

на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики

от 30 октября 2020 года

по делу N А71-9817/2020

по иску "Бауэрфайнд Аг"

к индивидуальному предпринимателю Егоровой Марии Романовне (ОГРН 319527500085422, ИНН 524929406828),

третье лицо: ООО "Никамед" (ОГРН 1037700031588, ИНН 771400464115),

о запрете использования обозначения "BAUERFEIND" в предложениях о продаже, объявлениях, рекламе, в том числе в сети интернет,

УСТАНОВИЛ:

"Бауэрфайнд Аг" (далее - истец, Компания) обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском к индивидуальному предпринимателю Егоровой Марии Романовне (далее - ответчик, ИП Егорова М.Р.) о запрете использования обозначения "BAUERFEIND" в предложениях о продаже, объявлениях, рекламе, в том числе в сети интернет.

Определением суда от 21.09.2020 на основании ст. 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Никамед" (далее - ООО "Никамед").

Решением суда от 30.10.2020 иск удовлетворен. Ответчику запрещено использование обозначения "BAUERFEIND", сходного до степени смешения с товарным знаком N 467823, в отношении протезно-ортопедических изделий (включая ортезы, бандажи, стельки, подпяточники), которые предлагаются к продаже, продаются на территории Российской Федерации, хранятся с этой целью, на документации, связанной с введением указанных товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаж указанных товаров, в объявлениях и в рекламе данных товаров, в том числе в сети "Интернет", в частности на сайтах https//hoduli.com, https:vk.com/hoduli_com, https://ok.ru/group/54979341713630. Также с ответчика в пользу истца взыскано 6 000 руб. 00 коп. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований либо прекращении производства по делу. В апелляционной жалобе заявитель ссылается, что судом не дана оценка доводам ответчика о правомерности предпринимательской деятельности в отношении протезно-ортопедических изделий, маркируемых товарным знаком "BAUERFEIND".

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором отклонил приведенные в ней доводы.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель истца с доводами апелляционной жалобы не согласился по основаниям, изложенным в отзыве на нее.

Ответчик, третье лицо, извещенные надлежащим образом о месте и времени рассмотрения апелляционной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в соответствии со ст. 156 АПК РФ не препятствует рассмотрению дела в их отсутствие.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном ст. ст. 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, "Бауэрфайнд Аг" (истец, Компания) является крупным производителем медицинских изделий, в том числе протезно-ортопедических изделий для пояснично-крестцового отдела позвоночника, а также для верхних и нижних конечностей.

Для индивидуализации изготавливаемой продукции на территории Российской Федерации Компания зарегистрировала товарный знак "BAUERFEIND" по свидетельству РФ N 467823, дата приоритета 06.04.2011, классы МКТУ 10, 25, 28, 42.

На интернет сайте по адресу https://hoduli.com, а также на страницах в социальных сетях "ВКонтакте" (https://vk.com/hoduli_com) и "Одноклассники" (https://ok.ru/group/54979341713630) размещены предложения к продаже ортопедических изделий, в том числе для пояснично-крестцового отдела позвоночника, а также для верхних и нижних конечностей, маркированных обозначением "BAUERFEIND", в точности воспроизводящим товарный знак истца по свидетельству РФ N 467823.

Согласно информации, размещенной на сайте https://hoduli.com, продавцом товара является ИП Егорова М.Р.

На сайте к продаже предлагаются следующие товары, маркированные товарным знаком истца "BAUERFEIND":

1. Ортезы голеностопные моделей "Bauerfeind MalleoTrain S"; "Bauerfeind MalleoTrain"; "Bauerfeind MalleoTrain Plus"; "Bauerfeind Sports Ankle Support"; "Bauerfeind AchilloTrain Pro"; "Bauerfeind MalleoLoc";

2. Отрезы для позвоночника моделей "Bauerfeind LordoLoc"; "Bauerfeind LumboLoc"; "Bauerfeind LumboTrain"; "Bauerfeind LumboTrain Lady"; "Bauerfeind SacroLoc"; "Bauerfeind LumboLoc Forte"; "Bauerfeind SecuTec Dorso"; "Bauerfeind SecuTec Lumbo";

3. Ортезы коленные моделей "Bauerfeind GenuTrain"; "Bauerfeind Sports Knee Support"; "Bauerfeind GenuTrain P3"; "Bauerfeind GenuTrain A3"; "Bauerfeind GenuLoc"; "Bauerfeind GenuTrain S";

4. Ортезы локтевые моделей "Bauerfeind EpiTrain"; "Bauerfeind Sports Compression Sleeves Arm"; "Bauerfeind Sports Elbow Support";

5. Ортезы лучезапястные моделей "Bauerfeind ManuLoc"; "Bauerfeind ManuTrain";

6. Ортезы на большой палец ноги, руки моделей "Bauerfeind ValguLoc"; "Bauerfeind ValguLoc II"; "Bauerfeind RhizoLoc";

7. Ортопедические стельки и подпяточники моделей "Bauerfeind ViscoBalance"; "Bauerfeind ViscoSpot"; "Bauerfeind ErgoPad weightflex 2"; "Bauerfeind ErgoPad redux heel 2"; "Bauerfeind ErgoPad Ball & Racket"; "Bauerfeind ErgoPad Run & Walk";

8. Ортезы плечевые модель "Bauerfeind OmoTrain".

10.03.2020 истец провел контрольную закупку коленного ортеза модели "Bauerfeind GenuTrain". В подтверждение факта продажи товара истец представил в материалы дела товарную накладную от 10.03.2020 N 1143 на сумму 6 490 руб.

Направленные истцом в адрес ответчика претензии от 05.06.2019, 15.08.2019 с требованием в течение недели связаться с поверенным истца для урегулирования спора в досудебном порядке, оставлены последним без ответа и удовлетворения.

Ссылаясь на то, что ответчик предлагает к продаже товар, маркированный товарным знаком истца, без разрешения правообладателя, "Бауэрфайнд АГ" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском о запрете использования обозначения "BAUERFEIND" в предложениях о продаже, объявлениях, рекламе, в том числе в сети интернет.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца, правомерности заявленных требований о запрете ответчику без разрешения истца использовать товарный знак "BAUERFEIND" в отношении товаров 10, 25, 28, 42 классов МКТУ, для которых он зарегистрирован, в том числе осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью указанных товаров, маркированных товарным знаком.

Исследовав материалы дела, доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, заслушав представителя истца, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены судебного акта.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия (подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ).

На основании п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 указанной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

В силу п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По смыслу нормы ст. 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Материалами дела подтверждается тот факт, что "Бауэрфайнд АГ" является обладателем исключительных прав на товарный знак "BAUERFEIND", что подтверждается представленным свидетельством.

Эксклюзивным представителем истца в России является ООО "Никамед", действующее на основании лицензии с правом использования товарного знака "BAUERFEIND" на территории РФ в отношении товаров 10, 25, 28 и услуг 42 класса МКТУ (государственная регистрация предоставления права использования N РД0330587 от 13.04.2020).

Разрешение на использование товарного знака "BAUERFEIND" по свидетельству N 467823 путем заключения соответствующего договора ответчик не получал, следовательно, использование ответчиком спорного товарного знака при реализации товара в своей коммерческой деятельности, в частности, при продаже товаров, в предложениях о продаже товаров, осуществлено незаконно с нарушением исключительных прав истца.

Факт нарушения подтверждается товарной накладной и ответчиком не оспорен (ст. ст. 65, 70 АПК РФ).

В соответствии с разъяснениями, приведенными в п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10), для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Суд первой инстанции, проанализировав в порядке ст. 71 АПК РФ собранные по делу доказательства, в том числе свидетельство N 467823, протокол осмотра вещественных доказательств, товарный чек от 10.03.2020 N 1143, пришел к выводу, что исключительное право на товарный знак, принадлежащее истцу, нарушено ответчиком путем реализации им товара с изображением "BAUERFEIND", сходного до степени смешения с товарным знаком "BAUERFEIND".

В ходе рассмотрения дела судом первой инстанции ответчик факт реализации товаров "BAUERFEIND" не отрицал, поясняя, что товар был приобретен для реализации на вторичном рынке в Российской Федерации, путем оптовых закупок по заниженным ценам при закрытии филиалов аптек и ортопедических магазинов у организаций, имеющих лицензионный договор с ООО "Никамед". Также ответчик в своем отзыве утверждал, что реализуемый ею товар является оригинальной продукцией "BAUERFEIND. На самих ортезах, фабричной упаковке и фабричных ярлыках указан товарный знак фирмы "BAUERFEIND", который является неотъемлемой их частью.

Вопреки указаниям апеллянта, доводы ответчика о правомерности предпринимательской деятельности в отношении протезно-ортопедических изделий, маркируемых товарным знаком "BAUERFEIND", были предметом рассмотрения суда первой инстанции и получили надлежащую оценку, с которой суд апелляционной инстанции полностью согласен.

Так, гражданским законодательством предусмотрено исключение из общих правил осуществления и защиты прав на товарные знаки - исчерпание исключительного права на товарный знак, в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия (ст. 1487 ГК РФ).

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию товарного знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации им самим либо с его согласия.

Таким образом, из системного толкования вышеприведенных норм права следует, что действия по ввозу на территорию Российской Федерации товара, маркированного товарным знаком, без согласия правообладателя этого товарного знака, являются нарушением исключительных прав на данный товарный знак.

Исходя из ст. 1484 ГК РФ, ввоз и реализация на территории Российской Федерации товара с нанесенным на него товарным знаком являются самостоятельными способами использования этого товарного знака.

Доводы ответчика относительно оригинальности ввезенного товара и, как следствие, невозможности квалификации его действий в качестве нарушения исключительных прав истца на товарный знак, не могут быть признаны обоснованными, поскольку основаны на неправильном толковании норм действующего законодательства. По смыслу ст. ст. 1484, 1487 ГК РФ любые действия по использованию товарного знака в отношении товаров (как оригинальных, так и контрафактных), вводимых в гражданский оборот на территории Российской Федерации не правообладателем и без его согласия, являются нарушением исключительных прав на товарный знак. При этом обстоятельства введения товара в гражданский оборот за пределами Российской Федерации и переход права собственности на спорные товары правового значения не имеют.

Как следует из пояснений истца, эксклюзивным представителем истца в России является ООО "Никамед", действующее на основании лицензии с правом использования товарного знака "BAUERFEIND" на территории РФ в отношении товаров 10, 25, 28 и услуг 42 класса МКТУ (государственная регистрация предоставления права использования N РД0330587 от 13.04.2020).

На упаковке товара - ортеза "Bauerfeind GenuTrain", официально реализуемого на территории Российской Федерации представителями истца, содержатся необходимые, согласно п. 2 ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" сведения (Перечень обязательной информации на упаковке товара также устанавливается Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 N 27, Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 N 55), в том числе о маркировке, гарантийном сроке, наличии регистрационного удостоверения, декларации соответствия, а также перевод названия товара, контактные данные изготовителя, поставщика. В свою очередь, на упаковке товара, полученного по закупке от ответчика, такая информация полностью отсутствует. Так как отсутствие указанной информации является прямым нарушением п. 2 ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", спорный товар не мог быть допущен к обращению на территории Российской Федерации.

Более того, в материалы дела представлены ответы самого правообладателя и лицензиата (ООО "Никамед") о том, что спорный товар ими в гражданский оборот на территории РФ не вводился.

Таким образом, арбитражный суд обоснованно пришел к выводу, что введение в гражданский оборот товарного знака "BAUERFEIND" путем ввоза на территорию Российской Федерации товара, маркированного товарным знаком "BAUERFEIND" N 467823, осуществлено без согласия правообладателя и является незаконным, поскольку в соответствии со ст. 1487 ГК РФ, учитывая существование общего запрета (абз. 2 п. 1 ст. 1229, п. 3 ст. 1484 ГК РФ), введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации не правообладателем и без его согласия товаров с использованием охраняемого товарного знака является незаконным.

Товар, введенный в оборот за пределами Российской Федерации с согласия правообладателя, но ввезенный в Российскую Федерацию без согласия правообладателя, считается в соответствии с гражданским законодательством РФ незаконно введенным в гражданский оборот.

В рассматриваемом случае интеллектуальные права на вещь, как не зависящие от права собственности, либо перехода права на вещь, имеют самостоятельные средства и способы защиты, связанные, прежде всего, с первичностью волеизъявления правообладателя на получение его согласия при вводе товара в гражданский оборот на соответствующей территории.

Само по себе отсутствие запрета на конкретном товаре и проставленном на нем товарном знаке еще не означает наличие либо получение согласия правообладателя на ввод товара в гражданский оборот, и при отсутствии условия, связанного с исчерпанием права, могут и должны рассматриваться как факты нарушения тех или иных исключительных прав правообладателей, которые они сохраняют и не утрачивают при переходе права собственности на саму вещь, маркированную товарным знаком.

Ввоз на территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарными знаками, а также продажа данных товаров является самостоятельным способом реализации исключительного права на товарный знак. Однако в материалы дела ответчиком, в нарушение ст. 65 АПК РФ, документов, свидетельствующих о получении согласия правообладателя на ввоз товара на территорию Российской Федерации, не представлено.

Согласно ст. 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе: продажа или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности.

В силу ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Представленная в материалы дела декларация о соответствии, выданная ИП Егоровой М.Р., не может являться доказательством факта введения спорного товара в гражданский оборот законным способом. Указанный документ лишь подтверждает факт его соответствия требованиям, предъявляемым к данной категории товаров, и никоим образом не может подтверждать факт легального ввоза указанного товара на территорию РФ.

Судом было предложено ИП Егоровой М.Р. представить доказательства приобретения ею товара, введенного в гражданский оборот на территорию РФ на основании лицензионного договора между истцом и ООО "Никамед". Между тем таких доказательств суду ответчиком не представлено со ссылкой на то, что данная документация у ответчика не хранится.

Ссылка ответчика на то, что он, реализовывая спорный товар, не наносит производителю ущерб, судом отклонена.

В силу ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса.

Ответчик осуществляет действия в отношении товаров, являющихся однородными тем, для которых зарегистрирован товарный знак истца, при этом использует средство индивидуализации истца. Деятельность ответчика нарушает права истца в сфере предпринимательской деятельности.

С учетом представленных доказательств и пояснений сторон, факт предложения к продаже ответчиком товара с изображением товарного знака истца признан судом доказанным.

Факт размещения информации в сети интернет на страницах https://hoduli.com, а также на страницах в социальных сетях "ВКонтакте" (https://vk.com/hoduli_com) и "Одноклассники" (https://ok.ru/group/54979341713630) истцом документально подтвержден, ответчиком не отрицается.

Вопреки доводам ответчика, вне зависимости от того является ли ввозимый товар оригинальным при отсутствии согласия правообладателя на их ввоз на территорию Российской Федерации действия ответчика согласно ст. ст. 1229, 1252, 1474, 1484, 1487 ГК РФ нарушают исключительные права истца на товарный знак, следовательно, требование истца о запрете ответчику без разрешения истца использовать товарный знак "BAUERFEIND" в отношении товаров 10, 25, 28, 42 классов МКТУ, для которых он зарегистрирован, в том числе осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью указанных товаров, маркированных товарным знаком, является правомерным.

С учетом изложенных обстоятельств, в отсутствие доказательств правомерности использования ответчиком спорного товарного знака при реализации товара в своей коммерческой деятельности, исковые требования о запрете использования обозначения "BAUERFEIND" в предложениях о продаже, объявлениях, рекламе, в том числе в сети интернет удовлетворены судом законно и обоснованно.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными.

Обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Нарушений норм материального и процессуального права, которые в соответствии со ст. 270 АПК РФ являются основаниями к отмене или изменению судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Расходы по уплате государственной пошлины относятся на заявителя апелляционной жалобы в порядке ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 176, 258, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 30 октября 2020 года по делу N А71-9817/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Председательствующий

И.О. Муталлиева