Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 марта 2021 г. N 17АП-16693/20 по делу N А60-40694/2020

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 27 июля 2021 г. N С01-979/2021 по делу N А60-40694/2020 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Пермь

03 марта 2021 г.

Дело N А60-40694/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 24 февраля 2021 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 03 марта 2021 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Григорьевой Н.П.,

судей Балдина Р.А., Кощеевой М.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Полудницым К.А.,

с участием:

от истца - Долгополова С.А., паспорт, доверенность от 24.09.2020;

от третьего лица - Долгополова С.А., паспорт, доверенность от 18.02.2021;

от ответчика - не явились,

лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика, общества с ограниченной ответственностью "АНЭП",

на решение Арбитражного суда Свердловской области

от 10 ноября 2020 года

по делу N А60-40694/2020

по иску Гребе Юрия Ивановича

к обществу с ограниченной ответственностью "АНЭП" (ОГРН 1126678018807, ИНН 6678022740)

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Пластмасс Групп" (ОГРН 1147746571719, ИНН 7723909200),

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

УСТАНОВИЛ:

Истец, Гребе Юрий Иванович (далее - Гребе Ю.И.) обратился в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "АНЭП" (далее - ответчик, ООО "АНЭП") с требованием о взыскании компенсации в сумме 1 200 000 руб. за нарушение интеллектуальных прав на товарные знаки по свидетельствам N N 600447, 590625, 584908, 680285 путем размещения на сайте https://www.a-polimer.ru/ информации о товаре, содержащем обозначения, сходные до степени смешения со спорными средствами индивидуализации, и об обязании прекратить незаконное использование товарных знаков.

К участию в деле, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Пластмасс Групп" (далее - ООО "ТД Пластмасс Групп").

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 10.11.2020 исковые требования удовлетворены частично. С ответчика в пользу истца взыскана компенсация в сумме 400 000 руб. за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам N N 600447, 608137. Во взыскании остальной суммы компенсации за нарушение прав на указанные товарные знаки отказано. На ООО "АНЭП" возложена обязанность прекратить незаконное использование товарных знаков по свидетельствам NN600447, 608137 в сети интернет, в том числе, но, не ограничиваясь сайтом https://www.a-polimer.ru/. С ООО "АНЭП" в пользу Гребе Ю.И. взысканы расходы по уплате государственной пошлины 14 333 руб. 33 коп. Исковые требования о взыскании компенсации и прекращении использования товарных знаков по свидетельствам NN 590625, 680285 оставлены без рассмотрения. Кроме того, Гребе Ю.И. из федерального бюджета возвращена государственная пошлина в сумме 12 500 руб., излишне уплаченная по платежному поручению от 11.08.2020 N30.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обжаловал его в апелляционном порядке, просил решение отменить в части взыскания денежной компенсации в размере 400 000 руб. за незаконное использование товарных знаков, приняв по делу в этой части новый судебный акт.

Заявитель апелляционной жалобы указывает на то, что ответчик в добровольном порядке исполнил принятый судебный акт, в части прекращения незаконного использования всех первоначально заявленных истцом товарных знаков - "ZEDEX", "INKULEN", "INKUMER", "ZX-ЮОК".

Истцом не было представлено доказательств того, что ответчик использовал или собирался использовать контрафактные товары, наделив их индивидуализирующими признаками товарных знаков. Поскольку ответчик не предлагал к реализации товары, однородные с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку, такое использование товарного знака не является нарушением исключительного права на товарный знак.

Полагает, что совместные действия истца и третьего лица, являющихся аффилированными лицами, являются злоупотреблением правом и недобросовестным поведением при осуществлении хозяйственной деятельности.

Истец в обоснование размера заявленной ко взысканию компенсации, сослался на заключение об оценке права пользования товарным знаком N 2020/1745-2, в соответствии с которым минимальная стоимость пользования товарным знаком "ZEDEX" составляет 536 277 руб. в месяц, а также представил лицензионный договор от 03.04.2017, заключенный с третьим лицом, согласно которому лицензиат выплачивает лицензиару вознаграждение в размере 1 000 000 руб. в месяц за 1 товарный знак. При подготовке заключения об оценке права пользования товарным знаком, эксперт проводил изучение финансово-хозяйственной деятельности и, определяя рыночную стоимость права пользования на основании неисключительной лицензии, принял за основу общую бухгалтерскую и финансовую отчетность ООО ТД "Пластмасс Групп" за 2017-2019 гг. Вместе с тем, ни истцом, ни третьим лицом, в материалы дела не были представлены доказательства исполнения обязательств лицензиата по выплате лицензиару вознаграждения, согласованного в п. 5.1. лицензионного договора от 03.04.2017, что, по его мнению, свидетельствует о мнимости сделки.

Истцом и третьим лицом в материалы дела представлен отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит решение суда оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании представитель истца и третьего лица с апелляционной жалобой не согласился, поддержал доводы, изложенные в отзывах на апелляционную жалобу.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, представителя не направил, что в силу ст. 156 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном ст. ст. 266, 268 АПК РФ.

В соответствии с ч. 5 ст. 268 АПК РФ в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

Поскольку ответчиком в порядке апелляционного производства решение суда обжалуется в части удовлетворенных требований, арбитражный суд апелляционной инстанции в порядке ч. 5 ст. 268 АПК РФ проверяет законность и обоснованность судебного акта только в обжалуемой части. Возражений против этого лицами, участвующими в деле, не заявлено.

Как следует из материалов дела, Гребе Ю.И. является обладателем исключительных прав на товарные знаки:

- "ZEDEX", что подтверждается свидетельством от 13.06.2015 N 600447, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности,

- "INKULEN", что подтверждается свидетельством от 12.05.2016 N 608137, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности,

- "INKUMER-EL", что подтверждается свидетельством от 25.01.2018 N 680285 выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности,

- "ZX-100R", что подтверждается свидетельством от 23.06.2015 N 590625, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 07, 12, 17 классов МКТУ, включая пластмассы в виде листов, прутков, плит, труб, заготовки из пластмассы для производства деталей машин; композиционные материалы на основе пластмасс, композиционные материалы на основе пластмасс в виде листов, прутков, плит, труб; заготовки из композиционных материалов на основе пластмасс для производства деталей машин.

Как указано истцом, 22.07.2020 им обнаружено незаконное использование указанных товарных знаков ответчиком путем размещения на сайте https://www.a-polimer.ru/ предложения к продаже товара, имеющего обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками "ZEDEX", "INKULEN", "1NKUMER-EL", "ZX-100К", исключительные права на которые принадлежат истцу.

В подтверждение факта размещения на спорном сайте товаров с использованием товарных знаков истцом в материалы дела представлен протокол осмотра доказательств - сайте https://www.a-polimer.ru/ от 23.07.2020 N 50АБ4417586, составленный в нотариальном порядке.

Кроме того, истцом представлены счета от 20.07.2020 N АН-СППа-2872 на лист полиэтилен INKULEN РЕ, от 16.07.2020 N АН-СПХА3104 на трубу ZX-100К разных размеров.

Полагая, что в результате предложения к реализации спорного товара нарушены его исключительные права на выше перечисленные товарные знаки (средства индивидуализации), истец обратился с иском о взыскании компенсации в общем размере 1 200 000 руб.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции руководствовался ст. ст. 1225, 1250, 1252, 1477, 1481, 1484, 1482, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), и исходил из того, что материалами дела доказан факт использования ответчиком спорных товарных знаков в форме предложения к продаже товаров 17 класса МКТУ, в том числе на интернет-сайте, доказательств предоставления ему права использовать спорные товарные знаки в своей деятельности ответчиком не представлено. Поскольку досудебный порядок урегулирования спора в отношении товарных знаков "ZX-100R" и "INKUMER-EL" не соблюден, в этой части исковые требования оставлены без рассмотрения на основании п. п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ. Заявленную истцом сумму компенсации в размере 300 000 руб. за нарушение исключительных прав на каждый из товарных знаков суд посчитал завышенной, в связи с чем, удовлетворил исковые требования частично из расчета 200 000 руб. за нарушение исключительных прав на каждый из товарных знаков по свидетельствам N N 600447, 608137, в общей сумме 400 000 руб.

Исследовав материалы дела, доводы апелляционной жалобы, отзывов на жалобу, выслушав представителя истца и третьего лица, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены принятого судебного акта по доводам апелляционной жалобы.

Интеллектуальная собственность охраняется законом (п.2 ст.1225 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По смыслу положений п. 1 ст. 1225 ГК РФ товарные знаки являются самостоятельными объектами интеллектуальной собственности. При этом товарный знак относится к средствам индивидуализации.

В силу ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

Согласно ст. 1481 ГК РФ на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии со ст. 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

В пунктах 1, 3 ст. 1484 ГК РФ указано, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках, ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Другие лица не могут использовать соответствующее средство индивидуализации без согласия правообладателя.

В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ противоправным является использование обозначений, создающих угрозу смешения. Для признания сходства обозначения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков (обозначений) в глазах потребителя.

Понятия тождественности и сходства определяются в п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.03. N 32. Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При этом сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Использование средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Довод жалобы о том, что ответчик не предлагал к реализации товары, однородные с теми, для которых предоставлена правовая охрана, отклоняется, поскольку факт незаконного использования товарных знаков "ZEDEX", "INKULEN" подтвержден нотариальным протокол осмотра доказательств - сайта https://www.a-polimer.ru/ от 23.07.2020 N 50АБ4417586, из которого следует факт размещения на сайте предложения к продаже товаров под товарным знаком "ZEDEX", а также выставленным ООО "АНЭП" счетом N АН-СППа-2872 от 20.07.2020, в котором к реализации предлагается лист полиэтилен РЕ500 5x1300x2000мм белый.

Администратором сайта https://www.a-polimer.ru/ является ответчик, что им не оспаривается.

Таким образом, факт использования ответчиком спорных товарных знаков в форме предложения к продаже товаров 17 класса МКТУ, в том числе на интернет-сайте, подтвержден материалами дела.

Доказательств предоставления ему права использовать спорные товарные знаки в своей деятельности ответчиком не представлено.

Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим кодексом, с учётом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права (пункт 1 статьи 1250 ГК РФ).

В соответствии с п. 1, 3 ст. 1252, п. 4 ст. 1515 ГК РФ, правообладатель вправе предъявить требование о пресечении действий, нарушающих прав или создающих угрозу его нарушения, а также о выплате компенсации за нарушение права.

В силу п. 4 ст. 1515 ГК РФ при нарушении исключительного права на средства индивидуализации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с п. 61 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", заявляя требование о взыскании компенсации в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Согласно п. 62 названного постановления рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ. По требованиям о взыскании компенсации в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей суд определяет сумму компенсации, исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В данном случае истец в обоснование размера компенсации представил в материалы дела заключение об оценке права пользования товарным знаком N 2020/1745-2, в соответствии с которым минимальная стоимость пользования товарным знаком "ZEDEX" составляет 536 277 руб. в месяц; лицензионный договор от 03.04.2017, согласно которому лицензиат выплачивает лицензиару вознаграждение в размере 1 млн. руб. в месяц за 1 товарный знак.

Довод жалобы о том, что между истцом и третьим лицом имеется прямая взаимосвязь, что предоставляет возможность для злоупотреблений и недобросовестного поведения при осуществлении хозяйственной деятельности, отклоняется, поскольку действующим законодательством запрета на заключение лицензионного договора между аффилированными лица не установлено. Кроме того, ответчик не представляет доказательств того, что заключение договора между аффилированными лицами каким - либо образом влияет на размер платы за пользование товарным знаком. При этом доказательств того, что размер компенсации завышен, контррасчет размера компенсации ответчиком в нарушение ст. 65 АПК РФ не представлено.

Более того, суд первой инстанции, учитывая незначительную продолжительность нарушения, поскольку факт использования товарных знаков документально подтвержден лишь с даты 16.07.2020, довод истца о том, что использование товарных знаков ответчиком начато гораздо раньше, исходя из даты регистрации ответчика как юридического лица в 2012 году, носит предположительный характер; приняв во внимание, что каких-либо доказательств реализации товара или намерений ответчика реализовать товар в значительных количествах, как это вправе осуществлять лицензиат по лицензионному договору, являющийся производителем товаров, в материалах дела не содержится, а также тот факт, что первоначально истец указывал на размер компенсации 200 000 руб. за каждое нарушение, пришел к выводу, что заявленная истцом сумма компенсации в размере 300 000 руб. за нарушение исключительных прав на каждый из товарных знаков, является завышенной, в связи с чем, исковые требования о взыскании компенсации удовлетворены частично из расчета 200 000 руб. за нарушение исключительных прав на каждый из товарных знаков по свидетельствам N N 600447, 608137, в общей сумме 400 000 руб.

Ссылки ответчика на то, что совместные действия третьего лица и истца носили характер провокации с целью взыскания компенсации, правильно отклонены судом первой инстанции как бездоказательные.

Как установлено судом первой инстанции, третьему лицу ООО ТД "Пластмасс Групп" право использования спорных товарных знаков передано истцом на основании лицензионного договора от 03.04.2017. Им налажено производство пластиков по уникальной технологии и только под марками "ZEDEX", "INKULEN", "1NKUMER-EL", "ZX-100R", для реализации которой имеется дилерская сеть, взаимодействие с дилерами ведется на основе дилерского договора, по которому право пользования товарными знаками не передается. С ответчиком дилерский договор или иные договоры не заключались, закупки не производились. Трудовые отношения со Стрельченко А.Н. и Глушаковым С.С. были подтверждены, с указанием на то, что взаимодействие данных лиц, в том числе, с ответчиком могло иметь место в рамках подготовки к заключению сделки купли-продажи. Вместе с тем, факт проведения переговоров с сотрудниками третьего лица с целью заключения договора купли-продажи сам по себе не свидетельствует о том, что ответчику были предоставлено право использования спорных обозначенияй.

Довод жалобы о том, что отсутствие доказательств исполнения договора одной из сторон в течение такого длительного промежутка времени указывает на мнимость совершенной сделки, отклоняется, поскольку указанный договор зарегистрирован в установленном порядке в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 18.08.2017 за N РДО230007, о чем внесена запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания. Кроме того, указанный договор заключен задолго до подачи искового заявления по настоящему делу.

Таким образом, возражения апеллянта относительно несогласия с представленным истцом в материалы дела в обоснование размера компенсации заключением об оценке права пользования товарным знаком N 2020/1745-2, а также лицензионным договором от 03.04.2017, заключенным с третьим лицом, судом апелляционной инстанции отклоняются, поскольку надлежащими доказательствами не оспорены.

Учитывая изложенное, требование о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам N N 600447, 608137 в общей сумме 400 000 руб. удовлетворено судом первой инстанции законно и обоснованно.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции не находит предусмотренных ст. 270 АПК РФ оснований для отмены или изменения судебного акта.

Таким образом, решение арбитражного суда от 10.11.2020 следует оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 176, 148, 258, 266, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Свердловской области от 10 ноября 2020 года по делу N А60-40694/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

Н.П. Григорьева

Судьи

Р.А. Балдин М.Н. Кощеева