г. Москва |
|
22 марта 2021 г. |
Дело N А41-88433/18 |
Резолютивная часть постановления объявлена 18 марта 2020 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 22 марта 2021 года.
Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи: председательствующего судьи Погонцева М.И.,
судей: Виткаловой Е.Н., Семушкиной В.Н.,
при ведении протокола судебного заседания Князевым Н.В.,
при участии в судебном заседании: согласно протокола судебного заседания,
рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы ООО Машиностроительный завод "Тонар" и публичного акционерного общества "Челябинский кузнечно-прессовый завод" на решение Арбитражного суда Московской области от 30.12.2020 г. по делу N А41-88433/18, принятое судьей Гарькушовой Г.А.,
УСТАНОВИЛ:
ПАО "ЧКПЗ" обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО МЗ "ТОНАР" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 4 387 308 руб., расходов по оплате экспертизы в сумме 80 000 руб. (с учетом принятых судом уточнений).
Решением Арбитражного суда Московской области от 28.12.2019 исковые требования удовлетворены частично, с машиностроительного завода "Тонар" в пользу Челябинского кузнечно-прессового завода взыскано 4 387 308 рублей компенсации, 44 937 рублей расходов по уплате государственной пошлины, 75 000 рублей расходов по оплате судебной экспертизы. В удовлетворении остальной части заявленных требований отказано. Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2020 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2020 г. Решение Арбитражного суда Московской области от 28.12.2019 по делу N А41-88433/2018 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2020 по тому же делу отменены. Дело N А41-88433/2018 направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.
Отправляя дело на новое рассмотрение судом кассационной инстанции было указано на следующее:
- установление факта недобросовестной конкуренции может послужить основанием для предъявления иска о взыскании убытков с нарушителя исключительного права. Вместе с тем нарушение ответчиком пункта 1 статьи 146 Закона о защите конкуренции, установленное вступившим в законную силу судебным актом по делу N А40-214959/18, само по себе не свидетельствует о наличии правовых оснований для взыскания с него компенсации по правилам статьи 1515 ГК РФ. В силу части 3 статьи 37 Закона о конкуренции лица, права и интересы которых нарушены в результате нарушения антимонопольного законодательства, вправе обратиться в установленном порядке в суд, арбитражный суд с исками, в том числе с исками о восстановлении нарушенных прав, возмещении убытков, включая упущенную выгоду, возмещение вреда, причиненного имуществу. Для взыскания же компенсации по правилам статьи 1515 ГК РФ должно быть установлено нарушение исключительного права на товарный знак в смысле статьи 1484 ГК Российская Федерации. Соответствующего анализа обжалуемые судебные акты не содержат;
- Суд по интеллектуальным правам не может признать соответствующими нормам процессуального права выводы судов первой и апелляционной инстанций относительно определения размера компенсации за нарушение исключительных прав на принадлежащие истцу товарные знаки, сделанные только на основании доказательств, представленных истцом
Применительно к обстоятельствам рассматриваемого дела расчет суммы компенсации, представленный истцом, должен был быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения;
- Эксперт автономной некоммерческой организации "Центр судебной экспертизы "Норма" Шохолова М.В. представил в материалы дела заключение, содержащие ответы на поставленные судом вопросы. Между тем данное заключение судебной экспертизы не получило никакой оценки в решении суда первой инстанции. Суд первой инстанции в отсутствие какой-либо мотивировки своих выводов положил в основу решения об удовлетворении иска исключительно представленные истцом доказательства (отчет об оценке N ТЗ-2802/17 и экспертное заключение N Э-1508/18), оставив без внимания представленные ответчиком доказательства, ограничившись общим выводом о том, что из представленных ответчиком доказательств обратного не следует.
- суд кассационной инстанции отметил, что из обжалуемых судебных актов не представляется возможным установить, по каким мотивам суды первой и апелляционной инстанции отклонили представленные ответчиком доказательства, направленные на оспаривание доказательств истца;
- в связи с установлением судом первой инстанции необходимости привлечения лица, обладающего специальными познаниями, для выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела, в случае поступления в материалы дела заключения экспертизы, которое не отвечает требованиям, установленным процессуальным законодательством для данного вида доказательств, суд должен был поставить на обсуждение сторон вопрос о назначении по делу дополнительной либо повторной эксперты (статья 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
- судами неправильно распределены судебные расходы на оплату судебной экспертизы;
- суд первой инстанции не учел, что в ходатайстве об уточнении исковых требований (том 7, л. д. 105) истец заявил о взыскании с ответчика расходов на оказание услуг по подготовке заключения экспертизы по договору от 01.07.2018, заключенному с Шульгиным В.Д., то есть предъявлено требование о взыскании расходов на внесудебную экспертизу, данное требование не было рассмотрено судом.
Согласно ст. 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, судебного приказа, постановления арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.
После нового рассмотрения решением Арбитражного суда Московской области от 22.03.2020 г. исковые требования удовлетворены частично. Суд взыскал с общества с ограниченной ответственностью Машиностроительный завод "Тонар", ОГРН 1025007458200, в пользу публичного акционерного общества "Челябинский кузнечно-прессовый завод", ОГРН 1027402696023, компенсацию в размере 603.540 (шестьсот три тысячи пятьсот сорок) рублей, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 15.071 (пятнадцать тысяч семьдесят один) рубль и расходы по оплате судебной экспертизы в размере 75.000 (семьдесят пять тысяч) рублей. В удовлетворении остальной части требований отказано.
Не согласившись с принятым решением суда первой инстанции, ООО Машиностроительный завод "Тонар" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить, в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме.
В обоснование доводов апелляционной жалобы ответчик сослался на следующее:
- обжалуемое Решение вынесено с нарушением п. п. 3-4 ч. 1 ст. 270 АПК РФ, поскольку ответчик не нарушал исключительные права Истца в смысле ст. 14.84 ГК РФ. Так в Решении (стр. 4-5) указано, со ссылкой на материалы дела N А40-214959/18 о том, что ООО МЗ "Тонар" нарушил норму ст. 146 ФЗ "О защите конкуренции" N 135-ФЗ от 26.07.2006 г., что по мнению суда (абз. 2 стр. 6 Решения) является фактически единственным основанием для удовлетворения иска
Суд безосновательно пытается создать в обжалуемом решении впечатление тождественности указанных норм (п.1 ст. 146 "О защите конкуренции" N 135- ФЗ от 26.07.2006 г. и 1515ГК РФ) к обстоятельствам настоящего дела. При этом Ответчик не использован товарный знак Истца в смысле ст. 1484 ГК РФ.
Также ООО МЗ "Тонар" неоднократно сообщал, что в видимой и административной частях интернет-ресурса www.tonar.info нет и не было ни одного упоминания наименования "hartung" (т. 3 л. д. 54). Доказательств указанного утверждения истцом представлено не было. Это в свою очередь повлекло незаконное удовлетворение иска со ссылкой на ст. 1515 ГК РФ.
- решение вынесено с нарушением п. п. 3-4 ч. 1 ст. 270 АПК РФ, поскольку ответчик при заключении договора с ООО "Легеарт" на создание рекламы действовал полностью в рамках Закона, каких-либо действий, направленных на использование товарных знаков Истца, не осуществлял. ООО МЗ "Тонар" действовало в рамках гражданского оборота в соответствии с ч. 5 ст. 10 ГК РФ: "Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.", предполагая именно добросовестность и разумность в действиях ООО "Легеарт". Правовая оценка действиям ООО "Легеарт" не дана, что повлекло незаконное удовлетворение исковых требований и осуществления взыскания денежных средств с Ответчика;
- решение вынесено с нарушением п. п. 3-4 ч. 1 ст. 270 АПК РФ в части утверждения того, что Суд фактически исходил в обжалуемом Решении из вероятности смешения со ссылкой на дело N А40-214959/18 130-2336. Судом не исследовано, Истцом не представлено доказательств возможности смешения деятельности Истца и Ответчика. Смешение деятельности ООО МЗ "Тонар" с деятельностью ПАО "ЧКПЗ" не могло быть осуществлено, поскольку предприятия имеют разные товарные знаки: у ООО МЗ "Тонар" - изображение медведя и слово "ТОНАР", у ПАО "ЧКПЗ" наименование "HARTUNG" и символ, производный от буквы "Н" (т. 7 л. д. 80-94, т. 9 л. д. 173-174). Истец и Ответчик по-разному именуются, включая разные организационно-правовые формы, находятся в разных регионах, продукция выполняется в разной цветовой гамме;
- при вынесении решения нарушен п. 4 ч. 1 ст. 270 АПК РФ - нарушение или неправильное применение норм процессуального права в части двукратного взыскания с ответчика стоимости судебной экспертизы, что нарушает требования ст. 110 АПК РФ, поскольку стоимость судебной экспертизы была ранее оплачена за счёт Ответчика (т. 10 л. д. 3).
Не согласившись с принятым решением суда первой инстанции, ПАО "ЧКПЗ" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда в части взыскания с Ответчика расходов по оплате судебной экспертизы в размере 75000,00 руб. - отменить; решение в остальной части - изменить, принять по делу новый судебный акт, которым взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Машиностроительный завод "Тонар" в пользу Публичного акционерного общества "Челябинский кузнечно-прессовый завод" компенсацию за неправомерное использование товарных знаков "HARTUNG" по свидетельствам N 390538, N 449550, N 536604 и N 536605 в размере 4387308 (четыре миллиона триста восемьдесят семь тысяч триста восемь) рублей 00 копеек; взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Машиностроительный завод "Тонар" в пользу Публичного акционерного общества "Челябинский кузнечно-прессовый завод" расходы на оплату услуг эксперта в размере 80000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек; взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Машиностроительный завод "Тонар" в пользу Публичного акционерного общества "Челябинский кузнечно-прессовый завод" расходы по уплате государственной пошлины в размере 44937 (сорок четыре тысячи девятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек.
В обоснование доводов апелляционной жалобы истец сослался на следующее:
- истцом в целях обеспечения объективного и всестороннего рассмотрения дела N А41- 88433/18 в адрес экспертов, подготовивших указанное Экспертное заключение, был направлен запрос на дачу комментариев по существу приобщаемых Ответчиком в материалы дела заключений комиссии специалистов, в ответ на который 11.02.2019 г. экспертами были подготовлены Комментарии к вышеупомянутым заключениям специалистов, которые Истец приобщил к материалам дела с ходатайством N б/н от 27.02.2019 г. (Комментарии экспертов исх. N 10-32 от 11.02.2019 г. к заключению комиссии специалистов по результатам рецензирования оценочной экспертизы N 851/18 от 17.12.2018 г. - на 7 листах и Комментарии экспертов исх. N 10-33 от 11.02.2019 г. к заключению комиссии специалистов по результатам рецензирования оценочной экспертизы N 850/18 от 17.12.2018 г. - на 5 листах).
- Истец, в связи с поступлением от Ответчика ходатайства о приобщении к материалам дела Заключений комиссии специалистов, руководствуясь п. 3 ст. 86 АПК РФ, просил суд вызвать в судебное заседание эксперта Шульгина Виталия Дмитриевича для дачи пояснений о проведенной экспертизе и комментариев по существу приобщаемых Ответчиков Заключений комиссии специалистов и обеспечил явку указанного эксперта в суд (ходатайство Истца о вызове эксперта в судебное заседание N б/н от 27.02.2019 г.). Однако, соответствующее ходатайство судом удовлетворено не было.
- выводы суда первой инстанции о том, что Экспертное заключение, положенное Истцом в основу иска, имеет нарушения и неустранимые противоречия, которые ставят под сомнение достоверность произведенных выводов и о том, что доказательств обратного Истцом представлено не было, не соответствуют действительности и опровергаются доказательствами, имеющимися в материалах дела, что говорит о том, что оценка доказательств, имеющихся в материалах дела, не произведена судом должным образом. Указанное нарушение норм процессуального права могло существенно повлиять на исход рассмотрения спора, принятие неправильного решения, и является самостоятельным основанием для изменения или отмены решения суда первой инстанции в силу положений ст. 270 АПК РФ.
- по факту поступления в адрес Истца Заключения эксперта от 23.07.2019 г. по результатам судебной экспертизы, Истец ходатайствовал о назначении повторной судебной экспертизы (исх. N б/н от 01.10.2019 г.) по причине выявления несоответствия квалификации эксперта поставленным перед ним вопросам. Кроме того, в ходе рассмотрения дела выяснилось, что экспертная организация АНО ЦСЭ "Норма" и непосредственно эксперт Шолохова Мария Вячеславовна не имеют опыта проведения судебной экспертизы, связанной с нематериальными активами, в частности, по спорам о неправомерном использовании товарных знаков и, соответственно, опыта подготовки заключений эксперта по определению стоимости права использования товарных знаков у указанных эксперта и экспертной организации не имеется.
Ходатайство Истца о назначении повторной судебной экспертизы (исх. N б/н от 01.10.2019 г.) соответствовало требованиям ст. 87 АПК РФ, содержало указание на несоответствие квалификации эксперта поставленным перед ним вопросам, а также предложения по кандидатурам экспертных учреждений и экспертов, соответствующих критериям Закона об оценочной деятельности и имеющих надлежащую квалификацию, подтвержденную документально. Однако такое ходатайство Истца было оставлено судом без удовлетворения.
- произведенный в рамках судебной экспертизы расчет компенсации не отражает реальную картину потенциально возможного ущерба от неправомерного использования товарных знаков, вызванного возможной потерей потенциальных клиентов Истца.
Экспертное заключение, положенное в основу иска, является объективным и основанным на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных.
- заявленные Истцом требования о взыскании расходов на оплату услуг эксперта в сумме 80000,00 руб. были неверно истолкованы судом, имели иную природу и были обусловлены необходимостью возмещения затрат Истца на досудебную экспертизу, заключение которой легло в основу исковых требований. Такие затраты произведены Истцом в целях защиты своих прав на товарные знаки HARTUNG и не связаны с проведением судебной экспертизы. Требования о взыскании затрат на оплату услуг эксперта были заявлены Истцом в рамках уточнения исковых требований (ходатайство Истца об уточнении исковых требований N б/н от 04.12.2018 г.).
- На оплату судебной экспертизы Истцом были понесены затраты в размере 50000,00 руб. Внесение Истцом денежных средств в депозит Суда для оплаты судебной экспертизы подтверждается платежным поручением N 12626 от 17.05.2019 г. Оригинал платежного поручения имеется в материалах дела и был приобщен Истцом в рамках приобщения к материалам дела письменного мнения Истца по ходатайству Ответчика о назначении судебной экспертизы (исх. N б/н от 20.05.2019 г.). Определением Арбитражного суда Московской области по делу от 01.10.2019 г. денежные средства в счет оплаты судебной экспертизы в размере 75000,00 руб., уплаченные Ответчиком по платежному поручению N 3201 от 07.03.2019 г., были перечислены с депозитного счета суда на счет АНО ЦСЭ "Норма". Тем не менее, взыскав с Ответчика расходы на оплату судебной экспертизы в размере 75000,00 руб., суд первой инстанции оставил без внимания заявленные Истцом в рамках уточнения исковых требований требования о взыскании расходов на оплату услуг эксперта в сумме 80000,00 руб. и никак не мотивировал свое решение в этой части, что является грубым нарушением требований ст. 71 АПК РФ и процессуальных прав Истца.
В судебном заседании представитель ООО МЗ "ТОНАР" поддержал доводы апелляционной жалобы, против удовлетворения апелляционной жалобы истца возражал.
Представитель ПАО "ЧКПЗ" в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы, против удовлетворения апелляционной жалобы ответчика возражал.
Представители третьего лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела (в том числе публично путем размещения информации на официальном сайте суда www.10aas.arbitr.ru), в суд апелляционной инстанции не явились, в связи с чем, дело рассмотрено апелляционным судом в порядке ст. 156 АПК РФ в их отсутствие.
Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в соответствии со ст. ст. 266, 268 АПК РФ.
Изучив представленные в дело доказательства, заслушав представителей сторон, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.
Как следует из материалов дела, ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" является правообладателем словесного товарного знака "HARTUNG" по следующим свидетельствам Российской Федерации: N 536604 с приоритетом от 03.12.2013 в отношении товаров 12-го класса "автоприцепы, трейлеры" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ); N 536605 с приоритетом от 03.12.2013 в отношении товаров 12-го класса "колеса, ободья колес" МКТУ; N 449550 с приоритетом от 16.07.2010 в отношении товаров и услуг 06, 07, 12, 36, 37, 42 классов МКТУ; N 390538 с приоритетом от 16.07.2008 в отношении товаров 12-го класса "автоприцепы, трейлеры" МКТУ.
В качестве фактического основания иска Челябинский кузнечно-прессовый завод указывает, что 03.08.2017 г. в ходе проведения ежедневного мониторинга страниц сети Интернет на предмет эффективности услуг продвижения и размещения рекламы продукции ПАО "ЧКПЗ" было выявлено, что при введении в поисковую строку интернет-поисковика Yandex (https://www.yandex.ru/) словосочетания "полуприцеп-тяжеловоз hartung" работниками ПАО "ЧКПЗ" среди результатов поиска была обнаружена строка "Полуприцеп тяжеловоз hartung / tonar.info", которая является одновременно активной гиперссылкой на страницу интернет-сайта http://www.tonar.info/catalog/traly/?_openstat=ZGIyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyN MwMjklNzs0NDIxNDQyMjIyO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=442239084 707255349, принадлежащего - ООО Машиностроительный завод "Тонар", о чем свидетельствует неоднократное упоминание на указанном сайте наименования ООО МЗ "Тонар", а также указание идентификационного номера налогоплательщика ООО МЗ "Тонар" в реквизитной части сайта компании ("ИНН: 5034016022").
Переход по гиперссылке на указанную страницу обеспечивал переход на официальный сайт ООО МЗ "Тонар", где была размещена, в том числе, реклама его (ответчика) продукции.
ООО МЗ "Тонар" при осуществлении предпринимательской деятельности на интернет-сайте для обозначения реализуемого товара в предложениях о продаже были размещены словесные обозначения сходные до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками "HARTUNG".
Лицензионные или иные договоры, подтверждающие наличие права использования упомянутых товарных знаков, между истцом и ответчиком не заключались.
Истец в целях фиксации указанных обстоятельств и обеспечения доказательств произвел нотариальный осмотр интернет-страниц, протоколы осмотра интернет-страниц приобщены к материалам дела.
Челябинский кузнечно-прессовый завод, ссылаясь на нарушение машиностроительным заводом "Тонар" антимонопольного законодательства, 15.08.2017 обратился в антимонопольный орган, решением которого от 04.06.2018 по делу N 08-21/59-17 машиностроительный завод "Тонар" признан нарушившим пункт 1 статьи 146 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции).
Решением антимонопольного органа установлено, что в период с 17.07.2017 по 23.08.2017 в системе "Яндекс.Директ" было размещено объявление следующего содержания: "Полуприцеп тяжеловоз hartung / наши прицепы тяжеловозы - это качество и надежность. Гарантия, звоните / tonar/info".
Антимонопольный орган посчитал, что использование ключевого слова "hartung" в настройках "Яндекс.Директ" существенно влияет на результат выдачи поисковой системы. Так, пользователь поисковой системы, заинтересованный в товарах Челябинского кузнечно-прессового завода, при вводе наименования товарного знака указанной организации в поисковой системе при получении результатов поиска попадает на сайт машиностроительного завода "Тонар", производящего схожие товары.
В результате незаконных действий машиностроительного завода "Тонар" потребители могут быть введены в заблуждение относительно сотрудничества названных организаций, что впоследствии может привести к потере потенциальных клиентов Челябинским кузнечно-прессовым заводом.
Антимонопольный орган отметил, что настройки поисковых запросов при продвижении сайтов могут редактироваться исключительно силами администратора сайта, поэтому результат поиска по запросу "полуприцеп-тяжеловоз hartung" мог перенаправить пользователя сети Интернет к сайту машиностроительного завода "Тонар" только в том случае, если машиностроительный завод "Тонар" в качестве контрольных слов-запросов при продвижении сайта использовал запросы "Хартунг", "Hartung", "полуприцеп-тяжеловоз hartung" и иные схожие до степени смешения слова и словосочетания.
Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения Челябинского кузнечно-прессового завода в арбитражный суд с рассматриваемым иском.
В соответствии с частью 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.
Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если этим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.
Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.
В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 Кодекса), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 Кодекса), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ним, без разрешения правообладателя (статья 1229 Кодекса).
В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора.
При этом ответчик вправе доказывать выполнение им требований законодательства при использовании спорного товарного знака. В противном случае такое лицо признается нарушителем исключительного права, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Истец же должен лишь подтвердить факт принадлежности ему указанного права, и факт использования данных прав ответчиком, при этом освобождается от доказывания причиненных ему убытков.
Вступившими в законную силу судебными актами по делу N А40-214959/18, имеющими при рассмотрении настоящего дела преюдициальное значение, установлен факт нарушения ответчиком антимонопольного законодательства.
В соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.
Как следует из содержания вступивших в законную силу судебных актов по делу N А40-214959/18, в рамках данного дела рассматривалось заявление машиностроительного завода "Тонар" о признании недействительным решения антимонопольного органа от 15.06.2018 N 08-21/59-17. К участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены Челябинский кузнечно-прессовый завод и общество "Легеарт". При рассмотрении указанного дела суд подтвердил законность оспариваемого ненормативного акта антимонопольного органа, установил наличие признаков нарушения действующего законодательства в действиях заявителя. Истец и ответчик по настоящему делу являлись лицами, участвующими в ранее рассмотренном деле. Следовательно, несмотря на то, что антимонопольный орган не является участником рассматриваемого спора, решение по ранее рассмотренному делу обладает свойством преюдициальности для истца и ответчика.
Как разъяснено в пункте 172 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление от 23.04.2019 N 10), использование рекламодателем при размещении контекстной рекламы в сети "Интернет" в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний), тождественных или сходных до степени смешения с принадлежащим другому лицу средством индивидуализации, с учетом цели такого использования может быть признано актом недобросовестной конкуренции (статья 146 Закона о защите конкуренции".
Установление факта недобросовестной конкуренции может послужить основанием для предъявления иска о взыскании убытков с нарушителя исключительного права.
Вместе с тем нарушение ответчиком пункта 1 статьи 146 Закона о защите конкуренции, установленное вступившим в законную силу судебным актом по делу N А40-214959/18, само по себе не свидетельствует о наличии правовых оснований для взыскания с него компенсации по правилам статьи 1515 ГК РФ.
В силу части 3 статьи 37 Закона о конкуренции лица, права и интересы которых нарушены в результате нарушения антимонопольного законодательства, вправе обратиться в установленном порядке в суд, арбитражный суд с исками, в том числе с исками о восстановлении нарушенных прав, возмещении убытков, включая упущенную выгоду, возмещение вреда, причиненного имуществу.
Для взыскания же компенсации по правилам статьи 1515 ГК РФ должно быть установлено нарушение исключительного права на товарный знак в смысле статьи 1484 ГК Российская Федерации.
Суд апелляционной инстанции повторно рассмотрев представленные в материалы настоящего дела доказательства приходит к выводу, что истцом не доказано нарушение ответчиком исключительного права на товарный знак в смысле статьи 1484 ГК Российская Федерации; в действиях ответчика не усматривается наличие оснований для привлечения его к ответственности в соответствии со ст. 1515 ГК РФ.
Предметом рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства в виде незаконного использования фирменного наименования либо товарного знака является не нарушение исключительного права правообладателя как таковое, а влияние действий лица, в отношении которого подано заявление, на конкурентную среду, выражающееся в возможном смешении услуг разных производителей в силу невозможности для потребителя установить, какое из лиц - владельцев обозначений выступает в качестве поставщика услуги. В результате такого смешения потребитель услуг ошибочно полагает, что поставщиком услуги (производителем товара) является иной субъект.
Само по себе включение обозначения, совпадающего с товарным знаком либо фирменным наименованием хозяйствующего субъекта-конкурента, при оформлении контекстной рекламы, не может рассматриваться как использование средства индивидуализации в смысле Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку данное действие не направлено на индивидуализацию собственных товаров (услуг).
При этом, как обоснованно указывает ответчик, в видимой и административной частях интернет-ресурса www.tonar.info отсутствует упоминание наименования "hartung" (т. 3 л. д. 54). Доказательств обратного материалы дела не содержат.
Каждый способ использования товарного знака, как предусмотренных, так и не предусмотренных в статье 1484 ГК РФ, ограничен единым принципом такого использования - осуществлением использования товарного знака с целью индивидуализации товаров, т.е. приданием различительной способности товару или производителю в целях предотвращения смешения товаров.
Именно в силу приведенного ограничения, правообладатель не вправе ограничивать третьих лиц в указании товарного знака, в случае, когда такое указание не направлено на индивидуализацию товаров, работ или услуг и неспособно вызвать их смешения.
Поэтому указание третьими лицами товарного знака или сходного с ним обозначения с целями, отличными от цели индивидуализации товаров, работ или услуг, при отсутствии вероятности смешения различных товаров и производителей, не является использованием товарного знака в понимании ст. 1484 ГК РФ.
Следовательно, такое указание товарного знака не является нарушением исключительных прав на товарный знак. По смыслу указанной нормы словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака, если не вызывает смешения продукции истца и ответчика.
Данный вывод соответствует правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.12.2009 N 10852/09 по делу N А45-15761/2008-8/270.
Нарушение интеллектуальных прав возможно в случае, если в результате действий предполагаемого нарушителя по использованию спорных обозначений в качестве ключевых слов в контекстной рекламе происходит изменение в структуре потребительского спроса, а именно возрастание спроса на продукцию (услуги) недобросовестного лица. Это дает такому хозяйствующему субъекту возможность увеличить объем реализации такой продукции и, соответственно, увеличить получаемую прибыль.
В связи с изложенным сам факт использования лицом обозначения, совпадающего со средством индивидуализации, принадлежащим иному лицу, при размещении рекламы в интернете, хотя и оказывает влияние на результаты поисковой выдачи путем демонстрации пользователю рекламных объявлений лиц, не имеющих отношения к первоначальному правообладателю, не обязательно может приводить к смешению на рынке, а, следовательно, и к перераспределению спроса в пользу предполагаемого нарушителя в смысле ст. 1484 ГК РФ.
Для выявления признаков смешения необходимо располагать доказательствами того, что принадлежащее правообладателю обозначение приобрело известность на какой-либо территории как обозначение товаров (услуг), которые реализует (оказывает) именно правообладатель, с целью установления того факта, что действия лица, использующего спорное обозначение, направлены на получение необоснованных преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности.
Подтверждением данного обстоятельства могут служить документально подтвержденные сведения о фактах осуществления правообладателем мероприятий, направленных на продвижение своего товара (услуг) под указанным обозначением (реклама, акции или иное).
Также данное обстоятельство подтверждают доказательства известности используемого заявителем обозначения потребителю как связанного именно с принадлежащим ему предприятием или выпускаемым им товаром, а также возникновения у потребителей впечатления, что рекламируемые с использованием спорных обозначений в качестве ключевых слов товары/услуги связаны с правообладателем.
Данные обстоятельства могут устанавливаться социологическими и маркетинговыми исследованиями, а также подтверждаться фактами обращений потребителей к правообладателю с вопросами или претензиями по поводу товаров (услуг) предполагаемого нарушителя.
В случае, если в результате использования в качестве ключевых слов товарных знаков, фирменных наименований либо коммерческих обозначений, помимо сайта правообладателя, пользователю демонстрируются ссылки контекстной рекламы, прямо указывающие на то, что объектом рекламирования являются товары/услуги иного лица, нежели правообладатель обозначения, введенного пользователем в строку поиска, и указанная ссылка ведет на сайт иного хозяйствующего субъекта-конкурента данного правообладателя, такие действия не влекут смешения указанных лиц либо их товаров.
Возможность смешения возникает в случае, если под воздействием конкретного содержания контекстной рекламы у пользователя может возникнуть впечатление, что при переходе по рекламной ссылке он будет переадресован на сайт правообладателя средства индивидуализации либо сайт, иным образом связанный с правообладателем средства индивидуализации. Например, к этому может приводить последовательное перечисление в тексте рекламного объявления двух фирменных наименований либо коммерческих обозначений (правообладателя и предполагаемого нарушителя) без уточнения о том, что это различные организации, реализующие одни и те же товары (услуги), особенно в случае, если указанные обозначения имеют общие элементы.
Таких доказательств в подтверждение своей правовой позиции по делу истец в соответствии со ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил.
При этом судом апелляционной инстанции установлено, что в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие сам факт смешения товарных знаков истца и ответчика - "HARTUNG" и "Тонар". Словесное упоминание ответчиком товарного знака истца в контекстной рекламе не является использованием этого знака, поскольку не вызывает смешения продукции истца и ответчика.
В подтверждение данного обстоятельства ответчиком в материалы дела представлено заключение специалистов от 04.08.2020 года (т. 8,л.д.109-133) Указанное заключение специалистов подготовлено Кочетовой К.В. и Исалиевой А.Р., которые обладают необходимыми познаниями, о чем представлены соответствующие документы.
Согласно данному заключению ни анализ вербальных элементов, ни фонетический анализ, ни графический анализ, ни семантический анализ, ни анализ изобразительных элементов не подтверждают факт смешения товарных знаков истца и ответчика - "HARTUNG" и "Тонар".
Заключение специалистов истцом не оспорено. О проведении по делу судебной экспертизы по данному вопросу, имеющему определяющее значение по делу, ходатайства не заявлено ни в суде первой инстанции, ни в суде апелляционной инстанции.
Таким образом, исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства суд апелляционной инстанции приходит к выводу, о несоответствии выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным в их обоснование доказательствам, поскольку материалами дела не подтверждается нарушение исключительных прав на товарные знаки истца в смысле ст. 1484 ГК РФ. Оснований для привлечения к ответственности ответчика по правилам ст. 1515 ГК РФ не имеется, следовательно в целях правильного рассмотрения настоящего дела не имеет правого значения вопрос определения размера компенсации.
С учетом изложенного, решение суда первой инстанции подлежит отмене. В удовлетворении исковых требований суд апелляционной инстанции отказывает.
Расходы по оплате проведенной в рамках дела судебной экспертизы и расходы по апелляционной жалобе по правилам ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат взысканию с истца в пользу ответчика.
Оснований для удовлетворения требований истца о взыскании расходов по оплате досудебных услуг эксперта в связи с отказом в удовлетворении иска не имеется.
Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Московской области от 30.12.2020 года по делу N А41-88433/18 отменить.
Принять по делу новый судебный акт.
В удовлетворении исковых требований публичного акционерного общества "Челябинский кузнечно-прессовый завод" отказать.
Взыскать с публичного акционерного общества "Челябинский кузнечно-прессовый завод" в пользу общества с ограниченной ответственностью Машиностроительный завод "Тонар" 75 000 руб. расходов по оплате судебной экспертизы, 3 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы.
Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через суд первой инстанции.
Председательствующий |
М.И. Погонцев |
Судьи |
Е.Н. Виткалова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А41-88433/2018
Истец: АНО "Центр судебной экспертизы "Норма", ПАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД"
Ответчик: ООО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ТОНАР"
Хронология рассмотрения дела:
16.08.2021 Постановление Суда по интеллектуальным правам N С01-768/2020
16.08.2021 Определение Суда по интеллектуальным правам N С01-768/2020
05.07.2021 Определение Суда по интеллектуальным правам N С01-768/2020
30.06.2021 Определение Суда по интеллектуальным правам N С01-768/2020
22.03.2021 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда N 10АП-3244/2021
30.12.2020 Решение Арбитражного суда Московской области N А41-88433/18
15.07.2020 Постановление Суда по интеллектуальным правам N С01-768/2020
10.06.2020 Определение Суда по интеллектуальным правам N С01-768/2020
23.03.2020 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда N 10АП-2641/20
28.12.2019 Решение Арбитражного суда Московской области N А41-88433/18
21.10.2019 Определение Арбитражного суда Московской области N А41-88433/18