Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 апреля 2021 г. N 15АП-4463/21 по делу N А32-36258/2019

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 29 июля 2021 г. N С01-73/2021 по делу N А32-36258/2019 настоящее постановление оставлено без изменения

город Ростов-на-Дону

30 апреля 2021 г.

дело N А32-36258/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 30 апреля 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 30 апреля 2021 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Маштаковой Е.А.,

судей Чотчаева Б.Т., Яицкой С.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Курипко В.А.,

при участии посредством использования системы "Картотека арбитражных дел (онлайн-заседание)":

от истца: представителей Аладашвили И. Д. по доверенности от 22.10.2019, Чакилева В.К. по доверенности от 22.10.2019;

от ответчика: представителя Терещенко М. А. по доверенности от 17.02.2021,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Мануйлова Игоря Михайловича (ОГРНИП 305233001900018, ИНН 231109796122)

на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 13.07.2020 по делу N А32-36258/2019

по иску индивидуального предпринимателя Мануйлова Игоря Михайловича (ОГРНИП 305233001900018, ИНН 231109796122)

к акционерному обществу "Новоросхлебкондитер" (ОГРН 1022302390714, ИНН 2315009843)

о пресечении нарушения исключительных прав, взыскании компенсации,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Мануйлов Игорь Михайлович (далее - истец, предприниматель, ИП Мануйлов И.М.) обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к акционерному обществу "Новоросхлебкондитер" (далее - ответчик, общество, АО "Новоросхлебкондитер") о запрете незаконного использования словесного товарного знака "Доброе утро" по свидетельству N 420339, принадлежащего индивидуальному предпринимателю Мануйлову Игорю Михайловичу, и схожего с ним до степени смешения обозначения в отношении товара 30 класса МКТУ "печенье" и однородных ему товаров; о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству N 420339, принадлежащего индивидуальному предпринимателю Мануйлову Игорю Михайловичу, и схожего с ним до степени смешения обозначения в отношении товара 30 класса МКТУ "печенье" в размере 30795470 руб. (с учетом принятых судом первой инстанции уточнений первоначально заявленных исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 13.07.2020 в иске отказано. С индивидуального предпринимателя Мануйлова Игоря Михайловича в доход федерального бюджета 128977 руб. госпошлины.

Не согласившись с принятым судебным актом, ИП Мануйлов И.М. обжаловал его в порядке, определенном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В апелляционной жалобе предприниматель просит отменить решение суда, ссылаясь на то, что поскольку сравниваемые обозначения обладают высокой степенью сходства, а маркируемые товары обладают высокой степенью однородности, очевидным является вывод о вероятности смешения и смешении как таковом в гражданском обороте маркируемых сравниваемыми обозначениями товаров. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, выдав истцу свидетельство Российской Федерации о государственной регистрации товарного знака "доброе утро", подтвердила его исключительное право на этот товарный знак, не установив при этом, что словесный элемент "доброе утро" в этом товарном знаке вошел во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, является общеупотребимым термином либо отражает какие-либо характеристики товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован. получение сертификата и заключения на продукцию не свидетельствует о возникновении у ответчика исключительного права на обозначение "доброе утро". Кроме того, само по себе получение сертификата и заключения на продукцию не означает, что товар со спорным обозначением вводился ответчиком в гражданский оборот, поскольку их получение не связано с переходом права собственности на исследуемую продукцию. В материалах дела отсутствуют доказательства того, что в период с 03.11.2009 и по 30.12.2015 ответчик осуществлял реальное использование спорного обозначения на товаре, упаковке товара и любым другим способом. Таким образом, истец не знал и не должен был знать о том, что ответчик использует обозначение "доброе утро". Вывод суда первой инстанции о том, что обозначение "доброе утро" стало известным в обороте до даты приоритета, не подтвержден документально. Факт получения ответчиком санитарно-эпидемиологического заключения до даты приоритета товарного знака не может свидетельствовать о том, что обозначение стало известным в обороте.

В отзыве на апелляционную жалобу АО "Новоросхлебкондитер" указало на законность и обоснованность принятого арбитражным судом первой инстанции решения, просило в удовлетворении апелляционной жалобы отказать.

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.12.2020 решение Арбитражного суда Краснодарского края от 13.07.2020 отменено. Принят новый судебный акт о частичном удовлетворении исковых требований. Суд запретил обществу осуществлять использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 420339 и схожего с ним обозначения в отношении товара 30-го класса МКТУ "печенье" и однородных ему товаров, а также взыскал с общества в пользу Мануйлова И.М. компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 16 545 026 рублей 62 копейки, и 54 000 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований отказал.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 17.02.2021 N С01-73/2021 постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.12.2020 по делу N А32-36258/2019 отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

В судебном заседании, открытом 29.04.2021, представители истца поддержали доводы апелляционной жалобы в полном объеме, заявили устное ходатайство об отказе от иска в части взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 11306787,90 руб. (30795470 руб. - 19488682,10 руб.), а также об истребовании доказательств, а именно справки, заверенной надлежащим образом, об объемах и стоимости произведенной и введенной в гражданский оборот контрафактной продукции - печенья "Доброе утро" за период с 16.01.2016 по 10.01.2020 нарушения с указанием количества произведенной продукции в килограммах и в стоимостном выражении (в рублях) по ценам оптовой реализации с приложением первичных бухгалтерских документов, подтверждающих указанные сведения.

Представитель ответчика не согласился с доводами апелляционной жалобы, просил решение оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения, заявил ходатайство об обязании истца предоставить пояснения по делу.

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлялся перерыв до 15 час. 45 мин.

30 апреля 2021 года. Информация о перерыве отражена в информационной системе "Картотека арбитражных дел".

После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе, с участием тех же представителей, которые поддержали свои правовые позиции. Истец также поддержал заявленные ходатайства, в том числе частичный отказ от иска.

Рассмотрев устное заявление истца об отказе от иска в части взыскания 11306787,90 руб., суд апелляционной инстанции полагает его подлежащим удовлетворению ввиду следующего.

В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Согласно части 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.

Арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом (пункт 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Отказ от исковых требований в части взыскания компенсации в размере 11306787,90 руб. заявлен уполномоченным лицом (представителем истца Чакилевым В.К. по доверенности от 22.10.2019), не противоречит закону и иным нормативным правовым актам, не нарушает права и законные интересы других лиц, в связи с чем производство по делу в указанной части подлежит прекращению.

Ходатайства истца об истребовании доказательств, суд апелляционной инстанции полагает подлежащим без удовлетворения.

В соответствии с частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Исходя из данной нормы, удовлетворение ходатайства об истребовании доказательств является правом, а не обязанностью суда.

В соответствии со статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.

Дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными.

Таким образом, у суда апелляционной инстанции отсутствует обязанность по сбору дополнительных доказательств по делу.

Законность и обоснованность решения суда проверены судом апелляционной инстанции в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел следующим выводам.

Как следует из материалов дела, ИП Мануйлову И.М. принадлежит исключительное право на словесный товарный знак "Доброе утро" по свидетельству N 420339, зарегистрированному, среди прочего, в отношении товара 30 класса МКТУ "печенье". Дата приоритета товарного знака: 22 апреля 2009 года. Дата регистрации товарного знака: 12 октября 2010 года.

Исключительное право на товарный знак приобретено истцом на основании договора об отчуждении товарного знака, зарегистрированного в реестре товарных знаков РФ 01.09.2011 за N РД0086377.

Как указал истец, ответчиком с 30.12.2015 осуществляется использование принадлежащего предпринимателю товарного знака путем промышленного производства продукции, на которую незаконно нанесен товарный знак.

Из пояснений истца также следует, что в октябре 2016 года на электронном аукционе ответчик заключил государственные контракты с ПСУ СО КК "Новороссийский комплексный центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями" и другими заказчиками на поставку продуктов питания, в том числе кондитерских изделий с товарным знаком "Доброе утро". В октябре 2018 года на Сенном рынке города Краснодара приобретено печенье "Доброе утро!" (обозначение на самом печенье), дата изготовления 28.09.2018, производитель - АО "Новоросхлебкондитер".

Полагая, что ответчиком нарушено исключительное право предпринимателя на товарный знак, последний обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности), отнесены, в том числе товарные знаки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

В силу статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 Гражданского кодекса Российской Федерации), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ним, без разрешения правообладателя (статья 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора.

Факт принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак, в защиту которого он обратился с настоящим иском, лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Проведя анализ товарного знака и обозначений используемых ответчиком на товаре в соответствии с положениями Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482) и постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), и установив их различия по графическому и фонетическому признакам, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что используемое обществом обозначение не является тождественным или сходным с товарным знаком истца по общему зрительному впечатлению, имеет графические (визуальные) различия, отличается по написанию, общему зрительному впечатлению; возможное сходство сравниваемых объектов по критерию фонетики, морфологии и семантики не может являться исключительным, поскольку выражение "Доброе утро" является общеупотребимым.

Данный вывод суда первой инстанции коллегией судей был признан ошибочным.

Суд по интеллектуальным правам в постановлении указал, что судом апелляционной инстанции не была соблюдена методологии сравнения обозначений, поскольку не был надлежащим образом исследован вопрос о сходстве либо тождестве обозначений, используемых ответчиком с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 420339, а также вопрос об однородности товаров, поскольку выводы суда в указанной части в нарушение установленных частью 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации положений, определяющих требования к содержанию судебного акта, отсутствуют.

Направляя дело на новое рассмотрение, Суд по интеллектуальным правам указал, что суду требовалось установить, является ли обозначение, используемое ответчиком, сходным с товарным знаком истца с учетом критериев, обозначенных в пункте 162 Постановления N 10 и пункте 42 Правил, а также используется ли это обозначение способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ при введении в гражданский оборот товаров, однородных с ним без разрешения правообладателя.

Исходя из изложенного, апелляционный суд отмечает следующее.

В абзаце пятом пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06 по делу N А40-63533/2004 и от 17.04.2012 N 16577/11 по делу N А40-2569/2011, в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153.

При оценке сравниваемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения следует руководствоваться Правилами N 482 и пунктом 162 Постановления N 10.

В соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) - если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 тех же Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как указывалось выше, в пункте 162 Постановления N 10 разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Сравнив словесный товарный знак "Доброе утро" по свидетельству N 420339 с обозначением, используемым ответчиком "Доброе утро!" (с учетом того, что на продукции (печенье) ответчика имеется графическое изображение в виде птицы (петуха), сидящей на плетеном заборе; на товарном знаке истца - графическое изображение отсутствует; по расположению букв: на продукции (печенье) ответчика текст выполнен в двух строках; на товарном знаке истца - в одной строке; по составу словесного обозначения: на продукции (печенье) ответчика в конце текста имеется восклицательный знак; на товарном знаке истца восклицательный знак отсутствует), апелляционный суд приходит к выводу о том, что данные обозначения обладают высокой степенью сходства по фонетическому и семантическому признакам словесного элемента "Доброе утро".

Товарный знак истца и обозначение ответчика имеют незначительные отличия по графическому (визуальному) критерию, ввиду наличия в указанном обозначении графических элементов.

По мнению судебной коллегии, указанные различия не оказывают существенного влияния на восприятие обозначений, поскольку внимание потребителя прежде всего акцентируется на сходном словесном элементе "Доброе утро".

Учитывая изложенное, апелляционный суд приходит к выводу о высокой степени сходства спорного товарного знака истца и используемого обозначения ответчика, близкой к тождеству.

При проведении анализа однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, и реализуемых ответчиком товаров, апелляционный суд приходит к следующим выводам.

В пункте 162 постановления N 10 разъяснено, что однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

В силу пункта 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как следует из материалов дела, ИП Мануйлову И.М. принадлежит исключительное право на словесный товарный знак "Доброе утро" по свидетельству N 420339, зарегистрированному, среди прочего, в отношении товара 30-го класса МКТУ "печенье".

Судом установлено, что истец осуществляется использование товарного знака как непосредственно при выпуске печенья "Доброе утро", так и опосредованно, через предоставление исключительного права на использование товарного знака аффилированному с ним ООО "Мануйлов" на основании лицензионного договора.

Ответчик осуществляется коммерческую деятельность по производству кондитерских изделий, в том числе печенья, что последним не оспаривается.

Таким образом, изготавливаемая истцом продукция 30-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, и продукция ответчика являются однородными, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одно место реализации (магазины, рынки кулинарной и кондитерской продукции Краснодарского края), что обуславливает возможность возникновения у потребителей представления о том, что изготовителем таких товаров является одно лицо.

С учетом установленной высокой степени сходства сравниваемых товарного знака истца и используемого ответчиком обозначения и однородности сравниваемых товаров, апелляционный суд приходит к выводу о возможности их смешения в гражданском обороте.

В пункте 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. Поэтому размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного с товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном подпунктом 1 либо подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 61 Постановлении N 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

В абзаце третьем пункта 62 Постановлении N 10 разъяснено, что суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации должен был быть произведен истцом на основании данных о стоимости реализованных обществом за период с 16.01.2016 по 10.01.2020 третьим лицам контрафактных товаров (печенья с наименованием "Доброе утро").

Размер компенсации определен истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости контрафактного товара в размере 19488682,10 руб. (с учетом частичного отказа от иска) с использованием сведений, содержащихся в оборотно-сальдовых ведомостях о количественном обороте готовой продукции в килограммах, представленных ответчиком (за период с 16.03.2017 по 10.01.2020 исходя из оборотно-сальдовых ведомостей, за период с 16.01.2016 по 15.03.2017 - расчетным способом). В расчете использованы данные об оптовой цене контрафактной продукции, содержащейся в государственном контракте от 11.10.2016 (91,23 руб. за кг печенья "Доброе утро").

Между тем, оборотно-сальдовых ведомостей по счету N 43, на основании которых истец произвел расчет компенсации, были представлены обществом в суд апелляционной инстанции.

Данные ведомости не могут иметь определяющего значения для расчета размера компенсации, заявленного истцом, так как таковые были приобщены к материалам судом апелляционной инстанции (при первоначальном рассмотрении дела) в нарушение части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Кроме того, истец надлежащим образом со ссылками на достоверные доказательства не обосновал, что общество за период с 16.01.2016 по 10.01.2020 продало третьим лицам товары (печенье с наименованием "Доброе утро") на сумму 19488682,10 руб., так как данная сумма, как было указано выше и следует из пояснений самого истца, определена в большей части расчетным способом.

Таким образом, в материалы дела не представлено достоверных сведений о реализации ответчиком контрафактного товара в указанном размере с использованием спорного товарного знака.

Следовательно, в нарушение пункта 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, истец не представил доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац третий пункта 62 Постановлении N 10).

В отношении аргументов общества о наличии в действиях истца злоупотребления правом судебная коллегия отмечает следующее.

В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Согласно пункту 3 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

В силу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

По смыслу вышеприведенных норм добросовестным поведением является поведение, ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Под злоупотреблением правом понимается поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации пределов использования гражданских прав, осуществляемое с незаконной целью или незаконными средствами, нарушающее при этом права и законные интересы других лиц и причиняющее им вред или создающее для этого условия.

Для установления наличия или отсутствия злоупотребления участниками гражданско-правовых отношений своими правами необходимо исследование и оценка конкретных действий и поведения этих лиц с позиции возможных негативных последствий для этих отношений, для прав и законных интересов иных граждан и юридических лиц.

При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Из материалов дела усматривается, что словесный товарный знак "Доброе утро" по заявке N 2009708795, поданной патентным поверенным Чакилевым В.К. 22.04.2009, зарегистрирован 12.10.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ за N 420339 на имя ООО "МАККОН", Ставропольский край. г. Изобильный в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Каких-либо доказательств использования со стороны ООО "МАККОН" товарного знака в материалы дела не предоставлено.

В тоже время, в период 2010 года ООО "МАККОН" согласно сведениям открытого реестра товарных знаков и знаков обслуживания зарегистрировало более десяти товарных знаков. Патентным поверенным при регистрации выступал Чакилев В.К.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 01.09.2011 за N РД0086377, правообладателем товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ стал ИП Мануйлов И.М.

В материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства использования приобретенного товарного знака "Доброе утро" в течение последующих трех лет.

Как указал истец, им с 2011 года осуществляется использование товарного знака как непосредственно при выпуске печенья "Доброе утро", так и опосредованно, через предоставление исключительного права на использование товарного знака аффилированному с ним ООО "Мануйлов" на основании лицензионного договора, что подтверждается распечаткой публикации в отношении товарного знака по свидетельству N 420339 с официального сайта Роспатента (т.1, л.д. 83).

Вместе с тем, согласно сведениям, содержащимся в ЕГРИП, основным видом деятельности предпринимателя является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (68.20.2). Дополнительными видами деятельности на момент подачи иска являлись 77.39.11 Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования и 77.39.29 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения (т.1, л.д. 40).

Только в 2021 году сведения о дополнительных видах деятельности были дополнены: 16.03.2021 - 10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения, 10.72 Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения, 10.82 Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий, 11.01.2021 - 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах, 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах, 47.24 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах, 47.25 Торговля розничная напитками в специализированных магазинах, 47.29 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах.

По утверждению общество, оно спорное печенье производит с 1997 года. АО "Новоросхлебкондитер" указало, что в течение периода производства печенья с наименованием "Доброе утро" общество имело обязательные сертификаты и декларации о соответствии качества продукции, выданные уполномоченными органами, в подтверждение чего в материалы дела представлен сертификат соответствия N РОСС RU.AM71.B07377 от 03.11.2009, декларация о соответствии N РОСС 1Ш.АИ71.Д09596 от 18.09.2012, декларация о соответствии ТС N RU Д-Ки.АИ71.В.03430 от 21.03.2015, декларация о соответствии ТС N RU Д-ЕШ.ПТ50.В.04171 от 30.12.2015. Доказательств обратного истцом не представлено.

Из сведений, содержащихся в реестре "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров" Федеральной службы по интеллектуальной собственности, усматривается, что по состоянию на 09.01.2020 предприниматель являлся правообладателем 102 товарных знаков, знаков обслуживания по классу 30 МКТУ, предназначенных для деятельности по производству и реализации продуктов питания (т. 2, л.д. 33-36). Очевидно, что лицо, обладающее значительным числом товарных знаков, не может добросовестно использовать их все в гражданском обороте.

Принимая во внимание изложенное, суд апелляционной инстанций пришел к выводу о том, что обращение Мануйлова И.М. с настоящим иском не может быть признано добросовестным осуществлением гражданских прав, а является злоупотреблением правом, в связи с чем нарушает положения пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска.

Истцом также заявлено требование о запрете незаконного использования словесного товарного знака "Доброе утро" по свидетельству N 420339, принадлежащего индивидуальному предпринимателю Мануйлову Игорю Михайловичу, и схожего с ним до степени смешения обозначения в отношении товара 30 класса МКТУ "печенье" и однородных ему товаров.

В силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

В силу статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывая существование общего запрета (абзац 2 пункта 1 статьи 1229, пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации), введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации не правообладателем и без его согласия товаров с использованием охраняемого товарного знака является незаконным.

Меры, предусмотренные статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным нарушением.

Следовательно, требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения и такие меры являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права, поэтому применяются в связи с конкретным правонарушением.

В то же время абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона удовлетворению не подлежат, поскольку удовлетворение такого требования также влечет нарушение принципа исполнимости судебного акта, так как привлечение ответчика к ответственности за каждое последующее правонарушение возможно только посредством предъявления нового иска, а не путем предъявления к исполнению исполнительного листа, содержащего абстрактный запрет.

Как указал истец в иске, в октябре 2016 года на электронном аукционе ответчик заключил государственные контракты с ПСУ СО КК "Новороссийский комплексный центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями" и другими заказчиками на поставку продуктов питания, в том числе кондитерских изделий с товарным знаком "Доброе утро". В октябре 2018 года на Сенном рынке города Краснодара приобретено печенье "Доброе утро!" (обозначение на самом печенье), дата изготовления 28.09.2018, производитель - АО "Новоросхлебкондитер".

Доказательств использования спорного товарного знака истца ответчиком после 2018 года Мануйлов И.М. не представил.

Ответчик в судебных заседаниях апелляционного суда пояснил, что в настоящее время использование товарного знака истца на производимой им продукции не осуществляется, доказательств обратного в материалы дела истцом не представлено.

При названных обстоятельствах в удовлетворении данного требования надлежит отказать.

Судебные расходы подлежат распределению по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При цене иска 19488682,10 руб. государственная пошлина в силу подпункта 1.1 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации составляет 120443 руб.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации сумма государственной пошлины за подачу искового заявления, содержащего требования неимущественного характера, составляет 6000 руб.

При подаче иска истцом оплачена государственная пошлина в сумме 54000 руб. (48000 руб. по платежному поручению N 373 от 05.07.2019 и 6000 руб. по платежному поручению N 490 от 20.08.2019).

Недоплаченная истцом государственная пошлина по иску в размере 72443 руб. подлежит взысканию с истца в доход федерального бюджета.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе истца и кассационной жалобе общества подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

принять отказ индивидуального предпринимателя Мануйлова Игоря Михайловича (ОГРНИП 305233001900018, ИНН 231109796122) от иска в части взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 11306787,90 руб.

Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 13.07.2020 по делу N А32-36258/2019 в указанной части отменить, производство по делу в указанной части прекратить.

Изложить резолютивную часть решения в следующей редакции: "В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Мануйлова Игоря Михайловича (ОГРНИП 305233001900018, ИНН 231109796122) в доход федерального бюджета 72443 руб. государственной пошлины по иску".

Взыскать с индивидуального предпринимателя Мануйлова Игоря Михайловича (ОГРНИП 305233001900018, ИНН 231109796122) в пользу акционерного общества "Новоросхлебкондитер" (ОГРН 1022302390714, ИНН 2315009843) расходы по оплате государственной пошлины по кассационной жалобе в размере 3000 руб.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Е.А. Маштакова

Судьи

Б.Т. Чотчаев С.И. Яицкая