Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 мая 2021 г. N 09АП-20147/21 по делу N А40-151668/2020

г. Москва

25 мая 2021 г.

Дело N А40-151668/20

Резолютивная часть постановления объявлена 18 мая 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 мая 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева,

судей О.Н. Лаптевой, Е.А. Птанской,

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В. Саватюхиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

общества с ограниченной ответственностью "СТРАНА КАРТ"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 24 февраля 2021 года

по делу N А40-151668/20, принятое судьей Козленковой О. В.,

по иску общества с ограниченной ответственностью "СТРАНА КАРТ"

к обществу с ограниченной ответственностью "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ"

о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак по свидетельству РФ N 699140 в размере 13 129 396 руб.,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Ардашева Н.М. по доверенности от 01.03.2021

от ответчика: Садовин П.В. по доверенности от 01.09.2020

УСТАНОВИЛ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАНА КАРТ" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ" (далее - ответчик) о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак по свидетельству РФ N 699140 в размере 13 129 396 руб.

Решением суда от 24 февраля 2021 года в удовлетворении исковых требований отказано.

С решением не согласился истец, подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшееся по делу решение отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении иска.

Ответчик просит решение суда ставить в силе, представил отзыв на апелляционную жалобу.

Заслушав доводы и возражения представителей сторон, исследовав и оценив в совокупности все доказательства по делу, судебная коллегия находит решение суда от 24 февраля 2021 года подлежащим отмене.

Как усматривается из материалов судебного дела, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак SmartTAG по свидетельству РФ N 699140, дата государственной регистрации: 18.02.2019, в отношении товаров следующих классов МКТУ: 09 - браслеты идентификационные магнитные; брелоки электронные для дистанционного управления; диски магнитные; интерфейсы для компьютеров; карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; носители информации магнитные; обеспечение программное для компьютеров; передатчики электронных сигналов; прерыватели дистанционные; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; устройства для считывания знаков оптические; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; чипы [интегральные схемы]; 14 - брелоки для держателей для ключей; держатели для ключей [кольца для ключей с брелоками].

В обоснование исковых требований истец указал, что ответчик в период с 18 июля 2018 года по 14 апреля 2019 года являлся администратором доменного имени smarttag.ru, сходным до степени смешения с вышеуказанным товарным знаком. На сайте с доменным именем smarttag.ru ответчиком была размещена информация об RFID брелоках под товарным знаком "AIRTAG". Товарный знак AIRTAG по свидетельству РФ N 575592 принадлежал ответчику с даты регистрации до 06.11.2019. Согласно данным открытого реестра товарных знаков и знаков обслуживания правовая охрана товарному знаку "AIRTAG" на территории РФ предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, т.е. аналогичного товарному знаку истца. Также с сайта smarttag.ru осуществлялся переход на сайт по адресу: airtag.ru и isbc.ru.

В подтверждение указанных обстоятельств истец представил в материалы дела протоколы нотариального осмотра доказательств от 31 октября и 14 ноября 2018 года, 05 марта 2019 года.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как разъяснено в пункте 155 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), по смыслу положений пункта 1 статьи 1477, статьи 1481, пункта 1 статьи 1484 ГК РФ обозначение, которое заявлено на государственную регистрацию и проходит экспертизу в Роспатенте, до даты его регистрации в государственном реестре товарных знаков товарным знаком не является. Положения статьи 1491 ГК РФ не могут быть расценены как свидетельство того, что действия, совершенные до даты государственной регистрации товарного знака в государственном реестре товарных знаков, являются нарушением исключительного права на товарный знак. Использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением, в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации этого товарного знака не может считаться нарушением исключительного права на товарный знак.

Учитывая, что дата регистрации товарного знака истца - 18 февраля 2019 года, представленные истцом протоколы от 31 октября и 14 ноября 2018 года не могут являться доказательствами, подтверждающими нарушение прав на спорный товарный знак.

Ранее истец обращался в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ответчику о запрете использования доменного имени smarttag.ru в сети "Интернет".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 18 февраля 2020 года по делу N А40-89914/19 в удовлетворении исковых требований отказано.

Согласно части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказывается вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Вступившим в законную силу судебным актом установлено, что ответчик в период с 18 июля 2018 года по 14 апреля 2019 года являлся администратором домена smarttag.ru. С 14 апреля 2019 года права по администрированию домена smarttag.ru были переданы физическому лицу GIRSS ILLARIONS. Поскольку требование о запрете использования обозначения в доменном имени может быть предъявлено только к администратору доменного имени, которым ответчик не являлся, в удовлетворении исковых требований было отказано.

В рамках настоящего дела истец просит суд взыскать с ответчика компенсацию на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в виде двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец указал, что согласно отчету об оценке рыночной стоимости права пользования объектом интеллектуальной собственности - товарным знаком N 699140 за период с 18.02.2019 по 14.04.2019, подготовленному ООО "КОМПАНИЯ ОЦЕНКИ И ПРАВА" N 2020/1057, рыночная стоимость права пользования товарным знаком за период нарушения права на товарный знак ответчиком составляет 6 564 698 руб. Расчет оценщика Швенк А.С. составлен по состоянию на 18.02.2019 при моделировании ситуации, что у сторон мог быть заключен лицензионный договор. Используя мотивированно доходный подход, и принимая по внимание ставку роялти 5 % (по отрасли сторон диапазон ставок роялти составляет от 5 до 10 %), а также прогнозный размер дохода ответчика за период с 18.02.2019 по 14.04.2019, оценщик рассчитал размер рыночной стоимости права пользования в размере 6 564 698 руб. Прогнозный размер выручки ответчика взят оценщиком в размере 131 293 956 руб. за период с 18.02.2019 по 14.04.2019 (56 дней). По итогам отчетного 2019 года по отчетности, официально опубликованной на сайте ФНС ГИР БО, размер годовой выручки ответчика составил 934 726 000 руб. без учета НДС. Средневзвешенный размер выручки в день 2 560 983 руб. (934 726 000 руб. / 365). Размер выручки за 56 дней составил 143 415 048 руб. Таким образом, прогнозный размер выручки, рассчитанный оценщиком, за указанный период не превышает фактически полученный ответчиком размер выручки, и даже составляет меньшую величину. Компенсация в виде двукратного размера стоимости права использования товарного знака, составляет за указанный период 13 129 396 руб. (размер вознаграждения 6 564 698 руб. * 2).

Отказывая в иске, суд указал, что представленный истцом отчет не является допустимым доказательством, поскольку не приложены документы (например, лицензионные договоры), в которых отражено использование товарного знака в сравнимых обстоятельствах, а именно - правомерное использование товарного знака SmartTAG в доменных именах третьих лиц в период с 18.02.2019 по 14.04.2019.

Более того, в материалах дела отсутствуют лицензионные договора истца с третьими лицами на предоставление права использования товарного знака SmartTAG любыми иными способами и в иные периоды времени.

Также суд сослался на необоснованность определения стоимости права использования, исходя из того, что все результаты финансово-хозяйственной деятельности ответчика достигнуты только за счет использования товарного знака истца.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами суда первой инстанции в силу следующего.

Суд не признал допустимым доказательством представленный истцом отчет оценщика N 2020/1057 от 06 июля 2020 года, при этом не привел аргументов о нарушении оценщиком методологии расчета либо Стандартов оценки. Также судом не были выявлены нарушения Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЭ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" при подготовке Отчета.

Довод суда о том, что при расчете вознаграждения не может быть взята за основу выручка ответчика, также не соответствует закону и не учитывает используемые оценщиком при подготовке отчета нескольких подходов к оценке. Так, п.5 ст. 1235 ГК РФ установлено, что выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых ил периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме. Даже в отсутствие заключенных правообладателем лицензионных соглашений задача оценщика - смоделировать на основе анализа рынка ситуацию, при которой между истцом и ответчиком мог быть заключен лицензионный договор.

При установлении факта нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак отказ в удовлетворении иска о взыскании компенсации по мотиву недоказанности стоимости права использования указанного товарного знака не соответствует положениям ГК РФ о защите интеллектуальных прав, а также разъяснениям практики применения законодательства, в частности, пункту 59 Постановления от 23.04.2019 N 10.

Мнение ответчика о некорректности отнесения всех результатов финансово-хозяйственной деятельности ответчика, отраженной в отчетной документации ответчика (т.1,л.д. 119-131), только за счет использования товарного знака истца подлежало доказыванию непосредственно самим ответчиком путем представления доказательств, позволяющих раскрыть конкретные источники поступления, денежных средств отраженных в данных баланса ответчика, и представить свой контррасчет, приходящийся на интеллектуальную составляющую в результатах производственно-хозяйственной деятельности ответчика, что ответчиком в суде первой инстанции сделано не было (ст.65 АПК РФ).

Между тем, суд апелляционной инстанции, соглашаясь с подходом оценщика в части того, что в результатах производственно-хозяйственной деятельности использовался товарный знак истца, принимает во внимание, что в заявленный в иске период ответчик обладал и собственными двумя товарными знаками по свидетельствам N 575592 и N 501605 (т.2, л.д. 32-37).

Таким образом, результаты финансово-хозяйственной деятельности ответчика складывались в спорный период за счет за счет использования в общей сложности трех товарных знаков (одного - истца и двух - собственных).

В этой связи суд апелляционной инстанции считает, что сумма компенсации, приходящаяся на товарный знак истца, составляет 4 376 465,33 руб. (13 129 396 руб. : 3 - общее количество товарных знаков).

Не может служить основанием к отказу в иске ссылка суда на Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.12.2009 г. N 10852/09, принятого по делу N А45-15761/2008, так как указанное дело не является сходным по фактическим обстоятельствам с настоящим делом, поскольку в деле N А45-15761/2008 спорное обозначение было использовано как нарицательное существительное в интервью генерального директора. Тогда как в настоящем деле спорное словесное обозначение использовано в самом доменном имени.

Согласно разъяснениям, данным в п.158 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", по общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Расходы истца по оплате госпошлины за рассмотрение иска и апелляционной жалобы относятся на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований в общей сумме 30 549 руб. (ст.110 АПК РФ).

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 4 части 1 статьи 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда города Москвы от 24 февраля 2021 года по делу N А40-151668/20 отменить.

Взыскать с ООО "Интеллектуальные системы управления бизнесом" в пользу ООО "Страна Карт" 4 376 465 руб. 33 коп. - компенсации, 30 549 руб. - в возмещение расходов по оплате госпошлины за рассмотрение иска и апелляционной жалобы, в остальной части иска отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

О.Н. Лаптева Е.А. Птанская