Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 31 мая 2021 г. N 07АП-12955/18 по делу N А03-15367/2018

город Томск

31 мая 2021 г.

Дело N А03-15367/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 31 мая 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 31 мая 2021 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего		Павлюк Т.В.,
судей		Кривошеиной С.В.,
		Хайкиной С.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Лачиновой К.А., рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Макарова Алексея Валерьевича (N 07АП-12955/18), на решение Арбитражного суда Алтайского края от 15.03.2021 по делу N А03-15367/2018 по иску индивидуального предпринимателя Макарова Алексея Валерьевича, рп. Кольцово, Новосибирская область (ОГРНИП 316547600086609 ИНН 540544116169) к обществу с ограниченной ответственностью "Фудмаркет", г. Барнаул, Алтайский край (ОГРН 1172225015995 ИНН 2221233705, 656015, Алтайский край, город Барнаул, проспект Ленина, дом 63, помещение Н2) о запрете использовать в наименовании предприятия общественного питания - ресторана и в рекламе своей деятельности, обозначение "TomYumBar", сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим индивидуальному предпринимателю Макарову Алексею Валерьевичу, а также о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 10000 руб.,

В судебном заседании приняли участие:

от истца: Сергуняева И.А., представитель по доверенности от 09.08.2018, удостоверение;

от ответчика: Козырев А.А., представитель по доверенности от 05.08.2019, паспорт;

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Макаров Алексей Валерьевич (далее - истец, предприниматель, ИП Макаров А.В.) обратился в Арбитражный суд Алтайского края с исковым заявлением о запрете использовать в наименовании предприятия общественного питания - ресторана и в рекламе своей деятельности, обозначение "TomYumBar", сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим индивидуальному предпринимателю Макарову Алексею Валерьевичу, а также о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 2 500 000 руб. к обществу с ограниченной ответственностью "Фудмаркет" (далее - ответчик, общество, ООО "Фудмаркет").

Решением Арбитражного суда Алтайского края от 19.11.2017, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2019 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2019, иск удовлетворен частично: - запрещено обществу с ограниченной ответственностью "Фудмаркет" использовать в наименовании предприятия общественного питания - ресторана, в рекламе обозначение "TomYumBar", сходное до степени смешения с принадлежащим индивидуальному предпринимателю Макарову Алексею Валерьевичу (ОГРНИП 316547600086609) товарным знаком под номером государственной регистрации 647236. - взыскана с общества с ограниченной ответственностью "Фудмаркет" в пользу индивидуального предпринимателя Макарова Алексея Валерьевича компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 1800000 руб., а также 25560 руб. в возмещение расходов на оплату государственной пошлины.

Общество с ограниченной ответственностью "Фудмаркет" обратилось с заявлением о пересмотре дела N А03-15367/2018 по новым обстоятельствам.

В обоснование заявления указано, что решением Суда по интеллектуальным правам от 2 октября 2020 года по делу N СИП-799/2019 пpизнано предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 647236 недействительным в отношении услуг 43 класса МКТУ "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом", о чем сделана соответствующая запись в государственном реестре 3 товарных знаков Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Алтайского края от 23.12.2020 заявление общества с ограниченной ответственностью "Фудмаркет" о пересмотре дела удовлетворено, решение Арбитражного суда Алтайского края от 19.11.2018 по делу N А03-15367/2018 отменено по новым обстоятельствам.

Решением суда от 15.03.2021, суд прекратил производство по делу в части требований о запрете обществу с ограниченной ответственностью "Фудмаркет" (ОГРН 1172225015995) использовать в наименовании предприятия общественного питания - ресторана, в рекламе обозначение "TomYumBar", сходное до степени смешения с принадлежащим индивидуальному предпринимателю Макарову Алексею Валерьевичу (ОГРНИП 316547600086609) товарным знаком под номером государственной регистрации 647236. В части требований о взыскании денежной компенсации в размере 10 000 руб. отказано. Индивидуальному предпринимателю Макарову Алексею Валерьевичу (ОГРНИП 316547600086609) возвращено из федерального бюджета Российской Федерации 39500 руб. государственной пошлины.

Не согласившись с указанным решением, истец обратился в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение в части отказа в удовлетворении заявленных требований, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении требований о взыскании с ответчика 10000 рублей. Апелляционная жалоба мотивирована нарушением норм материального права, неполным выяснением обстоятельств дела.

Ответчик в отзыве, представленном в суд в соответствии со статьей 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) представитель в судебном заседании, доводы апелляционной жалобы отклонил, просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

В судебном заседании представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержала, по основаниям, изложенным в жалобе.

Проверив материалы дела в порядке статьи 268 АПК РФ, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыв, суд апелляционной инстанции считает решение не подлежащим отмене по следующим основаниям.

Полагая нарушенными права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, истец обратился с иском за защитой своих нарушенных прав путем взыскания компенсации.

Рассмотрев материалы дела повторно, суд апелляционной инстанции считает выводы суда первой инстанции обоснованными, апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Согласно пункту 1 статьи 1259 ГК РФ произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в частности литературные произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства, относятся к объектам авторских прав. Производные произведения, представляющие переработку другого произведения, также в силу части 2 статьи 1259 ГК РФ относятся к объектам авторских прав.

Применительно к положениям пункта 2 статьи 1270 ГК РФ незаконное использование произведения (его части) может выражаться, в частности, в безосновательном (т.е. без согласия правообладателя) воспроизведении произведения, его переработке, а также распространении произведения (его части) путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляра.

В силу статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии со статьей 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (часть 1 статьи 1515 ГК РФ).

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, за нарушение исключительных прав возможно взыскание с нарушителя компенсации в размере определяемом по усмотрению суда с учетом всех обстоятельств нарушения.

Предъявляя исковые требования о взыскании денежной компенсации за нарушение ответчиком исключительных прав, истец должен был доказать суду наличие соответствующих исключительных прав у правообладателя, факт их нарушения действиями ответчика, а также обосновать размер компенсации.

Вместе с тем, федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам зарегистрирован товарный знак "Tom Yum Bar" по свидетельству N 647236. Правообладателем указанного товарного знака является истец, право которого зарегистрировано 07.03.2018 с приоритетом от 13.02.2017, сроком действия исключительной лицензии до 13.02.2027 для товаров 25, 29, 30, 32. 33, 35, 43 (т. 1 л.д. 20-23 - свидетельство).

Товарный знак представляет собой буквенное обозначение "Tom Yum Bar", выполненное в черном цвете с изображением трех красных перцев внизу.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 06.11.2020 в свидетельство внесены изменения, касающиеся товарных знаков, изображений, а именно: признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 647236 в отношении услуг 43 (закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги по приготовлению блюд и доставка их на дом) класса Международной классификации товаров и услуг (т. 2 л.д. 150).

В Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) 17.04.2017 внесена запись о создании юридического лица - ООО "Фудмаркет", основным видом деятельности которого согласно выписке из ЕГРЮЛ является деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (код деятельности 56.10). Из материалов дела следует, что ООО "Фудмаркет" осуществляет свою деятельность в качестве ресторана быстрого питания, а также оказывает услуги по доставке продуктов питания.

В отношении 43-го класса Международной классификации товаров и услуг обозначение зарегистрировано для услуг: "аренда помещений для проведения встреч; закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом".

С учетом изложенного, поскольку товарный знак истца не зарегистрирован для 43 класса Международной классификации товаров и услуг (закусочные, кафе, кафетерии, рестораны), т.е. в той же экономической области, в которой ответчик использует изображение Tom Yum Bar, учитывая, что ответчиком ведётся приготовление супов, закусок, салатов, суши, роллов, десертов и т.д., т.е. предприятие ответчика является предприятием общественного питания, а не баром, алкогольными напитками ответчик не торгует, следовательно, является правомерным вывод суда о том, что истец не доказал факт нарушения ответчиком его исключительных прав, которое выразилось в размещении на вывеске, меню и внутреннем оформлении ресторана изображения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца. Представленные истцом доказательства в их совокупности не свидетельствуют о нарушении исключительного права и наличии оснований для применения ответственности, предусмотренной действующим законодательством, истцом не доказан факт незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, а также то, что ответчик своими действиями нарушил исключительное право на товарный знак, принадлежащий истцу.

Доводов, основанных на доказательственной базе, опровергающих установленные судом первой инстанции обстоятельств и его выводы, в апелляционной жалобе не приведено.

Оценивая изложенные в апелляционной жалобе доводы, суд апелляционной инстанции установил, что в них отсутствуют ссылки на факты, которые не были предметом рассмотрения суда первой инстанции, имели бы юридическое значение и могли бы повлиять в той или иной степени на принятие законного и обоснованного судебного акта при рассмотрении заявленного требования по существу.

Суд апелляционной инстанции полагает, что, исходя из заявленных требований, с учетом обстоятельств, входящих в предмет доказывания и установленных судом, оценив все имеющиеся в материалах дела доказательства, доводы сторон и оценив все в совокупности по правилам статьи 71 АПК РФ, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения иска.

Суд апелляционной инстанции считает, что судом первой инстанции нарушений норм материального и норм процессуального права не допущено.

Оснований, предусмотренных статьей 270 АПК РФ, для отмены решения у суда апелляционной инстанции не имеется. Апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению. Судебные расходы по оплате государственной пошлины в апелляционной инстанции, согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и подпункту 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием оснований для удовлетворения апелляционной жалобы относятся на ее подателя.

Руководствуясь статьями 258, 268, 271, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Алтайского края от 15.03.2021 по делу N А03-15367/2018 оставить без изменения, а апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Макарова Алексея Валерьевича - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Алтайского края.

Председательствующий

Т.В. Павлюк

Судьи

С.В. Кривошеина С.Н. Хайкина