Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 июля 2021 г. N 09АП-36842/21 по делу N А40-99437/2020

город Москва

13 июля 2021 г.

Дело N А40-99437/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 07 июля 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 13 июля 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Н. Лаптевой,

судей Е.А. Птанской, Д.В. Пирожкова,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "РУСХИТ", на решение Арбитражного суда города Москвы от 22 апреля 2021 года

по делу N А40-99437/2020, принятое судьей А.В. Мищенко,

по иску ООО "Соннигер Польша" (SONNIGER POLSKA Sp.z.o.o)

к ООО "РУСХИТ"

(ОГРН 1157746137240)

третьи лица: ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ",

Штурман Игорь Иванович, Поддубный Роман Юрьевич

о защите права на товарный знак,

при участии в судебном заседании:

от истца: Саблина М.А. по доверенности от 01.06.2021,

от ответчика: Суворов К.А. По доверенности от 06.08.2020,

Аблакова А.Э. по доверенности от 06.08.2020,

от третьих лиц: извещены, представители не явились

заявитель жалобы: извещен, не явился

УСТАНОВИЛ:

ООО "Соннигер Польша" (SONNIGER POLSKA Sp.z.o.o) (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "РУСХИТ" (далее - ответчик) о взыскании 5.000.000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака N 415032.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, привлечены ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ", Штурман Игорь Иванович, Поддубный Роман Юрьевич.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22 апреля 2021 года исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 500.000 руб., в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Указывает, что третье лицо - Штурман Игорь Иванович не был надлежащим образом уведомлен о начавшемся судебном процессе; использование товарного знака в доменном имени (или при ином способе адресации) является самостоятельным видом использования, отличным от использования на Интернет-сайте, соответственно, требования, основанные на использовании знака в доменном имени, в любом случае предъявляются и должны быть рассмотрены в отношении администратора доменного имени, а требования об использовании обозначения на сайте предъявляются и рассматриваются в отношении владельца сайта, которым по общему правилу также является администратор доменного имени; ответчиком в материалы дела были представлены доказательства фактического использования обозначений, сходных с товарным знаком истца, в доменном имени, на сайте, а также в рекламе на сайте Yandex.ru, администратором доменного имени и лицом, не привлеченным к участию в деле,- ООО "Скайфол", при этом ответчик не определял содержание этой информации и не давал указаний об использовании товарного знака истца; снижая размер компенсации до 500.000 руб., суд не мотивировал свои выводы, а из обжалуемого решения не усматривается правовой анализ представленных истцом в обоснование расчета компенсации доказательств, а также представленных ответчиком возражений.

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу и письменные пояснения (таблица), в котором возражает против доводов апелляционной жалобы, просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Указывает, что ООО "РУСХИТ" является надлежащим ответчиком, поскольку из обстоятельств дела и представленных доказательств следует, что именно ООО "РУСХИТ" является фактическим владельцем сайтов sonninger.ru и volcano.ru; администратор домена Штурман Игорь Иванович надлежащим образом извещен о судебном разбирательстве; судебная практика, на которую ссылается ответчик, основанная на том, что ключевые слова не являются частью самого рекламного объявления, не входят в его содержание и не демонстрируются пользователям, не актуальна и не релевантна применительно к настоящему делу, так как слово "Sonniger" являлось не просто ключевым словом, то есть техническим параметром, не видимым пользователям, а частью рекламного объявления, что очевидно из скриншота поисковой системы Яндекс; доводы ответчика о ничтожности договора коммерческой концессии (франчайзинга) от 17.06.2012 г. не имеет юридического значения при рассмотрении настоящего спора с учетом избранного истцом способа расчета компенсации на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании апелляционного суда представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал, истец против доводов жалобы возражал.

Третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы (в том числе с учетом того, что жалоба подана с соблюдением установленного срока на апелляционное обжалование, стороны были извещены о начавшемся судебном процессе, апелляционным судом исполнена обязанность по размещению информации о времени и месте рассмотрения дела в Картотеке арбитражных дел в сети Интернет по веб-адресу: http://kad.arbitr.ru,), явку представителей в судебное заседание не обеспечили, дело рассмотрено в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие указанных лиц.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, считает, что решение суда подлежит отмене, исходя из следующего.

Исковые требования по настоящему делу мотивированы следующим.

ООО "Соннигер Польша" (SONNIGER POLSKA Sp.z.o.o) является правообладателем товарного знака Sonniger в отношении товаров 11 класса МКТУ - газовые нагреватели; аппараты водонагревательные; отопительное и вентиляционное оборудование; тепловые завесы; кондиционеры; вентиляционные установки; газовые радиаторы; водонагреватели; солнечные системы; насосы тепловые, что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 415032 со сроком действия до 03.06.2029 г. и распечаткой статуса товарного знака с сайта ФИПС.

Истцу стало известно, что зарегистрировано и используется доменное имя sonninger.ru, содержащее обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком Sonniger. На сайте с доменным именем sonninger.ru также используется товарный знак Sonniger. При этом на сайте sonninger.ru предлагаются к продаже товары, однородные тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак Sonniger. Более того, в сети Интернет на интернет-страницах yandex.ru при наборе в поисковой строке слова Sonniger появляется рекламный баннер, содержащий ссылку на сайт sonninger.ru, позволяющий одним кликом перейти непосредственно на сайт sonninger.ru, на котором рекламируется оборудование от имени Sonniger.

В своих письменных пояснениях в суд первой инстанции истец также указал на то, что обществом в вину ответчика вменяется не только регистрация и использование домена, содержащего обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, но и использование товарного знака на сайте Sonniger путем отображения на главной странице сайта, а также использование товарного знака Sonniger в рекламе сайтов sonninger.ru и volcano.ru.

Истец настаивает, что фактическим владельцем сайтов с одноименными доменами является именно ответчик, поскольку сайты sonninger.ru и volcano.ru функционирует исключительно в его интересах, что подтверждается следующим:

1.1. В ранних версиях сайта sonninger.ru, удостоверенных в протоколах осмотра доказательств от 22.11.2017 г. и 23.10.2018 г. нотариусом Д.С. Бублием (т. 1 л.д. 91-100, 101-109), содержались:

контекстная ссылка на каталог продукции Sonniger, позволяющая перейти на официальный сайт ответчика - https://www.rusheat.ru/kompaniya/, где ответчиком от своего имени предлагаются к продаже товары аналогичные тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак Истца (отопительное оборудование). При этом в разделе "Контакты" сайта - https://www.rusheat.ru/kompaniya/, указаны полные реквизиты ответчика (ИНН, ОГРН, адрес, банковские реквизиты и т.д.);

информация о компании "Русхит" как официальном дилере Sonniger в России;

номера телефонов 8 800 500 8742, 8(495) 669-1189. При этом оба телефонных номера в настоящий момент указаны на официальном сайте ответчика - https:// www.rusheat.ru/kompaniya/, и оба номера были указаны в ранней версии сайта ответчика https://www.rusheat.ru/kompaniya/, полученной благодаря сервису web.archive.org;

адрес электронной почты info@rusheat.ru, который в настоящий момент указан на официальном сайте ответчика https://www.rusheat.ru/kompaniya/.

1.2. Направляя заявку на поставку отопительного оборудования по адресу 6855544@mail.ru, указанному на сайте sonninger.ru, приходит ответ с почты 3@rusheat.ru от имени менеджера ответчика Романа Поддубного с приложением счета на оплату с реквизитами ответчика, с подписью генерального директора ответчика и оттиском печати ответчика (т. 1 л.д. 83-90, 110-120, 121-126, 127-133).

Истец указал, что правообладатель не давал согласия на регистрацию и использование доменного имени sonninger.ru, равно как и на использование товарного знака на сайте sonninger.ru.

Истцом заявлено о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере 5.000.000 руб.

В подтверждение обоснованности заявленного размера компенсации истец приводит следующие доводы:

-известность на рынке товарного знака Sonniger;

-срок незаконного использования товарного знака Sonniger;

-наличие и степень вины нарушителя;

-вероятные имущественные потери правообладателя.

-незаконное использование товарного знака Sonniger, очевидно, является существенной частью хозяйственной деятельности ответчика.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением по настоящему делу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом Российской Федерации.

Согласно статьи 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Как следует из положений статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

На основании пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Из приведенных норм материального права с учетом правовых позиций высшей судебной инстанции, а также из положения части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что на ответчика возлагается бремя доказывания соблюдения им требований законодательства при использовании спорного объекта интеллектуальной собственности. В противном случае такое лицо признается нарушителем исключительного права и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Истец же должен лишь подтвердить факт принадлежности ему указанного права, и факт использования соответствующего произведения либо товарного знака ответчиком, вместе с тем истец освобождается от доказывания причиненных ему убытков и их размер.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 1225, 1229, 1252, 1270, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, установил принадлежность истцу исключительного права на товарный знак, а также факт нарушения ответчиком указанных прав истца, пришел к выводу о том, что истцом, как правообладателем, правомерно заявлены исковые требование.

Размер компенсации снижен судом первой инстанции до 500.000 руб. с учетом соблюдения принципов разумности, справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Судебная коллегия не может согласиться с указанными выводами суда первой инстанции и считает, что истцом достаточными и допустимыми доказательствами не подтвержден факт нарушения именно ответчиком его исключительных прав на товарный знак Sonniger.

Суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

Статьей 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу (статья 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (статья 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как установлено статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

На основании пункта 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

Из содержания искового заявления и письменных пояснений, представленных в суд первой инстанции, следует, что права истца на товарный знак нарушены ответчиком следующими способами:

1. Регистрация и фактическое использование доменного имени sonninger.ru, сходного до степени смешения с товарным знаком Sonniger, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. В частности, на сайте sonninger.ru предлагаются к продаже отопительное оборудование, то есть товары, однородные тем, для которых предоставлена правовая охрана товарного знака N 415032;

2. Использование товарного знака N 415032 на сайте sonninger.ru, а именно изображение товарного знака и предложение к продаже отопительного оборудования от имени правообладателя;

3. Использование в системе "Яндекс.Директ" в контекстной рекламе ключевого слова Sonniger для рекламы и продвижения товаров, размещенных на сайтов sonninger.ru и volcano.ru.

В свою очередь, в суде первой инстанции и своей апелляционной жалобе ответчик настаивал на том, что ООО "РУСХИТ" не является администратором доменного имени sonninger.ru и в принципе не может нести ответственность за размещение на ней какой-либо информации, нарушающей исключительные права истца.

Судебная коллегия не может согласиться с указанными доводами ответчика по следующим основаниям.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах.RU и.РФ (утверждены решением Координационного центра национального домена сети Интернет 05.10.2011 г. N 2011-18/81) администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок использования домена.

Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Поскольку фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса, владелец домена несет ответственность за содержание размещенной на таком сайте информации.

При этом ответственность за нарушение исключительных прав в сети Интернет могут нести не только администраторы доменов, но и лица, которые с согласия администратора используют интернет-ресурсы для размещения информации о себе как производителе или продавце товаров, о товарах, предлагаемых для продажи, то есть фактические владельцы сайта.

Владелец сайта в сети Интернет - лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети Интернет, в том числе порядок размещения информации на таком сайте (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Поскольку именно владелец сайта определяет порядок использования сайта, бремя доказывания того, что информация на сайте размещена иным лицом, а не владельцем сайта и соответственно последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии доказательств обратного владелец сайта презюмируется непосредственным нарушителем.

Таким образом, истец был вправе предъявить иск о защите прав на товарный знак как к администратору доменного имени, так и лицу, которое фактически использует спорный сайт.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции считает, что истец достаточными и допустимыми доказательствами не подтвердил, что именно ответчиком допущено нарушение его исключительных прав на товарный знак Sonniger с учетом следующего.

Во-первых, истцом вменяется ответчику регистрация доменного имени sonninger.ru. Вместе с тем, администратором доменного имени sonninger.ru, который и осуществил регистрацию спорного доменного имени, является иностранный гражданин - Штурман Игорь Иванович, что подтверждается ответом ООО "Регистратор доменных имен РЕГ. РУ" и истцом по существу не оспаривается. Таким образом, ответчик никак не может быть привлечен к ответственности за регистрацию доменного имени sonninger.ru, сходного до степени смешения с товарным знаком Sonniger, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку

Во-вторых, истец также вменяет ответчику фактическое использование доменного имени sonninger.ru, сходного до степени смешения с товарным знаком Sonniger, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. В частности, на сайте sonninger.ru предлагаются к продаже отопительное оборудование, то есть товары, однородные тем, для которых предоставлена правовая охрана товарного знака N 415032.

В суде первой т апелляционной инстанции в подтверждение доводов о том, что лицом, фактически использующим сайт с доменным именем sonninger.ru, является именно ООО "РУСХИТ", истец ссылался на следующие доказательства:

-протокол осмотра доказательств от 09.06.2020 г., удостоверенным нотариусом А.В. Теребковым, в отношении интернет-сайта sonninger.ru, в верхней части которого указан адрес электронной почты 6855544@mail.ru;

-протокол осмотра доказательств от 09.06.2020 г., удостоверенным нотариусом А.В. Теребковым, в отношении электронной переписки. С электронной почты besedos7@mail.ru направлено письмо по адресу 6855544@mail.ru с просьбой о направлении коммерческого предложения по приобретению оборудования. Ответ на указанное письмо направлен с почты 3@rusheat от имени менеджера ответчика Романа Поддубного с приложением счета на оплату с реквизитами ответчика. При этом на официальном сайте ответчика - https://www.rusheat.ru/kompaniya/, менеджер Роман Поддубный указан в разделе сотрудников;

-протоколы осмотра доказательств от 22.11.2017 г., 23.10.2018 г., удостоверенными нотариусом Д.С. Бублием, в отношении интернет-сайта sonninger.ru;

Истец указывает, что направляя заявку на поставку отопительного оборудования по адресу 6855544@mail.ru, указанному на сайте sonninger.ru, приходит ответ с почты 3@rusheat.ru, 8@rusheat.ru от имени менеджеров ответчика Романа Поддубного, Дмитрия Корниеенко с приложением счета на оплату с реквизитами ответчика, с подписью генерального директора ответчика и оттиском печати ответчика (т. 1 л.д. 83-90, 110-120, 121-126, 127-133).

В письменных пояснения и отзыве на апелляционную жалобу истец также ссылается на то, что в вину ответчика вменяется не только регистрация и использование домена, содержащего обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком Истца, но и использование товарного знака на сайте Sonniger путем отображения на главной странице сайта, а также использование товарного знака Sonniger в рекламе сайтов sonninger.ru и volcano.ru.

В таких условиях фактическим владельцем сайтов с одноименными доменами является именно ответчик, поскольку сайты sonninger.ru и volcano.ru функционирует исключительно в его интересах, что подтверждается следующим.

В ранних версиях сайта sonninger.ru, удостоверенных в протоколах осмотра доказательств от 22.11.2017 г. и 23.10.2018 г. нотариусом Д.С. Бублием (т. 1 л.д. 91-100, 101-109), содержались:

-контекстная ссылка на каталог продукции Sonniger, позволяющая перейти на официальный сайт ответчика - https://www.rusheat.ru/kompaniya/, где ответчиком от своего имени предлагаются к продаже товары аналогичные тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак Истца (отопительное оборудование). При этом в разделе "Контакты" сайта - https://www.rusheat.ru/kompaniya/, указаны полные реквизиты Ответчика (ИНН, ОГРН, адрес, банковские реквизиты и т.д.);

-информация о компании "Русхит" как официальном дилере Sonniger в России;

-номера телефонов 8 800 500 8742, 8(495) 669-1189. При этом оба телефонных номера в настоящий момент указаны на официальном сайте ответчика - https:// www.rusheat.ru/kompaniya/, и оба номера были указаны в ранней версии сайта Ответчика https://www.rusheat.ru/kompaniya/, полученной благодаря сервису web.archive.org;

-адрес электронной почты info@rusheat.ru, который в настоящий момент указан на официальном сайте ответчика https://www.rusheat.ru/kompaniya/.

Суд апелляционной инстанции считает, что представленные истцом протоколы осмотра доказательств от 22.11.2017 г. и 23.10.2018 г., составленные нотариусом Д.С. Бублием (т. 1 л.д. 91-100, 101-109), не могут быть признаны допустимыми доказательствами по делу по следующим основаниям.

Как следует из преамбулы данных договоров, протоколы составлены по заказу ООО "Соннигер" (ОГРН 1107746431957, ИНН 7724748788). Из материалов дела усматривается, что ранее в 2018 году ООО "Соннигер" в рамках дела N А40-308198/2018 обращалось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о защите исключительных прав как пользователя товарного знака Sonniger на основании договора коммерческой концессии (франчайзинга) от 17.06.2017 г., производство в рамках которого было прекращено в связи с отказом от иска на основании пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На вопрос суда апелляционной инстанции, представитель истца не смогла пояснить, в связи с чем протоколы осмотра составлены ООО "Соннигер", в свою очередь, представитель ответчика пояснила, что данные протоколы представлялись в качестве доказательств по делу N А40-308198/2018.

На этом основании, суд апелляционной инстанции считает, что данные протоколы осмотра доказательств от 22.11.2017 г. и 23.10.2018 г., датированные 2017 - 2018 годом, составленные по инициативе иного юридического лица "Соннигер", представлявшиеся ранее в дело N А40-308198/2018 в целях подтверждения нарушения исключительных прав данного лица на тот момент, производство по которому прекращено в связи с отказом от иска, не могут отвечать требованиям относимости и допустимости, а также являться основанием для привлечения ответчика к ответственности за нарушение исключительных прав.

Истец в подтверждение фактического использования доменного имени именно ООО "РУСХИТ" указывает на то, что направляя заявку на поставку отопительного оборудования по адресу 6855544@mail.ru, указанному на сайте sonninger.ru, приходит ответ с почты 3@rusheat.ru, 8@rusheat.ru от имени менеджеров ответчика Романа Поддубного, Дмитрия Корниеенко с приложением счета на оплату с реквизитами ответчика, с подписью генерального директора ответчика и оттиском печати ответчика (т. 1 л.д. 83-90, 110-120, 121-126, 127-133).

В подтверждение указанного довода ссылается на скриншоты сайта sonniger.ru, volcano.ru, rusheat.ru, протокол осмотра доказательств от 09.06.2020 г., удостоверенного нотариусом А.В. Теребковым, в отношении интернет-сайта sonninger.ru, протокол осмотра доказательств от 09.06.2020 г., удостоверенного нотариусом А.В. Теребковым, в отношении электронной переписки.

Суд апелляционной инстанции отмечает следующее.

В теории права имеет место деление доказательств на прямые и косвенные доказательства в зависимости от типа, устанавливаемого с их помощью факта.

Если доказательство подтверждает главный факт, его называют прямым, если оно подтверждает доказательственный факт, на основе которого приходят к главному факту, то такое доказательство принято считать косвенным.

В процессуальной литературе в течение многих лет прямые и косвенные доказательства разграничивали следующим образом:

-доказательства называются прямыми, когда они прямо указывают на главный факт, то есть когда они устанавливают сами факты, имеющие значение по делу (юридические факты);

-к косвенным относятся доказательства, которые прямо не указывают на главный факт, а устанавливают лишь побочные обстоятельства (его признаки), которые в их совокупности и взаимосвязи позволяют сделать вывод о фактах, имеющих значение по делу.

В рассматриваемом случае какие-либо прямые доказательства, свидетельствующие о том, что ответчик является фактическим владельцем сайта sonniger.ru истцом не представлено.

Из материалов дела не усматривается, что на данном сайте ООО "РУСХИТ" размещает какую-либо о себе информацию как производителе или продавце товаров, о товарах, предлагаемых для продажи.

Какие-либо реквизиты ответчика на сайте не содержатся (не указан ни адрес, ни телефон, ни реквизиты юридического лица, ни иная информация об ответчике).

По логике истца, с целю установления того факта, что ответчик является фактическим владельцем данного сайта, необходимо в совокупности оценить представленные в материалы дела нотариальные протоколы осмотра доказательств от 22.11.2017 г., от 23.10.2018 г., от 09.06.2020 г., сопоставить реквизиты электронной почты в электронной переписке, которая велась от имени различных компаний, которые обращались за приобретением оборудования по указанному на сайте адресу электронной почты, сведений о сотрудниках компании ответчика с отчетностью СЗВ-М, и на этом основании прийти к выводу о нарушении исключительных прав истца.

Таким образом, истцом представлены косвенные доказательства по делу.

Суд апелляционной инстанции, проанализировав содержание представленных истцом косвенных доказательств по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приходит к выводу о том, что они в своей совокупности однозначно и достоверно не подтверждают факт использования сайта именно в интересах ООО "РУСХИТ".

Так, в своих письменных пояснениях (таблице) истец ссылается протоколы осмотра 2017 - 2018 года, где указаны номера телефонов ответчика, и скриншоты сайтов sonniger.ru, volcano.ru с указанием аналогичных номеров.

Вместе с тем, протоколы осмотра доказательств от 22.11.2017 г., от 23.10.2018 г. признаны апелляционным судом неотносимыми и недопустимыми доказательствами по делу по указанным выше основаниям.

Из нотариальных протоколов осмотра от 09.06.2020 г. следует, что на запрос покупателя о приобретении оборудования Sonniger, поступил ответ о том, что данная продукция компанией не поставляется с предложением иной аналогичной продукции. В представленной истцом переписке и счетах, нигде не используется товарный знак, в защиту которого предъявлены исковые требования. Все счета, на которые ссылается заявитель апелляционной жалобы, где имеются реквизиты ООО "РУСХИТ" выставлены не в отношении продукции Sonniger, а в отношении продукции с иным товарным знаком. При этом истцом, исходя из искового заявления, вменяется использование товарного знака N 415032 на сайте sonninger.ru, а именно изображение товарного знака и предложение к продаже отопительного оборудования от имени правообладателя.

Суд апелляционной инстанции считает, что истец не привел достаточно серьезные доводы и не представил существенные косвенные доказательства, которые во взаимосвязи позволяют признать убедительными их аргументы о фактического использовании сайтов именно ответчиком.

В-третьих, истцом вменяется ответчику использование слова "Sonniger" в контекстной рекламе системы "Директ.Яндекс", что также является незаконным использованием товарного знака истца.

На вопрос суда апелляционной инстанции, какими доказательствами подтверждается тот факт, что именно ответчик использует в контекстной рекламе ключевое слово "Sonniger", представитель истца пояснил, что каких-либо доказательств этого не представляет, однако, полагает, что в этом может быть заинтересован только ответчик ООО "РУСХИТ" (протокол судебного заседания и аудиозапись от 30.06.2021 г.).

Кроме того, в материалы дела представлено письмо УФАС по городу Москве от 14.04.2021 г. N ПО/21129/21, из которого усматривается, что ООО "РУСХИТ" не является рекламодателем по контекстной ссылке "Sonniger" в системе "ЯндексДирект", таким лицом является - ООО "Скайфол".

ООО "Скайфол" в рамках настоящего дела в порядке статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, перейти к рассмотрению дела по правилам, предусмотренным для рассмотрения дела в суде первой инстанции, а также привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, ООО "Скайфол".

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 июня 2021 года производства по апелляционной жалобе ООО "Скайфол" прекращено применительно к пункту 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Заявитель указывал, что данные рекламные объявления размещались ООО "Скайфолл" в системе Яндекс в рамках договора возмездного оказания услуг N 3702 от 01.10.2019 г. Лицом, определившим содержание рекламных объявлений (рекламодателем по смыслу пункта 5 статьи 3 Федерального закона от 13.03.2006 г. N38-ФЗ "О рекламе"), являлся администратор домена sonninger.ru Штурман Игорь Иванович. Вместе с тем, на вопрос суда в суде апелляционной инстанции представитель ООО "Скайфол" пояснила, что договор возмездного оказания услуг N 3702 от 01.10.2019 г., на который имеется ссылка в апелляционной жалобе, заключен не с администратором доменного имени Штурманом Игорем Ивановичем, а с иной организацией. Какого-либо письменного договора на оказание рекламных услуг со Штурманом у ООО "Скайфол" не имеется.

В связи с чем, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что ООО "Скайфол" не является участником спорных правоотношений, ни в мотивировочной, ни в резолютивной части решения не содержится выводов непосредственно о правах и обязанностях заявителя, права указанного лица относительно предмета спора не установлены, какие-либо обязанности обжалуемым судебным актом на него не возложены.

Наличие у данного лица какой-либо заинтересованности в исходе дела, в том числе, в совершении ответчиком сделки, само по себе не предоставляет этому лицу право обжаловать судебный акт, поскольку по смыслу статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации такое право появляется только у лица, о правах и обязанностях которого суд уже принял решение.

При этом, указанное выше письмо УФАС по городу Москве от 14.04.2021 г. N ПО/21129/21, представленное в материалы дела в суде первой инстанции, признается апелляционным судом допустимым письменным доказательством по делу, которое подлежит оценке наряду с иными представленными в материалы дела доказательствами, свидетельствующими о недоказанности истцом факта использования Sonniger в контекстной рекламе именно ответчиком.

Поддубный Роман Юрьевич в свои пояснениях также указал, что услуги по поиску потенциальных клиентов, интересовавшихся закупкой климатического оборудования, он заказывал у ООО "Скайфол", при этом не давал ему поручения использовать товарный знак Sonniger и иные сходные с ним обозначения.

Указанное полностью соответствует информации, содержащейся в письме УФАС по городу Москве от 14.04.2021 г. N ПО/21129/21, что также свидетельствует о недоказанности факта нарушения исключительных прав именно ответчиком и его использовании сайта sonniger.ru.

На основании изложенного суд апелляционной инстанции пришел к выводу о недоказанности факта нарушения ответчиком исключительного права истца на результаты интеллектуальной деятельности, поскольку не доказан факт размещения на сайтах товарных знаков именно ООО "РУСХИТ".

Доводы апелляционной жалобы о том, что Штурман Игорь Иванович не был надлежащим образом уведомлен о начавшемся судебном процессе, отклоняются судом апелляционной инстанции. По информации, предоставленной регистратором - ООО "Регистратор доменных имён РЕГ.РУ", в ответе от 09.07.2020 г., администратором доменного имени sonninger.ru является Shturman Igor Ivanovich; место жительства: 60628, Chicago, Yerin str 28, Shturman Igor Ivanovich. Судом направлено в адрес третьего лица определение суда о привлечении его к участи в деле (т. 2 л.д. 131-138). В порядке оказания содействия суду по извещению привлеченного лица истцом 21.10.2020 г. направлено определение Арбитражного суда города Москвы по делу N А40- 99437/2020-110-740 от 13.10.2020 года с нотариально удостоверенным переводом на английский язык, а также копией искового заявления с приложением курьерской службой DHL (т. 3 л.д. 17-18), которое было возвращено почтовой службой в виду невозможности его доставки. Таким образом, считается надлежащим образом извещенным о времени и месте судебного разбирательства в соответствии с действующим законодательством, в том числе, регулирующим порядок извещения иностранных лиц.

При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции ООО "Соннигер Польша" (SONNIGER POLSKA Sp.z.o.o) обратилось с ходатайством провести по делу замену стороны истца с ООО "Соннигер Польша" (SONNIGER POLSKA Sp. z.o.o.) на ООО "Соннигер" (ОГРН 1107746431957, ИНН 7724748788).

В обоснование заявления истец указал следующее.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22 апреля 2021 года по делу N А40-99437/2020 исковые требования истца удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскано 500.000 руб. компенсации, 5.100 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

04.06.2021 г. между истцом и ООО "Соннигер" заключен договор уступки права требования, согласно которому истец (цедент по договору) передал, а ООО "Соннигер" (цессионарий по договору) принял право требования цедента к ООО "РУСХИТ" в размере 505.100 рублей, из которых 500.000 рублей - компенсация за незаконное использование товарного знака, 5.100 рублей - расходы по госпошлине.

В соответствии со статьей 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.

На основании пункта 1 статьи 382, пункта 1 статьи 384 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона; если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

Пунктом 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 54 "О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки" предусмотрено, что первоначальный кредитор не может уступить новому кредитору больше прав, чем имеет сам.

В отношении уступаемых судебных расходов истцом не учтено, что в силу абзаца 2 пункта 9 Постановления от 21.01.2016 г. N 1, уступка права на возмещение судебных издержек как такового допускается не только после их присуждения лицу, участвующему в деле, но и в период рассмотрения дела судом (статьи 382, 383, 388.1 Гражданского кодекса Российской Федерации). Заключение указанного соглашения до присуждения судебных издержек не влечет процессуальную замену лица, участвующего в деле и уступившего право на возмещение судебных издержек, его правопреемником, поскольку такое право возникает и переходит к правопреемнику лишь в момент присуждения судебных издержек в пользу правопредшественника (пункт 2 статьи 388.1 ГК РФ).

В связи с чем, в удовлетворении ходатайства ООО "Соннигер Польша" (SONNIGER POLSKA Sp.z.o.o) о замене истца с ООО "Соннигер Польша" (SONNIGER POLSKA Sp.z.o.o) на ООО "Соннигер" в порядке процессуального правопреемства следует отказать.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что решение суда принято при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, в связи с чем на основании пункта 1 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оно подлежит отмене с принятием по делу нового судебного акта об отказе в удовлетворении исковых требований ООО "Соннигер Польша" (SONNIGER POLSKA Sp.z.o.o) к ООО "РУСХИТ" о взыскании 5.000.000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака N 415032.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 1 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении ходатайства ООО "Соннигер Польша" (SONNIGER POLSKA Sp.z.o.o) о замене истца с ООО "Соннигер Польша" (SONNIGER POLSKA Sp.z.o.o) на ООО "Соннигер" в порядке процессуального правопреемства отказать.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 22 апреля 2021 года по делу N А40-99437/2020 отменить.

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с ООО "Соннигер Польша" (SONNIGER POLSKA Sp.z.o.o) в пользу ООО "РУСХИТ" расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 3.000 (три тысячи) рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Н. Лаптева

Судьи

Д.В. Пирожков Е.А. Птанская