Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 20 июля 2021 г. N 10АП-16765/20 по делу N А41-48761/2019

г. Москва

20 июля 2021 г.

Дело N А41-48761/19

Резолютивная часть постановления объявлена 13 июля 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 20 июля 2021 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Пивоваровой Л.В.,

судей Коновалова С.А., Погонцева М.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Назаренко Е.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу иностранного лица Jelosil UV-Technology AG. Ltd на решение Арбитражного суда Московской области от 21.08.2020 по делу N А41-48761/2019.

В судебном заседании приняли участие представители:

Jelosil UV-Technology AG. Ltd: Зайцев Е.О. (по доверенности от 15.01.2019);

общества с ограниченной ответственностью "Джей-Юви": Кошкина Е.В. (по доверенности от 16.11.2020).

Jelosil UV-Technology AG. Ltd (далее - иностранное лицо, истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Джей-Юви" (далее - ООО "Джей-Юви", общество, ответчик) о запрете использования обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 613906, а также о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 613905 в размере 700 000 руб. и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 613906 в размере 4 906 068 руб.

Решением Арбитражного суда Московской области от 21.08.2020 исковые требования удовлетворены частично. Ответчику запрещено использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 613906 путем предложения к продаже и при продаже товаров "Осветительные лампы", "Амальгамные бактерицидные ультрафиолетовые лампы", "Ртутные бактерицидные ультрафиолетовые лампы", "Лампы для очистки воздуха бактерицидные". С ответчика в пользу истца взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 613905 в размере 200 000 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 23 000 руб. В удовлетворении исковых требований в остальной части отказано.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, истец обратился в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил отменить решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении требования истца о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 613906 и принять по делу новый судебный акт, которым удовлетворить требования истца о взыскании с ответчика компенсации в размере 4 906 068 руб. за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 613906 в полном объеме.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2020 решение Арбитражного суда Московской области от 21.08.2020 отменено в обжалуемой части. С ответчика в пользу истца взыскана компенсация за использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 613906 в размере 2 000 000 руб. В удовлетворении исковых требований в остальной части отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2021 постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2020 отменено в части взыскания с общества иностранного лица компенсации в размере 2 000 000 руб. за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 613906. В указанной части дело направлено на новое рассмотрение в Десятый арбитражный апелляционный суд. В остальной части постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2020 оставлено без изменения.

Определением Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.05.2021 апелляционная жалоба истца на решение Арбитражного суда Московской области от 21.08.2020 назначена к рассмотрению на 17.06.2021.

Определением от 17.06.2021 суда апелляционной инстанции судебное разбирательство отложено на 13.07.2021.

На основании определения и.о. председателя судебного состава в составе суда в соответствии с нормами частей 3 и 4 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена: судья Виткалова Е.Н. и судья Марченкова Н.В.заменены на судью Коновалова С.А. и судью Погонцева М.И.

Ввиду замены в составе суда в соответствии с частью 5 указанной статьи судебное разбирательство начато с начала.

В судебном заседании представитель подателя жалобы поддержал доводы апелляционной жалобы. Представитель ответчика возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

Законность и обоснованность судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, иностранное лицо является обладателем исключительных прав на товарные знаки "*" по свидетельству Российской Федерации N 613905 и "*" по свидетельству Российской Федерации N 613906, зарегистрированные в отношении товаров 10-го, 11-го классов и услуг 42-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Иностранным лицом было установлено, что ООО "Джей-Юви" предлагает к продаже и реализует в пользу третьих лиц осветительные лампы и оборудование, в том числе амальгамные/ртутные бактерицидные ультрафиолетовые (УФ) лампы и оборудование для обеззараживания воды, воздуха, поверхностей ультрафиолетом, с использованием обозначений, тождественных товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N N 613905 и 613906.

Полагая, что указанные действия нарушают исключительные права иностранного лица, последнее обратилось к ООО "Джей-Юви" с претензией о досудебном урегулировании спора, которая была оставлена без ответа.

Вышеизложенные обстоятельства послужили основанием для обращения иностранного лица в арбитражный суд с исковым заявлением.

При принятии решения по настоящему делу суд первой инстанции исходил из доказанности факта принадлежности иностранному лицу исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N N 613905 и 613906, их сходства до степени смешения с использованными обществом обозначениями, а также из недоказанности ответчиком предусмотренных законом или договором оснований, в силу которых ему принадлежат исключительные права или право использования в отношении спорных средств индивидуализации.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для снижения заявленного иностранным лицом размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 613905 и удовлетворил исковые требования в этой части в размере 200 000 руб.

Вместе с тем суд первой инстанции счел недоказанными количество и стоимость товаров, реализованных обществом с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 613906. Суд первой инстанции также учел, что истцом не был опровергнут довод ответчика об оригинальном происхождении реализованных им товаров. Кроме того, суд обратил внимание на то, что постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда" (далее - постановление от 24.07.2020 N 40-П) подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) был признан не соответствующим Конституции Российской Федерации. В связи с изложенным суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований в указанной части.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2020 решение Арбитражного суда Московской области от 21.08.2020 отменено в обжалуемой части. С ответчика в пользу истца взыскана компенсация за использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 613906 в размере 2 000 000 руб. В удовлетворении исковых требований в остальной части отказано. При этом суд апелляционной инстанции признал доказанными размер и стоимость реализованного ответчиком товара. Кроме того, суд апелляционной инстанции счел необоснованным утверждение общества об оригинальном происхождении спорного товара.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2021 постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2020 отменено в части взыскания с общества иностранного лица компенсации в размере 2 000 000 руб. за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 613906. В указанной части дело направлено на новое рассмотрение в Десятый арбитражный апелляционный суд. В остальной части постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2020 оставлено без изменения.

Арбитражный суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело в порядке, предусмотренном статьями 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 названного Кодекса лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 названного Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 названного Кодекса).

В силу пункта 4 статьи 1515 названного Кодекса правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

В настоящем случае нарушение ответчиком прав истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 613906 установлено ранее.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2021 постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2020 отменено лишь в части взыскания с общества иностранного лица компенсации в размере 2 000 000 руб. за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 613906.

Отменяя постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2020 в указанной части, Суд по интеллектуальным правам указал на то, что в нарушение изложенных в постановлении от 13.12.2016 N 28-П разъяснений Конституционного Суда Российской Федерации суд апелляционной инстанции не установил наличие всей совокупности юридически значимых обстоятельств, свидетельствующих о возможности снижения заявленного размера компенсации ниже предусмотренного законом предела, и не привел мотивы, руководствуясь которыми он пришел к выводу об их доказанности.

Суд апелляционной инстанции при повторном рассмотрении апелляционной жалобы истца пришел к выводу о наличии основании для взыскания с ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 613906 в заявленном истцом размере - 4 906 068 руб.

Истец просит взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 613906 в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Общая стоимость реализованного обществом контрафактного товара составила 2 453 034 руб., что следует из содержания следующих представленных истцом доказательств: контракт от 04.09.2018 N 0373200067018000282_50259, заключенный между ответчиком (поставщик) и Государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы" (покупатель), официальный ответ указанного покупателя о факте поставки ему ответчиком товара; договор от 26.10.2018 N А/24-2018, заключенный между ответчиком (поставщик) и Муниципальным водоканализационным предприятием муниципального образования г. Ханты-Мансийск (покупатель); договор от 09.10.2017 N Д-ТбФТТ-2017-0301, заключенный между ответчиком (поставщик) и публичным акционерным обществом "Сибирско-Уральская Энергетическая компания" (покупатель), официальное письмо указанного покупателя, в котором подтверждается факт поставки товара по указанному договору с использованием товарного знака истца.

В материалах дела имеется подтверждение того, что ответчиком было заявлено устное ходатайство о снижении испрашиваемого истцом ко взысканию размера компенсации (аудиопротокол судебного заседания суда первой инстанции от 10.08.2020).

В данном ходатайстве ответчик просил снизить заявленный размер компенсации с учетом принципов разумности, справедливости и соразмерности ответственности последствиям совершенного нарушения.

Как указано в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П, сформировавшаяся судебная практика исходит из того, что размер компенсации, исчисленный на основе подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, по смыслу пункта 3 статьи 1252 данного Кодекса является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, а потому суд не вправе снижать его по своей инициативе.

При этом же постановлении указано, что суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины. При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (то есть не может составлять менее стоимости права использования товарного знака). Кроме того, снижением размера компенсации за нарушение исключительного права с учетом названного постановления не могут подменяться как установление судом обстоятельств рассматриваемого им дела, так и исследование им доказательств, относящихся к допущенному нарушению и условиям правомерного использования товарного знака, на стоимость которого ссылается истец.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311, 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика при нарушении одним действием исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности и при следующих условиях:

- размер подлежащей выплате компенсации с учетом возможности ее снижения многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков;

- правонарушение совершено ответчиком впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В рассматриваемом случае иностранное лицо при обращении с настоящим иском, сославшись на положения подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, определило размер подлежащей взысканию компенсации в сумме 4 906 068 руб. (в двукратном размере стоимости контрафактного товара, равного 2 453 034 руб.).

Следовательно, с учетом вышеприведенный разъяснений Конституционного Суда Российской Федерации снижение судом компенсации ниже указанного истцом размера, при отсутствии доказательств, подтверждающих иные обстоятельства, возможно только до размера, равного собственно стоимости контрафактного товара, и при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами (постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2021 по настоящему делу).

В настоящем случае в ходатайстве о снижении размера компенсации ответчик сослался лишь на принципы разумности, справедливости и соразмерности ответственности последствиям совершенного нарушения.

Конкретные мотивированные доводы, обстоятельства, подтвержденные соответствующими доказательствами, для снижения испрашиваемой истцом компенсации ответчик не привел.

При этом суд апелляционной инстанции не находит оснований для снижения исчисленной истцом компенсации.

Так, ответчиком заключено множество контрактов с использованием товарного знака истца, в том числе три из них (указаны выше) легли в основу исчисления спорной компенсации.

Таким образом, нарушение ответчиком прав истца имело место многократно, ответчиком совершена серия правонарушение.

То есть правонарушение совершено ответчиком не впервые.

При этом претензия о нарушении исключительных прав по товарному знаку N 613906 была направлена ответчику еще 22.03.2019. Однако, ответчик продолжал нарушать исключительные права истца.

Свою деятельность ответчик вел именно под товарными знаками истца, что свидетельствует об отсутствии такого критерия для снижения компенсации как - использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер.

Из указанного выше следует, что нарушение ответчиком прав истца носило именно грубый характер.

Ответчик не доказал, что заявленный истцом размер компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков.

Таким образом, основания для снижения заявленного и обоснованного истцом размера компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 613906 отсутствуют.

Соответственно, решение суда первой инстанции в обжалуемой части подлежит отмене.

Судебные расходы распределяются между сторонами в соответствии с правилами, установленными статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 21.08.2020 по делу N А41-48761/2019 в части отказа во взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Джей-Юви" в пользу иностранного лица Jelosil UV-Technology AG. Ltd компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 613906 отменить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Джей-Юви" в пользу иностранного лица Jelosil UV-Technology AG. Ltd компенсацию за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 613906 в сумме 4 906 068 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Джей-Юви" в пользу иностранного лица Jelosil UV-Technology AG. Ltd расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе в сумме 3000 руб., а также по кассационной жалобе в сумме 3000 руб.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Московской области.

Председательствующий судья

Л.В. Пивоварова

Судьи

С.А. Коновалов М.И. Погонцев