Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 февраля 2024 г. N 13АП-43380/23 по делу N А56-90134/2021

г. Санкт-Петербург

14 февраля 2024 г.

Дело N А56-90134/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 07 февраля 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 14 февраля 2024 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего М. Л. Згурской

судей М. Г. Титовой, Н. О. Третьяковой

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания И. С. Хариной

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-43380/2023) АО "Военторг" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31.10.2023 по делу N А56-90134/2021 (судья Киселева А.О.), принятое

по иску АО "Военторг"

к ИП Климову Андрею Валерьевичу

о взыскании

при участии:

от истца: Полынцева Л. В. (доверенность от 21.03.2023)

от ответчика: Дмитриев В. В. (доверенность от 26.01.2024)

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Военторг" (ОГРН 1097746264186; далее - общество, истец), уточнив требования в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к индивидуальному предпринимателю Климову Андрею Валерьевичу (ОГРНИП 304781625300014; далее - предприниматель, ответчик) о взыскании 193 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 448420, N 448571, N 455564, 13 350 руб. расходов по совершению нотариальных действий осмотра вывески, 230 руб. расходов по получению выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП), 31 руб. 50 коп. почтовых расходов, а также 12 790 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.06.2022, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.09.2022, иск удовлетворен частично, с ответчика в пользу истца взыскано 87 332 руб. компенсации за нарушение исключительных прав, 14 руб. 25 коп. почтовых расходов и 9 072 руб. расходов по уплате государственной пошлины, в остальной части в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 16.02.2023 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.06.2022 по делу N А56-90134/2021 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.09.2022 по тому же делу отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Решением от 31.10.2023 суд взыскал с предпринимателя в пользу общества 6 892 руб. 86 коп. компенсации, 477 руб. 93 коп. судебных издержек по оплате стоимости нотариальных услуг, 8 руб. 23 коп. судебных издержек по оплате выписки из ЕГРИП, 1 руб. 13 коп. почтовых расходов и 6 242 руб. расходов по уплате государственной пошлины, в остальной части в удовлетворении иска отказал.

В апелляционной жалобе общество просит решение суда отменить и вынести по делу новый судебный акт, которым удовлетворить иск в полном объеме, ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, а также неправильное применение норм материального права. В обоснование апелляционной жалобы общество указывает, что размер компенсации определен истцом на основании лицензионного договора от 26.03.2020 N 0006-ЛИС-20, по условиям которого плата за использование товарных знаков не подлежит делению на их количество, способы использования, время и иное, в связи с чем, приведенный судом расчет не подлежит применению.

В судебном заседании представитель общества поддержал доводы апелляционной жалобы; представитель предпринимателя против удовлетворения апелляционной жалобы возражал по основаниям, изложенным в отзыве, просил проверить законность и обоснованность обжалуемого решения в полном объеме.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, общество "Военторг" является обладателем исключительных прав на группу (серию) товарных знаков, объединенных словесным элементом "Военторг" ("Voentorg"):

- товарный знак (знак обслуживания) с комбинированным обозначением, в композицию которого входит словесный элемент "ГУТ Военторг" белого цвета и графическое изображение пятиконечной звезды красного цвета со словесным элементом "МО" неохраняемым элементом "РФ", зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности 23.07.2007 (свидетельство N 355510), с приоритетом от 21.02.2007, срок действия регистрации до 21.02.2027. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 35 класса классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, принятой Специальным союзом, образованным Ниццким соглашением о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), передан Главным управлением торговли Министерства обороны Российской Федерации по договору об уступке права на товарный знак от 25.09.2009;

- товарный знак (знак обслуживания) "Voentorg", зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности 02.12.2011 (свидетельство N 448420), с приоритетом от 23.03.2010, срок действия регистрации до 23.03.2030. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 06, 16, 20, 26, 29, 30, 32, 35, 37, 39, 40, 41, 43,4 4 классов МКТУ;

- товарный знак (знак обслуживания) "Военторг", зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности 05.12.2012 (свидетельство N 448571), с приоритетом от 23.03.2011, срок действия регистрации до 23.03.2030. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 06, 16, 20, 26, 29, 30, 32, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44 классов МКТУ.

Как указывает истец, ему стало известно о нарушении предпринимателем своих исключительных прав на группу (серию) товарных знаков объединенных словесным элементом "Военторг" ("Voentorg"), путем использования ИП Климовым А.В.: 1) словесного обозначения "ВОЕНТОРГ", в том числе:

- на здании, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, дом 186, по фасаду, со стороны Кузнецовской улицы, на уровне первого этажа размещены вывески содержащие надписи "ВОЕНТОРГ ПОБЕДА" (нарушение подпункта 4 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ));

- на носителях, которые опосредуют оказание услуг - на визитных карточках (указано название магазина "магазин-военторг ПОБЕДА") (нарушение подпункта 2 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ).

Обозначение "ВОЕНТОРГ", используемое предпринимателем на вывесках своей торговой точки, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, дом 186, на визитных карточках является сходными до степени смешения с зарегистрированными обществом товарными знаками и используются без согласия правообладателя при продаже (предложении к продаже) товаров и при оказании (предложении к оказанию) услуг, которые включены в область охраны указанных выше товарных знаков.

Незаконное использование предпринимателем товарных знаков объединенных словесным элементом "Военторг" ("Voentorg") подтверждается:

- протоколом осмотра доказательств (осмотр вывески) от 12.04.2021, составленного и подписанного Пахомовым В.О. - нотариусом г.Санкт-Петербурга, зарегистрированным в реестре за N 78/196-Н/78-2021-5-296 (бланк 78 АБ 9967468);

- копией кассового чека от 15.06.2021 (ФН 9281000100043590), на котором указано наименование продавца - ИП Климов А.В., соответствующий номер ИНН, совпадающий с номером, указанным в выписке из ЕГРИП;

- фотографиями приобретенного товара.

Претензия истца от 28.06.2021 N 1818 с требованием прекратить использование спорных обозначений, удалить вывеску, прекратить реализацию продукции и выплатить компенсацию, оставлена ответчиком без удовлетворения, что явилось основанием для обращения общества в суд с настоящим иском.

Суд удовлетворил иск частично и взыскал с предпринимателя в пользу общества 6 892 руб. 86 коп. компенсации.

Апелляционная инстанция считает, что решение суда подлежит отмене.

Статьей 1225 ГК РФ товарный знак относится к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ). Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров и услуг, указанных в свидетельстве.

В силу статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров; работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224 вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

Наличие у истца исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 448420, N 448571, N 455564 подтверждается материалами дела и предпринимателем не оспаривается.

Представленными в материалы дела доказательствами подтверждено, что ответчик использовал обозначение "ВОЕНТОРГ", сходное до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими обществу.

При этом истец не давал предпринимателю разрешение на использование товарных знаков "Военторг" ("Voentorg"), не подписывал с ним никаких лицензионных договоров (соглашений), а также не уполномочивал ответчика каким-либо способом на использование принадлежащих истцу товарных знаков.

На основании изложенного суд обоснованно признал установленным факт нарушения предпринимателем охраняемых законом прав истца в части использования обозначений, сходных с товарными знаками без какого-либо разрешения правообладателя.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В данном случае истцом как следует из расчета заявлено требование о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Размер компенсации рассчитан истцом исходя из двукратной стоимости права использования товарных знаков, предусмотренной лицензионным договором от 26.03.2020 N 0006-ЛИС-20, заключенным между истцом (лицензиар) и ИП Денисовым А. В.

Как следует из материалов дела, между обществом (лицензиар) и индивидуальным предпринимателем Денисовым А.В. (лицензиат) заключен лицензионный договор 26.03.2020 N 0006-ЛИС-20, согласно которому лицензиату предоставлена неисключительная лицензия на право использования товарных знаков (знаков обслуживания) по свидетельствам N 455564, N 448571, N 448420, за вознаграждение в размере 96 500 рублей. Данный лицензионный договор зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (18.05.2020 N РД0332808).

В соответствии с пунктом 1.1 лицензионного договора лицензиар предоставляет лицензиату за вознаграждение право использования следующих товарных знаков:

- товарного знака "Военторг", зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 05.12.2011, с приоритетом от 23.03.2010, свидетельство N 448571;

- товарного знака "Voentorg", зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 02.12.2011, с приоритетом от 23.03.2010, свидетельство N 448420;

- товарного знака с комбинированным обозначением, в композицию которого входит словесный элемент "Военторг" черного цвета и графическое изображение пятиконечной звезды красного цвета, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 05.03.2012, с приоритетом от 01.07.2011, свидетельство N 455564.

Право использования товарных знаков предоставляется лицензиату в отношении всех товаров и услуг, указанных в государственной регистрации, с учетом ограничений, установленных настоящим договором.

1.2. Лицензиату предоставляется право использования товарных знаков при осуществлении предпринимательской деятельности в следующих пределах:

при оформлении объектов торгово-бытового обслуживания, организация и функционирование которых связаны с использованием товарных знаков, а именно при оформлении торгового оборудования, прилавков, вывесок, штендеров (информационных стендов), на пресс-воллах (конструкциях для растяжки информационных полотен), при оформлении рабочего места кассира, на носителях, которые опосредуют оказание услуг - на визитных карточках, полиэтиленовых и бумажных пакетах, на кассовых чеках, связанных с введением товаров в гражданский оборот а также при осуществлении рекламной деятельности, связанной с деятельностью объектов торгово-бытового обслуживания лицензиата;

- при размещении товарных знаков на этикетках (упаковке) товаров, включая, товары военного ассортимента предназначенные для военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и приравненных к ним категориям потребителей, а также на иных товарах, по согласованию с лицензиаром, которые вводятся лицензиатом в гражданский оборот на территории, предусмотренной пунктом 3.3.1 договора (в том числе хранятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются).

Передача лицензиатом прав использования товарных знаков третьим лицам не допускается.

Согласно представленным истцом выпискам из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ в отношении товарных знаков N 448420, N448571, N455564 товарные знаки истца зарегистрированы в отношении товаров и услуг 14-ти классов МКТУ.

Размещение обозначения на вывеске магазина и визитных карточках является использованием товарного знака для индивидуализации услуг одного - 35-ого класса МКТУ.

Для индивидуализации иных товаров/услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца, ответчик спорное обозначение не использовал.

Апелляционным судом установлено, что в рамках дела N А56-117164/2021 обществом было предъявлено требование к предпринимателю о взыскании 193 000 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам N 448420, N 448571, N 455564 путем незаконного использования ответчиком обозначения "ВОЕНТОРГ":

- на здании, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 31, на уровне первого этажа размещена вывеска, содержащая надпись "ВОЕНТОРГ", на фасаде здания со стороны Кантемировской улицы расположена вывеска - надпись "ВОЕНТОРГ", на окне и по фасаду здания расположены вывески с фотоизображением мужчины в военной форме с оружием в руках, над которым расположены надпись "ВОЕНТОРГ" (нарушение подпункта 4 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ);

- на кассовых чеках, связанных с введением товаров в гражданский оборот (нарушение подпункта 3 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ);

- на носителях, которые опосредуют оказание услуг - на визитных карточках (указано название магазина "ВОЕНТОРГ" на "Лесной" (нарушение подпункта 2 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ).

Размер компенсации в рамках дела N А56-117164/2021 рассчитан истцом, исходя из двукратной стоимости права использования товарных знаков, предусмотренной лицензионным договором от 26.03.2020 N 0006-ЛИС-20, заключенным между истцом (лицензиар) и ИП Денисовым А. В.

Таким образом, компенсация в размере двукратной стоимости права использования этих же товарных знаков уже взыскана с истца в пользу ответчика в рамках дела N А56-117164/2021.

Согласно разъяснениям, содержащимся в абзаце втором первом и втором абзацах пункта 65 Постановления N 10, компенсация является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя. Если истец - правообладатель обратился в суд с требованием о взыскании компенсации в твердом размере на основании пункта 1 статьи 1301, пункта 1 статьи 1311, пункта 1 статьи 1406.1, подпункта 1 пункта 4 статьи 1515, подпункта 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ в связи с созданием ответчиком контрафактных экземпляров (товаров), новые требования о взыскании компенсации к тому же лицу в отношении товара из той же партии (тиража, серии и т.п.) не подлежат рассмотрению.

Суд при рассмотрении первого дела о взыскании компенсации в твердом размере определяет сумму компенсации, соразмерную нарушению в целом. В связи с этим повторное обращение истца в суд о взыскании еще одной суммы компенсации за то же нарушение направлено на пересмотр сделанных по ранее рассмотренному делу и исходя из представленных в это дело доказательств выводов суда, который определил сумму компенсации, соразмерную этому допущенному нарушению в целом.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ с учетом обстоятельств ранее рассмотренного дела N 56-117164/2021, апелляционным судом установлено, что в обоих случаях истцом ответчику вменялось в вину использование спорного обозначения на вывеске двух розничных магазинов и визитных карточках.

При данных обстоятельствах сам факт предъявления истцом требований о взыскании компенсации к одному ответчику в качестве владельца указанных торговых точек за использование спорного обозначения в качестве названия его магазинов одного профиля, функционировавших в один период времени на территории одного города, исключал необходимость представления ответчиком каких-либо доказательств в подтверждение единства намерения по использованию спорного обозначения в качестве средства индивидуализации осуществляемой им торговой деятельности.

При таких обстоятельствах, поскольку на основании вступившего в законную силу судебного акта по ранее рассмотренному делу N 56-117164/2021 компенсация в размере двукратной стоимости права использования этих же товарных знаков уже взыскана с ответчика, оснований для повторного взыскания компенсации за аналогичное правонарушение у суда первой инстанции не имелось.

Учитывая изложенное, решение суда подлежит отмене, а заявленные обществом требования - оставлению без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31.10.2023 по делу N А56-90134/2021 отменить.

В удовлетворении иска отказать.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

М.Л. Згурская

Судьи

М.Г. Титова Н.О. Третьякова