Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 сентября 2021 г. N 14АП-5464/21 по делу N А13-7554/2020

г. Вологда

29 сентября 2021 г.

Дело N А13-7554/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 28 сентября 2021 года.

В полном объёме постановление изготовлено 29 сентября 2021 года.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Романовой А.В., судей Зайцевой А.Я. и Шадриной А.Н.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Николаевой А.С.,

при участии от индивидуального предпринимателя Москвитина Петра Сергеевича представителя Петряшова Г.Н. по доверенности от 22.04.2021, от индивидуального предпринимателя Менуховой Нины Николаевны, общества с ограниченной ответственностью "СтальНорд" представителя Евсеевой О.В. по доверенностям от 12.02.2021 и от 01.09.2020 соответственно,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Москвитина Петра Сергеевича на решение Арбитражного суда Вологодской области от 04 мая 2021 года по делу N А13-7554/2020,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Москвитин Петр Сергеевич (адрес: 160000, город Вологда; ОГРНИП 309353810400031, ИНН 351200708970; далее - ИП Москвитин П.С.) обратился в Арбитражный суд Вологодской области с иском к индивидуальному предпринимателю Менуховой Нине Николаевне (адрес: 160024, город Вологда; ОГРНИП 318352500036037, ИНН 352507105484; далее - ИП Менухова Н.Н.), обществу с ограниченной ответственностью "СтальНорд" (адрес: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 9, офис 203; ОГРН 1083528012853, ИНН 3528144694; далее - Общество) о взыскании солидарно 4 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель по патенту N 173055 (с учетом уточнений, принятых в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ)).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Фомин Алексей Михайлович.

Решением суда от 04 мая 2021 года в удовлетворении исковых требований отказано.

ИП Москвитин П.С. с решением суда не согласился, обратился с апелляционной жалобой, в которой (с учетом дополнений) просит его отменить, принять новый судебный акт, которым удовлетворить исковые требования. В обоснование жалобы ссылается на то, что суд первой инстанции, согласившись с доводами ответчика о наличии у последнего права преждепользования, не исследовал полно и всесторонне все обстоятельства, имеющие существенное значение для настоящего дела, для установления факта преждепользования. Полагает, что копии представленных Обществом документов не могут являться надлежащим доказательством по делу, поскольку представлены копии документов, не подтвержденные оригиналами, что делает невозможным проверку достоверности их исполнения до даты приоритета патента на полезную модель N 173055. Истец считает, что Обществом не представлено доказательств, указывающих на право преждепользования в отношении патента на полезную модель по свидетельству N 173055. Истец считает отказ суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований к ИП Менуховой Н.Н. также незаконным и необоснованным. Право преждепользования с ее стороны не заявляется, а фактическая реализация спорной продукции в рамках настоящего дела осуществлена именно указанным ответчиком, что подтверждается кассовым чеком от 25.03.2020 N 0013 и экспертным заключением от 25.03.2020 N 038-03-00127, составленным экспертом Союза Вологодской торгово-промышленной палаты. Дата регистрации ИП Менуховой Н.Н. в качестве индивидуального предпринимателя - 21.06.2018, после даты приоритета по патенту истца. ИП Москвитин П.С. считает, что суд первой инстанции в нарушение статьи 170 АПК РФ не привел правового обоснования и ссылок на доказательства, которые указывали бы или подтверждали тот факт, что реализованный ИП Менуховой Н.Н. товар был получен в рамках агентского договора от 02.03.2020 с Обществом, как и то, что ИП Менухова Н.Н. сотрудничает с Обществом в рамках трудовых отношений.

Определением от 03.08.2021 рассмотрение апелляционной жалобы отложено на 28.09.2021 для дополнительного изучения материалов дела.

В связи с отпуском судьи Черединой Н.В. на основании статьи 18 АПК РФ произведена ее замена в составе суда на судью Зайцеву А.Я., о чем имеется соответствующее определение, объявлено в судебном заседании, на что указано в протоколе судебного заседания. Рассмотрение жалобы начато сначала.

В судебном заседании представитель ИП Москвитина П.С. поддержал доводы жалобы с учетом дополнений к ней.

Общество и ИП Менухова Н.Н. в отзыве на жалобу и представитель в судебном заседании возражали против ее доводов.

Третье лицо извещено надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, своего представителя не направило.

Дело рассмотрено в отсутствие представителя третьего лица в порядке статьи 123 АПК РФ.

Заслушав объяснения представителей сторон, исследовав доказательства по делу, проверив законность и обоснованность решения суда, апелляционная инстанция находит жалобу не подлежащей удовлетворению.

Как следует из материалов дела, ИП Москвитин П.С. осуществляет реализацию теплиц, парников и поликарбоната, в том числе путем использования интернет-сайта www.zavodteplic.ru, на котором размещена информация о товаре, в частности о свайных опорах для теплиц, производимых на основании патента на полезную модель "Свайная опора для теплицы" N 173055.

ИП Москвитин П.С. является правообладателем патента N 173055 на полезную модель "Свайная опора для теплицы" с датой приоритета 16.12.2016, зарегистрированного в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 08.08.2017, со сроком действия исключительного права на полезную модель - до 16.12.2026.

Как указал истец в исковом заявлении, из открытых источников в сети Интернет (https://профильцентр.рф/) ИП Москвитину П.С. стало известно о предложении к продаже изделий, имеющих признаки сходства с охраняемой патентом моделью, по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Преображенского, д. 30.

Представителем истца с участием представителя Торгово-промышленной палаты Вологодской области 25 марта 2020 года проведена контрольная закупка фундамента для теплицы из свай в количестве 4 штук по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Преображенского, д. 30. Истцом представлен кассовый чек на сумму 280 руб., в котором указан продавец ИП Менухова Н.Н., Вологодская обл., г. Вологда, ул. Преображенского, д. 30.

По заказу истца экспертом Союза Вологодской торгово-промышленной палаты Петровым И.М. подготовлено заключение от 25.03.2020 N 038-03-00127, в котором сделан вывод, что представленные сваи для теплиц являются сходными до степени смешения со свайной опорой для теплицы по патенту на полезную модель N 173055, в них используется каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели N 173055.

ИП Москвитин П.С. 02 мая 2020 года направил в адрес ИП Менуховой Н.Н. досудебную претензию с требованием прекращения незаконного использования запатентованной полезной модели и выплаты 4 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель N 173055 "Свайная опора для теплицы".

ИП Менухова Н.Н. оставила претензию без ответа и удовлетворения.

В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции установлено, что ИП Менухова Н.Н. (агент) и Общество (принципал) 02 марта 2020 года заключили агентский договор на реализацию продукции, по условиям которого агент принимает на себя обязательство за вознаграждение от имени, по поручению и за счет принципала выполнять действия, направленные на реализацию продукции принципала контрагентам (иным третьим лицам), выбираемым самостоятельно агентом, а принципал обязуется принять исполненное по настоящему договору и оплатить агенту за исполнение поручений вознаграждение в размере и порядке, предусмотренном настоящим договором.

Судом по ходатайству истца к участию в деле в качестве второго ответчика привлечено Общество.

Суд первой инстанции признал недоказанным факт нарушения прав истца и отказал в удовлетворении иска.

Апелляционная инстанция пришла к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пунктов 1, 2 статьи 1345 ГК РФ интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами. Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права: 1) исключительное право; 2) право авторства.

Автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное (статья 1347 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1349 указанного Кодекса объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к промышленным образцам.

Согласно статье 1353 ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В пункте 1 статьи 1354 ГК РФ предусмотрено, что патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 названной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель, наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Факт принадлежности ИП Москвитину П.С. исключительных прав на полезную модель "Свайная опора для теплицы" подтверждается патентом на полезную модель N 173055, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, к которому прилагается формула полезной модели с описанием. Ответчиками данный факт не оспаривается.

В материалы дела представлен кассовый чек от 25.03.2020 о получении ИП Менуховой Н.Н. 280 руб., заказ покупателя от 25.03.2020 N 5654, согласно которому поставщиком товара (якорь тепличный в количестве 4 штук ценой по 70 руб. за штуку на сумму 280 руб.) является Общество.

По представленному истцом при подаче иска заключению эксперта от 25.03.2020 N 038-03-00127, сваи для теплиц являются сходными до степени смешения со свайной опорой для теплицы по патенту на полезную модель N 173055, в них используется каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели N 173055.

Обществом представлено заключение досудебной патентной экспертизы от 24.07.2020, выполненное патентным поверенным Купцовой Е.В., согласно которому в изделии "Якорь" не использована полезная модель охраняемая патентом N 173055 "Свайная опора для теплицы".

По ходатайству истца определением суда от 07 декабря 2020 года судом первой инстанции назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено эксперту Щелокову Андрею Олеговичу.

По результатам проведенной по делу судебной экспертизы в материалы дела представлено заключение эксперта от 28.12.2020, в котором сделан вывод, что в товаре "Якорь тепличный 25*25" содержится каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы по свидетельству N 173055 "Свайная опора для теплиц".

Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ указанное экспертное заключение, суд первой инстанции правомерно признал его допустимым и достоверным доказательством для установления факта использования в спорном товаре каждого признака полезной модели по свидетельству N 173055 "Свайная опора для теплиц", права на которую принадлежат истцу.

Обращаясь с иском по настоящему делу, истец избрал вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 статьи 1406.1 ГК РФ в отношении нарушения исключительных прав на полезную модель, исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности. Размер компенсации определен истцом 4 000 000 руб., то есть в двукратном размере стоимости права использования полезной модели по патенту N 173055, состоявляющей 2 000 000 руб. и установленной в лицензионном договоре от 01.12.2017 N 1, заключенном истцом с обществом с ограниченной ответственностью "Завод "Стандарт" (далее - ООО "Завод "Стандарт").

Пунктом 6.1 статьи 1252 ГК РФ определено, что в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

В соответствии с указанной нормой ИП Москвитин П.С. предъявил требование о взыскании с ИП Менуховой Н.Н. и Общества 4 000 000 руб. компенсации солидарно.

Отказывая в иске, суд первой инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства, пришел к выводу о наличии у ответчиков права преждепользования на спорную полезную модель.

Апелляционный суд не может согласиться с указанным выводом суда по следующим основаниям.

Пунктом 1 статьи 1361 ГК РФ определено, что лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

ИП Москвитин П.С. является правообладателем патента N 173055 на полезную модель "Свайная опора для теплицы" с датой приоритета 16.12.2016.

Возражая против иска, Общество указывало на тот факт, что осуществляет свою деятельность с 2008 года, изготавливает и реализует в том числе теплицы и комплектующие. В результате производства каркасов теплиц остаются отходы производства (обрезки трубы), из которых и изготавливаются изделия "Якорь тепличный". Изделие не представляет сложной конструкции и не требует дорогостоящих материалов, используется всеми производителями теплиц, себестоимость данных изделий составляет не более 40 руб.

Ответчиком представлен заказ покупателя от 10.02.2016 N 826, в соответствии с которым Баранова Светлана Вадимовна приобрела у Общества оцинкованную арочную теплицу длиной 6 м в количестве 1 штуки, а также якорь тепличный 25*25 в количестве 12 штук. Указанный заказ распечатан ответчиком из компьютерной программы, подлинный документ не сохранился в связи с истечением срока хранения.

По ходатайству ответчика в судебном заседании 29 марта 2021 года в качестве свидетеля допрошена Баранова Светлана Вадимовна, которая показала, что в 2016 году она приобрела у Общества по адресу: г. Вологда, ул. Преображенского, д. 30, теплицу, которая установлена с помощью таких же приспособлений - якорей.

Апелляционный суд согласен с доводами жалобы о том, что на основании указанных доказательств невозможно установить тождество либо эквивалентность каких-либо признаков соответствующих технических решений.

Кроме того, в материалы дела ответчиком представлен ответ на его запрос от общества с ограниченной ответственностью "Спутник Череповец", в соответствии с которым по заявке Общества от 27.05.2015 в печатном издании "Спутник-Череповец" от 01.06.2015 N 21 размещен рекламный материал ответчика.

В представленной копии страницы 50 газеты "Спутник Череповец" содержится реклама о продаже обществом в магазине "Профильцентр" теплиц от производителя, стальных и оцинкованных, от 4300 руб. и предложение якорей в подарок. Реклама реализуемого товара содержит фотографию теплицы и изображение якорей тепличных, по внешнему виду аналогичных якорям, приобретенным истцом у ответчиков при контрольных закупках. Данная реклама, содержащая изображения спорного товара, размещена ранее (01.06.2015) даты приоритета полезной модели истца (16.12.2016).

Однако в силу вышеприведенных норм права "аналогичный внешний вид" изделий (устройств) в отсутствие вывода о совпадении признаков технических решений не является критерием для констатации права преждепользования на полезную модель.

С правовой аргументацией выводов суда первой инстанции, послуживших основанием для отказа в иске, суд апелляционной инстанции не согласен, вместе с тем требования ИП Москвитина П.С. по настоящему делу не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В пункте 43.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (в редакции, действующей на момент принятия обжалуемых судебных актов), разъяснено, что если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.

Следовательно, в рассматриваемом случае при определении размера компенсации в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ необходимо установить, по какой цене обычно истцом предоставляется право использования товарного знака на дату закупки 25.03.2020, и, исходя из двукратного размера стоимости такого использования, определить размер компенсации.

Обосновывая размер компенсации, истец представил лицензионный договор с ООО "Завод "Стандарт" от 01.12. 2017 N 1.

По условиям лицензионного договора ИП Москвитин П.С. предоставил ООО "Завод "Стандарт" исключительное право использования патента на полезную модель N 173055 "Свайная опора для теплицы" за вознаграждение 2 000 000 руб. за один год использования. По платежному поручению от 20.11.2018 N 511 ООО "Завод "Стандарт" перечислило ИП Москвитину П.С. плату за предоставление права использования патента по лицензионному договору от 01.12.2017 в сумме 2 000 000 руб.

Пунктом 2.3 предусмотрено, что размер вознаграждения устанавливается на срок действия настоящего договора.

Пунктом 4.1 договора установлено, что он вступает в силу с даты регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности предоставления права использования патента и действует в течение одного года (365 календарных дней).

Государственная регистрация права использования патента N 173055 осуществлена 09.11.2018.

Соответственно, 09.11.2019 закончился срок действия лицензионного договора, прекратились право ООО "Завод "Стандарт" использовать данный патент и обязанность вносить плату по лицензионному договору от 01.12.2017 N 1.

Ввиду того, что расчет компенсации должен осуществляться исходя из цены, которая обычно взимается при сравнимых обстоятельствах, отсутствие лицензионного договора и доказательств его исполнения (оплаты стоимости предоставленного права) в 2020 году исключает возможность учета договора от 01.12.2017 N 1 в качестве доказательства, подтверждающего реальную стоимость права на момент закупки товара у ответчиков.

Общество, возражая против иска в суде первой инстанции, указывало на аффилированность ИП Москвитина П.С. и ООО "Завод "Стандарт", исходя из того, что в рамках дела N СИП-772/2019 установлено, что Москвитин П.С. является главой и участником группы компаний "ЗАВОД ГОТОВЫХ ТЕПЛИЦ" (далее - группа компаний), которая с 2010 года осуществляет деятельность по разработке, производству и продаже теплиц и в лице ИП Москвитина П.С. является правообладателем комбинированных товарных знаков со словесным элементом "ЗАВОД ГОТОВЫХ ТЕПЛИЦ" по свидетельствам Российской Федерации N 534212, 547390, 642937, а также правообладателем ряда патентов на полезные модели и промышленные образцы, относящиеся к сфере дизайна и производства теплиц. В группу компаний входит ряд юридических лиц, в том числе общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД ГОТОВЫХ ТЕПЛИЦ" (единственным участником которого является Москвитин П.С.), ООО "Завод "Стандарт", общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЭКС" и общество с ограниченной ответственностью "Технотрейд". Данная группа по состоянию на 01.01.2017 имеет собственные филиалы в 65 городах России.

Апелляционный суд, признавая указанный довод обоснованным, считает необходимым отметить, что ответчики не представили доказательств того, что аффилированность истца и ООО "Завод "Стандарт" может учитываться как обстоятельство, повлиявшее на стоимость права, указанную в лицензионном договоре от 01.12.2017 N 1.

Суд апелляционной инстанции полагает, что указанный договор, срок действия которого закончился в 2019 году, не является допустимым и достоверным доказательством реальной стоимости использования патента на полезную модель N 173055 "Свайная опора для теплицы" в 2020 году.

Представитель истца в суде апелляционной инстанции пояснил, что в 2020 году лицензионный договор с ООО "Завод "Стандарт" не заключался.

При отсутствии доказательств реальной стоимости использования патента на полезную модель N 173055 "Свайная опора для теплицы" в 2020 году и исходя из приведенных выше правовых норм оснований для удовлетворения иска не имеется.

В связи с отказом в удовлетворении апелляционной жалобы расходы по уплате государственной пошлины относятся на истца.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Вологодской области от 04 мая 2021 года по делу N А13-7554/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Москвитина Петра Сергеевича - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

А.В. Романова

Судьи

А.Я. Зайцева А.Н. Шадрина