Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 октября 2021 г. N 19АП-5366/21 по делу N А35-6161/2020

г. Воронеж

6 октября 2021 г.

Дело N А35-6161/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 29 сентября 2021 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 6 октября 2021 года.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи	Кораблевой Г.Н.,
судей	Щербатых Е.Ю.,
	Поротикова А.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гусаковой И.А.,

при участии:

от компании Entertainment One UK Limited (Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед): Дудченко Ю.С., представитель по доверенности N 77 АГ 1600945 от 20.10.2020;

от акционерного общества "Проект "Свежий хлеб": представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу акционерного общества "Проект "Свежий хлеб" на решение Арбитражного суда Курской области от 15.07.2021 по делу N А35-6161/2020 по иску компании Entertainment One UK Limited (Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед) (регистрационный номер компании 2989602, 45 WarrenStreet, London, W1Т 6AG) к акционерному обществу "Проект "Свежий хлеб" (ИНН 4632057513, ОГРН 1054639134450) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 1212958 в размере 10 000 долларов США,

УСТАНОВИЛ:

компания Entertainment One UK Limited (Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед) (далее - истец) обратилась в Арбитражный суд Курской области с иском к акционерному обществу "Проект "Свежий хлеб" (далее - АО "Проект "Свежий хлеб", ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 1212958 в размере 10 000 долларов США в российских рублях по курсу Банка России на день выплаты компенсации (с учетом уточнения). Кроме того, истец просил взыскать с ответчика 14 150 руб. в возмещение расходов на нотариальный осмотр сайта, 132 руб. в возмещение почтовых расходов.

Решением Арбитражного суда Курской области от 15.07.2021 по делу N А35-6161/2020 заявленные компанией Entertainment One UK Limited требования удовлетворены.

Не согласившись с принятым судебным актом, АО "Проект "Свежий хлеб" обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой ссылалось на незаконность и необоснованность решения Арбитражного суда Курской области от 15.07.2021 по делу N А35-6161/2020, в связи с чем просило его отменить и принять по делу новый судебный акт.

Компанией Entertainment One UK Limited представлен отзыв на апелляционную жалобу, из которого следует, что истец считает обжалуемое решение законным и обоснованным, с выводами суда, изложенными в решении, и их фактическим и правовым обоснованием согласен.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель компании Entertainment One UK Limited возражал против доводов апелляционной жалобы, считая решение суда первой инстанции законным, обоснованным и не подлежащим отмене, а доводы апелляционной жалобы несостоятельными, просил обжалуемое решение оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

АО "Проект "Свежий хлеб" явку полномочного представителя в судебное заседание не обеспечило. Учитывая наличие в материалах дела доказательств надлежащего извещения указанно лица о месте и времени судебного заседания, апелляционная жалоба была рассмотрена в отсутствие его представителя в порядке статей 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Согласно части 1 статьи 268 АПК РФ при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, отзыва, заслушав объяснения представителя истца, арбитражный суд апелляционной инстанции полагает, что решение Арбитражного суда Курской области от 15.07.2021 по делу N А35-6161/2020 следует оставить без изменения, апелляционную жалобу АО "Проект "Свежий хлеб" - без удовлетворения.

Из материалов дела следует, что компания Entertainment One UK Limited является обладателем исключительных прав на товарный знак по международной регистрации N 1212958, что подтверждается свидетельством на товарный знак N 1212958 (изобразительный товарный знак "Свинка Пеппа"), зарегистрированный в Международном реестре товарных знаков 11.10.2003, срок действия исключительного права до 11.10.2023.

Товарный знак по свидетельству N 1212958 зарегистрирован в отношении товаров, указанных в 3, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 41 классах Международной классификации товаров и услуг.

Обращаясь в арбитражный суд с настоящими требованиями (с учетом уточнения), компания Entertainment One UK Limited указала, что 28.02.2020 в сети "Интернет" на сайте с доменным именем fresh-bread.ru истцом был обнаружен факт неправомерного использования объектов интеллектуальной собственности посредством предложения к продаже торта с мастичной фигуркой, выполненной в виде героя анимационного сериала "Свинка Пеппа", в связи с чем были нарушены исключительные права истца на товарный знак по свидетельству N 1212958. В подтверждение указанного обстоятельства истцом представлен протокол осмотра нотариусом доказательств - информации в сети "Интернет" от 28.02.2020.

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные истцом требования, исходил из доказанности фактов принадлежности компании исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 1212958, нарушения АО "Проект "Свежий хлеб" этих прав путем предложения неограниченному кругу лиц к продаже товаров, содержащих обозначения, сходные с товарными знаками истца.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

В пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Материалами дела подтверждено наличие у истца исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 1212958.

28.02.2020 нотариус нотариального округа городского округа города Воронежа Никифоров И.А. на основании статей 102 - 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате в целях обеспечения доказательств произвел осмотр информации, размещенной в сети Интернет - страниц по адресам: http://fresh-bread.ru/katalogi_v_pdf.html, с заверением файлов, http://fresh-bread.ru/usloviya_sotrudnichestva.html, с заверением файлов, http://ffesh-bread.ru/kontakty.html, http://ffesh-bread.ru/istoriya_kompanii.html, http://ffesh-bread.ru/struktura_kompanii.html, http://ffesh-bread.ru/novosti.html?p=l, http://ffesh-bread.ru/novosti/quotproekt_quoBveghiy_tortquot_oficialyno_nachal_vypusk_zakaznyh_tortov_s_mulytgeroyami.html, http://ffesh-bread.ru/zakazat_tort.html, с заверением файлов, по результатам которого был составлен протокол осмотра нотариусом доказательств - информации в сети Интернет от 28.02.2020.

В ходе осмотра было установлено, что осматриваемые страницы являются страницами сайта fresh-bread.ru. Осматриваемые страницы являются публичными, то есть не требуют обязательной авторизации для получения доступа к информации, размещенной на ней.

При переходе по текстовой ссылке "Заказные торты г. Железногорск" доступен для обозрения и сохранения документ (файл) zakaznye-torty.pdf, расположенный по адресу: http://fresh-bread.ru/img/catalogs/zakaznye-torty.pdf, который был сохранен и распечатан (содержание осматриваемой страницы и файлов (документов) соответствует распечатке указанной страницы файлов (документов), приведенной в Приложении N 2.1 к Протоколу).

В Приложении N 2.1 в разделе "Каталог заказных тортов - Железногорск" под номером Э51 содержится изображение торта с мастичной фигуркой, выполненной в виде героини анимационного сериала "Свинка Пеппа" (Peppa Pig), относящегося к 30 классу Международной классификации товаров и услуг.

Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве обозначений является вопросом факта и может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Как разъяснено в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015), вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе общего восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров и услуг. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товарный знак по свидетельству N 1212958 представляет собой стилизованное изображение свинки: черно-белый персонаж с головой улыбающейся свинки и удлиненным пятачком, задернутым вверх; голова свинки является доминирующим элементом данного товарного знака; голова свинки округлой формы; на голове близко посаженные круглые глазки со зрачками-точечками, взгляд направлен в одну сторону (по направлению задранного пятачка); полукруглые ушки, посаженные близко друг к другу; улыбка в виде полуовала; рядом с улыбкой один овал (круг), имитирующий щеку/румяна; туловище свинки представляет собой трапециевидное платье.

При визуальном сравнении изображения, содержащегося на странице в сети Интернет, и товарного знака по свидетельству N 1212958, усматривается визуальное сходство, позволяющее ассоциировать сравниваемые объекты один с другим и сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В данном случае истцом первоначально было заявлено требование о взыскании компенсации исходя из двукратной стоимости права использования принадлежащего ему товарного знака, установленной соглашениями о предоставлении лицензии на продвижение продукции, договорами о предоставлении лицензии на использование фирменной атрибутики для выпуска товаров, заключенными с иными лицами.

Как разъяснено в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательствах и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Соответственно, при избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации за установленное нарушение исходя из этой цены.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, заявленным истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

В связи с имевшимся между сторонами спором относительно стоимости права использования товарного знака, судом по ходатайству истца назначена экспертиза по делу, проведение которой поручено экспертам Ассоциации "Некоммерческое Партнерство "Центр Независимых Экспертиз Средств Информационных Технологий" с постановкой вопроса: Какова стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование изобразительного товарного знака N 1212958, зарегистрированного по международной регистрации?

Согласно заключению экспертов от 07.04.2021 N 1007/63 стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака N 1212958, зарегистрированного по международной регистрации, составляет не менее 10 000 долларов США.

Заключение эксперта является одним из доказательств по делу (статья 86 АПК РФ), в связи с чем суд вправе принять во внимание результаты судебной экспертизы при принятии решения по делу.

После получения результатов экспертизы и возобновления производства по делу компания Entertainment One UK Limited уточнила исковые требования и просила взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 1212958 в размере 10 000 долларов США в российских рублях по курсу Банка России на день выплаты компенсации.

Ответчик полагает, что истец изменил способ расчета компенсации, изначально определенный в порядке подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК (в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака), на способ, приведенный в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК (в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения).

Как пояснил истец, он требует взыскания компенсации, определенной в порядке подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в размере стоимости права использования товарного знака, определенной на основании заключения экспертов от 07.04.2021 N 1007/63, что является его правом.

Утверждение ответчика о том, что в заключении экспертов 07.04.2021 N 1007/63 не указана дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки, противоречит исследовательской части заключения, согласно которой в заключении использованы федеральные стандарт оценки, утвержденные приказами Министерства экономического развития Российской Федерации (ФСО N 1, 2, 3, 11).

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) - это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки (пункт 8 ФСО N 11).

В заключении указан период определения такой стоимости от 01.08.2017 до 31.07.2021 (абзац 2 Примечания стр. 16), что включает в себя дату нарушения прав истца ответчиком.

Таким образом, заключение экспертов от 07.04.2021 N 1007/63 не оспорено, выводы экспертов документально не опровергнуты, в связи с чем суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о возможности использования при определении цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака N 1212958, установленной экспертами суммы.

Ссылаясь на лицензионное соглашение от 24.07.2017 N PPINT1490/16, заключенное между истцом и ООО "ТВК-Р", согласно которому минимальное гарантированное роялти (вознаграждение) за использование результата интеллектуальной деятельности составляет 10 000 долларов США, ответчик полагал возможным при определении стоимости за правомерное использование товарного знака исходить из количества дней нарушения ответчиком исключительных прав истца с 28.02.2020 по 18.03.2020 (дата удаления информации с сайта в сети Интернет). Так, согласно расчету ответчика стоимость права использования товарного знака по свидетельству N 121298 составляет 243,59 долларов США из расчета 10 000 долларов США/26 месяцев по соглашению*19 дней неправомерного использования/30 дней.

Вместе с тем в материалы дела не представлены сведения об удалении АО "Проект "Свежий хлеб" с сайта обозначений сходных до степени смешения со спорным товарным знаком именно 18.03.2020 (статья 65 АПК).

При определении компенсации в двукратном размере стоимости права использования объекта интеллектуальной собственности, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта, рассчитанной истцом на основании цены лицензионного договора, следует исходить из того, что срок использования нарушителем исключительного права, который должен учитываться при определении размера компенсации, должен соответствовать сроку, на который в обычной хозяйственной практике предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

По смыслу статей 128, 129 ГК РФ гражданский оборот - это свободный переход, отчуждение объектов гражданских прав, а именно: вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, работы, услуги и т.д. от одного к другому.

В силу статей 1259, 1273, 1286 ГК РФ введение товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации может выражаться, в том числе в предложениях к продаже либо оказанию услуг по его изготовлению.

Статьей 497 ГК РФ предусмотрено, что договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления покупателя с образцом товара, предложенным продавцом и выставленным в месте продажи товаров (продажа товара по образцам) и на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора (дистанционный способ продажи товара).

Согласно статье 437 ГК РФ содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).

Таким образом, в данном случае имеется возможность изготовления торта по заказу любого лица, выразившего намерение его приобрести.

Торт, представленный на странице в сети Интернет и содержащий обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 1212958, не изготавливается по специальному заказу (не является единичным, штучным), а представляет собой предложение к продаже в общедоступном каталоге, что свидетельствует о систематическом (длительном) использовании указанных произведений для оформления товара. Доказательства обратного ответчиком не представлены (статьи 9, 65 АПК РФ).

На основании изложенного, у суда отсутствуют основания для перерасчета размера компенсации исходя из количества дней нарушения.

На основании статей 101, 110, 112 АПК РФ с учетом результатов рассмотрения дела с ответчика в пользу истца обоснованно взысканы 17 656 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, 132 руб. в возмещение почтовых расходов, 50 000 руб. в возмещение расходов по оплате экспертизы по делу, 14 150 руб. в возмещение расходов за нотариальный осмотр сайта.

Иных доводов, подкрепленных соответствующими доказательствами и позволяющих отменить обжалуемый судебный акт, апелляционная жалоба не содержит, в связи с чем удовлетворению не подлежит.

Таким образом, суд апелляционной инстанции считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, оснований для отмены либо изменения судебного акта не имеется.

При принятии обжалуемого решения арбитражный суд первой инстанции правильно применил нормы материального и процессуального права, нарушений норм процессуального законодательства, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены принятых судебных актов, допущено не было.

С учетом изложенного оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены решения Арбитражного суда Курской области от 15.07.2021 по делу N А35-6161/2020 не имеется.

Согласно положениям статьи 110 АПК РФ судебные расходы по государственной пошлине за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Курской области от 15.07.2021 по делу N А35-6161/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу акционерного общества "Проект "Свежий хлеб" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья

Г.Н. Кораблева

Судьи

Е.Ю. Щербатых А.И. Поротиков