Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 октября 2021 г. N 09АП-50932/21 по делу N А40-177484/2019

г. Москва

08 октября 2021 г.

Дело N А40-177484/19

Резолютивная часть постановления объявлена 27 сентября 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 08 октября 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей Г.С. Александровой, В.В. Валюшкиной

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.Д. Гапоновым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "Лаборатория N 1"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 22 июня 2021 года

по делу N А40-177484/19, принятое судьей А.В. Мищенко,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Лаборатория N 1"

(ОГРН: 1175027011884, 140090, Московская обл, город Дзержинский, улица Угрешская, дом 24, помещение 001)

к Обществу с ограниченной ответственностью "МедБизнесКонсалтинг"

(ОГРН: 1077762132282, 121059, Г.Москва, муниципальный округ Дорогомилово, наб Бережковская, д. 28, этаж 2, помещ./ком III/8)

третье лицо: ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзор

о предоставлении права использования товарного знака

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Зурначян А.Г. по доверенности от 13.03.2020, диплом ВСА 0975391 от 17.06.2010;

от ответчика: Дикий А.А. по доверенности от 28.12.2020, диплом ВСГ 2337583 от 10.07.2008;

от третьего лица: не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория N 1" (далее - ООО "Лаборатория N 1", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью "МедБизнесКонсалтинг" (далее - ООО "МБК", ответчик) об обязании ответчика внести соответствующие изменения в сублицензионный договор N 030617/ДР о предоставлении права использования товарного знака от 14.06.2017 путем подписания дополнительного соглашения N 1 на следующих условиях (изложенных в прилагаемом проекте), а именно:

- признать утратившими силу правила, изложенные в приложении N 2 договора;

считать приложением N 3 Правила использования товарных знаков CMD и CMDKIDS, утвержденные правообладателем - Федеральным бюджетным учреждением науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 27.12.2018;

- изменить с 13.03.2019 размер лицензионного вознаграждения (роялти), предусмотренный пунктом 3.1 договора, на 0,1 % от дохода в соответствии с пунктом 28 Правил, исключив подпункты 3.1.1 - 3.1.4;

- исключить пункт 3.2 договора;

- признать утратившим силу пункт 8.3 договора;

об обязании произвести перерасчет оплаченного истцом вознаграждения за использование товарного знака по сублицензионному договору с 13.03.2019, исходя из размера - 0,1 % от дохода (с учетом уточнений требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ)).

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечен правообладатель - Федеральным бюджетным учреждением науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - ФБУН "ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора").

Решением арбитражного суда первой инстанции от 22.06.2021 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с указанным решением суда истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил решение суда отменить.

Заявитель полагает, что судом первой инстанции не учтено право правообладателя товарного знака на утверждение и изменение в одностороннем порядке Правил использования товарных знаков CMD и CMDKIDS (далее - Правила).

Истец ссылается на утверждение Правил третьим лицом 27.12.2018 и доведение их до сторон, что влечет обязанность ответчика обеспечить внесение соответствующих изменений в ранее заключенный сторонами сублицензионный договор путем подписания соответствующего дополнительного соглашения. Однако в нарушение принятых на себя обязательств ответчик уклонился от исполнения данной обязанности.

Сторона считает, что с 11.01.2019 (момента получения Правил истцом) размер лицензионного вознаграждения, установленный пункте 3.1 сублицензионного договора, должен составлять 0,1 % от выручки сублицензиата, как это предусмотрено пунктом 28 Правил форматом "Медицинский офис CMD" (приложение N 1 форматы офис-партнёров CMD/CMDKIDS Правил), который был выбран сублицензиатом после утверждения Правил, о чем истец письменно уведомил ответчика.

Истец указывает на нарушение ответчиком своих обязательств по лицензионному договору.

Кроме того, истец, в качестве основания для удовлетворения исковых требований, ссылается на статьи 428, 1235, 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также на судебные акты по делам N А40-73857/2019, N А40-47548/2019 и N А40-34050219/2019.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу (www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

Поскольку апелляционная жалоба подана без пропуска срока на обжалование, лица, участвующие в деле, которые были надлежащим образом извещены в суде первой инстанции, считаются надлежаще извещенными.

В заседании суда апелляционной инстанции 27.09.2021 представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал, представитель ответчика против удовлетворения жалобы возражал по доводам, изложенным в письменных пояснениях.

Истец заявил ходатайство о приостановлении производству по делу, ссылаясь на то, что в рамках дела N А40-102379/2019 рассматриваются требования о расторжении лицензионного договора, заключенного между третьим лицом и ответчиком, на основании которого был заключен договор между истцом и ответчиком по настоящему делу. Истец считает, что между предметом и основаниями заявленных исков по настоящему делу и делу N А40-102379/2019 имеется взаимная связь по предмету доказывания и представленным доказательствам.

Рассмотрев ходатайство о приостановлении производства по апелляционной жалобе, суд апелляционной инстанции отказывает в его удовлетворении в силу следующего.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 143 АПК РФ арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.

По смыслу названной нормы права арбитражный суд обязан приостановить производство по делу при наличии в совокупности двух условий: если в производстве соответствующего суда находится дело, связанное с тем, которое рассматривает арбитражный суд, и если это дело имеет существенное значение для выяснения обстоятельств, устанавливаемых арбитражным судом по отношению к лицам, участвующим в настоящем деле.

В рассматриваемой ситуации суд апелляционной инстанции не усматривает условий, необходимых для приостановления производства по настоящей апелляционной жалобе, поскольку рассматриваемые по делу N А40-102379/2019 обстоятельства не имеют существенного значения для выяснения обстоятельств, связанных с исковыми требованиями истца по настоящему делу.

Заявленное ходатайство не согласуется с положениями статьи 143 АПК РФ, а также вступившими в законную силу судебными актами по делам N А40-168029/19 и N А40-73857/2019.

Таким образом, оснований для удовлетворения заявления ООО "Лаборатория N 1" о приостановлении производства по апелляционной жалобе не имеется.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного разбирательства, представителя в суд апелляционной инстанции не направило.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителя истца и ответчика, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 22.06.2021 на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, 14.06.2017 между ООО "МБК" (лицензиатом) и ООО "Лаборатория N 1" (сублицензиатом) заключен сублицензионный договор N 030617/ДР о предоставлении права использования товарного знака (далее - сублицензионный договор).

Правообладателем товарного знака CMD (N 491874) является ФБУН "ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора".

Сублицензионный договор заключен на основании ранее заключенного третьим лицом (правообладатель) и ответчиком (лицензиат) лицензионного договора о предоставлении права использования вышеуказанного товарного знака.

При заключении сублицензионного договора истцом и ответчиком в приложении 2 к сублицензионному договору согласованы "Правила использования товарного знака" (Правила к сублицензионному договору).

Из раздела "Термины" сублицензионного договора следует, что Правила использования товарного знака - совокупность документов, содержащих различные условия, при соблюдении которых использование товарного знака в интересах рамках настоящего договора является правомерным, а идентифицируемые товарным знаком услуги качественными. В Правилах могут содержаться руководство по использованию товарного знака, стандарты оказания услуг, регламент оценки проекта, порядок разрешения претензий, порядок взаиморасчетов, "Брэнд-бук", а также программа развития и продвижения товарного знака и т.д. Правила являются приложением N 2 к настоящему договору.

ФБУН "ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора" 27.12.2018 в одностороннем порядке, вне рамок сублицензионного договора утвердило Правила использования товарных знаков CMD и CMDKIDS (Правила), которое третье лицо полагает обязательными для исполнения в полном объеме с момента доведения Правил до соответствующего пользователя товарного знака.

При этом, суд апелляционной инстанции учитывает позицию, выраженную в деле N А40-73857/2019, судебные акты, по которому вступили в законную силу, и согласно которой Правила не являются сделкой, договором и частью какого-либо договора, включая лицензионный и сублицензионный договоры.

Истец полагает, что после принятия Правил они становятся для истца и ответчика полностью и обязательными вне зависимости от факта акцепта данных Правил сторонами сублицензионного договора, в то же время отсутствие такого акцепта Правил ООО "МБК" (в форме подписания дополнительного соглашения к сублицензионному договору) является нарушением ответчиком своих обязательств по соблюдению Правил согласно лицензионному договору, что нарушает права истца и приводит к переплате им лицензионного вознаграждения по сублицензионному договору, следовательно, приводит к нарушению ответчиком сублицензионного договора.

В силу пункта 2 статьи 1233 ГК РФ к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419 ГК РФ) и о договоре (статьи 420 - 453 ГК РФ), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Согласно пункту 5 статьи 1238 ГК РФ, к сублицензионному договору применяются правила Гражданского кодекса Российской Федерации о лицензионном договоре.

В соответствии со статьей 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

В соответствии со статьей 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке.

Закон и лицензионный (сублицензионный) договор не предусматривает для третьего лица права в одностороннем порядке изменять существенные условия договоров, а также иных сублицензионных договоров, стороной которых третье лицо не является.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1235 ГК РФ и пунктом 5 статьи 1238 ГК РФ условие о размере вознаграждения является существенным условием лицензионного (сублицензионного договора).

Изменение условий договора, по смыслу пункта 1 статьи 450 ГК РФ, возможно лишь по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором (су б лицензионный договор).

Суд апелляционной инстанции считает доводы апелляционной жалобы истца необоснованными исходя из следующего.

Между истцом и ответчиком заключен сублицензионный договор, соглашение об изменении которого в части замены Правил к сублицензионному договору Правилами третьего лица сторонами сублицензионного договора не заключалось.

Как следует из постановления Суда по интеллектуальным правам от 02.08.2021 по делу N А40-102379/2019, ссылка заявителей кассационных жалоб на вступившие в законную силу судебные акты по делам N А40-100355/2019, N А40-340502/2019, N А40-73857/2019, N А40-47548/2020, согласно которым при заключении спорных лицензионных договоров ООО "МБК" (лицензиат) приняло на себя обязанность исполнять и контролировать исполнение сублицензиатами Правил с учетом возможности института (лицензиара) изменять их в одностороннем порядке, не означает отсутствия необходимости оценивать отдельные положения этих Правил на предмет соответствия либо несоответствия существенным условиям лицензионных договоров и нормам материального права. В названных судебных актах не содержатся выводы о безусловном праве лицензиара посредством утверждения Правил устанавливать либо изменять существенные условия ранее заключенного сторонами лицензионного договора.

В силу части 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

В постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.10.2020 по делу А40-168029/19 указано, что довод ответчика (ООО "Лаборатория N 1") о том, что у правообладателя есть безусловное право в соответствии с лицензионным договором утверждать и изменять Правила использования товарного знака от 27.12.2018 любые условия лицензионного/сублицензионного, в том числе существенные условия, обязательные для истца и ответчика, с которыми изменились обстоятельства (в том числе размер вознаграждения за использование товарного знака установлен 0,1%) по сублицензионному договору, заключенном между истцом и ответчиком, у правообладателя есть право изменять существенные условия сублицензионнного договора со ссылкой на постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.05.2020 по делу N А40-73857/2019 необоснован и противоречит положениям пункта 2 статьи 1233, пункта 2 статьи 1237, пункта 2 статьи 1489, статьям 308, 432, 421, 450, пункту 2 статьи 1489 ГК РФ, а также условиям сублицензионного договора.

Суд апелляционной инстанции не усматривает того, что в постановлении по делу N А40-73857/2019 Суд по интеллектуальным правам делает вывод о размере роялти (в том числе выводов о праве лицензиара Правилами устанавливать существенные условия сублицензионного договора (статья 1238 ГК РФ) - размер роялти).

Кроме того, в указанном судебном акте не содержится выводов о правах и обязанностях сублицензиатов (включая ответчика).

Договорные отношения ответчика и правообладателя предметом настоящего спора не являются, судебный акт по делу N А40-73857/19 для рассмотрения настоящего дела правового значения иметь не может. Вопреки позиции ответчика, суд первой инстанции правильно применил в своем решении положения статей 1235, 1238 ГК РФ, а также указал на ошибочную ссылку ответчика к договорным отношениям между истцом и правообладателем со ссылкой на пункт 1 статьи 428, пункт 1 статьи 1235 ГК РФ, поскольку независимо от их условий (в том числе независимо от роли правил в их договорных отношениях). Правовое значение для отношений истца и ответчика правила имеют лишь в части, установленной либо самим сублицензионным договором, либо законом.

Сторона не учитывает, что закон и лицензионный (сублицензионный) договор не предусматривает для третьего лица права в одностороннем порядке изменять существенные условия договоров, а также иных сублицензионных договоров, стороной которых третье лицо не является.

В силу статьи 452 ГК РФ соглашения об изменении договора совершается в той же форме, что и договор

Пункт 2 статьи 1237 ГК запрещает правообладателю изменять существенные условия сублицензионного договора (размер роялти).

Между истцом и ответчиком не было достигнуто соглашение об изменении сублицензионного договора в части размера лицензионного вознаграждения (пункты 3.1, 3.2). При этом ни самим сублицензионным договором, ни законом право стороны, либо правообладателя товарного знака на изменение данного условия в одностороннем порядке не предусмотрено.

Действующее законодательство не содержит норм, допускающих одностороннее установление или изменение правообладателем требований или условий в отношении лицензионных договоров и сублицензионных договоров. Поэтому для придания юридической силы введенным в одностороннем порядке Правилам, предусматривающим существенные условия договора, необходимо наличие соглашения между сторонами такого договора об их акцепте (статья 432 ГФ РФ).

При этом суд апелляционной инстанции учитывает позицию, выраженную в деле N А40-73857/2019, согласно которой Правила не являются сделкой, договором и частью какого-либо договора.

Учитывая изложенное, принятие третьим лицом Правил не влечет изменение договорных отношений истца и ответчика по сублицензионному договору. Правила не могут изменять условия лицензионных и сублицензионных договоров и не являются их частью, в то же время, Правила к сублицензионному договору согласованы сторонами данного договора в приложении N 2 к сублицензионному договору и являются частью данного договора, зарегистрированы в Роспатенте.

Кроме того, на момент заключения сублицензионного договора третье лицо не принимало каких-либо Правил и стороны сублицензионного договора исходили из обязанности соблюдения договора на условиях Правил к сублицензионному договору, изложенных в приложении N 2 к сублицензионному договору.

При таких обстоятельствах отсутствуют правовые основания для признания утратившими силу Правил, изложенных в приложении N 2 к сублицензионному договору и замены их Правилами использования товарных знаков CMD и CMDKIDS, утвержденных третьим лицом в одностороннем порядке, поскольку истцом не представлено доказательств акцепта данных Правил сторонами сублицензионного договора.

Подлежат также отклонению требования об изменении размера лицензионного вознаграждения (роялти) с 13.03.2019, поскольку данное условие договора в силу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ является существенным условием договора, для изменение которого необходимо достижения соглашения об акцепте такого условия.

Несостоятельны утверждения истца о том, что изменение размера лицензионного вознаграждения относится к сфере регулирования Правил ввиду того, что дефиницией Правил к сфере их регулирования отнесен порядок взаиморасчетов сторон. Порядок взаиморасчетов сторон не относится к вопросу об изменении в одностороннем порядке размера роялти, что законом не предусмотрено.

При таких обстоятельствах основания для изменения пунктов 3.1.1-3.1.4, 3.2. сублицензионного договора также отсутствуют.

Суд апелляционной инстанции отмечает ошибочность позиции истца о наличии полномочий правообладателя товарного знака с помощью введения Правил распоряжаться своим исключительным правом на принадлежащий ему товарный знак, поскольку силу закона после заключения третьим лицом лицензионного договора соответствующее право распоряжения исключительным правом уже ограничено по воле самого третьего лица, который в силу закона (статья 1235 ГК РФ) уже взял на себя обязательство предоставить соответствующее право на товарный знак лицензиату (сублицензиату) и не вправе впоследствии ограничивать предоставленное право с помощью Правил, поскольку, как установлено судебными актами по делу N А40-102379/2019 правовая природа Правил третьего лица определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 1489 ГК РФ, следовательно, к сфере регулирования Правил относятся только требования в отношении качества услуг, оказываемых под товарным знаком потребителям.

При этом, поскольку Правила не являются частью лицензионного и сублицензионного договора, то истец не вправе требовать от ответчика без согласия последнего внесения изменений в сублицензионный договор на основании волеизъявления третьего лица, поскольку иное привело бы к нарушению пункта 2 статьи 1237 ГК РФ, согласно которому лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах.

Таким образом, Правила третьего лица (в отличие от Правил к сублицензионному договору) не являясь частью лицензионного и сублицензионного договора не могут свидетельствовать о нарушении таких договоров со стороны ответчика и должны оцениваться только в контексте соблюдения ответчиком требований закона, установленных пунктом 2 статьи 1489 ГК, согласно которому лицензиат обязан обеспечить соответствие качества реализуемых им под товарным знаком услуги требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром и действующим законодательством.

Таким образом, между истцом и ответчиком не было достигнуто соглашение об изменении сублицензионного договора в части размера лицензионного вознаграждения (пункты 3.1, 3.2).

При этом ни самим сублицензионным договором, ни законом право истца, либо Правообладателя товарного знака на изменение данного условия в одностороннем порядке не предусмотрено.

Материалы дела также не содержат доказательств того, что истец и ответчик, устанавливая размер лицензионного вознаграждения, вышли за пределы имеющихся у ответчика прав на товарный знак, тем самым нарушили пункт 2 статьи 1238 ГК РФ.

Учитывая изложенное, также подлежит отклонению требования истца о признании утратившим силу пункта 8.3 сублицензионного договора, согласно которому сублицензиат не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора и/или расторгнуть настоящий договор, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 450 ГК РФ.

Пункт 8.3 сублицензионного договора не предусматривает для истца права на односторонний отказ от исполнения договора, что определено добровольным волеизъявлением сторон при заключении сублицензионного договора. Ссылка истца на исключение данного пункта сублицензионного договора на основании утвержденных третьим лицом Правил (в пункте 30 разделах "Форматы предприятий офис-партнеров CMD/CMDKIDS") несостоятельна, поскольку изменение ранее согласованных сторонами условий сублицензионного договора односторонним волеизъявлением третьего лица (выраженном в Правилах) не имеет правового значения, поскольку не соответствует порядку изменения и расторжения договора, предусмотренному статьей 452 ГК РФ.

Кроме того, пункты 30 Правил разделов "Форматы предприятий офис-партнеров CMD/CMDKIDS" очевидно нарушают баланс интересов сторон договора, поскольку причиняет ответчику такой ущерб, что он в значительной степени лишился бы того, на что был вправе рассчитывать при заключении сублицензионного договора.

Условия договора могут быть изменены также на основании решения суда, но при условии установления факта существенного нарушения обязательства одной из сторон. Истец доказательств указанного обстоятельства не представил.

Таким образом, судом первой инстанции правомерно отказано в удовлетворении исковых требований.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено. Оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Государственная пошлина по апелляционной жалобе в соответствии со статьей 110 АПК РФ относится на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 22 июня 2021 года по делу N А40-177484/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

Г.С. Александрова В.В. Валюшкина