Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 15 октября 2021 г. N 07АП-7898/21 по делу N А45-35658/2020

город Томск

15 октября 2021 г.

Дело N А45-35658/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 13 октября 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 15 октября 2021 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего		Павлюк Т.В.,
судей		Бородулиной И.И.,
		Хайкиной С.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гойник А.В., рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Родник" (N 07АП7898/21), на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 23.06.2021 по делу N А45-35658/2020 (судья Лузарева И.В.) по иску общества с ограниченной ответственностью "СБЧ", г. Новосибирск, ИНН: 5406801258 к обществу с ограниченной ответственностью "Родник", р.п. Ордынское, ИНН: 5434116078 об обязании прекратить использовать промышленный образец по патенту N113160, N113161, полезную модель по патенту N185338 и N185118; о взыскании компенсации в размере 2 000 000 рублей, обязании опубликовать решение суда,

В судебном заседании приняли участие:

от истца: Баткова О.П., представитель по доверенности от 01.10.2020, удостоверение;

от ответчика: Казанцев С.А., представитель по доверенности от 24.03.2021, паспорт;

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "СБЧ" (далее - истец, ООО "СБЧ") обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском об обязании общества с ограниченной ответственностью "Родник" (далее - ответчик, ООО "Родник") прекратить предлагать к продаже, продавать либо иным образом вводить в гражданский оборот изделия, в которых использованы промышленный образец по патенту N 113160, промышленный образец по патенту N 113161, полезная модель по патенту N 185338, полезная модель по патенту N 185118; об обязании опубликовать решение суда о неправомерном использовании промышленного образца в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и взыскании компенсации в размере 500 000 рублей 00 копеек.

Решением суда от 23.06.2021 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с указанным решением, ответчик обратился в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение, принять по делу новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении требований. Апелляционная жалоба мотивирована неполным выяснением обстоятельств дела, несоответствием выводов, изложенных в решении фактическим обстоятельствам дела, недоказанностью имеющих значение для дела обстоятельств.

Истец в отзыве, представленном в суд в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), доводы жалобы отклонил, просит оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

В судебном заседании представитель апеллянта поддержал доводы жалобы, настаивал на ее удовлетворении.

В судебном заседании представителем ответчика заявлено ходатайство об отложении рассмотрения дела N А45-35658/2020 до принятия решения Федеральной службой по интеллектуальной собственности Отделение N 9 "Палата по патентным спорам" ФГБУ ФИПС по возражения ИП Молчанова Ю.А., ООО "Родник" против выдачи патента на полезную модель N 185118.

В силу части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

При этом отложение судебного разбирательства в связи с заявлением стороной ходатайства об отложении судебного разбирательства является правом суда, а не его обязанностью. При рассмотрении соответствующего ходатайства суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, самостоятельно решает вопрос об отложении судебного разбирательства.

Приняв во внимание, что ответчиком доводы о том, что им поданы возражения против выдачи патентов в ФГБУ "ФИПС", в суд первой инстанции заявлены не были, доказательства названным обстоятельствам так же представлены не были. В силу ч.7 ст.268 АПК РФ, новые требования, которые не были предметом рассмотрения в арбитражном суде первой инстанции, не принимаются и не рассматриваются арбитражным судом апелляционной, а также учитывая, что отложение судебного разбирательства до принятия письменного мотивированного решения ФГБУ "ФИПС" по поступившим от ООО "Родник" возражений против выдачи патентов на полезную модель N 185118, промышленный образец N11361, N185338, N113160 приведет к необоснованному затягиваю судебного разбирательства. Кроме того, в случае принятия ФГБУ "ФИПС" положительного решения по поступившим от ООО "Родник" возражениям права ответчика могут быть восстановлены с помощью правового механизма пересмотра решений по новым обстоятельствам. С учетом изложенного, основания для обязательного отложения судебного разбирательства отсутствуют, апелляционный суд отклонил ходатайство ответчика.

Представитель истца просила в удовлетворении жалобы отказать, считает решение суда законным и обоснованным.

Проверив материалы дела в порядке статьи 268 АПК РФ, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва, заслушав представителей сторон, суд апелляционной инстанции считает решение не подлежащим отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, на основании договора об отчуждении исключительного права от 03.09.2020 РД0339910 ООО "СБЧ" принадлежат: - патент на промышленный образец Российской Федерации N 113160 "Банный чан", со сроком действия с 05.07.2018, действующий в настоящее время, - патент на промышленный образец Российской Федерации N113161 "Чан" со сроком действия с 05.07.2018, действующий в настоящее время, - патент на полезную модель Российской Федерации N 185118 "Устройство для купания", со сроком действия с 22.06.2018, действующий в настоящее время; - патент на полезную модель Российской Федерации N 185338 "Устройство для принятия горячих ванн" со сроком действия с 22.06.2018, действующий в настоящее время, что подтверждается сведениями открытых реестров Федеральной службы по интеллектуальной собственности, опубликованными на сайте ФИПС https://fips.ru/registers-web.

В 2020 году истцу стало известно о том, что ответчиком изготавливаются, предлагаются к продаже, продаются изделия, при изготовлении которых используются технические решения, охраняемое по указанным выше патентам РФ на промышленные образцы и полезные модели.

Так, ответчиком предлагаются к продаже: - изделие "Банный чан "PREMIUM" на подставке с печью", которое визуально не отличается для потребителей от изделий, охраняемых на основании патента РФ N 113160 на промышленный образец "Банный чан", а также содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели. "Устройство для принятия горячих ванн" по патенту РФ N 185338; -изделие "Банный чан "PREMIUM" на подставке", в котором использованы промышленный образец "Чан" по патенту РФ N 113161 и полезная модель "Устройство для принятия горячих ванн" по патенту РФ N 185338.

Факт предложения к продаже указанных объектов подтверждается следующими доказательствами: - договором купли-продажи (заказа) N РК01 -02531 от 22.10.2020, по условиям которого ООО "Родник" (поставщик) обязуется изготовить и передать в собственность ООО "АРХСТРОЙИНВЕСТ" (покупателя) продукцию (товар), наименование, ассортимент, комплектация и количество которого указываются в счете, являющемся приложением к настоящему договору; -счетом на оплату, выставленным ООО "Родник" за N PK01-02531 от 22.10.2020; -приложением N1 к договору N РКО1-02531 от 22.10.2020 со спецификацией комплекта с печью и фотографиями изделия; -приложением N2 к договору N РКО1-02531 от 22.10.2020 со спецификацией комплекта без печи с фотографией и компьютерной моделью изделия; -приложением N3 к договору N РК01 -02531 от 22.10.2020 со схемой проезда в цех N5 ООО "Родник".

Поскольку ответчик требования претензии не исполнил, истец обратился в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из их обоснованности.

Рассмотрев материалы дела повторно, суд апелляционной инстанции считает выводы суда обоснованными, апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению.

В соответствии с подпунктами 1, 14 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) произведения науки, литературы и искусства, товарные знаки и знаки обслуживания относятся к результатам интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В соответствии со статьей 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ установлено, что использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

В силу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ.

Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными (пункт 4 статьи 1358 ГК РФ).

Патент N 185118 содержит один независимый пункт формулы: "Устройство для купания, включающее металлическую емкость, содержащую стенки и днище, отличающееся тем, что стенки включают, как минимум, три горизонтальных ряда, расположенных под углом друг к другу, каждый из рядов выполнен с плоскими трапециевидными гранями, сопряженными между собой боковыми сторонами, а меньшее основание трапециевидной, грани одного ряда сопрягается с большим основанием трапециевидной грани нижерасположенного ряда, при этом сопряжение граней выполнено с образованием ребер, а днище выполнено плоским в форме равностороннего многоугольника, стороны многоугольника сопряжены с нижними основаниями трапециевидных граней нижнего ряда".

Формула полезной модели по патенту РФ N 185118 содержат также фигуры 1-3, поясняющие сущность устройства.

Заявляя об авторстве другого лица в отношении полезных моделей и промышленных образцов истца, ответчик не представил в материалы дела сведений о том, что патенты истца признаны недействительными полностью или частично.

Для установления факта использования либо не использования ответчиком признаков промышленного образца (образцов) по патентам РФ N N 113160, 113161, а также полезных моделей по патентам N 185338 и N 185118 в изделиях, предлагаемых к продаже ответчиком, истцом было инициировано проведение патентнотехнического исследования в ООО "Патентно-правовой центр Сибирь Патент".

На исследование были представлены договор купли-продажи (заказ) N РК01-02531 от 22.10.2020, приложения к нему и счет на оплату, содержащие фотографии и компьютерную модель изделий ответчика.

Согласно выводам специалиста, изделие ответчика "Банный чан "PREMIUM" на подставке с печью" содержит все существенные признаки промышленного образца "Банный чан" по патенту РФ N 113160, а также такую совокупность признаков, которая производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец по патенту РФ N 113160, при этом объекты имеют одинаковое назначение. Кроме того, изделие ответчика "Банный чан "PREMIUM" на подставке с печью" содержит каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ N 185338.

Также специалист пришел к выводу о том, что изделие ответчика "Банный чан "PREMIUM" на подставке" содержит все существенные признаки промышленного образца "Чан" по патенту РФ N 113161, а также такую совокупность признаков, которая производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец "Чан" по патенту РФ N 113161, при этом объекты имеют одинаковое назначение. Кроме того, данное изделие содержит каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ N 185118.

Также для изучения аналогового ряда банных чанов специалистом в ходе исследования изучен аналоговый ряд банных чанов, для чего использована информация, размещенная в сети Интернет, с фотографиями подобных изделий, размещенных различными компаниями, производящими и/или продающими такого рода изделия, а также базы данных патентов на промышленные образцы и полезные модели, раскрывающие аналогичные запатентованные объекты. В результате исследования специалистом отмечено, что банные чаны имеют разнообразные конструкции, отличающиеся как взаимным расположением элементов, так и формой их исполнения и сделан вывод, что свобода дизайнера в области подобных изделий ограничена не значительно и нельзя утверждать, что даже мелкие, нюансные детали могут влиять на общее впечатление, которое производит изделие.

С целью ответа на вопросы, содержит ли изделие ответчика "Банный чан "PREMIUM" на подставке с печью" каждый признак полезной модели, приведенной в независимом пункте формулы полезной модели и все существенные признаки промышленного образца по патентам N 113160, N 113161, N 1851118, N 185338, представителем истца заявлено ходатайство о назначении по делу судебной патентно-технической экспертизы.

Определением от 26.03.2021 арбитражный суд назначил по делу судебную Патентно-техническую экспертизу, проведение которой поручил патентоведу Карпицкой Юлии Валерьевне, имеющей высшее техническое образование по специальности "инженер радиосвязи, радиовещания и телевидения", имеющей диплом о профессиональной переподготовке Российской государственной академии интеллектуальной собственности с присвоением квалификации "патентовед", стаж работы в сфере патентования, правовой охраны и защиты изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков с 2013 года в должности начальника отдела интеллектуальной собственности ООО "АиЛайн Кэмьюникейшнс СНГ", с 2017 года - индивидуальный предприниматель, патентный поверенный РФ за номером 2167.

Перед экспертом поставлены следующие вопросы: - содержит ли изделие ответчика "Банный чан "PREMIUM" на подставке с печью" все существенные признаки промышленного образца "Банный чан" по патенту РФ N 113160, либо такую совокупность признаков, которая производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец по патенту РФ N 113160, и имеют ли объекты одинаковое назначение? - содержит ли изделие ответчика "Банный чан "PREMIUM" на подставке с печью" каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ N 185338? - содержит ли изделие ответчика "Банный чан "PREMIUM" на подставке" все существенные признаки промышленного образца "Чан" по патенту РФ N 113161, либо такую совокупность признаков, которая производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец "Чан" по патенту РФ N 113161, и имеют ли объекты одинаковое назначение? - содержит ли изделие ответчика "Банный чан "PREMIUM" на подставке" каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ N 185118?

Из представленного в материалы дела экспертного заключения Карпицкой Ю.В., непосредственно исследованного судом в ходе судебного разбирательства, усматривается, что экспертом были проведены анализы следующих патентов РФ.

1) Патент на промышленный образец N 113160 "Банный чан" выдан на имя ООО "СИБАЧ" (RU) (патентообладатель), дата начала отсчёта действия патента 05.07.2018, опубликован 05.02.2019, действие патента не прекращалось, 03.09.2020 произведена государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права РД0339910 ООО "СБЧ" (RU): промышленный образец по патенту РФ N 113160 опубликован без перечня существенных признаков. На изображениях промышленного образца "Банный чан" по патенту N 113160 выделяются следующие существенные признаки: - банный чан состоит из двух конструктивных частей - емкость и печь, размещенная под емкостью; - емкость выполнена граненой, состоящей из нескольких рядов плоских граней; - печь также выполнена граненой; - количество граней печи соответствует количеству граней в ряду емкости; - по верхнему краю емкости выполнена обшивка из дерева (или материала, стилизованного под дерево); - внутри емкости размещены сидения из дерева (или материала, стилизованного под дерево);

2) Патент на промышленный образец N 113161 "Чан" выдан на ООО "СИБАЧ" (RU) (патентообладатель), дата начала отсчёта действия патента 05.07.2018, опубликован 05.02.2019, действие патента не прекращалось, 03.09.2020 произведена государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права РД0339910 ООО "СБЧ" (RU), промышленный образец по патенту РФ N 113161 опубликован без перечня существенных признаков. На изображениях промышленного образца "Чан" по патенту N 113161 выделяются следующие существенные признаки: - чан представляет собой граненую емкость, состоящую из нескольких рядов плоских граней; - по верхнему краю емкости выполнена обшивка из дерева (или материала, стилизованного под дерево); - внутри емкости размещены сидения и настил из дерева (или материала, стилизованного под дерево).

3) Патент на полезную модель N 185338 "Устройство для принятия горячих ванн" выдан на имя ООО "СИБАЧ" (RU) (патентообладатель), дата начала отсчёта действия патента 22.06.2018, опубликован 30.11.2018, действие патента не прекращалось, 03.09.2020 произведена государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права РД0339910 ООО "СБЧ" (RU). Независимый пункт формулы полезной модели по патенту РФ N 185338 изложен в следующей редакции: "Устройство для принятия горячих ванн, включающее металлическую емкость, содержащую стенки и днище, отличающееся тем, что содержит печь, выполненную в форме на основе объемной многогранной фигуры, расположенную с внешней стороны емкости, в нижней ее части и жестко соединенную со стенками емкости, стенки емкости включают, как минимум, три горизонтальных ряда, расположенных под углом друг к другу, каждый из рядов выполнен плоскими трапециевидными гранями, сопряженными между собой боковыми сторонами, а меньшее основание трапециевидной грани одного ряда сопрягается с большим основанием трапециевидной грани нижерасположенного ряда, при этом сопряжение граней выполнено с образованием ребер, количество боковых граней печи равно количеству граней нижнего ряда емкости, а днище выполнено плоским в форме равностороннего многоугольника, стороны которого сопряжены с нижними основаниями трапециевидных граней нижнего ряда". Полезная модель поясняется чертежами.

4) Патент на полезную модель N 185118 "Устройство для купания" выдан на имя ООО "СИБАЧ" (RU) (патентообладатель), дата начала отсчёта действия патента 20.06.2018, опубликован 22.11.2018, действие патента не прекращалось, 03.09.2020 произведена государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права РД0339910 ООО "СБЧ" (RU). Независимый пункт формулы полезной модели по патенту РФ N 185118 изложен в следующей редакции: "Устройство для купания, включающее металлическую емкость, содержащую стенки и днище, отличающееся тем, что стенки включают, как минимум, три горизонтальных ряда, расположенных под углом друг к другу, каждый из рядов выполнен с плоскими трапециевидными гранями, сопряженными между собой боковыми сторонами, а меньшее основание трапециевидной грани одного ряда сопрягается с большим основанием трапециевидной грани нижерасположенного ряда, при этом сопряжение граней выполнено с образованием ребер, а днище выполнено плоским в форме равностороннего многоугольника, стороны многоугольника сопряжены с нижними основаниями трапециевидных граней нижнего ряда". Полезная модель поясняется чертежами.

Как следует из экспертного заключения, ответчиком к осмотру было представлено несколько изделий: банный чан с печью, по утверждению ответчика являющийся банным чаном "PREMIUM" на подставке с печью, и банный чан без печи, по утверждению ответчика являющийся банным чаном "PREMIUM" на подставке, который не был установлен на подставку.

Вместе с тем, экспертом было установлено, что банный чан с печью, представленный для осмотра, отличается от банного чана, представленного в приложении 1 к договору N РК01-02531 от 22.10.2020, которое находилось в материалах, предоставленных эксперту для проведения экспертизы. Осмотренное изделие содержит 10 граней емкости и печи, изделие в приложении 1 к договору NРК01-02531 от 22.10.2020 - 8 граней. Других отличий внешним осмотром установлено не было. Кроме того, в предоставленном для проведения экспертизы протоколе осмотра доказательств имеются сведения о разных вариантах модели "Банного чана "PREMIUM" на подставке с печью", отличающихся размером емкости и количеством граней. Так как в вопросе суда не содержится уточнение по конкретному варианту модели "PREMIUM", эксперт счёл возможным проведение экспертизы по представленному для осмотра изделию.

Кроме банного чана, фотографии которого были представлены в заключении, эксперт установил, что на производстве ответчика имелись в наличии другие изделия, в том числе, соответствующие спецификации изделия "Банный чан "PREMIUM" на подставке с печью" согласно приложению 1 к договору N РК01 -02531 от 22.10.2020 и протоколу осмотра доказательств, находящиеся в частичной готовности, без внутренней отделки.

"Банный чан "PREMIUM" на подставке" в виде готового изделия для осмотра представлен не был. В наличии имелся чан в перевернутом виде, без внутренней отделки. Подставка, по утверждению ответчика, находилась в процессе изготовления. На вопрос о возможности представить для осмотра готовое изделие был получен отрицательный ответ.

Фотографии банного чана без печи, представленного для осмотра, также сделанные экспертом, представлены в заключении.

Экспертом был произведен сравнительный анализ объектов экспертизы и патентов, принадлежащих истцу.

Сравнительный анализ банного чана с печью и патента РФ на промышленный образец N 113160 показал, что осмотренное изделие представляет собой банный чан, выполненный в виде единой конструкции, содержащей емкость и печь, закрепленную под емкостью посредством сварки. Емкость выполнена граненой, состоящей из 3 рядов плоских граней. Печь также выполнена граненой, количество граней печи и емкости совпадает. По верхнему краю емкости выполнена обшивка из дерева. Внутри емкости размещены сидения и настил на дне из дерева. В центре емкости установлен столик, который является съемным, по просьбе эксперта был снят в процессе осмотра.

Признаки патента РФ N 113160	Признаки изделия	Признак содержится (+) или нет(-); пояснения
Банный чан	Банный чан	изделия имеют одинаковое назначение
- состоит из двух конструктивных частей - емкость и печь, размещенная под емкостью;	- содержит емкость и печь, закрепленную под емкостью посредством сварки	+
емкость выполнена граненой, состоящей из нескольких рядов плоских граней;	емкость выполнена граненой, состоящей из нескольких рядов плоских граней;	+
- печь также выполнена граненой;	- печь выполнена граненой;	+
- количество граней печи соответствует количеству граней в ряду емкости;	- количество граней печи и емкости совпадает	+
- по верхнему краю емкости выполнена обшивка из дерева (или материала, стилизованного под дерево);	- по верхнему краю емкости выполнена обшивка из дерева	+
внутри емкости размещены сидения из дерева (или материала, стилизованного под дерево)	внутри емкости размещены сидения и настил на дне из дерева	+

На основании сравнения существенных признаков промышленного образца РФ N 113160 и осмотренного изделия эксперт сделал выводы о том, что изделие "Банный чан "PREMIUM" на подставке с печью" содержит все существенные признаки промышленного образца "Банный чан" по патенту Российской Федерации N 113160.

Судом установлено, что при оценке общего впечатления эксперт воспользовался методологическим подходом, выработанным правоприменительной практикой в вопросах оценки существенности признаков промышленного образца и его оригинальности при экспертизе заявок на промышленный образец и нашедшим отражение в Руководстве по государственной регистрации промышленного образца, утвержденном Приказом ФИПС от 20.01.2021 (далее - Руководство), устанавливающем, что общие впечатления, производимые проверяемым и противопоставленным промышленными образцами, могут быть признаны не совпадающими в том случае, если проверяемому промышленному образцу присущ один или более существенных признаков, не присущих ближайшему аналогу, или ближайшему аналогу присущ один или более существенных признаков, не присущих проверяемому промышленному образцу (п.287 Руководства).

Данный подход применим и при оценке общего впечатления при сравнении запатентованного промышленного образца и объекта экспертизы.

Объекту экспертизы присущи отличительные признаки, заключающиеся в более узкой обшивке деревом верхней части емкости и выполнения печи в нижней части устройства с незначительным расширением книзу.

Однако, как установил эксперт, упомянутые отличительные признаки не являются доминантными, так как не характеризуют композиционное построение внешнего вида исследуемого банного чана, не являются зрительно активными и не обуславливают наличие у него эстетических особенностей, которые внесли бы существенный вклад в формирование внешнего вида этого изделия, позволяющего отличить объект экспертизы от решения внешнего вида изделия, известного из патента N 113160.

Кроме того, экспертом установлено, что банный чан по патенту на промышленный образец N 113160 также не содержит существенных (доминантных) признаков, которые не были бы использованы в объекте экспертизы.

В связи с этим эксперт сделал вывод о том, что "Банный чан "PREMIUM" на подставке с печью" содержит такую совокупность признаков, которая производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец по патенту РФ N 113160, и объекты имеют одинаковое назначение.

Поскольку внешним осмотром представленного изделия установлено, что отличие заключается только в количестве граней, кроме того, по утверждению ответчика данное изделие является "Банным чаном "PREMIUM" на подставке с печью", экспертом был проведен сравнительный анализ патента РФ N 185338 и осмотренного изделия.

Осмотренное изделие представляет собой банный чан, выполненный в виде единой конструкции, содержащей металлические емкость и печь, закрепленную под емкостью посредством сварки. Емкость выполнена граненой, состоящей из 3 рядов плоских граней, и имеет плоское дно. Печь также выполнена граненой, количество граней печи и емкости совпадает. По верхнему краю емкости выполнена обшивка из дерева. Внутри емкости размещены сидения и настил на дне из дерева. В центре емкости установлен столик, который является съемным, по просьбе эксперта был снят в процессе осмотра.

N п/п	Признаки патента РФ N 185338	Признаки изделия "Банный чан "PREMIUM" на подставке с печью"	вывод о наличии
1.	Устройство для принятия горячих ванн, включающее	Банный чан является устройством для принятия горячих ванн, так как содержит печь для нагрева воды	родовые понятия совпадают, признак содержится
2.	металлическую емкость	изделие содержит емкость из металла	содержится
2.1	содержащую стенки и днище	емкость содержит стенки и днище	содержится
	отличающееся тем, что
з.	содержит печь	изделие содержит печь	содержится
3.1	выполненную в форме на основе объемной многогранной фигуры,	печь представляет собой объемную многогранную фигуру	содержится
3.2	расположенную с внешней стороны емкости, в нижней ее части и жестко соединенную со стенками емкости	печь расположена с внешней стороны емкости, в нижней её части, жестко закреплена с емкостью посредством сварки	содержится
4.	стенки емкости включают, как минимум, три горизонтальных ряда,	стенки емкости включают три горизонтальных ряда	содержится
4.1	расположенных под углом друг к другу,	ряды расположены под углом друг к другу	содержится
4.2	каждый из рядов выполнен плоскими трапециевидными гранями, сопряженными между собой боковыми сторонами,	каждый из рядов выполнен плоскими трапециевидными гранями, сопряженными между собой боковыми сторонами	содержится
4.3	а меньшее основание трапециевидной грани одного ряда сопрягается с большим основанием трапециевидной грани нижерасположенного ряда,	меньшее основание трапециевидной грани одного ряда сопрягается с большим основанием трапециевидной грани нижерасположенного ряда	содержится
4.4	при этом сопряжение граней выполнено с образованием ребер,	в месте сопряжения граней образованы ребра	содержится
5	количество боковых граней печи равно количеству граней нижнего ряда емкости,	количество боковых граней печи равно количеству граней нижнего ряда емкости	содержится
6	а днище выполнено плоским в форме равностороннего многоугольника, стороны которого сопряжены с нижними основаниями трапециевидных граней нижнего ряда	днище выполнено плоским в форме равностороннего многоугольника, стороны которого сопряжены с нижними основаниями трапециевидных граней нижнего ряда	содержится

При проведении анализа экспертом производилось сравнение конструктивных элементов изделия с признаками полезной модели, отражёнными в её формуле, сопоставление осуществлялось, исходя из смыслового содержания и функционального назначения признаков, с учётом словарных значений использованных терминов.

На основании сравнения признаков независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ N 185338 и объекта экспертизы, эксперт сделала вывод о том, что изделие ответчика "Банный чан "PREMIUM" на подставке с печью", осмотренный в процессе проведения экспертизы, содержит все признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ N185338.

Сравнительный анализ банного чана без печи и патента РФ на промышленный образец N 113161показал следующее.

В связи с тем, что для осмотра ответчиком не было представлено в готовом виде изделие, соответствующее приложению 2 к договору N РК01-02531 от 22.10.2020, предоставленному эксперту для проведения экспертизы, экспертом проведен

Признаки патента РФ N 113161	Признаки изделия	Признак содержится (+) или нет(-); пояснения
Банный чан	Банный чан	изделия имеют одинаковое назначение
- чан представляет собой граненую емкость, состоящую из нескольких рядов плоских граней	представляет собой граненую металлическую емкость, состоящую из 3 рядов плоских граней	+
по верхнему краю емкости выполнена обшивка из дерева (или материала, стилизованного под дерево);	- по верхнему краю емкости выполнены бортики со спинкой по кругу из лиственницы (спецификация)	+
внутри емкости размещены сидения и настил из дерева (или материала, стилизованного под дерево)	Внутри емкости размещены сиденья по кругу и подставка под ноги из лиственницы (спецификация)	+

На основании сравнения существенных признаков промышленного образца РФ N 113161 и осмотренного изделия эксперт пришел к выводу о том, что изделие "Банный чан "PREMIUM" на подставке" содержит все существенные признаки промышленного образца "Банный чан" по патенту Российской Федерации N 113161.

При сравнении общего впечатления, производимого на информированного потребителя запатентованным промышленным образцом и объектом исследования, экспертом было учтено условие пункта 75 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов и их формы, утвержденными Приказом Министерства экономического развития РФ 30.09.2015 N 696 (далее - Правила ПО), которое устанавливает, что под информированным потребителем понимается гипотетическое лицо, которое будет пользоваться изделием, в котором воплощен промышленный образец, проявляющее интерес к изделиям такого же или однородного назначения и, как следствие, имеющее знания о том, какие признаки внешнего вида обычно имеются у таких изделий.

При оценке общего впечатления эксперт воспользовался методологическим подходом, выработанным правоприменительной практикой в вопросах оценки существенности признаков промышленного образца и его оригинальности при экспертизе заявок на промышленный образец и нашедшим отражение в Руководстве, устанавливающем, что общие впечатления, производимые проверяемым и противопоставленным промышленными образцами, могут быть признаны не совпадающими в том случае, если проверяемому промышленному образцу присущ один или более существенных признаков, не присущих ближайшему аналогу, или ближайшему аналогу присущ один или более существенных признаков, не присущих проверяемому промышленному образцу (п.287 Руководства).

Данный подход применяется и при оценке общего впечатления при сравнении запатентованного промышленного образца и объекта экспертизы.

Объекту экспертизы (на фото из спецификации в приложении к договору) присущ отличительный признак, заключающийся в наличии стола по центру.

Однако упомянутый отличительный признак не является доминантным, при его исключении из изделия общий внешний вид этого изделия не изменится до такой степени, чтобы отличить объект экспертизы от решения внешнего вида изделия, известного из патента N 113161.

Банный чан по патенту на промышленный образец N 113161 также не содержит существенных (доминантных) признаков, которые не были бы использованы в объекте экспертизы.

В связи с этим эксперт сделал вывод о том, что "Банный чан "PREMIUM" на подставке" содержит такую совокупность признаков, которая производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец по патенту РФ N 113161, при этом объекты имеют одинаковое назначение.

Сравнительный анализ представленного для осмотра банного чана без печи и патента РФ на полезную модель N 185118 показал, что в независимом пункте формулы полезной модели N 185118 выделены и пронумерованы признаки, характеризующие полезную модель.

Осмотренное изделие представляет собой банный чан, выполненный в виде граненой металлической емкости, состоящей из 3 рядов плоских граней и имеющей плоское дно.

N п/п	Признаки патента РФ N 185118	Признаки изделия "Банный чан "PREMIUM" на подставке"	вывод о наличии
1.	Устройство для купания, включающее	Банный чан используется для принятия ванн (купания)	родовые понятия совпадают, признак содержится
2.	металлическую емкость	изделие содержит емкость из металла	содержится
2.1	содержащую стенки и днище	емкость содержит стенки и днище	содержится
	отличающееся тем, что
3.	стенки емкости включают, как минимум, три горизонтальных ряда,	стенки емкости включают три горизонтальных ряда	содержится
3.1	расположенных под углом друг к другу,	ряды расположены под углом друг к другу	содержится
4.	каждый из рядов выполнен плоскими трапециевидными гранями, сопряженными между собой боковыми сторонами,	каждый из рядов выполнен плоскими трапециевидными гранями, сопряженными между собой боковыми	содержится
		сторонами
4.1	а меньшее основание трапециевидной грани одного ряда сопрягается с большим основанием трапециевидной грани нижерасположенного ряда,	меньшее основание трапециевидной грани одного ряда сопрягается с большим основанием трапециевидной грани нижерасположенного ряда	содержится
4.2	при этом сопряжение граней выполнено с образованием ребер,	в месте сопряжения граней образованы ребра	содержится
5	а днище выполнено плоским в форме равностороннего многоугольника, стороны которого сопряжены с нижними основаниями трапециевидных граней нижнего ряда	днище выполнено плоским в форме равностороннего многоугольника, стороны которого сопряжены с нижними основаниями трапециевидных граней нижнего ряда	содержится

При проведении анализа экспертом производилось сравнение конструктивных элементов изделия с признаками полезной модели, отражёнными в её формуле, сопоставление осуществлялось, исходя из смыслового содержания и функционального назначения признаков, с учётом словарных значений использованных терминов.

На основании сравнения признаков независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ N 185118 и объекта экспертизы эксперт сделала вывод о том, что изделие ответчика "Банный чан "PREMIUM" на подставке", осмотренное в процессе проведения экспертизы, содержит все признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ N185118.

Таким образом, по верному заключению суда первой инстанции, на все поставленные судом вопросы эксперт ответила утвердительно: в представленных эксперту на осмотр изделиях ответчика использованы все признаки независимых пунктов формулы полезных моделей по патентам РФ N 185118 и N 113161, также изделия ответчика содержит такую совокупность признаков, которая производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производят запатентованные промышленные образцы по патентам РФ N113161 и 113160, при этом объекты имеют одинаковое назначение.

Выражая свое несогласие с заключением эксперта, ответчик в апелляционной жалобе ссылается на то, что к экспертному заключению патентоведом Карпицкой Ю.В. не был приложен Акт осмотра изделия, кроме того, фотографии, имеющиеся в заключении выполнены в черном цвете фона и не позволяют увидеть какое конкретно изделие изображено, изделие "Банный чан "PREMIUM" па подставке с печью" эксперту предоставлено не было, а адвокат истца и эксперт стали неадекватно заявлять и требовать, чтобы им ООО "Родник" представило такое изделие, которое имело бы все признаки независимых пунктов формулы полезных моделей и промышленных образцов по вышеуказанным патентам.

Вместе с тем, определением суда о назначении экспертизы от 26.03.2021 на ответчика была возложена обязанность представить для осмотра эксперту помещения цеха. Объектом экспертизы являлись спорные изделия. Поэтому требование эксперта о предоставлении ему для осмотра именно спорного изделия являлось обоснованным.

Само по себе несогласие ответчика с выводами судебной экспертизы, а также наличие у него сомнений в обоснованности заключения эксперта не свидетельствуют о его недостоверности.

Арбитражный суд оценил заключение эксперта и не нашёл оснований сомневаться в его достоверности.

Эксперт предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. В экспертном заключении содержатся ответы на поставленные судом вопросы, заключение мотивировано, выводы эксперта предельно ясны, обоснованы исследованными им обстоятельствами, содержат ссылки на представленные судом для производства экспертизы доказательства. Сведения, содержащиеся в экспертном заключении, документально ответчиком не опровергнуты. Противоречий в выводах эксперта не имеется, экспертное исследование проведено последовательно и полно, на поставленные судом вопросы эксперт ответила вполне определенным образом, с приведением изложения методики проведения исследовательской части экспертизы.

Таким образом, экспертиза назначена и проведена в соответствии с положениями АПК РФ, основания не доверять заключению эксперта, отсутствуют. В экспертном заключении отражены все предусмотренные частью 2 статьи 86 АПК РФ сведения; экспертное заключение основано на материалах дела, является ясным и полным, противоречия в выводах эксперта отсутствуют.

Учитывая изложенное, заключение судебной экспертизы правомерно принято судом первой инстанции как доказательство по делу в соответствии со статьями 67, 71 АПК РФ.

Суд апелляционной инстанции также отмечает, что как экспертное заключение является доказательством, не имеющим заранее установленной силы (часть 5 статьи 71 АПК РФ, пункт 12 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе", оно исследовано и оценено судом по правилам статьи 71 АПК РФ, при этом нарушений каких-либо фундаментальных принципов и методов проведения подобных исследований при проведении экспертизы экспертом не допущено и судом не установлено.

В соответствии со статьями 9, 65 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

При этом в соответствии с частью 3 статьи 82 АПК РФ ответчик не был лишен возможности заявить отвод эксперту в ходе производства судебной экспертизы.

Несогласие ответчика с результатом экспертизы о нарушении судом норм процессуального права не свидетельствует.

Кроме того, заключение эксперта согласуется с другими доказательствами, имеющимися в деле, в частности, с выводами патентно-технического исследования ООО "Патентно-правовой центр Сибирь Патент", имеющимся в деле. Для исследования специалисту были представлены договор купли-продажи N Заказ N РК01-02531 от 22.10.2020, приложения к нему и счет на оплату, содержащие фотографии и компьютерную модель изделий ответчика.

В соответствии с пунктом 2 статьи 87 АПК РФ в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Вопрос о необходимости проведения экспертизы согласно статьям 82 и 87 АПК РФ относится к компетенции суда, разрешающего дело по существу.

Удовлетворение ходатайства о проведении повторной экспертизы является правом, а не обязанностью суда, которое он может реализовать в случае, если с учетом всех обстоятельств дела придет к выводу о необходимости осуществления такого процессуального действия для правильного разрешения спора.

Устное ходатайство ответчика о назначении по делу повторной судебной экспертизы не содержит как указания на то, по каким конкретно причинам представитель истца полагает заключение судебной патентно-технической экспертизы недостоверным, так и указания на то, какие именно противоречия имеются в заключении эксперта.

Поскольку заключение эксперта соответствует требованиям статьи 82 АПК РФ, Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", содержит подробное описание проведенного исследования, результаты исследования с указанием примененных методов, конкретные ответы на поставленные судом вопросы, оно не допускает неоднозначное толкование, не вводит в заблуждение, является достоверным и допустимым доказательством, арбитражный суд правомерно отклонил ходатайство ответчика о назначении по делу повторной судебной экспертизы.

При этом суд апелляционной инстанции отмечает отсутствие в материалах дела письменного отзыва на экспертизу, о котором заявляет ответчик в апелляционной жалобе.

Согласно статье 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно статье 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Взыскание компенсации является ГК РФ мерой ответственности, возникшей в силу самого факта нарушения ответчиком исключительных авторских прав в форме использования произведения без согласия правообладателя, при этом истец в соответствии с прямым указанием нормы пункта 3 статьи 1252 ГК РФ освобожден от доказывания размера понесенных убытков.

Согласно статье 1407 ГК РФ патентообладатель вправе в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1252 настоящего Кодекса потребовать публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о неправомерном использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца или об ином нарушении его прав.

В пункте 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Обращаясь в суд, истец заявлял о том, что ответчиком изготавливаются, предлагаются к продаже, продаются изделия, при изготовлении которых используются технические решения, охраняемое по указанным выше патентам РФ на промышленные образцы и полезные модели.

Как следует из содержания счета, выставленного ответчиком ООО "АРХСТРОИИНВЕСТ", стоимость двух изделий, предлагаемых к продаже ответчиком, составляет 499 400 рублей. Из условий п.п. 3.1. и 3.2. договора N (заказ) N РК01-02531 от 22.10.2020, следует, что ответчик готов поставить товар в течение 3-х рабочих дней при условии его наличия, а срок изготовления товара составляет не более 45 календарных дней. Приведенные положения договора позволяют предположить, что деятельность, нарушающая права истца, осуществляется ответчиком в течение длительного времени и не ограничивается разовым предложением к продаже двух контрафактных товаров.

Исходя из периода нарушения прав, стоимости предлагаемых ответчиком к продаже изделий, количества незаконно используемых результатов интеллектуальной деятельности при предъявлении настоящего иска истец просил суд определить подлежащую взысканию с ответчика компенсацию в размере 500 000 рублей.

В ходе рассмотрения дела, ответчик пояснил, что ООО "Родник" является и изготовителем спорных изделий, причем изготавливает данные изделия как минимум с 2015 - 2016 года. Данные обстоятельства ответчик подтверждает и в своей жалобе.

Согласно заключению эксперта: -изделие ответчика "Банный чан "PREMIUM" на подставке с печью" содержит все существенные признаки промышленного образца "Банный чан" по патенту РФ N 113160, а также такую совокупность признаков, которая производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец по патенту РФ N 113160, и объекты имеют одинаковое назначение; -изделие ответчика "Банный чан "PREMIUM" на подставке с печью" содержит каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ N 185338; -изделие ответчика "Банный чан "PREMIUM" на подставке" содержит все существенные признаки промышленного образца "Чан" по патенту РФ N 113161, а также такую совокупность признаков, которая производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец "Чан" по патенту РФ N 113161, и объекты имеют одинаковое назначение. -изделие ответчика "Банный чан "PREMIUM" на подставке" содержит каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ N 185118.

Из описательной части заключения эксперта также следует, что осмотр изделий "Банный чан "PREMIUM" на подставке с печью" и "Банный чан "PREMIUM" на подставке", представленных для проведения экспертизы, осуществлен экспертом по месту производства ООО "Родник" по адресу: г. Новосибирск, улица Даргомыжского, дом 8а, корпус 6.

Кроме того, из информации сайта, принадлежащего ООО "Родник", следует, что спорные изделия предлагаются ответчиком к продаже до настоящего времени, что подтверждается информацией сайта на 19.05.2021.

Исходя из длительного периода нарушения прав, стоимости изготавливаемых и предлагаемых ответчиком к продаже изделий, количества незаконно используемых результатов интеллектуальной деятельности, нарушения четырех объектов интеллектуальных прав, длительности нарушения, компенсация в размере 2 000 000 руб. признана судом соразмерной вероятным убыткам правообладателя.

Ответчик полагает, что указанная сумма иска является явно завышенной.

Суд апелляционной инстанции отклоняет указанную позицию ответчика на основании следующего.

В пункте 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ" разъяснено, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного соответствующей нормой Кодекса. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 2 постановления от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края", положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой в системной связи с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (при том, что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Исходя из основных начал гражданского законодательства, а именно признания равенства участников регулируемых им отношений (статья 1 ГК РФ), учитывая правовую позицию, определенную в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П, в частности пункты 3.1, 3.2 и 4, определение с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общего размера компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, может быть применена не только к индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, но и юридическим лицам.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

- убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;

- правонарушение совершено ответчиком впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации обусловлено одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами.

Судом установлен факт нарушения ответчиком исключительных прав на промышленный образец, в связи с чем истец вправе в качестве одного из способов защиты прав требовать компенсации за допущенное нарушение.

Бремя доказывания наличия обстоятельств о необходимости снижения размера компенсации возложено на ответчика. Также ответчик должен подтвердить факт наличия оснований для снижения компенсации именно на момент совершенного им нарушения.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры.

Снижение размера компенсации возможно только при наличии мотивированного заявления ответчика. В данном же случае ответчик не привел каких-либо аргументов и доказательств, обосновывающих необходимость снижения заявленной суммы компенсации.

Кроме того, суд апелляционной инстанции отмечает, что снижение судом размера компенсации, несмотря на то, что ответчиком не представлены конкретные доказательства, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием его заявления, неосновательно освобождает ответчика от риска наступления последствий непредоставления доказательств, нарушая тем самым принципы равноправия сторон и состязательности судебного процесса.

Компенсация является штрафной мерой ответственности и преследует, помимо прочих целей, цель общей превенция совершения правонарушений, что не выполняется в случае необоснованного произвольного снижения размера компенсации со стороны суда.

Действия ответчика по введению в гражданский оборот аналогичной продукции, содержащей все признаки промышленного образца, приводят к смешению товаров на рынке, поскольку потребители не могут отличить товары разных производителей.

Кроме того, эти действия предоставляют ответчику возможность привлекать потенциальных потребителей оригинальной продукции истца и обеспечивать повышенный спрос на нелицензионную продукцию, вводимую в гражданский оборот на территории Российской Федерации без получения разрешения правообладателя в отношении использованного в ней производственного решения внешнего вида изделия, охраняемого по патенту на промышленный образец.

Своими действиями ответчик вводит потребителей в заблуждении относительно юридического лица, производящего и реализующего однородные товары. С позиции соблюдения принципов надлежащей осмотрительности и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных в результате использования промышленного образца, ответчик должен был избегать возможности его использования при реализации аналогичного изделия, поскольку введение такого изделия, содержащего все признаки промышленного образца, в гражданский оборот причиняет убытки правообладателю, связанные с неполучением средств от реализации аналогичного лицензионного продукта.

Взыскание компенсации в незначительном размере по всем, без исключения, случаям не стимулирует потенциальных нарушителей заключать лицензионные договоры с правообладателями либо организациями по управлению правами на коллективной основе.

В таком случае нарушение исключительных прав авторов становится выгоднее, чем основанное на законе использование результатов интеллектуальной деятельности с выплатой авторского вознаграждения.

Доказательств свидетельствующих о чрезмерности и неразумности взысканной судом первой инстанции суммы компенсации, ответчиком не представлено.

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что требование истца о выплате компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель подлежит удовлетворению в заявленном размере.

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами на основании исследования имеющихся в деле доказательств, с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для отмены либо изменения решения суда.

Довод заявителя жалобы о том, что истец, злоупотребив процессуальными правами, не уплатил государственную пошлину при уточнении исковых требований, подлежит отклонению.

Согласно части 1 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Заявлявшиеся истцом уточнения являются реализацией указанного права стороны.

При этом апелляционный суд исходит из того, что увеличение исковых требований без дополнительной оплаты государственной пошлины не нарушает действующих норм права.

В силу статьи 102 АПК РФ основания и порядок уплаты государственной пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации установлено, что при увеличении истцом размера исковых требований недостающая сумма государственной пошлины доплачивается в соответствии с увеличенной ценой иска в десятидневный срок со дня вступления в законную силу решения арбитражного суда.

В пункте 16 постановления пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах" указано, что в тех случаях, когда до окончания рассмотрения дела государственная пошлина не была уплачена (взыскана) частично либо в полном объеме ввиду действия отсрочки, рассрочки по уплате госпошлины, увеличения истцом размера исковых требований после обращения в арбитражный суд, вопрос о взыскании неуплаченной в федеральный бюджет государственной пошлины разрешается судом исходя из следующих обстоятельств.

Если суд удовлетворяет заявленные требования, государственная пошлина взыскивается с другой стороны непосредственно в доход федерального бюджета применительно к части 3 статьи 110 АПК РФ.

Таким образом, доводы заявителя жалобы относительно нарушений судом норм процессуального права, выразившихся к принятию без законных оснований уточненных требований истца об увеличении исковых требований, не оплаченных государственной пошлиной, признаются необоснованными.

С учетом изложенного, оснований для отмены решения суда первой инстанции, установленных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, у суда апелляционной инстанции не имеется.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины в апелляционной инстанции, согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и подпункту 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием оснований для удовлетворения апелляционной жалобы относятся на ее подателя.

Руководствуясь статьями 258, 268, 271, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 23.06.2021 по делу N А45-35658/2020 оставить без изменения, а апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Родник" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.

Председательствующий

Т.В. Павлюк

Судьи

И. И. Бородулина С.Н. Хайкина