Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 октября 2021 г. N 19АП-4407/21 по делу N А48-10/2021

г. Воронеж

19 октября 2021 г.

Дело N А48-10/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 12 октября 2021 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 19 октября 2021 года.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи	Щербатых Е.Ю.,
судей	Кораблевой Г.Н., Поротикова А.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Карабковой О.В.,

при участии:

от общества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческой фирмы "Исток": Полынова М.Л., представителя по доверенности от 18.06.2020;

индивидуальный предприниматель Токбулатов Александр Минлиянович (после перерыва),

рассмотрев в открытом судебном заседании при использовании систем видеоконференц-связи апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческой фирмы "Исток" на решение Арбитражного суда Орловской области от 02.07.2021 по делу N А48-10/2021 (судья Кудряшова А.Г.),

по исковому заявлению производственно-коммерческой фирмы "Исток" (ИНН 6319014062, ОГРН 1036300881033) к индивидуальному предпринимателю Токбулатову Александру Минлияновичу (ОГРНИП 304575331000040) о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак в сумме 100 000 руб.,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма "Исток" (далее - ООО ПКФ "Исток", истец) обратилось в Арбитражный суд Орловской области с иском к индивидуальному предпринимателю Токбулатову Александру Минлияновичу (далее - ИП Токбулатов А.М., ответчик) о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак в размере 100 000 руб.

Решением Арбитражного суда Орловской области от 02.07.2021 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО ПКФ "Исток" обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой ссылается на незаконность и необоснованность решения Арбитражного суда Орловской области от 02.07.2021, в связи с чем просит его отменить и принять по делу новый судебный акт. По мнению истца, приобретение спорного товара у общества с ограниченной ответственностью "Перфект" в 2014 году не свидетельствует о правомерном использовании ответчиком товарного знака "ВАКС", поскольку не установлено, на каком основании общество использовало товарный знак. Заявитель обращает внимание на реализацию спорного товара 19.10.2020 в период действия права истца на использование товарного знака по классу 21 Международной классификации товаров и услуг (далее- МКТУ).

ИП Токбулатовым А.М. представлен отзыв на апелляционную жалобу, согласно которому обжалуемое решение является законным и обоснованным, с выводами суда, изложенными в решении, и их фактическим и правовым обоснованием ответчик согласен.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представители сторон поддержали доводы, изложенные в апелляционной жалобе и отзыве.

Истцом представлено ходатайство о приобщении к материалам дела копии электронного письма Белобровкина Евгения в адрес истца от 20.10.2020, приобретшего, по утверждению истца, спорный товар у ответчика.

В соответствии с частью 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее- АПК РФ) дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств и суд признает эти причины уважительными.

Согласно части 3 статьи 268 АПК РФ при рассмотрении дела в арбитражном суде апелляционной инстанции лица, участвующие в деле, вправе заявлять ходатайства о вызове новых свидетелей, проведении экспертизы, приобщении к делу или об истребовании письменных и вещественных доказательств, в исследовании или истребовании которых им было отказано судом первой инстанции. Суд апелляционной инстанции не вправе отказать в удовлетворении указанных ходатайств на том основании, что они не были удовлетворены судом первой инстанции.

Пунктом 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" разъяснено, что поскольку арбитражный суд апелляционной инстанции на основании статьи 268 АПК РФ повторно рассматривает дело по имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным доказательствам, то при решении вопроса о возможности принятия новых доказательств, в том числе приложенных к апелляционной жалобе или отзыву на апелляционную жалобу, он определяет, была ли у лица, представившего доказательства, возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по независящим от него уважительным причинам.

Признание доказательств относимым и допустимым само по себе не является основанием для его принятия арбитражным судом апелляционной инстанции.

С учетом мнения представителя ответчика судебная коллегия отклонила заявленное ходатайство ввиду отсутствия уважительных причин.

Согласно части 1 статьи 268 АПК РФ при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, отзыва, заслушав объяснения представителей сторон, арбитражный суд апелляционной инстанции полагает, что решение Арбитражного суда Орловской области от 02.07.2021 по делу N А48-10/2021 следует оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО ПКФ "Исток" - без удовлетворения.

Из материалов дела следует, что истцу принадлежат исключительные права на товарные знаки N 550800, что подтверждается свидетельством на товарный знак ВАКС, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.08.2015, дата приоритета 10.02.2014, срок действия до 10.02.2024 в отношении 07 и 35 классов МКТУ; N 621606 - свидетельством на товарный знак "ВАКС", зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.06.2017, дата приоритета 05.07.2016, срок действия до 05.07.2026, в отношении 21 класса МКТУ.

Также в материалы дела представлен патент N 2339569 на изобретение - устройство для вакуумной укупорки тары типа стеклянных банок со сроком действия 09.02.2027 с приложением к патенту на изобретение в виде государственной регистрации договора о распоряжении исключительным правом, в котором в качестве лица, которому предоставлено право использования, указано ООО ПКФ "Исток".

19.10.2020 в торговой точке, расположенной по адресу: г. Орел, ул.Лескова, д. 19, предлагался к продаже и был реализован товар - вакуумная система "ВАКС" (6 крышек+насос).

В подтверждение заключения сделки розничной купли-продажи истцом в материалы дела представлен кассовый чек от 19.10.2020 на общую сумму 368 руб. и товарный чек с печатью ответчика и адресом - сеть оптовых складов "Европак", в котором указано, что стоимость вакуумной системы составляет 300 руб., также в материалы дела представлены фотографии спорного товара и оригинала продукции, выпускаемой истцом после регистрации прав на товарные знаки.

В обоснование исковых требований истец указал, что реализованная ответчиком вакуумная система является подделкой продукции истца; отличительными признаками подделки является отсутствие личного клейма упаковщика и даты изготовления на подделке; подделка не удерживает вакуум при консервировании; продажей вакуумной системы ВАКС ответчик нарушил права истца на товарный знак "ВАКС", зарегистрированный по свидетельству N 621601 (класс 21 МКТУ), используемый истцом для индивидуализации продукции собственного производства: крышек для пищевых емкостей и крышек для посуды (страница 2 строки 15-16 свидетельства на товарный знак N 621606); незаконное использование товарного знака "ВАКС" выразилось в размещении ответчиком товарного знака "ВАКС" на товаре (внешняя поверхность крышки), упаковке товара и на документации, связанной с введением товара в гражданский оборот.

В целях досудебного урегулирования спора истец 27.10.2020 направил ответчику претензию от 27.10.2020 N 175, в которой предложил выплатить компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак, которая оставлена ответчиком без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужил основанием для обращения ООО ПКФ "Исток" в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности по правилам, предусмотренным статьей 71 АПК РФ, суд первой инстанции пришел к выводу о недоказанности факта нарушения действиями ответчика исключительного права истца на товарный знак, в защиту которого предъявлен иск, в связи с чем указал на отсутствие правовых оснований для удовлетворения исковых требований.

Оставляя обжалуемый судебный акт без изменения, арбитражный апелляционный суд руководствуется следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия (статья 1487 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 1491 ГК РФ исключительное право на товарный знак действует со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака; дата подачи заявки, как правило, совпадает с датой приоритета товарного знака (статья 1494 ГК РФ).

Таким образом, исключительное право на средство индивидуализации возникает ранее государственной регистрации такого средства, но признается и охраняется при условии такой регистрации (статьи 1232, 1479 ГК РФ).

Следовательно, при наличии государственной регистрации товарного знака защита исключительных прав распространяется и на предшествующий период, но не ранее даты приоритета товарного знака.

Из имеющегося в деле свидетельства о регистрации товарного знака N 621606 следует, что его регистрация осуществлена 29.06.2017 с приоритетом с 05.07.2016.

Поскольку предложение спорного товара к продаже осуществлено ответчиком 19.10.2020 согласно товарному чеку N 19672, следовательно, принадлежащее истцу исключительное право подлежит судебной защите (пункт 1 статьи 1229, статьи 1252 ГК РФ).

Учитывая специфику споров о защите исключительного права на объекты интеллектуальных прав и особенности доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания по указанным спорам, истцу в качестве подтверждения факта несанкционированного использования достаточно заявить об отсутствии его согласия, в то время как соблюдение требований законодательства об интеллектуальной собственности и наличие прав на использование объекта интеллектуальной собственности подтверждает ответчик путем представления соответствующих доказательств (наличие согласия правообладателя, отсутствие сходства между обозначениями, исчерпание права и пр.). Истец, в свою очередь, вправе опровергнуть обстоятельства, подтверждающие соблюдение ответчиком требований законодательства об интеллектуальной собственности путем представления соответствующих доказательств, заявлений, ходатайств.

Таким образом, вопрос установления контрафактности товара также подчиняется общим требованиям о распределении бремени доказывания.

Так, в случае если истец ссылается на нарушение ответчиком исключительного права на товарный знак при продаже ответчиком контрафактного товара, а ответчик (при доказанности факта использования) заявляет соответствующие возражения, то вопрос о нарушении исключительного права на товарный знак и о контрафактности товара подлежит установлению с учетом конкретных обстоятельств дела и представленных сторонами спора доказательств. Например, ответчик может ссылаться на законность использования товарного знака в связи с тем, что товар введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия (статья 1487 ГК РФ), доказывая это тем, что товар внешне выглядит как оригинальный, товарный знак использован в том виде, в каком его использует сам правообладатель, а в качестве изготовителя на товаре (упаковке) указан сам правообладатель или его лицензиат.

Истец же вправе оспорить доводы ответчика о законности использования товарного знака, например, указывая на то, что спорный товар не произведен ни им, ни его лицензиатом, подтверждая это несоответствием спорного товара производимым им товарам или отсутствием производства спорных товаров в целом.

Если для установления контрафактности товара требуются специальные знания, в порядке статьей 82 АПК РФ может быть назначена судебная экспертиза (пункт 25 постановления от 26.03.2009 N 5/29).

В случае если возражения ответчика о правомерности использования спорного товарного знака и об оригинальности товара в установленном порядке не оспорены истцом, суд с учетом части 3.1 статьи 70 АПК РФ исходит из доказанности законности использования товарного знака ответчиком.

Данная правовая позиция изложена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 23.04.2019 N С01-201/2019 по делу N А03-19013/2017.

Как следует из представленной ответчиком товарной накладной от 20.01.2014 N 211, ИП Токбулатов А.М. приобрел у ООО "Перфект" демонстрационную версию набора вакуумной системы (6 крышек+насос) в количестве 7 штук.

Согласно ведомостям по партиям товарно-материальных ценностей данная продукция хранилась без реализации на складе ответчика и была уценена, в 2020 году образцы товара под наименованием "Набор вакуумная система (6 крышек+насос) демонстрационная версия" код ЦО902604 был предложен к продаже и реализован 19.10.2020 в количестве двух единиц на общую сумму 300 руб.

Однако в отсутствие видеозаписи, на которой зафиксированы информация о продавце и месте совершения покупки, момент передачи продавцом спорного товара, кассового и товарного чеков, представленные истцом товарный и кассовый чеки от 19.10.2020 не могут служить надлежащими доказательствами, подтверждающими факт нарушения ответчиком права истца на товарный знак, поскольку из этих доказательств не представляется возможным достоверно установить, какой конкретно товар был приобретен у ответчика.

В подтверждение довода о контрафактности приобретенного у ответчика товара истец указал на отсутствие на нем личного клейма упаковщика и даты изготовления, относительно комплектности представленного в суд товара, приобретенного у ответчика, пояснил, что он состоит из насоса и трех крышек, при этом оригинальный набор содержит 9 крышек, блистерная упаковка предусматривает возможность упаковки 9 крышек; потребитель купил у ответчика 2 набора, один из которых он подарил, переложив из одного в другой 3 крышки, поэтому в суд представлена упаковка комплекта 82Б с тремя крышками.

Протокольным определением от 08.06.2021 арбитражный суд области предложил истцу представить комплект 82Б со сроком действия сертификата с 20.03.2013 по 19.03.2018 для рассмотрения вопроса о назначении экспертизы по делу в целях установления контрафактности товара и сравнения закупленного у ответчика товара с комплектом 82Б, выпущенным истцом, в случае фиксации процесса покупки - представить видеозапись или фотографии данной покупки.

Определением арбитражного суда области от 21.06.2021 отказано в приобщении к материалам дела представленного вещественного доказательства - комплекта 82БМ со сроком действия сертификата с 24.08.2018 по 23.08.2023 производства ООО ПКФ "Исток", поскольку он имеет иную маркировку - 82БМ, а не 82Б, о контрафактности которого заявлено истцом.

Таким образом, в отсутствие оригинального товара, с учетом приобретения ответчиком товара до даты приоритета товарного знака не представляется возможным провести сравнительный анализ оригинальных изделий истца с изделиями, представленными истцом в качестве приобретенных у ответчика.

Требование о взыскании компенсации может быть удовлетворено при наличии несанкционированного использования товарного знака, то есть при наличии факта правонарушения. В этой связи указанное разъяснение нельзя толковать как обязывающее истца подтверждать, что товар является контрафактным.

Вместе с тем иных доказательств покупки у ответчика именно представленного в суд товара, а также его контрафактности истцом не представлено, ходатайств, направленных на формирование доказательственной базы по делу (об истребовании доказательств, о назначении судебной экспертизы, о вызове в качестве свидетеля лица, приобретшего у ответчика спорный товар, и т.д.), истцом не заявлено.

На основании изложенного суд апелляционной инстанции приходит к выводу о недоказанности факта совершения правонарушения ответчиком, что исключает возможность применения к нему мер, предусмотренных статьей 1515 ГК РФ.

Утверждение истца о том, что приобретение ответчиком спорного товара у ООО "Перфект" в 2014 году не свидетельствует о правомерном использовании ответчиком товарного знака "ВАКС", поскольку не установлено, на каком основании общество использовало товарный знак, сделано без учета правовой позиции, изложенной в пункте 155 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно которой положения статьи 1491 ГК РФ не могут быть расценены как свидетельство того, что действия, совершенные до даты государственной регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков, являются нарушением исключительного права на товарный знак.

При этом судом апелляционной инстанции учтено, что государственная регистрация лицензионного договора от 02.02.2017 N РД0215951, согласно которому ООО "ПКФ "Исток" было предоставлено право использования изобретения - устройство для вакуумной укупорки тары типа стеклянных банок, произведена 02.02.2017.

Поскольку в удовлетворении исковых требований отказано, оснований для возмещения ООО ПКФ "Исток" расходов на покупку товара в размере 912 руб. не имеется.

Иных доводов, подкрепленных соответствующими доказательствами и позволяющих отменить обжалуемый судебный акт, апелляционная жалоба не содержит, в связи с чем удовлетворению не подлежит.

Таким образом, суд апелляционной инстанции считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, оснований для отмены либо изменения судебного акта не имеется.

При принятии обжалуемого решения арбитражный суд первой инстанции правильно применил нормы материального и процессуального права, нарушений норм процессуального законодательства, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены принятых судебных актов, допущено не было.

С учетом изложенного оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены решения Арбитражного суда Орловской области от 02.07.2021 по делу N А48-10/2021 не имеется.

Согласно положениям статьи 110 АПК РФ судебные расходы по государственной пошлине за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Орловской области от 02.07.2021 по делу N А48-10/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу производственно-коммерческой фирмы "Исток"- без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

Е.Ю. Щербатых

Судьи

Г.Н. Кораблева А.И. Поротиков