Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 октября 2021 г. N 19АП-5679/21 по делу N А64-8491/2020

город Воронеж

26 октября 2021 г.

Дело N А64-8491/2020

Резолютивная часть постановления объявлена "19" октября 2021 года.

Постановление в полном объеме изготовлено "26" октября 2021 года.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи	Щербатых Е.Ю.,
судей	Поротикова А.И., Воскобойникова М.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Карабковой О.В.,

при участии:

от общества с ограниченной ответственностью "БИОКСИ-ПРО": Миронова В.С., представителя по доверенности от 01.12.2020;

от общества с ограниченной ответственностью резервуарного завода "ВЕССЕЛ": Перевертова О.Н., генерального директора на основании выписки из ЕГРЮЛ;

от областного государственного унитарного предприятия "Усманский водоканал": представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела;

от общества с ограниченной ответственностью "Стройиндустрия": Федосеева В.И., представителя по доверенности от 26.04.2021,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "БИОКСИ-ПРО" на решение Арбитражного суда Тамбовской области от 02.08.2021 по делу N А64-8491/2020 (судья Митина Ю.Н.),

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "БИОКСИ-ПРО" (ИНН 7730709346, ОГРН 1147746779135) к обществу с ограниченной ответственностью резервуарному заводу "ВЕССЕЛ" (ИНН 6829069171, ОГРН 1106829006349), обществу с ограниченной ответственностью "Стройиндустрия" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "БИОКСИ-ПРО" (далее - истец, ООО "БИОКСИ-ПРО") обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью резервуарному заводу "ВЕССЕЛ" (далее - ответчик, ООО резервуарный завод "ВЕССЕЛ") об обязании ООО резервуарного завода "ВЕССЕЛ" и/или ООО "Стройиндустрия" прекратить производство продукции под товарным знаком "БИОКСИ"; уничтожить за свой счет всю произведенную контрафактную продукцию под товарным знаком "БИОКСИ"; взыскании с ООО резервуарного завода "ВЕССЕЛ" и/или ООО "Стройиндустрия" в пользу ООО "БИОКСИ-ПРО" компенсации за неправомерное использование товарного знака "БИОКСИ" в размере 81 661 602 руб. (с учетом принятого судом уточнения в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены областное государственное унитарное предприятие "Липецкий областной водоканал" (далее- третье лицо, ОГУП "Липецкий областной водоканал").

Определением суда от 26.07.2021 произведена замена ОГУП "Липецкий областной водоканал" на правопреемника- областное государственное унитарное предприятие "Усманский водоканал" (далее- третье лицо, ОГУП "Усманский водоканал").

Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 02.08.2021 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым решением, ссылаясь на его незаконность и необоснованность, истец обратился в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

В судебное заседание суда апелляционной инстанции 19.10.2021 представитель третьего лица не явился.

Учитывая, что в материалах дела имеются сведения о надлежащем извещении вышеназванного лица о месте и времени судебного заседания, на основании статей 123, 156, 266 АПК РФ дело рассматривалось в его отсутствие.

Представитель истца поддерживает доводы апелляционной жалобы, считает обжалуемое решение незаконным и необоснованным, принятым с нарушением норм материального и процессуального права, просит отменить его полностью, принять по делу новый судебный акт.

Представители соответчиков с доводами апелляционной жалобы не согласны, считают обжалуемое решение законным и обоснованным, полагают, что основания для отмены или изменения решения суда первой инстанции отсутствуют.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, судебная коллегия не находит оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что ООО "БИОКСИ-ПРО" является правообладателем товарного знака "БИОКСИ" N 328256, сроком действия правовой охраны до 16.11.2025, и аналогичного товарного знака на английском языке N 328441, сроком действия правовой охраны до 16.11.2025.

Правовая охрана товарным знакам установлена в отношении классов 11, 37 МКТУ.

Производимая истцом продукция подтверждена сертификатами соответствия N 1624109 и N 1624127.

В ноябре 2019 года ОГУП "Липецкоблводоканал" проведен аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Очистные сооружения г. Усмань со строительством 2-й очереди".

Согласно аукционной документации подрядчик в соответствии с выданной заказчиком в производство работ проектно-сметной документацией, выполненной проектной организацией ООО "СЭНТО" (шифр 18.11.00-ИОС5.1.1), соблюдая требования СНиП, СанПиН, ГОСТ, технических регламентов и иных нормативных документов, обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту: "Очистные сооружения г. Усмань со строительством 2-й очереди".

Победителем аукциона признано ООО "Стройиндустрия".

Письмом N 43 от 10.01.2020 ООО "Стройиндустрия" обратилось к истцу с предложением изготовить комплекс очистной станции БИОКСИ 5000 АР и сообщить стоимость ее комплектующих. В ответ истец направил коммерческое предложение победителю аукциона со стоимостью работ в сумме, не превышающей 200 000 000 руб., однако между истцом и ООО "Стройиндустрия" соответствующий договор подряда не был заключен.

17.12.2019 между ООО резервуарным заводом "ВЕССЕЛ" (поставщиком) и ООО "Стройиндустрия" (заказчиком) заключен договор поставки продукции N 191217-RZ-STI, согласно пункту 1.1 которого поставщик обязуется на условиях настоящего договора поставить заказчику продукцию согласно спецификации N 1 (приложение N 1 к настоящему договору) для выполнения строительно-монтажных работ по объекту: "Очистные сооружения г.Усмани со строительством 2-й очереди".

Общая стоимость договора составляет 212 646 810 руб., в том числе НДС 20% и включает в себя поставку продукции согласно спецификации (приложение N 1 к настоящему договору) (пункт 2.1 договора).

По спецификации N 1 к указанному договору ответчик принял на себя обязательства поставить очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытового стока "БИОКСИ 5000АР".

Истец, ссылаясь на то, что им не предоставлено ответчикам разрешение на использование товарного знака "БИОКСИ" N 328256, ответчики нарушили принадлежащие истцу исключительные права на данный товарный знак, обратился к ответчику с претензией, предложив прекратить производство продукции под товарным знаком "БИОКСИ"; уничтожить за свой счет всю произведенную контрафактную продукцию под товарным знаком "БИОКСИ"; выплатить компенсацию в размере 421 891 271 руб. 04 коп.

Однако в досудебном порядке урегулировать возникший спор сторонам не удалось.

Полагая, что ответчиками нарушены исключительные права истца как правообладателя товарного знака, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд области правомерно руководствовался следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

Согласно статье 1481 ГК РФ на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии со статьей 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Как указано в пункте 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Указанная норма применяется в нормативном единстве с пунктом 4 статьи 1252 ГК РФ, в соответствии с которым в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными.

При этом товарный знак может быть использован как при его нанесении на товар (в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 1484 ГК РФ), так и при изготовлении самого товара в виде товарного знака. Таким образом, средство индивидуализации (товарный знак) может быть не только размещено на товаре, но и выражено в товаре иным способом, в том числе при изготовлении самого товара в виде товарного знака.

Ответчиками доказательств наличия у них права на использование названного товарного знака не представлено.

Как следует из объяснений ООО резервуарного завода "ВЕССЕЛ", при исполнении обязательств перед ООО "Стройиндустрия" по договору поставки очистных сооружений, с учетом разъяснения положений аукционной документации, в которой отражен комплект оборудования, составляющего комплекс под общим названием "БИОКСИ-5000АР", было установлено, что очистные сооружения "БИОКСИ-5000АР" скомплектованы из общепромышленного оборудования других производителей, общедоступного к приобретению.

Ответчик указал, что технология очистки хозяйственно-бытовых сточных вод является открытой и общедоступной. Комплекс очистных сооружений состоит из оборудования, которое частично производилось ООО резервуарным заводом "ВЕССЕЛ" самостоятельно, частично закупалось у иных лиц.

В части доводов истца о размещении обозначения "БИОКСИ" в паспорте изделия, а также декларации о соответствии техническим регламентам Евразийского экономического союза, указал, что данные документы оформлены на оборудование под торговой маркой "ВЕССЕЛ"; пояснил, что ООО резервуарный завод "ВЕССЕЛ" является правообладателем товарного знака "ВЕССЕЛ" согласно свидетельству N 782372.

В свою очередь, истец полагает, что размещение на паспорте товара, а также декларации о соответствии товара техническим регламентам обозначения "БИОКСИ-5000АР", реализация оборудования, на которое оформлены вышеуказанные документы, является нарушением исключительных имущественных прав ООО "БИОКСИ-ПРО" на товарный знак N 328256.

ООО резервуарным заводом "ВЕССЕЛ" поставлен полный комплект оборудования ООО "Стройиндустрия", 07.07.2020 осуществлена его комиссионная приемка и передача в монтаж.

Порядок заключения и исполнения контракта регулируется нормами Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ).

Положения статьи Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ не запрещают заказчику при описании в документации о закупке объекта указывать сведения в отношении товарных знаков и знаков обслуживания.

Из пункта 1 части 1 статьи 33 Закона N 44-ФЗ следует обязанность заказчика при описании в документации о закупке объекта закупки указывать функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.

В соответствии с аукционной документацией, размещенной на официальном сайте www.zakupki.gov, описание объекта закупки отражено в проекте контракта и проектно-сметной документации.

По мнению истца, исполнение государственного контракта в соответствии с проектной документацией "Очистные сооружения г. Усмани со строительством 2-й очереди" - "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений", предусматривающей установку очистной станции БИОКСИ 5000 АР, разработанной истцом и состоящей из оборудования, изготовленного истцом, является нарушением его исключительных прав на товарный знак.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использовано в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 ГК РФ, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению. В силу пункта 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Размер компенсации определен истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

В пункте 61 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее- Постановление N 10) разъяснено, что, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

Истец полагает, что ООО резервуарным заводом "ВЕССЕЛ" произведено оборудование, маркированное в отсутствие разрешения правообладателя обозначением "БИОКСИ", в дальнейшем реализованное ООО "Стройиндустрия" в целях исполнения последним обязательств перед ОГУП "Липецкий областной водоканал" по заключенному государственному контракту. Расчет компенсации произведен истцом, исходя из данных КС-2 от 07.07.2020 о стоимости оборудования, которое должно быть смонтировано в рамках исполнения государственного контракта, что составляет 81 661 602 руб.

Судом области установлено, что спорное обозначение размещено в паспорте изделия "Очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытового стока "БИОКСИ 5000АР", разработанном ООО резервуарным заводом "ВЕССЕЛ", а также в декларации о соответствии товара техническим регламентам Евразийского экономического союза ЕАЭС NRUД-1Ш.НХ37.В.08322/20, зарегистрированной в Федеральной службе по аккредитации от 17.09.2020 и выданной ООО резервуарному заводу "ВЕССЕЛ".

Доказательств того, что спорным обозначением маркировалось оборудование, поставленное по договору поставки продукции от 17.12.2019 N 191217-RZ-STI, заключенному между победителем аукциона ООО "Стройиндустрия" и ООО резервуарным заводом "ВЕССЕЛ", в том числе его составные элементы, в материалах дела не имеется.

Представленной в материалы дела документацией подтверждается реализация ответчиком в составе комплекса оборудования очистных сооружений товаров других производителей. Последующий монтаж ООО "Стройиндустрия" оборудования, маркированного товарным знаком по свидетельству N 328256, также не установлен.

Доводы ответчиков о том, что в рамках государственного контракта было поставлено иное оборудование, не маркированное товарным знаком "БИОКСИ", истцом надлежащими доказательствами не опровергнуты.

Стоимость оригинальных товаров, произведенных третьими лицами, не может включаться в расчет исковых требований в порядке подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

С учетом изложенного суд первой инстанции согласился с позицией ответчиков о том, что обоснованный расчет компенсации, исходя из количества экземпляров поставляемого оборудования и его цены, истцом в материалы дела не представлен.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу части 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

При этом по смыслу указанной нормы простое упоминание словесного обозначения, входящего в объем правовой охраны чужого товарного знака само по себе не является использованием этого знака, особенно в ситуации, когда это словесное обозначение имеет смысловую нагрузку, используется в своем прямом словарном значении.

ООО резервуарный завод "ВЕССЕЛ" полагает, что аббревиатура "БИОКСИ5000АР" означает - биологический комплекс сооружений инфраструктуры, аэрационный, производительностью 5000 м3/сутки и является общепринятым наименованием очистных сооружений.

Согласно правовой позиции, приведенной в постановлении Президиума ВАС РФ от 01.12.2009 N 10852/09 по делу N А45-15761/2008-8/270, не должно признаваться нарушением исключительного права на товарный знак использование иным лицом схожего с товарным знаком обозначения в целях описания своих товаров и услуг.

Таким образом, аббревиатура "БИОКСИ5000АР" была использована ответчиком ООО резервуарным заводом "ВЕССЕЛ" в паспорте изделия для указания общего названия поставляемого комплекса очистных сооружений как совокупности товаров определенной группы, объединенных общим назначением.

Спорное обозначение широко и на протяжении длительного времени используется разными производителями в сфере коммунального хозяйства в отношении идентичных или однородных товаров.

В декларации о соответствии оборудования для коммунального хозяйства от 17.09.2020 обозначения "БИОКСИ5000АР" отражено, что очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытового стока произведены под торговой маркой "ВЕССЕЛ".

По мнению суда области, использование ООО резервуарным заводом "ВЕССЕЛ" в паспорте товара обозначение "БИОКСИ5000АР" не является средством индивидуализации товаров, а использовано в общеупотребимом значении, в качестве термина (информации), описывающего характеристики поставленного оборудования, в том числе, указывающего на сферу его применения.

Суд области правомерно сделал вывод о том, что по смыслу положений статьи 1484 ГК РФ использование словесных элементов, входящих в состав чужого товарного знака, в бухгалтерских (первичных документах), исполнительной документации, не является использованием этого знака, если не вызывает смешения продукции истца и ответчика.

Между тем, в справке по форме КС-3 от 07.07.2020, а также счете на оплату обозначение "БИОКСИ" отсутствует; в счете на оплату от 07.07.2020 N 2, выставленном ООО "Стройиндустрия", указано наименование товаров: "Технологическое оборудование", а в справке по форме КС-3 от 07.07.2020 перечислен состав оборудования и виды выполненных работ.

Товарная накладная от 07.07.2020 N 47, подписанная ООО "Стройиндустрия" и ООО резервуарным заводом "ВЕССЕЛ" в рамках исполнения договора поставки продукции от 17.12.2019 N 191217-RZ-STI, также не содержит обозначения "БИОКСИ".

Изучив паспорт изделия, разработанный ООО резервуарным заводом "ВЕССЕЛ", а также декларацию о соответствии товара техническим регламентам Евразийского экономического союза ЕАЭС NRUД-1Ш.НХ37.В.08322/20, выданную 17.09.2020 ООО резервуарному заводу "ВЕССЕЛ" в отношении поставленного товара, судом области установлено следующее.

В паспорте изделия на очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытового стока "БИОКСИ 5000АР", а также в декларации о соответствии товара, содержится указание на спорное обозначение "БИОКСИ".

Ответчики заявляют, что спорное обозначение не сходно до степени смешения с товарным знаком истца "БИОКСИ" по свидетельству N 328256.

По смыслу нормы статьи 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в Постановлении N 10.

В соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Данные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В пункте 162 Постановления N 10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015, разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

Судом установлено, что товарный знак истца представляет собой изображение комбинации заглавных букв "БИОКСИ", выполненной в бело-, сине-, голубых тонах, жирным шрифтом, заключенных в рамку со сглаженными углами по нижнему краю; комбинация букв расположена в верхней его части изображения; буква "О" растянута по горизонтали в виде трубы для стока вод; из центра буквы "О" до края рамки изображены четыре волнистые линии, имитирующие текущую воду.

Обозначение "БИОКСИ5000АР", использованное ответчиками, представляет собой буквенно-цифровое обозначение, выполненное в черном цвете, шрифтом Times New Roman, обычно используемым при написании деловых документов.

Общее зрительное восприятие, вид шрифта, графическое написание, расположение букв по отношению друг к другу, цветовые сочетания, используемые в сравниваемых обозначениях, позволили суду области сделать вывод, что между обозначением "БИОКСИ5000АР" и товарным знаком истца "БИОКСИ" отсутствует графическое сходство.

Суд области отметил низкое звуковое сходство сравниваемых обозначений, поскольку имеется вхождение обозначения "БИОКСИ" в обозначение товарного знака истца, обозначение "БИОКСИ5000АР" дополнительно содержит цифровые и буквенные элементы, соответственно, имеется несовпадение по используемому буквенному сочетанию, что влечет несовпадение по звукосочетанию.

Семантическое сходство сравниваемых обозначений также отсутствует, поскольку обозначение "БИОКСИ5000АР" представляет собой аббревиатуру - БИОлогический Комплекс Сооружений Инфраструктуры АэРационный, производительностью 5000 м3/сутки. Смысловое значение, позволяющее отнести обозначение "БИОКСИ5000АР" к аббревиатуре, применяемой в области коммунального хозяйства, вытекает из указания на производительность биологического комплекса.

В свою очередь, изображение товарного знака истца с учетом используемой стилистики, в большей степени носит фантазийный характер и может по-разному восприниматься средним рядовым российским потребителем.

Сильным, доминирующим элементом товарного знака истца, на котором концентрируется практически все внимание потребителя, является графическое изображение, имитирующее воду, вытекающую из трубы. При этом какие-либо графические элементы в обозначении, используемом ответчиками, отсутствуют.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Товарный знак используется истцом для маркировки товаров 11 класса МКТУ, к числу которых относится оборудование, входящее в состав очистных сооружений. Ответчиком ООО резервуарным заводом "ВЕССЕЛ" также производятся товары в области очистки сточных вод, что позволяет сделать вывод о производстве сторонами по делу товаров одного назначения в сфере коммунального хозяйства.

Между тем, в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие факт широкой известности потребителю товарного знака N 328256, равно как доказательства использования товарного знака правообладателем в спорный период в отношении товаров 11 класса МКТУ, а также объема такого использования. Срок действия сертификатов соответствия на оборудование для коммунального хозяйства, выданных ООО "БИОКСИ-ПРО", истек 10.07.2019.

Как указано судом области, использование ответчиками спорного обозначения, не порождает у потребителей ассоциативную связь с конкретными товарами, производимыми истцом и маркируемыми товарным знаком по свидетельству N 328256, вероятность смешения в гражданском обороте продукции истца, маркированной товарным знаком по свидетельству N 328256 и продукции ответчика ООО резервуарного завода "ВЕССЕЛ", низкая.

Принимая во внимание изложенное, суд области правомерно сделал вывод о том, что сходство сравниваемых обозначений до степени смешения отсутствует.

Так, в силу подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, пункта 40 Правил N 482, пункта 7 раздела IV Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 2, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

Товарные знаки истца и ООО резервуарного завода "ВЕССЕЛ" зарегистрированы в отношении товаров класса МКТУ 11, при этом, принимая решение о регистрации товарного знака N 793497 ООО резервуарного завода "ВЕССЕЛ" уполномоченным государственным органом сделан вывод о том, что словесное обозначение "БИОКСИ", входящее в состав обоих товарных знаков, не способно ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Принимая во внимание изложенное, суд области правомерно пришел к выводу о том, что оспариваемые истцом действия ответчиков не нарушают исключительного права истца на товарный знак.

Отсутствие вменяемого истцом правонарушения в действиях ответчиков является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в иске.

Суд области принял во внимание тот факт, что указанная продукция представляет собой узкоспециализированное оборудование производственно-технического назначения в области коммунального хозяйства, а ее покупателями, как правило, являются профессиональные участники рынка очистных сооружений.

Невозможность использования хозяйствующими субъектами аббревиатуры, с сочетанием букв, аналогичных словесному элементу товарного знака, не может быть признана обоснованной, так как позволяет признавать неправомерным использование широкого спектра обозначений, применяющихся при классификации определенной продукции.

Истец также просит обязать ООО резервуарный завод "ВЕССЕЛ" и/или ООО "Стройиндустрия" прекратить производство продукции под товарным знаком "БИОКСИ"; обязать ООО резервуарный завод "ВЕССЕЛ" и/или ООО "Стройиндустрия" уничтожить за свой счет произведенную контрафактную продукцию под товарным знаком "БИОКСИ".

Согласно пункту 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены ГК РФ.

Решение об изъятии из оборота и уничтожении принимается судом в случае, если установлено наличие у ответчика контрафактных материальных носителей.

Наличие у ответчиков товаров, содержащих обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца, судом не установлено. Факт маркировки спорного оборудования принадлежащим истцу товарным знаком, равно как и факт производства ответчиками продукции под товарным знаком истца, не доказан.

Таким образом, оснований для обязания ответчиков прекратить производство продукции под товарным знаком "БИОКСИ", уничтожить за свой счет всю произведенную контрафактную продукцию не имеется.

Оценив представленные в материалы дела доказательства с позиций их относимости, допустимости и достоверности, а также их достаточность и взаимную связь в совокупности в соответствии с положениями статей 67, 68, 71 АПК РФ, суд первой инстанции правомерно признал требования истца незаконными, необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

Иных доводов, основанных на доказательственной базе, опровергающих выводы суда, изложенные в решении, и позволяющих изменить или отменить обжалуемый судебный акт, заявителем апелляционной жалобы не представлено.

Нарушений норм процессуального права, которые в соответствии с частью 4 статьи 270 АПК РФ являются безусловными основаниями к отмене судебных актов, судом апелляционной инстанции не установлено.

При таких обстоятельствах решение следует оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Согласно положениям статьи 110 АПК РФ судебные расходы по госпошлине за рассмотрение жалобы относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Тамбовской области от 02.08.2021 по делу N А64-8491/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "БИОКСИ-ПРО" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

Е.Ю. Щербатых

Судьи

А.И. Поротиков М.С. Воскобойников