Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 октября 2021 г. N 13АП-31094/21 по делу N А56-35246/2020

г. Санкт-Петербург

26 октября 2021 г.

Дело N А56-35246/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 20 октября 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 26 октября 2021 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Загараевой Л.П.

судей Будылевой М.В., Горбачевой О.В.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания Снукишкис И.В.

при участии:

от истца (заявителя): Зырянова М.С., доверенность от 28.02.2020

от ответчика (должника): 1) Жуков К.Н., доверенность от 12.07.2021 2) не явился, извещен

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-31094/2021) Ассоциации Субъектов Автоматической Идентификации "БС1 РУС" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.07.2021 по делу N А56-35246/2020 (судья Евдошенко А.П.), принятое

по иску Ассоциации Автоматической Идентификации и Стандартизации ДиСАИ

к Ассоциации Субъектов Автоматической Идентификации "БС1 РУС", Витковскому Вадиму Валерьевичу

о защите исключительных прав на товарный знак

УСТАНОВИЛ:

Ассоциация Автоматической Идентификации и Стандартизации ДиСАИ (далее - истец) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Ассоциации Субъектов Автоматической Идентификации "БС1 РУС" (далее - ответчик):

- о запрете ответчику использовать товарный знак "Disai" N 662620 в доменном имени disai.ru;

- о взыскании с ответчика в пользу истца компенсации в размере 400 000 руб.

К участию в деле в качестве второго ответчика судом в порядке статьи 46 АПК РФ привлечен Витковский Вадим Валерьевич (далее - ответчик 2).

Истец изменил исковые требования, просил взыскать с Ассоциации Субъектов Автоматической Идентификации "БС1 РУС" (далее - ответчик 1) в пользу истца 400 000 руб. компенсации и запретить ответчику 2 использование товарного знака "Disai" N 662620 в доменном имени disai.ru.

Уточнение (изменение) заявленных требований рассмотрено и принято судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением суда от 29.07.2021 заявленные требования удовлетворены в полном объеме.

Витковский Вадим Валерьевич, не согласившись с решением суда, направил апелляционную жалобу, в которой, ссылаясь на нарушение норм материального права, на несоответствие выводов суда, просил решение суда изменить. В обоснование апелляционной жалобы ответчик 2 ссылается на чрезмерность взысканной компенсации. Кроме того Витковский В.В. полагает неправомерным вывод суда о том, что В нарушении норма материального права суд запретил Ответчику 2 Витковскому В.В. использовании знака обслуживания истца в доменном имени disai.ru без ограничения видов деятельности.

В судебном заседании представитель ответчика 1 поддержал доводы апелляционной жалобы Витковсого В.В., просил решение суда изменить. Представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, просил решение суда оставить без изменения.

Витковского В.В., извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, своих представителей не направил. Дело рассматривается в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в его отсутствие.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, истец является некоммерческой организацией и разработчиком одноимённой системы "ДиСАИ" ("DiSAI") (далее - Ассоциация, Истец).

Система "ДиСАИ" ("DiSAI") предназначена для автоматизированной идентификации товаров и услуг с помощью штрих-кодов, которые продавцы и производители добровольно используют для автоматизации контроля и учёта реализуемых ими товаров. Систему "ДиСАИ" ("DiSAI") можно использовать для проверки штрихкода и определения организации и товара, которым он присвоен.

Истец является правообладателем "Международной базы данных уникальных идентификационных номеров штриховых кодов символик EAN-13, ITF-14, DiAN-15 используемой для учёта и идентификации предприятий, по номерам GLN, регистрируемых системой DiSAI" (далее - база данных), что подтверждается Свидетельством N 2017621335, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) 20.11.2017. Названная база данных является составной частью системы "ДиСАИ" ("DiSAI").

Регистрация в системе "ДиСАИ" ("DiSAI"), получение пакета (диапазона) штрихкодов и использование иного функционала системы предоставляется истцом через официальный сайт Ассоциации, размещённый на доменном имени disai.org, который администрируется истцом.

В тоже время истец является правообладателем товарного знака "DiSAI", зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 12.07.2018 за N 662620 (с приоритетом товарного знака от 08.09.2016).

Указанный товарный знак зарегистрирован, в том числе для следующих классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) и перечней товаров и/или услуг:

(35) - ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; производство рекламных фильмов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; продвижение продаж для третьих лиц; прокат офисного оборудования и аппаратов; публикация рекламных текстов; распространение образцов;

(38) - доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа к базам данных; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; почта электронная; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; связь с использованием компьютерных терминалов;

(42) - исследования технические; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; контроль качества; консультации в области дизайна веб-сайтов; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ [нефизическое преобразование]; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; сервер хостинг; тиражирование компьютерных программ; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; экспертиза инженерно-техническая.

Товарный знак "DiSAI" используется истцом на одноимённом сайте disai.org для идентификации услуг, предоставляемых через систему "ДиСАИ" ("DiSAI").

В нотариальном порядке, в целях обеспечения доказательств, было установлено, что в сети "Интернет" имеется сайт со схожим доменным именем, зарегистрированном в другой доменной зоне.RU - disai.ru.

Из нотариального протокола осмотра данного сайта усматривается, что в его доменном имени и на самом сайте используется обозначение, идентичное товарному знаку истца "DiSAI". При этом, на сайте предлагаются сервисы (услуги) по предоставлению и проверке штрихкодов для товаров, которые схожи с функционалом системы истца "ДиСАИ" и в целом соответствуют классам МКТУ и перечням товаров/услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

Согласно сведениям Whois-сервис доменное имя disai.ru зарегистрировано за ответчиком 1, которое в дальнейшем было зарегистрировано за ответчиком 2.

Полагая, что ответчики неправомерно использовали товарный знак истца при выборе и регистрации домена с тождественным наименованием и продолжают его использовать путём администрирования домена, а также предлагая через указанный сайт и под указанным обозначением сервисы (услуги), схожие с теми, что предоставляет истец через свой оригинальный сайт disai.org, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском (с учетом принятого судом уточнения в порядке статьи 49 АПК РФ).

Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования, признав их обоснованными по праву и размеру.

Апелляционный суд, изучив доводы апелляционной жалобы, исследовав материалы дела, не усматривает оснований для отмены решения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу положений пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Факт принадлежности истцу исключительного права на товарные знаки установлен судом первой инстанции на основании оценки представленных в материалы дела доказательств и сторонами не оспаривается.

Как указано в статье 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (далее - Закон об информации), сайт в сети Интернет - это совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети Интернет (пункт 13); доменное имя - обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети Интернет в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети Интернет (пункт 15); владелец сайта в сети Интернет - лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети Интернет, в том числе порядок размещения информации на таком сайте (пункт 17).

В соответствии с пунктом 1.1 Правил регистрации доменных имен в доменах RU и РФ (далее - Правила регистрации доменов) администратором доменного имени является лицо, на имя которого зарегистрировано предназначенное для сетевой адресации символьное обозначение (доменное имя).

Согласно Правилам регистрации доменов администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок пользования доменом.

Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Администрирование обычно включает в себя обеспечение функционирования сервера, на котором располагается сайт; поддержание сайта в работоспособном состоянии и обеспечение его доступности; осуществление инсталляции программного обеспечения, необходимого для функционирования сайта, регистрацию сотрудников, обслуживающих сайт, и предоставление права на изменение информации на сайте; обеспечение размещения информации на сайте; осуществление постоянного мониторинга за состоянием системы безопасности сервисов, внесение изменений в структуру и дизайн сайта и т.п. Администратор домена - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, на которого зарегистрировано доменное имя.

В соответствии с частью 3 пункта 78 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт, если только иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Закона об информации).

Следовательно, исходя из изложенных норм права, ответственность за содержание информации на сайте несет именно администратор домена, так как использование ресурсов сайта без его контроля невозможно, поскольку именно администратор доменного имени определяет порядок использования домена, несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Согласно нормам статьи 1253.1 ГК РФ лицо, осуществляющее передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети Интернет, лицо, предоставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети, лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети, - информационный посредник - несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационной сети на общих основаниях, предусмотренных названным Кодексом, при наличии вины с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 указанной статьи (пункт 1).

Информационный посредник, осуществляющий передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети, не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате этой передачи, при одновременном соблюдении следующих условий: 1) он не является инициатором этой передачи и не определяет получателя указанного материала; 2) он не изменяет указанный материал при оказании услуг связи, за исключением изменений, осуществляемых для обеспечения технологического процесса передачи материала; 3) он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицом, инициировавшим передачу материала, содержащего соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, является неправомерным (пункт 2).

Информационный посредник, предоставляющий возможность размещения материала в информационно-телекоммуникационной сети, не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате размещения в информационно-телекоммуникационной сети материала третьим лицом или по его указанию, при одновременном соблюдении информационным посредником следующих условий: 1) он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, содержащихся в таком материале, является неправомерным; 2) он в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса в сети "Интернет", на которых размещен такой материал, своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав. Перечень необходимых и достаточных мер и порядок их осуществления могут быть установлены законом (пункт 3).

К информационному посреднику, который в соответствии с настоящей статьей не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, могут быть предъявлены требования о защите интеллектуальных прав (пункт 1 статьи 1250, пункт 1 статьи 1251, пункт 1 статьи 1252 названного Кодекса), не связанные с применением мер гражданско-правовой ответственности, в том числе об удалении информации, нарушающей исключительные права, или об ограничении доступа к ней (пункт 4).

Правила указанной статьи применяются в отношении лиц, предоставляющих возможность доступа к материалу или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети (пункт 5).

Согласно пункту 159 Постановления N 10 требование о взыскании компенсации (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрирован этот товарный знак. При этом такие лица отвечают перед правообладателем солидарно. При наличии соответствующих оснований администратор доменного имени вправе предъявить регрессное требование к лицу, фактически разместившему информацию об однородных товарах на соответствующем ресурсе сети "Интернет" под спорным доменным именем.

В рассматриваемом случае предпринимателем на сайте www.bormentaldoctor.ru, администратором которого он является, размещена информация и предложение к продаже услуг с использованием обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками, права на которые принадлежат истцу.

Доказательств предоставления правообладателем права предпринимателю на использование рассматриваемых обозначений в материалы дела не предоставлены.

В ходе рассмотрения дела судом установлен факт использования товарного знака истца в доменном имени и в содержании сайта disai.ru удостоверен в нотариальном порядке и ответчиками не опровергнут.

Президент АСАИ "БС1 РУС" Витковский В.В. был привлечён к участию в деле в качестве второго ответчика в связи с тем, что в ходе спора ответчик 1 передал ему права администрирования доменного имени disai.ru.

Ответчик 1 являлся администратором спорного доменного имени

disai.ru с 13.11.2019 по 11.05.2020, то есть суммарно 6 месяцев, что подтверждается ответом ООО "Регистратор доменных имён РЕГ.РУ N 9705 от 14.08.2020.

Ответчик 1 использовал обозначение "disai" в доменном имени в качестве главного элемента адресации; разместил крупным шрифтом на главной странице сайта над информацией о стоимости предлагаемых ответчиком 1 пакетов штрих-кодов, выполненной в более мелком шрифте, при этом в разделе с тарифами указано наименование ответчика 1 как лица, предлагающего к продаже пакеты штрих-кодов (протокол нотариального осмотра доказательств N 23АА9792561 от 15.01.2020).

Ответчик 1 на спорном сайте disai.ru предлагал к продаже пакеты штрих-кодов по стоимости 2 000 / 3 000 руб. за минимальный пакет из 5 штрих-кодов, 12 000 / 14 000 руб. - за максимальный пакет из 1 000 штрих-кодов.

Иная продукция или услуги на сайте disai.ru к продаже ответчиком 1 не предлагались.

Нарушение исключительных прав на товарный знак истца носит заведомый характер, так как товарный знак зарегистрирован 12.07.2018, а права администрирования спорного доменного имени disai.ru ответчик 1 приобрёл более чем через год после регистрации товарного знака - с 13.11.2019, и впоследствии передал ответчику 2.

23.03.2020 ответчик 1 сообщил истцу, что удалил содержание сайта со своими предложениями о продаже штрих-кодов под обозначением "disai", однако права администрирования доменного имени, полностью повторяющего товарный знак истца, не передал.

Принимая во внимание то обстоятельство, что правообладатель не давал согласия предпринимателю на использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками, учитывая недоказанность оснований освобождения администратора сайта от ответственности, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о наличии оснований для удовлетворения требований истца как в части запрещения предпринимателю использовать обозначения сходные до степени смешения с товарными знаками, так и в части взыскания компенсации.

Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 25.10.2019 по делу N А60-54780/2018, от 06.02.2017 по делу N А50-29320/2015.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 ГК РФ, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению. В силу пункта 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом при обращении в суд с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ - в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, в размере 400 000 рублей за незаконное использование трех товарных знаков.

Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 61 постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252 указанного Кодекса).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Поскольку сумма компенсации определяется судом без доказывания суммы убытков, принимая во внимание характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, суд приходит к выводу, что истребуемый размер компенсации отвечает принципам разумности и справедливости, а также соразмерности последствиям нарушенного обязательства, а потому подлежит взысканию в размере 400 000 руб. исходя из доказанности факта нарушения ответчиком 1 исключительных прав на товарный знак истца.

Суд первой инстанции установил, что денежная компенсация в сумме 400 000 руб. является соразмерной возможным убыткам истца, в связи с чем, подлежит взысканию с ответчика 1 в указанном размере. Указанную сумму, исходя из указанных положений закона и установленных судом фактических обстоятельств спора, суд полагает разумной и не обладающей признаками чрезмерности.

Ответчик 1 соглашаясь с тем, что закон не требует от истца доказывать наличие и размер убытков при заявление требований о взыскании компенсации на основании пп.1 п.4 ст.1515 ГК РФ, приходит к выводу о том, что истец обязан обосновать сумму оспариваемых требований, без указания правовой нормы из которой следует такое обязательство истца.

При этом обосновывая необходимость снизить размер убытков, требуемых Истцом к взысканию, Ответчик 1 фактически высчитывает сумму компенсации, учитывая полученные денежные средства за регистрацию организаций в системе DISAI лишь по одному договору, предлагая также вычесть из полученной суммы денежные средства, затраченные Ответчиком 1 на рекламу и продвижения сайта, что не может является верным при определении размера компенсации.

Требуя компенсацию в размере 400 000 рублей, истец исходит из указанных и ранее изложенных доводов о характере и сроке незаконного использования товарного знака, а также из расчёта 100 000 рублей за каждый месяц использования Ответчиком 1 товарного знака истца на сайте disai.ru для продажи услуг, соответствующих классам МКТУ, в отношении которых зарегистрирован защищаемый товарный знак. При этом, истец исходил из среднего объёма и стоимости услуг, продаваемых в месяц при добросовестном использовании товарного знака "DiSAI". Договор с общество "Интеллект" был приведен в качестве одного из примеров.

Вместе с тем, на момент обнаружения деятельности сайта disai.ru, данный домен уже был в пользовании гр. Витковским и проработал после этого еще более 8-ми месяцев. Таким образом нарушение исключительных прав Истца носило длительный, непрерывный характер.

Расчет ежемесячной средней суммы в 50 000 рб., за период в 8 месяцев является минимально возможным размером ущерба, так как ООО "Интеллект", во время работы по соглашению с Ассоциацией ДиСАИ, производило сопоставимую оплату, наряду с другими регистраторами системы штрихового кодирования DiSAI, осуществляющими деятельность с одинаковыми тарифами.

Деятельность, связанная с незаконным использованием товарного знака Истца, представляла собой основную часть хозяйственной деятельности Ответчика, поскольку иных услуг на сайте Ответчика не предлагалась.

Весомый репетиционный ущерб, нанесенные Ассоциации ДиСАИ от действии гр. Витковского, заключается во введении в заблуждение регистраторов системы DiSAI, в части того, что, являясь прямым представителем системы, он имеет более выгодные для себя условия работы, которые позволяют ему оказывать услуги по существенно низким ценам.

На основании вышеизложенного апелляционная коллегия полагает, что размер компенсации в сумме 400 000 руб. учитывает пределы, установленные Гражданским Кодексом Российской Федерации, соблюдает принципы справедливости, равенства и соразмерности, стремится к восстановлению баланса прав и законных интересов участников гражданского оборота.

В оспариваемом решении запретил использовать товарный знак "Disai" N 662620 в доменном имени disai.ru, обосновывая это тем, что из буквального содержания пункта 1 ст. 1229 ГК РФ следует, что любое использование средства индивидуализации без согласия правообладателя (за исключением допускаемых законодательством случаев) следует рассматривать как незаконное и влекущее ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации.

В пункте 158 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. N 10) разъясняется следующее:

Требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию.

Также, в пункте 159 Постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 разъясняется, требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака в доменном имени, а равно требование о взыскании компенсации (подпункт 3 пункта 1, пункт 3 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрирован этот товарный знак. При этом такие лица отвечают перед правообладателем солидарно. При наличии соответствующих оснований администратор доменного имени вправе предъявить регрессное требование к лицу, фактически разместившему информацию об однородных товарах на соответствующем ресурсе сети "Интернет" под спорным доменным именем.

По ходатайству истца данные об администраторе доменного имени истребуются у регистратора доменного имени в порядке, предусмотренном статьей 57 ГПК РФ, статьей 66 АПК РФ.

Учитывая специфику правовой природы доменного имени, которое фактически превратилось в универсальное средство индивидуализации как самого участника гражданского оборота, так и производимых им товаров (оказываемых услуг), регистрация и администрирование доменного имени, содержащего тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком другого лица обозначение, нарушает исключительное право правообладателя такого товарного знака на его использование в сети интернет, в том числе в доменном имени.

Также, в силу пункта 4.2.2. Положения "О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах" (в редакции утв. решением N 2019- 05/31 от 17.12.2019 г.), правообладатель, в пользу которого вынесен судебный акт, указанный в пункте 4.2.1 Положения, обладает преимущественным правом регистрации на себя доменного имени, в отношении которого вынесен судебный акт.

В соответствии с пунктом 4.2.1. Положения "О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах", действия по реализации преимущественного права регистрации доменного имени после вступления в силу судебного акта по существу спора в отношении данного доменного имени осуществляются регистратором <_> в случае, если в резолютивной части судебного акта содержится:

(1) запрет администратору использовать в доменном имени обозначение, права на которое принадлежать Правообладателю, и (или)

(2) запрет администратору использовать соответствующее доменное имя. и (или)

(3) признание администрирования домена администратором нарушением правправообладателей.

Согласно подпункту 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путём предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Доказательств того, что ответчик устранил допущенные нарушения исключительных прав на товарный знак истца, передав права администрирования домена в пользу истца, суду не представлены. При этом, наличие или отсутствие информации, содержащей сведения о предлагаемых услугах с использованием спорного обозначения товарного знака, не исключает саму опасность появления данной информации в дальнейшем.

На основании изложенного, правообладатель вправе воспользоваться своим правом на защиту нарушенного исключительного права путем предъявления требований к нарушителю о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в том числе потребовать от ответчика 2 воздержаться от дальнейшего использования спорного обозначения товарного знака в доменном имени с целью реализации истцом принадлежащей ему законом возможности приобрести в дальнейшем права администрирования спорным доменом.

Учитывая аффилированность между ответчиком 1 и ответчиком 2 (последний является руководителем ответчика 1), недобросовестное поведение ответчика 1 по переводу прав на доменное имя disai.ru с ответчика 1 на ответчика 2 в ходе материально-правового спора в отношении указанного доменного имени, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

На основании изложенного, апелляционная коллегия полагает, что суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал обстоятельства, имеющие значение для дела, оценил в совокупности и взаимосвязи представленные сторонами доказательства, правильно применив нормы материального и процессуального права принял законное и обоснованное решение. Оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции апелляционным судом не установлено.

В силу части 1 статьи 177 АПК РФ решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. Копии решения на бумажном носителе могут быть направлены лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.07.2021 по делу N А56-35246/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Л.П. Загараева

Судьи

М.В. Будылева О.В. Горбачева