Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 ноября 2021 г. N 09АП-62586/21 по делу N А40-59519/2021

г. Москва

12 ноября 2021 г.

Дело N А40-59519/21

Резолютивная часть постановления объявлена 08 ноября 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 12 ноября 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Т.В. Захаровой,

судей О.Г. Головкиной, Е.Б. Расторгуева,

при ведении протокола судебного заседания секретарем В.И. Борисовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Общества с ограниченной ответственностью "КИТ" и Индивидуального предпринимателя Подкопаевой Е.С., на решение Арбитражного суда г. Москвы от 03 августа 2021 года по делу N А40-59519/21, принятое судьей Чадовым А.С.,

по исковому заявлению Акционерного общества "Концерн "Калашников" (ОГРН 1111832003018, ИНН 1832090230)

к ответчикам: 1) Обществу с ограниченной ответственностью "КИТ" (ИНН 7725821550), 2) Индивидуальному предпринимателю Подкопаевой Е.С.,

2) Индивидуальному предпринимателю Филипповой Е.А.,

4) Обществу с ограниченной ответственностью "Время галактики" (ИНН 7727510127)

о защите прав на товарный знак по свидетельству N 605052, взыскании компенсации в размере 2 540 000 рублей,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: извещен, представитель не явился,

от ответчиков: извещены, представители не явились,

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество "Концерн "Калашников" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ответчикам Обществу с ограниченной ответственностью "КИТ" (далее - ответчик1), Индивидуальному предпринимателю Подкопаевой Е.С. (далее - ответчик2), Индивидуальному предпринимателю Филипповой Е.А. (далее - ответчик3), Обществу с ограниченной ответственностью "Время галактики" (далее - ответчик4) о защите прав на товарный знак по свидетельству N 605052, взыскании компенсации в общей сумме 18 987 295 рублей.

Решением от 03 августа 2021 года Арбитражный суд города Москвы исковые требования удовлетворил частично.

Не согласившись с принятым решением, ответчики 1 и 2 обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобами, в которых просят решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт, об отказе в удовлетворении исковых требований в отношении ответчиков1,2.

В обоснование доводов апелляционных жалоб ответчики1,2 указали, что суд вынес решение без учета и выяснения всех обстоятельств, имеющих значение для дела, не принял во внимание недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела.

Истец представил отзыв на апелляционные жалобы, в котором просит решение суда оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Рассмотрев дело в отсутствие сторон, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в порядке статей 123, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований к удовлетворению апелляционной жалобы и отмене или изменению решения арбитражного суда, принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации и обстоятельствами дела.

Из материалов дела следует, что истец (правообладатель) является Правообладателем объемного товарного знака по свидетельству РФ N 605052, дата приоритета 04.04.2014 в отношении товаров 14 класса МКТУ - изделия ювелирные.

В результате поиска в сети "Интернет" истцом выявлено незаконное использование ООО "КИТ" товарного знака правообладателя, а также предложение к продаже ювелирной продукции на интернет-сайте с доменным именем - https://kit-pen.ru: - Золотая ручка Professional R013201, цена 41.000 руб. (https://kitpen.ru/cataloq/professional/zolotaya-ruchka-professional-r013201).

- Серебряная ручка Professional R013100, цена 11.850 руб. (https://kitpen.ru/cataloq/professional/professional-R013100).

Подобное нарушение исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству РФ N 605052 для ответчика1 является повторным (согласно решению Арбитражного суда г. Москвы от 25.11.2019 по делу N А40-239083/19).

Факт использования ответчиком1 сайта с доменным именем - https://kit-pen.ru был установлен в рамках судебного спора по делу N А40-239083/19 и последним не оспаривался.

Более того, данная информация размещена в соглашении об использовании сайта - https://kit-pen.ru.

В результате поиска в сети "Интернет" правообладателем выявлено незаконное использование ИП Подкопаева Е.С. товарного знака правообладателя, а также предложение к продаже ювелирной продукции на интернет-сайте с доменным именем - https://nikawatches.ru :

- Золотая ручка Professional R013201, цена 41 000 руб. (https://nikawatches.ru/cataloq/accessories/pens/112686).

Информация об ответчике2 размещена на сайте - https://nikawatches.ru в разделе контакты.

Спорное обозначение используется ответчиком2 при вводе товаров в гражданский оборот, включая внешний вид товара, а именно: его рекламу, предложение к продаже, продажу.

Также, истец пояснил, что руководителем и учредителем ООО "КИТ" (ответчик1) является Подкопаева Елена Сергеевна, которая также имеет статус индивидуального предпринимателя

Кроме того, на сайтах https://kit-pen.ru и https://nikawatches.ru указана контактная информация об ООО "КИТ" и ИП Подкопаева Елена Сергеевна, в том числе, об их территориальном местонахождении по одному адресу: 115407, г. Москва, ул. Речников, д. 17, корп. 2.

Также в результате поиска в сети "Интернет" правообладателем выявлено незаконное использование ИП Филиппова Е.А. товарного знака правообладателя, а также предложение к продаже ювелирной продукции на интернет-сайте с доменным именем - https://kit-pen.ru, https://nikawatches.ru:

- Золотая ручка Professional R013201, цена 41 000 руб. (https://kitpen.ru/cataloq/professional/zolotaya-ruchka-professional-r013201).

- Серебряная ручка Professional R013100, цена 11 850 руб. (https://kitpen.ru/cataloq/professional/professional-R013100).

- Золотая ручка Professional R013201, цена 41.000 руб. (https://nikawatches.ru/cataloq/accessories/pens/112686).

В результате проведенных закупочных процедур (оформление заказа на сайте - https://nikawatches.ru), представителю истца на электронный адрес - leshachess@mail.ru был выставлен счёт на оплату от 10.02.2021 N 000002 на общую сумму 370 000 руб.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 08.06.2020 N С01-640/2020 по делу N А51-16799/2019, а также иных судебных актах, "под реализацией (продажей) товаров по договору розничной купли-продажи понимается как непосредственная передача товара, так и предложение к продаже".

Таким образом, спорные обозначения используются ответчиком3 при вводе товаров в гражданский оборот, включая внешний вид товара, а именно: его рекламу, предложение к продаже, продажу.

В результате поиска в сети "Интернет" правообладателем выявлено незаконное использование на интернет сайте - https://kit-pen.ru товарного знака правообладателя, а также предложение к продаже ювелирной продукции:

Золотая ручка Professional R013201, цена 41.000 руб. (https://kitpen.ru/cataloq/professional/zolotaya-ruchka-professional-r013201/).

Серебряная ручка Professional R013100, цена 11.850 руб. (https://kitpen.ru/cataloq/professional/professional-R013100/).

В соответствии с информацией, указанной в публичном сервисе WHOIS, администратором сайта с доменным именем - https://kit-pen.ru является ООО "Время галактики".

Кроме того, в результате поиска в сети "Интернет" правообладателем выявлено незаконное использование на интернет сайте - https://nikawatches.ru товарного знака правообладателя, а также предложение к продаже ювелирной продукции:

- Золотая ручка Professional R013201, цена 41.000 руб. (https://nikawatches.ru/ cataloq/accessories/pens/112686).

В соответствии с правой информацией, указанной в соглашении об использовании сайта - https://nikawatches.ru, владельцем сайта, а также его администратором является ООО "Часовой завод "НИКА" (в настоящее время - ООО "Время галактики").

При этом истец никаких соглашений об использовании Товарных знаков с ответчиками не заключал, равным образом не давал ответчикам согласие на использование словесных элементов Товарных знаков в доменном имени.

Таким образом, ответчики используют Товарные знаки истца незаконно и нарушают исключительные права истца на Товарные знаки.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В своём исковом заявлении истец просит о понуждении ответчиков прекратить использование товарного знака по свидетельству РФ N 605052 путем предложения к продаже, продаже и рекламе контрафактных товаров на интернет сайтах - https://kit-pen.ru, https://nikawatches.ru в течение 10 календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда, об обязании ответчиков подать в Роспатент заявление о публикации решения суда о допущенном нарушении, о присуждении судебной неустойки.

Также истец, воспользовавшись правом, установленным ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, требует компенсацию с ответчиков в общем размере 18 987 295 рублей.

Направленные истцом в адрес ответчиков претензии, были оставлены без удовлетворения.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что действия ответчиков нарушали права истца на товарные знаки, при этом посчитав, что истцом в отношении требований об обязании ответчиков подать в Роспатент заявление о публикации решения суда о допущенном нарушении, а также по требованию о присуждении судебной неустойки, выбранный истцом способ защиты права не является обоснованным и не соответствующим существу спора, суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично.

Доводы апелляционных жалоб ответчиков 1 и 2 подлежат отклонению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное.

Товарные знаки являются результатом интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (пункт 1 статьи 1225 ГК РФ).

Согласно положениям статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 157 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Следовательно, при удовлетворении требований, заявленных на основании статьи 1252 ГК РФ и требований об уплате компенсации на основании статьи 1515 ГК РФ, необходимо исходить из того, что они могут быть удовлетворены при наличии доказательств использования товарного знака без согласия его правообладателя в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, то есть факта правонарушения.

Истцом было выявлено незаконное использование ИП Подкопаевой Еленой Сергеевной и ООО "КИТ" товарного знака истца по свидетельству РФ N 605052 без согласия истца, а также рекламу и предложение к продаже товаров сходных до степени смешения с товарным знаком истца на интернет-сайтах с доменным именем - https://kit-pen.ru и https://nikawatches.ru.

Факт нарушения подтверждается представленными истцом в материалы дела надлежащим образом заверенными скриншотами нарушений (по состоянию на 09.02.2021, 12.04.2021), подтверждающими введение ответчиком 1 и 2 в гражданский оборот контрафактных товаров способами, предусмотренными ст. 1484 ГК РФ, а именно: предложение к продаже/ продажа и реклама (в сети "Интернет").

Также истцом было выявлено осуществление ответчиком1 продажи контрафактных товаров хозяйственным субъектам, которые реализуют упомянутую продукцию в своей предпринимательской деятельности согласно представленным истцом скриншотам и счетом на оплату товаров N 1779829 от 06.09.2021.

Ответчик1 указывает, что с января 2020 года не поддерживает хостинг сайта https://kit-pen.ru и не осуществляет продажу спорной продукции (например, ручки KIT accessories R013201), однако данный довод не соответствует действительности поскольку, на скриншотах от 30.11.2020/09.02.2021 видно, что ответчик1 предлагает к продаже/продает и рекламирует контрафактную продукцию.

Более того, по состоянию на 30.11.2020 ООО "КИТ" является лицом, фактически использующим сайт https://kit-pen.ru, что следует из п. 1.1 и п. 1.3 Соглашения об использовании сайта (согласно представленным скриншотам).

Таким образом, администратор доменного имени и Фактический пользователь сайта имени могут быть привлечены к ответственности солидарно.

В соответствии с абз. 3 п. 78 Постановления N 10, если иное не следует из обстоятельств дела и представленных ответчиками доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"), презюмируется, что владельцем сайта является лицо, информация о котором на ней размещена.

Информация об ответчике1,2 размещена на сайтах - https://kit-pen.ru, https://nikawatches.ru в разделе контакты (скриншоты в материалах дела).

Кроме того, информация о фактическом использовании ответчиком1 сайта с доменным именем - https://kit-pen.ru была установлена в рамках судебного спора по делу N А40-239083/19 и последним не оспаривалась.

При этом ООО "КИТ" и ИП Подкопаева Е.С. являются аффилированными лицами, поскольку сфера деятельности ответчика1, 2 связана с производством и реализацией ювелирных изделий.

Так на сайтах https://kit-pen.ru и https://nikawatches.ru указана контактная информация об ООО "КИТ" и ИП Подкопаевой Елене Сергеевне, в том числе, об их территориальном местонахождении по одному адресу: 115407, г. Москва, ул. Речников, д. 17, корп. 2, что говорит об аффилированности указаных лиц.

Кроме того, руководителем и учредителем ООО "КИТ" (ответчик1) является Подкопаева Елена Сергеевна, которая также имеет статус индивидуального предпринимателя.

При этом, в должности генерального директора ООО "КИТ" Подкопаева Е.С. находится с 23.08.2016, а не января 2020 года как указывают ответчики, согласно выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО "КИТ".

Также стоит отметить, что подписантом апелляционных жалоб ООО "КИТ" и ИП Подкопаевой Е.С. является одно и тоже лицо - Подкопаева Е.С.

Таким образом, сфера деятельности ответчика1,2 - Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах (47.77.2) / Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий (ОКВЭД 32.12).

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. N 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтверждается представленными в дело доказательствами.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене RU администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, т.е. определяет порядок использования домена. Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Администрирование обычно включает в себя: обеспечение функционирования сервера, на котором располагается сайт; поддержание сайта в работоспособном состоянии и обеспечение его доступности; осуществление резервного копирования компонентов сайта и параметров настройки баз данных; проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на сайте от несанкционированного доступа; осуществление инсталляции программного обеспечения, необходимого для функционирования сайта, в т.ч. в случае аварийной ситуации; регистрацию сотрудников, обслуживающих сайт, и предоставление права на изменение информации на сайте; проведение регламентных работ на сервере (замена или дополнение компонентов сайта, ведение лог-файлов архивных копий, контроль наличия свободного табличного пространства базы данных и др.); обеспечение размещения информации на сайте; осуществление постоянного мониторинга за состоянием системы безопасности сервисов, необходимых для корректной работы приложения и информации на сайте; выполнение работ по модернизации и доработке функциональных сервисов сайта; внесение изменений в структуру и дизайн сайта; иные виды работ.

Администратор домена - физическое лицо, или индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, на которого зарегистрировано доменное имя.

Таким образом, ответственность за содержание информации на сайте администратора домена должен нести владелец домена, т.к. фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса.

Ответчики как администраторы доменного имени, владельцы и фактические пользователи сайта определяет порядок использования домена, несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

На основании вышеизложенного исковые требования к ответчикам 1 и 2 удовлетворены судом первой инстанции обоснованно.

Оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалоб, а также безусловных, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

Расходы по госпошлине в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на заявителя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 03 августа 2021 года по делу N А40-59519/21 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Т.В. Захарова

Судьи

О.Г. Головкина Е.Б. Расторгуев