Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 ноября 2021 г. N 14АП-9159/21 по делу N А66-10697/2018

г. Вологда

18 ноября 2021 г.

Дело N А66-10697/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 16 ноября 2021 года.

В полном объеме постановление изготовлено 18 ноября 2021 года.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Черединой Н.В., судей Шадриной А.Н. и Болдыревой Е.Н. при ведении протокола секретарем судебного заседания Николаевой А.С.,

при участии от общества с ограниченной ответственностью "Частная пивоварня "Афанасий" представителя Жаровой Р.Ф. по доверенности от 12.10.2021, от акционерного общества "ГОТЭК-ПРИНТ" представителя Ракова В.А. по доверенности от 21.05.2019,

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием веб-конференции апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Частная пивоварня "Афанасий" на решение Арбитражного суда Тверской области от 02 августа 2021 года по делу N А66-10697/2018,

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "ГОТЭК-ПРИНТ" (адрес: 307170, Курская обл., г. Железногорск, тер-рия Промзона, лит. Б1; ОГРН 1024601214153, ИНН 4633010405; далее - Общество) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Частная пивоварня "Афанасий" (адрес: 170028, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 95; ОГРН 1027700139015, ИНН 7704209474; далее - Компания) о взыскании 5 000 000 руб. компенсации за нарушение авторского права, а также о запрещении предлагать к продаже товары, нарушающие исключительное право истца, и об изъятии и уничтожении контрафактного товара.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Ларин Максим Владиславович (далее - Предприниматель).

Решением Арбитражного суда Тверской области от 22 ноября 2018 года в удовлетворении иска Обществу отказано.

От Общества 03.03.2020 в суд поступило заявление о пересмотре данного решения суда по новым обстоятельствам.

Решением Арбитражного суда Тверской области от 16 октября 2020 года решение суда от 22 ноября 2018 года отменено по новым обстоятельствам.

При новом рассмотрении спора Общество уточнило исковые требования и просило взыскать с Компании 5 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на промышленный образец, удостоверенный патентом Российской Федерации N 93839, 79 200 руб. расходов, понесенных на проведение экспертизы обществом с ограниченной ответственностью "Национальное бюро экспертизы интеллектуальной собственности", а также о возложении на ответчика обязанности опубликовать решение суда по настоящему делу в течение одного месяца со дня вступления его в законную силу.

Данное уточнение исковых требований принято определением суда от 27 мая 2021 года.

Решением суда от 02 августа 2021 года исковые требования Общества удовлетворены частично; с Компании в пользу истца взыскано 500 000 руб. компенсации за нарушении исключительных прав на промышленный образец N 93839 и 10 800 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, кроме того, на ответчика возложена обязанность опубликовать решение суда по настоящему делу в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение месяца со дня его вступления в законную силу; в удовлетворении остальной части иска отказано. Этим же решением суда Обществу из федерального бюджета возвращено 24 000 руб. государственной пошлины.

Компания с решением суда в части удовлетворения иска не согласилась, обратилась в апелляционный суд с жалобой, в которой просит обжалуемый судебный акт отменить, в удовлетворении иска отказать. В обоснование жалобы указывает, что совокупность существенных признаков упаковки, использованной ответчиком, отличается от совокупности существенных признаков внешнего вида изделия по патенту Российской Федерации на промышленный образец N 93839. В упаковке, которая использовалась ответчиком, иная структура и система расположения в композиции внешнего вида изделия, что оказывает влияние на эстетические особенности решения внешнего вида упаковки. Имеющиеся отличительные признаки существенны, участвуют в формировании различного общего зрительного впечатления, производимого каждым изделием. Суд не проводил сравнения между упаковкой Компании и промышленным образцом по патенту N 93839, а сравнивал внешний вид упаковки по патенту N 110092 и внешний вид упаковки по патенту N 93839. Считает, что суд необоснованно принял во внимание судебные акты по делу N СИП-354/2020, поскольку в рамках указанного дела не давалась оценка упаковке ответчика. Указывает, что при использовании спорной упаковки Компания действовала добросовестно на основании документов о государственной регистрации патента на промышленный образец N 110092 и лицензионного договора от 01.08.2018. Суд не дал оценки тому, что у спорных упаковок разное назначение. Истец не представил доказательств в обоснование размера взыскиваемой компенсации. Полагает, что решение суда в части возложения на Компанию обязанности по публикации судебного акта неисполнимо.

В судебном заседании представитель Компании поддержал доводы жалобы в полном объеме.

Представитель Общества в судебном заседании доводы апеллянта отклонил по мотивам, изложенным в отзыве, просил решение суда оставить без изменения.

Судебное заседание состоялось в соответствии со статьями 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) без участия представителей третьего лица, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства.

Заслушав пояснения представителей сторон, исследовав доказательства по делу, проверив законность и обоснованность судебного акта, апелляционный суд не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения решения суда.

Как видно из материалов дела, Общество является правообладателем исключительного права в отношении промышленного образца по патенту Российской Федерации N 93839 "Упаковка", характеризующемуся:

- составом композиционных элементов: корпус с вкладышами и ручкой;

- выполнением корпуса в виде многогранного полого объема на основе ромбокубооктаэдра, имеющего восемнадцать граней по форме квадрата и восемь условных граней по форме треугольника, причем в последних выполнены углубления, сформированные сопряженными по катетам треугольными гранями, а на верхней грани объема расположена ручка;

- расположением внутри корпуса вкладышей для фиксации и опоры бутылок, один из которых выполнен на основе прямоугольника с отверстиями в углах и в центре, причем боковые стороны выполнены вогнутыми, сопряженными по дуге со скругленными углами;

- выполнением на гранях по форме квадрата, расположенных на верхнем ярусе многогранного объема, отверстий, а на нижнем ярусе - вырезов;

- выполнением ручки с отверстием.

Данный патент зарегистрирован 20.05.2015 по заявке Общества от 13.08.2014, со сроком действия исключительного права на промышленный образец до 13.08.2029.

В обоснование иска Общество указывает, что Компания осуществляла производство, предложение к продаже и реализацию товара - "ПИВО СВЕТЛОЕ "ГРАНЕНЫЙ МЯЧ" (4 л) - в упаковке из комбинированных материалов (картон/политиленрефталат). При этом часть упаковки данного товара, а именно картонная тара в форме шара "типа мяч" представляющего: корпус в виде многогранного полого объема на основе ромбокубооктаэдра, имеющего восемнадцать граней по форме квадрата и восемь условных граней по форме треугольника, содержащих углубления, сформированные сопряженными по катетам треугольными гранями, сходна до степени смешения с промышленным образцом по патенту N 93839 и используется Компанией без заключения специального лицензионного соглашения с Обществом.

Представителем Общества произведена закупка товара в гипермаркете "ЛИНИЯ", расположенном по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Воинов-интернационалистов, д. 18, что подтверждается чеком от 26.03.2018 N 422.

Общество, считая, что действиями Компании по использованию в упаковке товара промышленного образца по патенту N 93839 нарушены его исключительные права на объект интеллектуальной собственности, обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Решением суда от 22 ноября 2018 года в удовлетворении исковых требований отказано. Основанием для отказа в иске послужил факт того, что ответчик при производстве упаковки "ПИВО СВЕТЛОЕ "ГРАНЕНЫЙ МЯЧ" действовал на основании лицензионного договора от 01.08.2018, заключенного с Предпринимателем и предоставляющего Компании право на использование промышленного образца по патенту N 110092. Представленный в материалы дела патент на промышленный образец N 110092 "Упаковка" имеет приоритет с 12.12.2017, зарегистрирован в государственном реестре промышленных образцов 01.08.2018. Поскольку промышленные образцы N 93839 "Упаковка" и N 110092 "Упаковка" имели значительное визуальное сходство и содержали взаимные признаки, указанные в их описании, суд пришел к выводу о недоказанности факта использования ответчиком промышленного образца по патенту N 93839, исключительные права на который принадлежат истцу.

Общество 03.03.2020 обратилось в суд с заявлением о пересмотре решения суда от 22.11.2018 по настоящему делу по новым обстоятельствам, сославшись на то, что решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 03.02.2020 N 2017506098/49 (110092) рассмотрено возражение Общества против выдачи патента на промышленный образец N 110092, данный патент признан недействительным полностью. Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2020 по делу N СИП-354/2020 требования Предпринимателя о признании недействительным указанного решения Роспатента от 03.02.2020 оставлены без удовлетворения.

Суд первой инстанции, принимая во внимание данные обстоятельства, руководствуясь нормами пункта 1 части 3 статьи 311 АПК РФ, учитывая разъяснения, изложенные в пункте 142 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), решением от 16.10.2020 отменил состоявшееся по настоящему делу решение от 22.11.2018 по новым обстоятельствам.

Общество в ходе повторного рассмотрения дела уточнило исковые требования в порядке статьи 49 АПК РФ.

Суд, исследовав обстоятельства дела, признал уточненные исковые требования Общества обоснованными частично.

Апелляционный суд, проверив доводы апеллянта, не усматривает оснований не согласиться с решением суда.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пунктов 1, 2 статьи 1345 ГК РФ интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами. Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права: 1) исключительное право; 2) право авторства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1349 указанного Кодекса объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к промышленным образцам.

Согласно статье 1353 ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В силу пункта 1 статьи 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарноремесленного производства. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

В пункте 1 статьи 1354 ГК РФ предусмотрено, что патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 названной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

При рассмотрении настоящего спора установлено, что Общество является правообладателем исключительного права в отношении промышленного образца по патенту N 93839 "Упаковка", характеризующегося приведенными выше признаками, описание которых содержится в патенте. Патент N 93839 выдан 20.05.2015 с датой приоритета 13.08.2014. Данное обстоятельство ответчиком не оспаривается.

Материалами дела также подтверждается факт реализации Компанией продукции в упаковке, обладающей признаками промышленного образца, правообладателем патента на который является Общество.

Доводы ответчика о том, что упаковка реализуемой им продукции имеет существенные отличия от промышленного образца по патенту N 93839, рассматривались судом первой инстанции и правомерно отклонены.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Согласно пункту 4 статьи 1358 ГК РФ, если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

Таким образом, как верно указал суд, в предмет доказывания по рассматриваемому спору о нарушении исключительного права на промышленный образец входит установление обстоятельств использования в изделиях ответчика существенных признаков промышленного образца или совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление.

Перечень существенных признаков промышленного образца включает существенные признаки промышленного образца, обуславливающие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, представленного на его изображениях, и признаки, указывающие на назначение изделия. Признаки должны быть выражены понятиями, смысловое содержание которых однозначно понятно пользователю изделия. Характеристика признака должна позволять однозначно идентифицировать его с визуально воспринимаемым признаком, нашедшим отражение на изображении внешнего вида изделия.

Вопрос об использовании промышленного образца в продукции является вопросом факта, в связи с чем может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В данном случае факт того, что картонная упаковка "ПИВО СВЕТЛОЕ "ГРАНЕНЫЙ МЯЧ" производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, как и внешний вид упаковки по патенту N 93839, подтверждается решением Роспатента от 03.02.2020 N 2017506098/49 (110092), а также решением Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2020 по делу N СИП-354/2020, оставленным без изменения постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2020.

Признавая недействительным патент на промышленный образец N 110092, Роспатент указал, что сравниваемые внешние виды упаковок обладают общими признаками, а именно: представляют собой форму футбольного мяча, выполненного в стиле "оригами", то есть сложением заготовки в многогранник; стороны многогранника выполнены в виде четырехугольника и треугольника; на сторонах многогранника выполнены пятиугольники; наличие ручки. При этом имеющиеся отличия не существенны, часть из них обусловлена функциональными задачами упаковки по патенту N 110092, иные отличия не носят творческого характера; композиционное построение промышленного образца N 110092 сходно по сравнению с внешним видом упаковки по патенту N 93839, и, следовательно, производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, как и внешний вид противопоставленного промышленного образца, заключающийся в образе классического футбольного мяча.

Принимая во внимание решение Роспатента от 03.02.2020 N 2017506098/49 (110092), выводы Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-354/2020, суд первой инстанции пришел к верному выводу о доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав Общества путем использования без согласия истца при реализации продукции упаковки, обладающей признаками промышленного образца по патенту N 93839.

Доводы ответчика о том, что суд не проводил сравнения между упаковкой, используемой Компанией, и промышленным образцом по патенту N 93839, а сравнивал внешний вид упаковки по патенту N 110092 и внешний вид упаковки по патенту N 93839, при этом упаковка Компании отличается совокупностью существенных признаков от упаковки истца по патенту N 93839 и отлична от упаковки по патенту N 110092, не принимаются апелляционным судом.

Согласно абзацу 7 пункта 123 Постановления N 10 наличие в продукте, способе, изделии ответчика дополнительных признаков, помимо признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте формулы, или всех существенных признаков промышленного образца, а равно всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, не может служить основанием для вывода об отсутствии использования изобретения, полезной модели, промышленного образца.

Таким образом, использование ответчиком дополнительных признаков в упаковке не свидетельствует об отсутствии факта нарушения, поскольку наличие данных признаков не влияет на общее впечатление, которое производит данная упаковка на потребителя, соответствующее общему впечатлению, какое производит промышленный образец по патенту N 93839.

Ссылка ответчика на то, что при использовании спорной упаковки Компания действовала добросовестно на основании документов о государственной регистрации патента на промышленный образец N 110092 и лицензионного договора от 01.08.2018, не принимается апелляционным судом, поскольку факт использования ответчиком упаковки установлен до заключения им лицензионного договора с Предпринимателем, что подтверждается протоколом осмотра доказательств от 06.07.2018, кассовым чеком от 26.03.2018 на приобретение реализуемой Компанией продукции, а согласие Предпринимателя на использование промышленного образца от 25.12.2017 выдано до государственной регистрации патента N 110092.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб. При этом в обоснование заявленного размера компенсации Общество сослалось на длящийся характер нарушения, то, что в период с 26.12.2017 по 14.08.2018 ответчик ввел в гражданский оборот 23 111 единиц товара, в котором использовалась спорная упаковка.

Как указано в пункте 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252). По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд первой инстанции, исследовав обстоятельства дела, оценив доводы сторон, принимая во внимание приведенные разъяснения, пришел к выводу, что заявленный истцом размер компенсации завышен.

Учитывая степень вины нарушителя (неосторожность), период нарушения, отсутствие доказательств нарушения ответчиком ранее исключительных прав правообладателей, оценив вероятные убытки истца, руководствуясь принципами разумности и соразмерности, суд первой инстанции посчитал возможным снизить размер компенсации и признал обоснованными требования Общества в сумме 500 000 руб.

Оснований для переоценки выводов суда и дополнительного снижения суммы компенсации апелляционный суд не усматривает. Размер компенсации, взысканный судом, соразмерен характеру допущенного ответчиком нарушения прав истца, обеспечивает баланс интересов сторон.

Отказывая Обществу во взыскании с Компании 79 200 руб. расходов на проведение внесудебной экспертизы на предмет соответствия промышленного образца N 110092 "Упаковка" условию патентоспособности "оригинальность", суд первой инстанции исходил из того, что данные расходы по смыслу статьи 106 АПК РФ и разъяснений, приведенных в пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", не относятся к судебным издержкам, поскольку истец имел возможность реализовать право на обращение в суд без несения таких затрат.

Решение суда в части, в которой суд отказал во взыскании компенсации и во взыскании расходов на экспертизу, непосредственно истцом не обжалуется.

В части возложения на Компанию обязанности по опубликованию решения суда по настоящему делу в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности выводы суда соответствуют положениям статьи 1407, подпункта 5 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ. Доказательств невозможности исполнения решения суда в данной части в месячный срок ответчиком не представлено. При недостаточности установленного судом срока ответчик не лишен права на обращение в суд с заявлением об отсрочке исполнения судебного акта в данной части.

Таким образом, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы судебной коллегией не установлено оснований для ее удовлетворения.

Приведенные ответчиком в апелляционной жалобе доводы не опровергают правильность выводов суда первой инстанции, по существу направлены на переоценку установленных обстоятельств по делу при отсутствии к тому правовых оснований, в связи с этим подлежат отклонению.

Решение суда соответствует имеющимся в деле доказательствам, нормы материального права применены судом правильно, нарушений норм процессуального права, которые привели или могли привести к принятию неправильного решения, судом при рассмотрении спора не допущено.

Поскольку оснований для отмены или изменения решения суда не имеется, апелляционная жалоба Компании удовлетворению не подлежит.

В связи с отказом в удовлетворении апелляционной жалобы расходы по уплате государственной пошлины в соответствии со статьей 110 АПК РФ относятся на ее подателя.

Руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Тверской области от 02 августа 2021 года по делу N А66-10697/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Частная пивоварня "Афанасий" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Н.В. Чередина

Судьи

Е.Н. Болдырева А.Н. Шадрина