Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 ноября 2021 г. N 09АП-65424/21 по делу N А40-104439/2021

город Москва

19 ноября 2021 г.

Дело N А40-104439/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 16 ноября 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 19 ноября 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Н. Лаптевой,

судей Е.А. Птанской, Д.В. Пирожкова,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

АО "ТРАКТ"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 17 августа 2021 года

по делу N А40-104439/2021, принятое судьей Чадовым А.С.,

по иску АО "ТРАКТ"

к ООО "Л-ТРАК"

о взыскании компенсации,

при участии в судебном заседании:

от истца: Гуляев И.Б. по доверенности от 11.01.2021,

от ответчика: Бирюков И.В. по доверенности от 05.07.2021,

УСТАНОВИЛ:

АО "ТРАКТ" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "Л-ТРАК" (далее - ответчик) о взыскании компенсации в размере 900.000 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17 августа 2021 года исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 45.000 руб., в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым решением, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит изменить решение суда первой инстанции, взыскать компенсацию в размере от 450.000 руб. до 900.000 руб.

В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Указывает, что размер заявленной истцом ко взысканию компенсации, определенной в рассматриваемом случае в размере двукратной стоимости товаров может быть снижен судом, но не более чем в два раза.

Ответчик представил отзыв на апелляционную жалобу.

В судебном заседании апелляционного суда представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал, ответчик против доводов жалобы возражал.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, считает, что решение суда подлежит изменению, исходя из следующего.

Истец, обосновывая исковые требования, указывает на то, что АО "ТРАКТ" является обладателем исключительных прав на товарный знак "РУССКИЕ ЛЬВЫ", что подтверждается свидетельством N 237260, который зарегистрирован, в том числе для товаров 9 и 25 класса МКТУ - перчатки, варежки.

Требования истца основаны на то, что на сайте, который использует ответчик https://loginov-truck.ru/p389510662-perchatki-spilkovve-russkie.html, размещено предложение о продаже перчаток, краг "РУССКИЕ ЛЬВЫ", что подтверждается скриншотом данных страниц (дата и время посещения сайта 5.04.2021 15:31).

Факт реализации контрафактной продукции на 10 пар перчаток и предложения к продаже 3.000 пар перчаток подтверждается перепиской с ответчиком, счетом N 859 от 05.04.2021 г., платежным поручением от 06.04.2021 г., УПД N374 от 07.04.2021 г., актом осмотра от 08.04.2021 г., фото товара, договором поставки N 23 046 от 1.04.2021 г., счетом N 895 от 12.04.2021 г.

Претензия истца оставлена ответчиком без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением по настоящему делу.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Аналогичные разъяснения изложены в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), согласно которому компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования. При определении размера компенсации подлежат учету вышеназванные критерии.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Судом первой инстанции проведен сравнительный анализ товарного знака истца и обозначения, используемого ответчиком в своей предпринимательской деятельности, установлено, что используемое ответчиком при предложении к продаже и продаже товаров обозначение "РУССКИЕ ЛЬВЫ" сходно до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 237260.

Учитывая, что материалами дела подтверждено, что при реализации товара, равно как и при совершении действий по предложению товара к продаже и продаже товаров ответчиком использовано словесное обозначение, тождественное зарегистрированному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 237260, суд первой инстанции удовлетворил исковые требования в части.

Суд первой инстанции счел необходимым снизить сумму компенсации до 45.000 руб. с учетом ходатайства ответчика, поскольку признал его достаточно мотивированным и при наличии обстоятельств, связанных с добросовестным поведением ответчика в рамках досудебного разрешения спора.

В своей апелляционной жалобе истец указывает на то, что в соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 г. N 40-П (далее - Постановление N 40-П) размер заявленной истцом ко взысканию компенсации, определенной в размере двукратной стоимости контрафактных товаров может быть снижен судом, но не более чем в два раза.

Апелляционным судом установлено следующее.

Как указано выше, размер компенсации был определен истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, содержащейся в Постановлении от 13.12.2016 г. N 28-П (далее - Постановление N 28-П), при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры.

Определение размера компенсации относится к прерогативе суда, рассматривающего спор по существу, который определяет размер компенсации в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении N 40-П, с учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины.

Судебная коллегия отмечает, что снижение судом размера компенсации ниже низшего размера было возможно при соблюдении критериев, приведенных в постановлении N 28-П и постановлении N 40-П, при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

Истец, обосновывая размер компенсации, в иске указал следующее.

На основании статей 435, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктов 156 и 157 постановления N 10, пункта 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", направленный ответчиком проект договора поставки, счета на оплату представляют собой оферту или предложение, в котором достаточно определенно выражено намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. Все существенные условия договора данные документы в себе содержат. Предложение к продаже, совершенное лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу или оптом, является использованием исключительных прав в форме распространения.

Таким образом, правообладатель вправе требовать выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, которые продаются или предлагаются к продаже с незаконным использованием товарного знака.

На основании изложенного, двукратный размер стоимости товаров предложенных к продаже с незаконным использованием товарного знака РУССКИЕ ЛЬВЫ составляет 450.000 рублей х 2 = 900.000 рублей.

Ответчик в своем отзыве на исковое заявление со ссылкой на постановление N 28-П и постановление N 40-П просил снизить размер взыскиваемой компенсации, указывал только на то, что обществом был заключен один договор поставки; нарушение является единичным и неоконченным; действия истца по приобретению сначала 10 пар перчаток, и только затем 3.000 пар перчаток с целью увеличения размера возможной компенсации являются недобросовестными.

Апелляционный суд отмечает следующее.

Согласно пункту 61 постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Согласно абзацу шестому пункта 61 постановления N 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих товаров, по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимости контрафактных товаров, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Истцом в подтверждение стоимости предлагаемого ответчиком к продаже товара представлен договор поставки N 23 046 от 01.04.2021 г., счет на оплату N 895 от 12.04.2021 г. на 450.000 руб. - РУССКИЕ ЛЬВЫ.

Указанное коммерческое предложение, которым истец подтверждал нарушение своих исключительных прав, является надлежащим доказательством стоимости контрафактных товаров.

В пункте 75 Постановления N 10 разъясняется, что согласно пункту 4 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными.

В связи с чем контрафактность спорного товара подтверждена.

Доводы апелляционной жалобы о том, что обществом был заключен один договор поставки; нарушение является единичным и неоконченным - имело место предложение к продаже, не принимаются во внимание судом апелляционной инстанции. Двукратная стоимость контрафактных товаров в качестве компенсации может быть взыскана не только за фактически проданный товар, но и в случаях предложения к продаже такого товара (пункт 61 постановления N 10).

Доводы ответчика о злоупотреблении истцом своими правами не нашли своего подтверждения.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" положения Гражданского кодекса Российской Федерации, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 Гражданского кодекса Российской Федерации), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Пунктом 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В соответствии с пунктом 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добромовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Суд апелляционной инстанции не усматривает правовых оснований для квалификации действий истца как представителя правообладателя злоупотреблением правом, поскольку защита исключительных прав соответствуют действующему законодательству.

О тяжелом материальном (финансовом) положении, как и о том, что торговля перчатками не составляет существенную часть предпринимательской деятельности общества, ответчиком не заявлено, как и не представлено соответствующих доказательств.

Действительно Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении N 40-П разъяснил, что впредь до внесения в гражданское законодательство изменений, вытекающих из настоящего Постановления, суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации величины.

При этом Конституционный Суд Российской Федерации прямо укал, что с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (т.е. не может составлять менее стоимости права использования товарного знака).

Таким образом, учитывая все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения, добросовестное поведение ответчика в рамках досудебного разрешения спора, а также то, что с учетом Постановления N 40-П заявленная ко взысканию компенсация не может составлять менее однократной стоимости права использования товарного знака, размер компенсации снижается судом апелляционной инстанции до 450.000 руб. (900.000 руб./2).

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о нарушении судом норм материального права, в связи с чем на основании пункта 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение суда первой инстанции подлежит изменению с принятием по делу нового судебного акта, с ответчика в пользу истца следует взыскать компенсацию в размере 450.000 руб., в удовлетворении остальной части исковых требований следует отказать.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 4 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 17 августа 2021 года по делу N А40-104439/2021 изменить.

Взыскать с ООО "Л-ТРАК" в пользу АО "ТРАКТ" компенсацию в размере 450.000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины по иску и по апелляционной жалобе в размере 13.500 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Н. Лаптева

Судьи

Е.А. Птанская Д.В. Пирожков