Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 ноября 2021 г. N 11АП-14713/21 по делу N А65-7105/2021

г. Самара

25 ноября 2021 г.

Дело N А65-7105/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 18 ноября 2021 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 25 ноября 2021 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Романенко С.Ш.,

судей Митиной А.А., Ануфриевой А.Э.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Шлычковой Ю.Н.,

в отсутствии лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании 18 ноября 2021 года в зале N 6 апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "РегионКомплектПлюс" и общества с ограниченной ответственностью "РЛК-ОПТ" на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 19 августа 2021 года по делу N А65-7105/2021 (судья Парменова А.С.),

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Нор-Маали", Псковская область, д. Моглино (ОГРН 1156027003736, ИНН 6037007204)

к Обществу с ограниченной ответственностью "РегионКомплектПлюс", Тукаевский район, д. Калинино (ОГРН 1151674002237, ИНН 1639051307)

о взыскании 287 732 рублей 64 копеек компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,

третьи лица: Акционерное общество "Третье нижнекамское монтажное управление", Общество с ограниченной ответственностью "РЛК- ОПТ",

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Нор-Маали", Псковская область, д. Моглино обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к Обществу с ограниченной ответчик) о взыскании 287 732 рублей 64 копеек компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Определением суда дело ответственностью "РегионКомплектПлюс", Тукаевский район, д. Калинино принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Определением от 24.05.2021 суд перешел к рассмотрению спора по общим правилам искового производства, в порядке статьи 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, - привлечены Акционерное общество "Третье нижнекамское монтажное управление" (АО "НМУ-3"), Общество с ограниченной ответственностью "РЛК-ОПТ".

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 19 августа 2021 года по делу N А65-7105/2021 исковые требования удовлетворены частично.

С общества с ограниченной ответственностью "РегионКомплектПлюс", Тукаевский район, д. Калинино в пользу общества с ограниченной ответственностью "Нор-Маали", Псковская область, д. Моглино взыскано 143 566 рублей 32 копейки компенсации, 4371 рубль расходов по оплате госпошлины. В остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик и третье лицо обратились в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых считают принятое решение незаконным и необоснованным.

При этом в жалобе заявитель ООО "РегионКомплектПлюс указал, что просит решение отменить и вынести по делу новый судебный акт об освобождении от ответственности ввиду отсутствия вины или уменьшения суммы компенсации с учетом реального дохода между продажной и покупной ценой. В жалобе заявитель указал, что не знал о том, что документы поддельные, а товар контрафактный, товар не изготавливали, а лишь купили у продавца.

При этом в жалобе заявитель ООО "РЛК-ОПТ" просил решение суда первой инстанции отменить в иске отказать, поскольку спорный товар приобретен у дистрибьютора истца.

Сведения о месте и времени судебного заседания были размещены на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: WWW.11ааs.arbitr.ru и на доске объявлений в здании суда.

В судебное заседание представители лиц, участвующих в деле не явились, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом в соответствии с частью 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, извещенных о месте и времени судебного разбирательства.

Проверив законность и обоснованность обжалуемого решения в соответствии со ст. ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрев представленные материалы и оценив доводы апелляционной жалобы в совокупности с исследованными доказательствами по делу, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд установил.

Как следует из материалов дела, истец согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 740077 с приоритетом от 23.11.2018 со сроком действия регистрации 23.11.2028, является правообладателем товарного знака "NORMAALI".

Истцом выявлен факт использования обозначения, сходного с товарным знаком истца при реализации ответчиком третьему лицу (АО "НМУ-3") товара по универсальному передаточному документу N 86 от 12.02.2021.

В подтверждение факта использования ответчиком спорного обозначения истцом представлены УПД N 86 от 12.02.2021, акт о выявленных недостатках товара от 20.02.2021, фотофиксация реализованной продукции, служебная записка от 20.02.2021 (л.д. 14-24).

В виду нарушения ответчиком прав истца на товарный знак последним была ответчику претензия от24.02.2021 (л.д. 10-11) о выплате компенсации за незаконное использование товарного знака в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак истца в сумму 387132 рубля 64 копейки.

Неисполнение требований изложенных в претензии послужило основанием для обращения истца с иском по настоящему делу.

Устанавливая фактические обстоятельства дела на основании полного и всестороннего исследования представленных доказательств, суд первой инстанции со ссылкой на нормы статей 9, 12, 1229, 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации обосновано частично удовлетворил заявленные исковые требования, поскольку представленными в материалы дела истцом УПД N 86 от 12.02.2021, акт о выявленных недостатках товара от 20.02.2021, фотофиксация реализованной продукции, служебная записка от 20.02.2021 (л.д. 14-24) подтверждено использование ответчиком товарного знака, принадлежащего истцу при продаже товара третьему лицу. Доказательств обратного в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено.

Как следует из правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 162 постановления Пленума N 10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

- используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

- длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

- степень известности, узнаваемости товарного знака;

- степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

- наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Как усматривается из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака N 740077 "NORMAALI" с приоритетом 23.11.2018 и сроком действия регистрации 23.11.2028, зарегистрированного в отношении 02 класса товаров МКТУ (грунтовки, краски, краски эмалевые, лаки, покрытия (краски), разбавители для красок, разбавители для лаков, эмали (лаки). Товарный знак - комбинированный состоящий из букв NOR, выполненных шрифтом белого цвета, каждая из которых размещена в прямоугольниках голубого, бежевого и серого цвета, а также букв MAALI, выполненных шрифтом черного цвета, при этом слово "maali" является неохраняемым элементом товарного знака.

Согласно УПД N 86 от 12.02.2021 ответчик передал истцу следующий товар:

N п/п	Наименование товара	Количе ство, шт.	Общая сумма, руб.
1	Грунтовка NORECOT ФД-Праймер (серый) (16л)	12	107 746,56
2	Отвердитель NORECOT ФД-Праймер (4л)	12	35 819,76
	Итого		143 566,32

Суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что из представленной истцом фотофиксации спорной продукции (л.д. 62-69) усматривается размещение на продукции обозначения, сходного с товарным знаком истца.

Ответчик в отзыве (л.д. 31) не оспаривая реализацию третьему лицу продукции с использованием обозначения сходного с товарным знаком истца, отметил, что указанный товар был приобретен у ООО "РЛК-ОПТ", о контрафактности товара ответчик не знал, просил уменьшить размер компенсации.

При проведении сравнительного анализа товарного знака истца и используемых ответчиком обозначений на предмет установления их сходства до степени смешения применяются критерии, содержащиеся, в частности, в Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила ТЗ), а также решение Роспатента от 19.06.20219.

С учетом изложенного, суд первой инстанции верно указал, что при проведении сопоставительного анализа товарного знака "NORMAALI", который является фонетически и графически сходным с обозначением, нанесенным на упаковки реализованной ответчиком продукции, установлена однородность товаров и услуг, в отношении которых используется товарный знак истца и обозначение, используемое ответчиком.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора.

При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

При разрешении настоящего спора подлежат применению нормы статей 1229, 1259, 1270, 1477 и 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливающие право правообладателя произведения, включая его части, название, персонажи, а также правообладателя товарного знака по своему усмотрению разрешать или запрещать иным лицам использование принадлежащего ему произведения и средства индивидуализации товаров и услуг, а также нормы статей 1252, 1301 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в соответствии с которыми правообладатель товарного знака вправе требовать взыскания с правонарушителя компенсации за его незаконное использование.

Суд первой инстанции верно отметил, что действующим правообладателем спорного товарного знака является истец, доказательств обратного в материалы дела ответчиком не представлено.

При этом, ответчик факт реализации товара согласно УПД N 86 от 12.02.2021 с использованием спорного обозначения не оспаривает.

Таким образом, суд первой инстанции правомерно указал, что совокупность необходимых условий для установления факта нарушения ответчиком исключительных имущественных прав истца на спорные товарные знаки по делу установлена.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В данном случае истцом заявлено требование о взыскании компенсации в размере 287 732 рублей 64 копеек на основании п.2 ч.4 ст. 1515 ГК РФ, а именно - в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

В ряде постановлений Суда по интеллектуальным правам (11.12.2019 N С01- 1179/2019 по делу N А53-2527/2019, от 30.12.2019 N С01-436/2019 по делу N А40- 224162/2, от 30.01.2020 N С01-1590/2019 по делу N А31-11902/2018, от 04.03.2020 N С01- 51/2020 по делу N А67-9643/2018, от 02.07.2020 N С01-457/2020 по делу N А40- 196841/201) отмечено, что взыскание судом компенсации в размере ниже исчисленного истцом исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака возможно в трех случаях:

1) при ином определении судом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель. В этом случае частичное удовлетворение требований является результатом не "снижения" размера компенсации, а взыскания компенсации, исходя из установленного размера стоимости права использования товарного знака;

2) при снижении подлежащей взысканию суммы компенсации ниже определенной судом двукратной стоимости права использования товарного знака на основании абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ;

3) при снижении подлежащей взысканию суммы компенсации ниже определенной судом двукратной стоимости права использования товарного знака на основании постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П.

Как разъяснено в п. 3.2 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П абзац второй пункта 3 статьи 1252 ГК Российской Федерации обязывает суд определять размер подлежащей взысканию компенсации за нарушение соответствующих интеллектуальных прав в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Тем самым суд, следуя данному указанию и исходя из общих начал гражданского законодательства, не лишен возможности принять во внимание материальное положение ответчика - индивидуального предпринимателя, факт совершения им правонарушения впервые, степень разумности и добросовестности, проявленные им при совершении действия, квалифицируемого как правонарушение, и другие обстоятельства, например наличие у него несовершеннолетних детей. Данный вывод соотносится с неоднократно выраженной Конституционным Судом Российской Федерации правовой позицией, в силу которой суды при рассмотрении дел обязаны исследовать по существу фактические обстоятельства и не вправе ограничиваться установлением формальных условий применения нормы, поскольку иное приводило бы к тому, что право на судебную защиту оказывалось бы ущемленным (постановления от 6 июня 1995 года N 7-П, от 13 июня 1996 года N 14-П, от 27 октября 2015 года N 28-П и др.).

Кроме того, Гражданский кодекс Российской Федерации, как следует из абзаца третьего пункта 3 его статьи 1252, допускает - при наличии определенных условий и с учетом характера и последствий нарушения - возможность снижения размера компенсации ниже предела, установленного подпунктом 1 статьи 1301, подпунктом 1 статьи 1311 и подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса, но не более чем до пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Согласно абзацу 2 пункта 4.2 Постановления Конституционного суда РФ от 24.07.2020 N 40-П в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

При установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов (в том числе рассчитанной двойной стоимости контрафактных экземпляров (товаров)) возможно лишь в исключительных случаях (с учетом нормы абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и правовой позиции, содержащейся в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, а также разъяснений, приведенных в постановлении Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10) и при условии, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации.

С учетом норм статей 9, 8, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимая во внимание отзыв ответчика о снижении размера компенсации, учитывая, что нарушение ответчиком прав истца не носило грубый характер, в материалах дела отсутствуют доказательства умысла ответчика на причинение вреда и ранее совершенных им нарушений исключительного права данного правообладателя, правонарушение совершено ответчиком впервые, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о снижении размера компенсации до 143 566 рублей 32 копейки.

Доводы заявителя жалобы РегионКомплектПлюс о незнании того, что документы поддельные, а товар контрафактный, товар не изготавливал, а лишь купили у продавца не состоятельны и не принимаются апелляционным судом, поскольку опровергаются представленными доказательствами по делу. При этом, суд апелляционной инстанции соглашается с оценкой данных доводов судом первой инстанции.

Довод заявитель ООО "РЛК-ОПТ" о том, что спорный товар приобретен у дистрибьютора истца, несостоятелен, поскольку в представленных накладных отгрузка товара производилась ООО "ПКС" по адресу - Пермский край, г.Пермь, ул.Плеханова, д.46 офис 203, доказательств того, что отгрузка производилась по адресу ООО "РЛК-ОПТ" в материалы дела не представлено. Кроме того, данный факт также подтверждается справкой от 05.08.2021 N 48-21, согласно которой установлено, что ООО "АМЕС" подтвердил только две отгрузки ООО "ПКС" по одному комплекту спорной продукции.

У суда апелляционной инстанции нет оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, признавшего наличие оснований для частичного удовлетворения иска.

Принимая во внимание изложенное, арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемое решение принято судом первой инстанции обоснованно, в связи с чем основания для удовлетворения апелляционных жалоб отсутствуют.

Доводы, изложенные в апелляционных жалобах, не доказывают нарушения судом первой инстанции норм материального или процессуального права либо несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, всем доводом в решении была дана надлежащая правовая оценка.

Иных доводов в обоснование апелляционных жалоб заявители не представили, в связи с чем Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены решения Арбитражного суда Республики Татарстан от 19 августа 2021 года по делу N А65-7105/2021, апелляционные жалобы удовлетворению не подлежит.

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отнести на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 266-271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 19 августа 2021 года по делу N А65-7105/2021 - оставить без изменения, апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "РегионКомплектПлюс" и общества с ограниченной ответственностью "РЛК-ОПТ" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

С.Ш. Романенко

Судьи

Е.А. Митина Е.А. Ануфриева