Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19 апреля 2022 г. N 10АП-16474/21 по делу N А41-18335/2021

г. Москва

19 апреля 2022 г.

Дело N А41-18335/21

Резолютивная часть постановления объявлена 11 апреля 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 19 апреля 2022 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Виткаловой Е.Н.,

судей Марченковой Н.В., Семушкиной В.Н.,

при ведении протокола судебного заседания Мартенс Е.Д.,

при участии в заседании:

от Сидорова Руслана Владиславовича - представитель по доверенности от 14.01.2022 Колесов Е.В.;

от АО "Эсен Микронизе Маден Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети" Esen Mikronize Maden Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi - представитель по доверенности N 1025105TEMMUZ2021 ОТ 02.07.2021 Шитов П.А.

от ООО "Ст Трейд Хеми" - представитель по доверенности от 01.02.2021 Шихин Д.В.

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы ООО "СТ ТРЕЙД ХЕМИ" и в порядке ст. 42 АПК РФ АО "Эсен Микронизе Маден Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети" (Esen Mikronize Maden Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi), поступивших после отмены постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 07.12.2021 постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2022, на решение Арбитражного суда Московской области от 02 августа 2021 года по делу N А41- 18335/21,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Сидоров Руслан Владиславович (далее - предприниматель) обратился в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "СТ ТРЕЙД ХЕМИ" (далее - общество) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 765339 в размере 42 981 500 рублей.

Решением Арбитражного суда Московской области от 02.08.2021, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 07.12.2021, заявленные требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11 марта 2022 года кассационная жалоба иностранного лица Esen Mikronize Maden Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi удовлетворена частично, постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 07.12.2021 по делу N А41-18335/2021 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Десятый арбитражный апелляционный суд.

При принятии решения о направлении дела на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции указал на следующее.

Из материалов дела следует, что при рассмотрении дела в суде первой инстанции участвующими в деле лицами являлись: предприниматель - истец по делу; общество - ответчик. Как указано выше, решением суда первой инстанции удовлетворены требования предпринимателя. Определением Десятого арбитражного апелляционного суда от 08.10.2021 к производству апелляционного суда приняты апелляционные жалобы общества и компании. Постановлением суда апелляционной инстанции от 07.12.2021 решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения. Указанное свидетельствует о рассмотрении судом апелляционной инстанции, в том числе, апелляционной жалобы компании. В то же время, из материалов дела не усматривается, что компания была привлечена к участию в деле при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Судом апелляционной инстанции фактически принята и рассмотрена апелляционная жалоба лица, не участвовавшего в рассмотрении дела в суде первой инстанции. При этом, из материалов дела также не усматривается, что апелляционным судом компания была привлечена к участию в деле.

Приняв к производству и рассмотрев апелляционную жалобу компании, суд апелляционной инстанции фактически пришел к выводу о нарушении законных прав и интересов данного лица обжалованным в порядке апелляционного производства судебным актом.

В то же время, апелляционным судом не совершены процессуальные действия, предусмотренные процессуальным законодательством и разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации.

Из материалов дела не усматривается, что при рассмотрении дела был определен процессуальный статус компании.

При новом рассмотрении апелляционному суду необходимо устранить указанные процессуальные нарушения, определить процессуальный статус лица, обратившегося с апелляционной жалобой и не привлеченного к участию в деле, по результатам чего вынести соответствующий нормам права и материалам дела судебный акт.

Информация о принятии апелляционных жалоб к производству размещена на официальном сайте в общедоступной автоматизированной информационной системе "Картотека арбитражных дел" в сети интернет - http://kad.arbitr.ru/ в режиме ограниченного доступа

Законность и обоснованность решения Арбитражного суда Московской области проверены Десятым арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 258, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

До начала судебного разбирательства через канцелярию суда 07.04.2022 от Сидорова Руслана Владиславовича поступили дополнительные материалы к делу. Также 11.04.2022 от АО "Эсен Микронизе Маден Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети" Esen Mikronize Maden Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi поступили дополнительные материалы к делу.

Апелляционный суд, совещаясь на месте, приобщил к материалам дела дополнительные материалы к делу в порядке статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после их оглашения.

Выслушав представителей сторон и повторно исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, изучив доводы апелляционных жалоб, арбитражный апелляционный суд не нашел оснований, предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для изменения или отмены обжалуемого судебного акта.

Апелляционная жалоба АО "Эсен Микронизе Маден Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети" (Esen Mikronize Maden Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi) подана и принята в порядке ст. 42 АПК РФ.

27 июня 2021 г. (том 3 л.д. 31-32) в ходе рассмотрения дела Иностранной компанией заявлено о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, мотивированное тем, что она является производителем спорного товара, в связи с чем предполагает, что принятый по настоящему делу судебный акт может затронуть ее права и законные интересы.

19 июля 2021 г. суд, рассмотрев заявление Иностранной компании о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для его удовлетворения, определение оставлено без изменения судом апелляционной инстанции.

Материалами дела подтверждается (том 2 л.д. 46, 48, 50, 52-90, том 3 л.д 111), что Иностранная компания производит спорный товар, наносит на упаковки обозначение "ESEN" и вводит данный товар в оборот.

Так, согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 21.01.2020 N Ф05-5082/2016 по делу N А40-46109/2015:

третье лицо без самостоятельных требований - это предполагаемый участник материально-правового отношения, связанного по объекту и составу с тем, какое является предметом разбирательства в арбитражном суде. Основанием для вступления (привлечения) в дело третьего лица является возможность предъявления иска к третьему лицу или возникновения права на иск у третьего лица, обусловленная взаимосвязанностью основного спорного правоотношения между стороной и третьим лицом, а также то обстоятельство, что принятый по делу судебный акт может повлиять на права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, по отношению к одной из сторон.

Целью участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, является предотвращение неблагоприятных для них последствий.

Изучив доводы апелляционной жалобы АО "Эсен Микронизе Маден Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети" (Esen Mikronize Maden Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi), суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что производство по данной апелляционной жалобе подлежит прекращению в силу следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 257 АПК РФ право обжаловать в порядке апелляционного производства решение арбитражного суда первой инстанции предоставлено лицам, участвующим в деле, а также иным лицам в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

В соответствии с частью 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Как разъяснено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 12 от 30.06.2020 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" (далее - постановление N 12) при применении статей 257, 272, 272.1 АПК РФ арбитражным судам апелляционной инстанции следует принимать во внимание, что право на обжалование судебных актов в порядке апелляционного производства имеют как лица, участвующие в деле, так и иные лица в случаях, предусмотренных АПК РФ.

К иным лицам в силу части 3 статьи 16 и статьи 42 Кодекса относятся лица, о правах и об обязанностях которых принят судебный акт. В связи с этим лица, не участвующие в деле, как указанные, так и не указанные в мотивировочной и/или резолютивной части судебного акта, вправе его обжаловать в порядке апелляционного производства в случае, если он принят об их правах и обязанностях, то есть данным судебным актом непосредственно затрагиваются их права и обязанности, в том числе создаются препятствия для реализации их субъективного права или надлежащего исполнения обязанности по отношению к одной из сторон спора.

В пункте 2 постановления N 12 разъяснено, что в случае, когда жалоба подается лицом, не участвовавшим в деле, суду надлежит проверить, содержится ли в жалобе обоснование того, каким образом оспариваемым судебным актом непосредственно затрагиваются права или обязанности заявителя. При отсутствии соответствующего обоснования апелляционная жалоба возвращается в силу пункта 1 части 1 статьи 264 АПК РФ.

После принятия апелляционной жалобы лица, не участвовавшего в деле, арбитражный суд апелляционной инстанции определяет, затрагивает ли принятый судебный акт непосредственно права или обязанности заявителя, и, установив это, решает вопросы об отмене судебного акта суда первой инстанции, руководствуясь пунктом 4 части 4 статьи 270 Кодекса, и о привлечении заявителя к участию в деле.

Если после принятия апелляционной жалобы будет установлено, что заявитель не имеет права на обжалование судебного акта, то применительно к пункту 1 части 1 статьи 150 Кодекса производство по жалобе подлежит прекращению.

Апелляционным судом установлено, что АО "Эсен Микронизе Маден Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети" (Esen Mikronize Maden Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi) не является лицом, участвующим в деле, поэтому заявитель вправе обжаловать решение только в том случае, если судебный акт непосредственно принят и затрагивает его права и обязанности, в том числе создает препятствия для реализации его субъективного права или надлежащего исполнения обязанности по отношению к одной из сторон спора.

Между тем, из содержания обжалуемого решения следует, что удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что материалами дела подтвержден факт незаконного использования товарного знака истца ответчиком.

При этом ни резолютивная, ни мотивировочная части обжалуемого судебного акта выводов о правах и обязанностях АО "Эсен Микронизе Маден Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети" (Esen Mikronize Maden Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi) не содержит, заявитель жалобы не является участником спорных правоотношений ни по отношению к истцу, ни по отношению к ответчику.

Само по себе признание судом первой инстанции установленным факта сходства до степени смешения между товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 765339 с обозначением, использованным обществом для маркировки продукции, ввиду их семантического, графического и фонетического сходства, близкого к тождеству. Сравниваемые обозначения представляют собой слово "ESEN", выполненное буквами латинского алфавита, обычным шрифтом, только лишь незначительно отличающимся друг от друга. Сравниваемые обозначения имеют одинаковый набор букв, звуков слогов, имеют одинаковые ударения, а также сходны по семантическому признаку, не свидетельствует о нарушении прав АО "Эсен Микронизе Маден Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети" (Esen Mikronize Maden Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi), как поставщика товара ответчику.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что доводы, изложенные в апелляционной жалобе АО "Эсен Микронизе Маден Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети" (Esen Mikronize Maden Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi), не подтверждают наличие у заявителя права на обжалование судебного акта, принятого по настоящему делу, в порядке статьи 42 АПК РФ.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что производство по апелляционной жалобе АО "Эсен Микронизе Маден Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети" (Esen Mikronize Maden Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi) как лица, не участвующего в деле, подлежит прекращению.

Таким образом, суд апелляционной инстанции рассматривает по существу только апелляционную жалобу ответчика.

Заслушав представителя ответчика, изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, отзыва на апелляционную жалобу, суд апелляционной инстанции установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, предприниматель является правообладателем товарного знака "ESEN" по свидетельству Российской Федерации N 765339, зарегистрированного 03.07.2020 с приоритетом от 21.01.2020 в отношении товаров "карбонат кальция; концентрат карбоната кальция для производства пластмасс; карбонаты в гранулах и порошке; мастики и другие пастообразные наполнители; карбонат кальция с полимерным покрытием; наполнители, полученные из карбоната кальция; порошок карбоната кальция и суспензия карбоната кальция; силикат кальция; карбонатные наполнители для использования на производственных предприятиях различных отраслей; аморфные карбонатные наполнители; составы для консервации или придания водонепроницаемости цементу; измельченный природный карбонат кальция высокой степени дисперсности; добавки химические для использования в качестве связующих веществ в промышленных целях; наполнители на основе природного мела для использования в промышленных целях; наполнители на основе молотого мрамора для использования в промышленных целях; измельченный карбонат кальция различной степени дисперсности для использования в промышленных целях; минеральные наполнители для использования в промышленных целях" 1-го, и "мел природный; микромрамор; микромраморный наполнитель; кальцит; гранулы минеральные для использования в строительстве; минеральные материалы, используемые для производства полов, крыш, столешниц, стен, каминов и облицовки; микрокальцит; карбонатные наполнители, включенные в 19 класс МКТУ" 19-го классов МКТУ.

Согласно исковому заявлению, предпринимателю стало известно о том, что обществом на основании государственных таможенных деклараций от 30.10.2020 N 10317120/301020/0092872 от 19.09.2020 N 10317120/180920/0079147; от 05.09.2020 N 10317120/050920/0075656; от 05.09.2020 N 10317120/050920/0075657; от 11.09.2020 N 10317120/100920/0076967 осуществлен ввоз на территорию Российской Федерации товаров - "микромраморные наполнители, мрамор молотый микронизированный карбонат кальция САСО3, в виде порошка, природные, термически не обработанные (не обработанные жирными кислотами, в том числе стеариновой кислотой), различной дисперсности, а также обработанные водозащитным составом на основе стеариновой кислоты, не содержащие этиловой спирт", маркированных сходным до степени смешения с упомянутым товарным знаком обозначением.

В материалы дела не представлено доказательств, свидетельствующих о наличии у общества согласия предпринимателя на использование товарного знака "ESEN", в связи с чем предприниматель направил в адрес общества претензию с требованием о выплате компенсации за незаконное использование спорного товарного знака.

Поскольку инициированный и реализованный истцом досудебный порядок урегулирования спора не принес положительного результата, истец обратился с настоящим иском в суд.

Принимая решение об удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из правомерности и обоснованности исковых требований в полном объеме.

Оценив доводы заявителя апелляционной жалобы и проверив их обоснованность, апелляционный суд считает их несостоятельными в связи со следующим.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

На основании пункта 3 статьи 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Как следует из определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224, вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

Наличие у предпринимателя исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 765339 подтверждается представленной в материалы дела выпиской из Государственного реестра товарных знаков, знаков обслуживания, что обществом не оспаривается.

Представленными в материалы дела таможенными декларациями от 30.10.2020 N 10317120/301020/0092872; от 19.09.2020 N 10317120/180920/0079147; от 05.09.2020 N 10317120/050920/0075656; от 05.09.2020 N 10317120/050920/0075657; от 11.09.2020 N 10317120/100920/0076967 подтверждается факт ввоза обществом на территорию Российской Федерации с целью последующей реализации указанных в них товаров, маркированных обозначение "ESEN".

Сравнив обозначение, размещенное на спорном товаре и указанное в названных таможенных декларациях, с товарным знаком, исключительное право на который принадлежит предпринимателю, апелляционный суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 162 постановления от 23.04.2019 N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 этих Правил.

Пунктом 42 данных правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в пункте 37 Обзора судебной практики от 23.09.2015, при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Руководствуясь разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации, изложенными от 23.04.2019 N 10, а также Правилами N 482 по установлению сходства обозначений, признает наличие сходства до степени смешения между товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 765339 с обозначением, использованным обществом для маркировки продукции, ввиду их семантического, графического и фонетического сходства, близкого к тождеству. Сравниваемые обозначения представляют собой слово "ESEN", выполненное буквами латинского алфавита, обычным шрифтом, только лишь незначительно отличающимся друг от друга. Сравниваемые обозначения имеют одинаковый набор букв, звуков слогов, имеют одинаковые ударения, а также сходны по семантическому признаку, в связи с чем сходство обозначений, близкое к тождеству, очевидно.

Сходство обозначений до степени смешения обществом не оспаривается.

Как указано в пункте 45 Правил N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В пункте 7.2.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" от 20.01.2020 N 12 отмечено, что при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Принятая МКТУ, не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные.

К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары.

Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

В материалы дела Истцом представлены таможенные декларации от 30.10.2020 N 10317120/301020/0092872; от 19.09.2020 N 10317120/180920/0079147; от 05.09.2020 N 10317120/050920/0075656; от 05.09.2020 N 10317120/050920/0075657; от 11.09.2020 N 10317120/100920/0076967, согласно которым Ответчик ввез товары: "МИКРОМРАМОРНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ: МРАМОР МОЛОТЫЙ, МИКРОНИЗИРОВАННЫЙ КАРБОНАТ КАЛЬЦИЯ САСО3, _".

Товарный знак N 765339 зарегистрирован в отношении товаров 01, 19 классов МКТУ, а именно:

01 - карбонат кальция; концентрат карбоната кальция для производства пластмасс; карбонаты в гранулах и порошке; мастики и другие пастообразные наполнители; карбонат кальция с полимерным покрытием; наполнители, полученные из карбоната кальция; порошок карбоната кальция и суспензия карбоната кальция; силикат кальция; карбонатные наполнители для использования на производственных предприятиях различных отраслей; аморфные карбонатные наполнители; составы для консервации или придания водонепроницаемости цементу; измельченный природный карбонат кальция высокой степени дисперсности; добавки химические для использования в качестве связующих веществ в промышленных целях; наполнители на основе природного мела для использования в промышленных целях; наполнители на основе молотого мрамора для использования в промышленных целях; измельченный карбонат кальция различной степени дисперсности для использования в промышленных целях; минеральные наполнители для использования в промышленных целях.

19 - мел природный; микромрамор; микромраморный наполнитель; кальцит; гранулы минеральные для использования в строительстве; минеральные материалы, используемые для производства полов, крыш, столешниц, стен, каминов и облицовки; микрокальцит; карбонатные наполнители, включенные в 19 класс МКТУ.

Вопреки доводам заявителя апелляционной жалобы общества о том, что спорный товар неоднороден товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак предпринимателя, апелляционной суд отмечает, что сравнение перечней товаров, для которых этот знак зарегистрирован, с товаром, ввезенным обществом на территорию Российской Федерации, показало, что спорный товар однороден в частности товарам 1-го класса МКТУ "карбонат кальция; карбонат кальция с полимерным покрытием; наполнители, полученные из карбоната кальция; порошок карбоната кальция и суспензия карбоната кальция; карбонатные наполнители для использования на производственных предприятиях различных отраслей; аморфные карбонатные наполнители; измельченный природный карбонат кальция высокой степени дисперсности; наполнители на основе природного мела для использования в промышленных целях; наполнители на основе молотого мрамора для использования в промышленных целях; измельченный карбонат кальция различной степени дисперсности для использования в промышленных целях; минеральные наполнители для использования в промышленных целях", и 19-го класса МКТУ "микромрамор; микромраморный наполнитель; минеральные материалы, используемые для производства полов, крыш, столешниц, стен, каминов и облицовки; микрокальцит; карбонатные наполнители, включенные в 19 класс МКТУ", поскольку они относятся к одному роду и виду (наполнители на основе молотого мрамора, микромраморные наполнители), состоят из одного материала (кальцит, кальций), имеют одно функциональное назначение (используются в промышленности для производства строительных материалов, полимеров, лакокрасочных изделий), один круг потребителей, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, в связи с чем указанные товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При этом, также вопреки доводам заявителя апелляционной жалобы общества о том, что ввезенные им товары относятся к товарам 06 класса МКТУ, апелляционный суд отмечает, что к товарам 06 класса МКТУ, принятая классификация товаров относит товары - "Металлы обычные и их сплавы, руды; материалы металлические строительные; конструкции и сооружения передвижные металлические; тросы и проволока металлические, неэлектрические; изделия мелкие металлические и скобяные; контейнеры металлические для хранения и транспортировки; сейфы".

Из пояснения к 06 классу МКТУ следует, что к 06 классу не относятся металлы и минералы, используемые в качестве химических продуктов в промышленности или научных исследованиях из-за своих химических свойств, например, бокситы, ртуть, сурьма, металлы щелочные и щелочноземельные (кл. 01), которые, в свою очередь, являются однородными товарам 19 класса МКТУ, в частности, мрамор.

Таким образом, товары, ввезенные обществом, являются однородными товарам по товарному знаку предпринимателя.

Подлежат отклонению и доводы заявителя апелляционной жалобы общества об использовании на спорном товаре и в документах, связанных с ввозом на территорию Российской Федерации этого товара, фирменного наименования производителя товара "ESEN" - иностранной компании.

Согласно пункту 2 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации, фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

Таким образом, обязательным признаком фирменного наименования является указание на организационно-правовую форму юридического лица. В случае использования обозначения без указания на организационно-правовую форму юридического лица такое использование не может быть признано использованием именно фирменного наименования.

Данная позиция подтверждается представленным в дело заключением специалиста ФГБОУ ВО "РГАИС" от 14.05.2021, подготовленного подведомственной организацией Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), где указано, что использование обозначения "ESEN" на товарах без указания на организационно-правовую форму завода-изготовителя не является использованием фирменного наименования, а является использованием товарного знака.

Аналогичная позиция содержится в сложившейся судебной практике, в частности, в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 19.05.2017 по делу N А56-58258/2016 установлено, "Приходя к выводу о том, что ответчик использует на сайте свое фирменное наименование, суды не приняли во внимание, что обозначение "АСКО" используется ответчиком без указания на организационно-правовую форму, т.е. не в качестве фирменного наименования, использование которого имело бы целью индивидуализацию ответчика как юридического лица".

Обществом в материалы настоящего дела не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что спорные товары содержат указание на организационно-правовую форму иностранной компании.

Однако, из представленных в дело таможенных деклараций от 30.10.2020 N 10317120/301020/0092872; от 19.09.2020 N 10317120/180920/0079147; от 05.09.2020 N 10317120/050920/0075656; от 05.09.2020 N 10317120/050920/0075657; от 11.09.2020 N 10317120/100920/0076967 следует, что товары маркированы именно товарным знаком "ESEN" (графа G31_12).

Кроме того, в материалы дела представлены договор поставки от 21.12.2020 N 322-(RUR), спецификация к этому договору, в которых прямо указано на то, что обозначение "ESEN" является товарным знаком, маркой.

Также содержанию таможенных деклараций противоречат представленные обществом в дело письмо производителя спорного товара, заключение патентного поверенного, определения таможенного органа, из которых не усматривается наличие у иностранной компании сокращенного фирменного наименования "ESEN" и использования фирменного наименования на спорных товарах.

Также представленные в материалы дела уставные документы иностранной компании не принимаются судом апелляционной инстанции, поскольку, в нарушение положений ст. 75 АПК РФ, не представлены их надлежащим образом заверенные переводы на русский язык.

Представленный перевод уставных документов компании выполнен и заверен генеральным директором общества, что не является по смыслу названных положений арбитражного процессуального законодательства надлежащим образом заверенным переводом документа, выполненного полностью на иностранном языке.

Таким образом, утверждение заявителя апелляционной жалобы общества о том, что обозначение, нанесенное на спорный товар и указанное в документах, связанных с его ввозом на территорию Российской Федерации, представляет собой указание на сокращенное фирменное наименование иностранной компании противоречит материалам дела и подлежит отклонению.

То обстоятельство, что Новороссийской таможней отказано в возбуждении дела об административном правонарушении по факту ввоза обществом спорного товара, в связи с тем, что спорный товар индивидуализирован сокращенным фирменным наименованием производителем - компании, не имеет правового значения в рассматриваемом случае, поскольку вопрос наличия в действиях лица факта нарушения исключительного права на товарный знак устанавливается судом на основании оценки доказательств, представленных в материалы конкретного дела.

Более того, представленные в материалы дела определения таможенного органа об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении вынесены на основании ввоза на территорию Российской Федерации товара и задекларированного по иным таможенным декларациями, нежели те, на основании которых заявлены исковые требования.

Таким образом, вывод о том, что действия ответчика по ввозу на территорию Российской Федерации спорного товара, маркированного обозначением "ESEN", является нарушением исключительного права истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 765339 является обоснованным, подтвержден представленными в дело доказательствами, в связи с чем, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу об обоснованности заявленного предпринимателем требования о взыскании компенсации.

Судом также отклоняются доводы заявителя апелляционной жалобы общества о наличии в действиях предпринимателя по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 765339 признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом.

В соответствии со статьей 10.bis Парижской конвенции для квалификации регистрации товарного знака как акта недобросовестной конкуренции оценке подлежит честность такой регистрации, которая не может быть установлена без учета цели регистрации товарного знака. В связи с этим при рассмотрении судом вопроса о добросовестности регистрации товарного знака исследованию могут подлежать как обстоятельства, связанные с самой регистрацией, так и последующее поведение правообладателя, из которого может быть установлена цель такой регистрации.

Руководствуясь положениями пункта 2 статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 и пункта 1 статьи 10 ГК РФ, суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 170 постановления от 23.04.2019 N 10, законом не установлено специального порядка признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 171 постановления от 23.04.2019 N 10, при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарному знаку, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности вправе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, в том числе подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение Роспатента об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Признание действий лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется исходя из поданного в Роспатент возражения.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Согласно пункту 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Заявляя о наличии в действиях предпринимателя по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 765339 признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом, вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, общество не представило в материалы дела надлежащих и достаточных доказательств, явно указывающих на то, что, регистрируя на свое имя товарный знак, предприниматель действовал заведомо недобросовестно, с целью причинить ущерб обществу и установить препятствия для осуществления обществом предпринимательской деятельности.

Сами по себе доводы заявителя апелляционной жалобы общества в указанной части носят предположительный характер и документально не подтверждены, в связи с чем у апелляционного суда отсутствуют правовые основания для вывода о наличии в действиях предпринимателя признаков злоупотребления правом при регистрации названного товарного знака.

Предпринимателем в материалы дела представлены документы, подтверждающие использование им принадлежащего ему товарного знака, в частности, в возражениях на отзыв ответчика, представленных в суд первой инстанции, содержатся фотографии товаров, на которых обозначение "ESEN" и наименование предпринимателя, что подтверждает использование последним его товарного знака.

Вместе с этим в деле имеются договор N 015/2019 от 01.02.2019, договор N 09/2017 от 16.11.2017, договор N 01/03-19 от 15.03.2019 на услуги по расфасовке и перевалке микромраморных наполнителей под товарным знаком "ESEN", а также товарными накладными N 20 от 06.10.2017, N 60 от 02.04.2018, N 66 от 08.04.2019, подтверждающими реализацию истцом товаров третьим лицам под обозначением "ESEN".

Апелляционный суд отмечает, что указанные договоры и товарные накладные датированы ранее даты приоритета товарного знака предпринимателя.

При этом в материалы дела не представлено доказательств, свидетельствующих о более раннем использовании фирменного наименования иностранной компании на территории Российской Федерации, чем дата приоритета товарного знака N 765339 (21.01.2020).

Апелляционный суд также отмечает, что доводы заявителя апелляционной жалобы АО "Эсен Микронизе Маден Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети" (далее - Иностранная компания) являются несостоятельными и подлежат отклонению.

Так, при рассмотрении дела обществом и иностранной компанией были заявлены ходатайства о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, иностранной компании как производителя спорных товаров.

Согласно пункту 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон.

Основанием для привлечения к участию в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, является наличие у указанных лиц материально-правового интереса к рассматриваемому делу ввиду того, что указанные лица являются участниками спорных правоотношений либо правоотношений, связанных с правоотношениями, являющимися предметом спора и, соответственно, имеется объективная возможность того, что принятый по делу судебный акт может непосредственно повлиять на права и обязанности третьего лица по отношению к одной из сторон в споре.

Вместе с тем общество и иностранная компания не обосновали в заявленных ходатайствах, каким именно образом принятый по настоящему делу судебный акт может затронуть права и обязанности названных лиц.

Довод заявителя апелляционной жалобы АО "Эсен Микронизе Маден Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети" о том, что иностранное лицо было привлечено к участию в деле N А41-4903/2021 не имеет значения, поскольку предмет и основание указанного дела отличаются от таковых в настоящем деле.

Вместе с тем из материалов настоящего дела усматривается, что судом первой инстанции было должным образом рассмотрено заявление иностранной компании о вступлении в дело. Определением от 29.06.2021 судебное заседание суда первой инстанции было отложено до 19.07.2021 в целях получения от иностранной компании документов, подтверждающих юридический статус лица, его юрисдикцию, организационно-правовую форму, правоспособность и содержащий сведения о том, кто от имени юридического лица обладает правомочиями на приобретение гражданских прав и принятия гражданских обязанностей.

В противоречие с указанным определением иностранной компанией не были представлены указанные документы.

Также апелляционный суд отмечает, что доводы ответчика о том, что товарный знак "ESEN", зарегистрированный на территории Турецкой Республики подлежит охране на территории Российской Федерации.

Согласно статье 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 "Знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране Союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах Союза, включая страну происхождения".

Исходя из данной нормы, товарный знак имеет территориальный принцип охраны и охраняется только на территории того государства, где ему дана правовая охрана.

Представленный в дело сертификат товарного знака "ESEN", зарегистрированного в Турции, не дает его правообладателю права использовать это обозначение в Российской Федерации, поскольку товарный знак, зарегистрированный в Турции, не охраняется в Российской Федерации в силу вышеуказанной ст. 6 Парижской конвенции.

Согласно статье 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации, на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Вопреки этому, обществом в дело не представлено доказательств наличия у него исключительного права на товарный знак "ESEN" на территории Российской Федерации, в том числе, на основании международного договора.

Вместе с этим апелляционный суд отмечает, что согласно статье 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

Согласно статье 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации, распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается.

В силу данных положений общество не имеет права использовать фирменное наименование иностранного лица, в том числе, для индивидуализации спорных товаров, поскольку распоряжение правом на фирменное наименование запрещено законом, в связи с чем подобные доводы общества и иностранного лица противоречат закону.

Таким образом, апелляционный суд приходит к выводу о том, что действия общества по ввозу на территорию Российской Федерации спорного товара, маркированного обозначением "ESEN", является нарушением исключительного права истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 765339, в связи с чем апелляционный суд приходит к выводу об обоснованности заявленного предпринимателем требования о взыскании компенсации.

Как усматривается из содержания искового заявления, размер компенсации за нарушение исключительного права на названный товар знак рассчитан в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, то есть в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как отмечено в подпункте 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно правовой позиции, содержащейся в пункте 61 постановления от 23.04.2019 N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

Согласно представленному предпринимателем расчету размер компенсации за допущенное обществом нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 765339 составляет 42 981 500 рублей, исходя из средней стоимости 1 тонны спорного товара - 7450 рублей по договору поставки от 21.12.2020 N 322-(RUR) и спецификации N 1 к этому договору (из расчета средней стоимости за одну тонну товара "ESEN Extra A-2X" - 7450 рублей + 7300 рублей стоимость одной тонны товара "ESEN Extra A-5" / 2) х 2914 тонн товара, ввезенного обществом на территорию Российской Федерации на основании представленных в материалы дела таможенных деклараций х 2).

Суд первой инстанции, проверив данный расчет, правомерно признал его верным, документально подтвержденным.

Довод заявителя апелляционной жалобы общества о том, что предпринимателем при расчете компенсации не учтена стоимость закупки спорного товара и иные накладные расходы, отклоняется судом апелляционной инстанции, поскольку данные обстоятельства не влияют на размер компенсации, рассчитанной на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ при доказанной стоимости спорного товара и объема этого товара по соответствующей, предусмотренной законом формуле (двукратная стоимость товаров, на которых незаконно размещен товарный знак), а также противоречат вышеуказанному пункту 61 постановления от 23.04.2019 N 10, поскольку при расчете суммы компенсации должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

Таким образом, приведенный предпринимателем расчет компенсации является законным и обоснованным.

Суд первой инстанции правомерно признал обоснованной и соразмерной сумму компенсации в размере 42 981 500 рублей.

При этом апелляционный суд не усматривает оснований для снижения заявленного истцом размера компенсации за допущенное ответчиком нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 765339 на основании положений Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда" (далее - постановление от 24.07.2020 N 40-П).

Согласно абзацу 2 пункта 4.2 постановления от 24.07.2020 N 40-П в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Вместе с тем, вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик при рассмотрении дела не представил доказательств многократного превышения компенсацией размера причиненных истцу убытков, при том, что такое превышение должно быть доказано ответчиком, равно как не представил и доказательств того, что правонарушение совершено им впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Доводы апелляционной жалобы ответчика не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены решения Арбитражного суда Московской области.

Оценив все имеющиеся доказательства по делу, апелляционный суд полагает, что обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Учитывая изложенное выше, апелляционная жалоба ответчика не подлежит удовлетворению, так как доводы, изложенные в ней не подтверждаются материалами дела.

Руководствуясь статьями 42, 150,151, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по апелляционной жалобе АО "Эсен Микронизе Маден Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети" Esen Mikronize Maden Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi прекратить.

Решение Арбитражного суда Московской области от 02.08.2021 по делу N А41- 18335/21 оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО "Ст Трейд Хеми" - без удовлетворения.

Возвратить из федерального бюджета госпошлину, уплаченную по чеку-ордеру от 26.07.21, операция N 82, в сумме 3000 руб., Шитовым П.А.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в в суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через суд первой инстанции.

Председательствующий судья

Е.Н. Виткалова

Судьи

Н.В. Марченкова В.Н. Семушкина