Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 мая 2022 г. N 09АП-22836/22 по делу N А40-99437/2020

город Москва

19 мая 2022 г.

Дело N А40-99437/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 17 мая 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 19 мая 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Н. Лаптевой,

судей Д.В. Пирожкова, А.И. Трубицына

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "РУСХИТ"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 22 апреля 2021 года

по делу N А40-99437/2020, принятое судьей А.В. Мищенко,

по иску ООО СОННИГЕР Польска Сп. Ж о. о.

к ООО "РУСХИТ" (ОГРН 1157746137240)

третьи лица: ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ", Штурман Игорь Иванович, Поддубный Роман Юрьевич

о защите права на товарный знак,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: извещен, представитель не явился,

от ответчика: Ольхова В.И. по доверенности от 06.08.2020,

от третьих лиц: извещены, представители не явились,

УСТАНОВИЛ:

SONNIGER POLSKA Sp.z.o.o (далее - иностранное лицо, истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "Русхит" (далее - ответчик) о взыскании 5.000.000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака N 415032.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, привлечены ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ", Штурман Игорь Иванович, Поддубный Роман Юрьевич.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22 апреля 2021 года исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 500.000 руб., в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Указывает, что использование товарного знака в доменном имени (или при ином способе адресации) является самостоятельным видом использования, отличным от использования на Интернет-сайте, соответственно, требования, основанные на использовании знака в доменном имени, в любом случае предъявляются и должны быть рассмотрены в отношении администратора доменного имени, а требования об использовании обозначения на сайте предъявляются и рассматриваются в отношении владельца сайта, которым по общему правилу также является администратор доменного имени; ответчиком в материалы дела были представлены доказательства фактического использования обозначений, сходных с товарным знаком истца, в доменном имени, на сайте, а также в рекламе на сайте yandex.ru, администратором доменного имени и лицом, не привлеченным к участию в деле,- ООО "Скайфол", при этом ответчик не определял содержание этой информации и не давал указаний об использовании товарного знака истца; снижая размер компенсации до 500.000 руб., суд не мотивировал свои выводы, а из обжалуемого решения не усматривается правовой анализ представленных истцом в обоснование расчета компенсации доказательств, а также представленных ответчиком возражений.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 июля 2021 года решение Арбитражного суда города Москвы от 22 апреля 2021 года отменено, в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 27 сентября 2021 года постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2021 года отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции указал, следующее:

-апелляционный суд признал представленные истцом протоколы осмотра доказательств от 22.11.2017 г. и от 23.10.2018 г., составленные нотариусом Бублием Д.С., недопустимыми доказательствами по делу, поскольку эти протоколы оформлены по заказу ООО "Соннигер" (ОГРН 1107746431957) и названным лицом представлялись в материалы дела N А40-308198/2018, производство в рамках которого было прекращено в связи с отказом истца от иска;

-в материалы дела не представлено доказательств относительно нарушения закона при оформлении протоколов осмотра доказательств от 22.11.2017 г. и от 23.10.2018 г.; действующее арбитражное процессуальное законодательство не содержит императивных предписаний о том, что представляемые доказательства должны быть получены именно лицами, участвующими в деле, а также запрета на использование доказательств, собранных иными лицами; не предусмотрен запрет на представление в материалы дела доказательств, которые ранее представлялись иными лицами при рассмотрении иного дела, в том числе такого, по которому прекращено производство в связи с отказом истца от иска; процессуальным последствием прекращения производства по делу в силу части 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является запрет на повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям. Запрет на использование доказательств, раскрытых при рассмотрении дела, производство по которому было прекращено, из буквального толкования приведенной нормы не усматривается;

-суд апелляционной инстанции в нарушение норм процессуального права признал недопустимыми протоколы осмотра доказательств от 22.11.2017 г. и от 23.10.2018 г., составленные нотариусом Бублием Д.С.;

-в ранних версиях сайта sonninger.ru, удостоверенных в протоколах осмотра доказательств от 22.11.2017 г. и 23.10.2018 г., содержались контекстная ссылка на каталог продукции Sonniger, позволяющая перейти на официальный сайт ответчика (https://www.rusheat.ru/kompaniya/), где ответчиком от своего имени предлагаются к продаже товары аналогичные тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца; в разделе "Контакты" сайта https://www.rusheat.ru/kompaniya/ указаны полные реквизиты ответчика и информация о компании "Русхит" как официальном дилере Sonniger в России, адрес электронной почты info@rusheat.ru. который в настоящий момент указан на официальном сайте ответчика, номера телефонов, которые совпадают с номерами телефонов, указанными на момент рассмотрения спора на официальном сайте ответчика;

-суд апелляционной инстанции не дал оценку представленному истцом скриншоту сайта sonninger.ru, полученному с помощью сервиса web.archive.org (т. 3 л. д. 34), на котором отражена главная страница сайта с изображением товарного знака истца, указаны телефоны и электронная почта ответчика.

-постановление суда апелляционной инстанции не может быть признано соответствующим требованиям законности и обоснованности, поскольку судом апелляционной инстанции были нарушены нормы процессуального права об оценке доказательств. Отсутствие должной мотивировки выводов суда апелляционной инстанции, неполнота исследования доказательств и допущенные нарушения при их оценке являются существенными нарушениями норм процессуального права, которые привели к принятию неправильного судебного акта;

-суд кассационной инстанции признал достаточно мотивированными и основанными на материалах дела выводы суда апелляционной инстанции об отсутствии нарушения ответчиком прав на товарный знак истца в форме регистрации спорного доменного имени, поскольку администратором доменного имени sonninger.ru, который и осуществил регистрацию спорного доменного имени, является иностранный гражданин Штурман И.В. Ответчик не может быть привлечен к ответственности за регистрацию доменного имени sonninger.ru, сходного до степени смешения с товарным знаком Sonniger, в отношении товаров, однородных с теми, для индивидуализации которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку;

-выводы суда апелляционной инстанции о недоказанности истцом факта использования обозначения Sonniger в контекстной рекламе системы "Директ.Яндекс" именно ответчиком также являются основанными на представленных в дело доказательствах, в частности, письме УФАС по городу Москве от 14.04.2021 г. N ПО/21129/21, в котором антимонопольный орган указал, что ответчик не является рекламодателем по контекстной ссылке "Sonniger" в системе "ЯндексДирект".

Истцом при новом рассмотрении письменные пояснения не представлены.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель истца просил пересмотреть решение суда первой инстанции в полном объеме, в том числе в части снижения размера компенсации до 500.000 руб., указав, что настаивает на применении к ответчику ответственности в полном объеме согласно исковым требованиям в размере 5.000.000 руб.

В обоснование размера компенсации истец указал на то, что размер компенсации обоснован известностью на рынке товарного знака Sonniger; длительным сроком незаконного использования товарного знака Sonniger; грубым характером нарушений со стороны ответчика; значительными репутационными и имущественными потерями правообладателя.

Поскольку иностранное лицо в ходе рассмотрения дела в апелляционном порядке заявило о необходимости пересмотра решения в том числе, в части определения размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, суд апелляционной инстанции осуществил проверку судебного акта в пределах, определяемых не только доводами апелляционной жалобы, но и позициями сторон, содержащимися в пояснениях и возражениях на жалобу (абзац 4 пункта 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", абзац 4 пункта 25 утратившего силу постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 г. N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции").

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2022 года постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 ноября 2021 года по делу N А40-99437/2020 отменено. Дело N А40-99437/2020 направлено на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции указал следующее:

-в соответствии с пунктом 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", если заявителем подана жалоба на часть судебного акта, арбитражный суд апелляционной инстанции в судебном заседании выясняет мнение присутствующих в заседании лиц относительно того, имеются ли у них возражения по проверке только части судебного акта, о чем делается отметка в протоколе судебного заседания. Отсутствие в данном судебном заседании лиц, извещенных надлежащим образом о его проведении, не препятствует арбитражному суду апелляционной инстанции в осуществлении проверки судебного акта в обжалуемой части. При непредставлении лицами, участвующими в деле, указанных возражений до начала судебного разбирательства арбитражный суд апелляционной инстанции начинает проверку судебного акта в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведенных в части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации;

-как усматривается из материалов дела, с апелляционной жалобой на решение суда первой инстанции обратился только ответчик. При этом истец не подавал в суд апелляционной инстанции собственную апелляционную жалобу на решение суда в части несогласия с размером взысканной компенсации. Более того, судебная коллегия суда кассационной инстанции обращает внимание на то, что в отзыве на апелляционную жалобу, истец указал, что размер взысканной компенсации является обоснованным. Каких-либо иных документов, в которых было бы выражено несогласие с решением или его частью истец не представлял.

-несмотря на обжалование решения суда первой инстанции только ответчиком и исключительно в части удовлетворения исковых требований и взыскания компенсации в чрезмерно завышенном размере, суд апелляционной инстанции в нарушение требований части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверял решение суда первой инстанции в полном объеме, а не только в обжалуемой части и взыскал компенсацию в размере выше, чем удовлетворил суд первой инстанции;

-таким образом, в отсутствие предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловных оснований для отмены решения суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции, изменив решение суда первой инстанции в полном объеме, вышел за пределы апелляционной жалобы ответчика, превысив свои полномочия, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, чем допустил существенное нарушение норм процессуального права, что могло привести к принятию неверного судебного акта;

-суд апелляционной инстанции в нарушение статей 8, 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации своими действиями поставил истца в преимущественное положение, предоставив ему ни на чем не основанное право на обжалование решения в части размера взысканной компенсации без соблюдения предусмотренного для этого главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации порядка, освободил истца от последствия несовершения им процессуальных действий в виде своевременной подачи апелляционной жалобы и заявления соответствующих возражений.

При новом рассмотрении апелляционной жалобы истец представил отзыв на апелляционную жалобу.

Ответчик в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представил письменные пояснения.

В судебном заседании апелляционного суда представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал.

Истец, третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы (в том числе с учетом того, что жалоба подана с соблюдением установленного срока на апелляционное обжалование, стороны были извещены о начавшемся судебном процессе, апелляционным судом исполнена обязанность по размещению информации о времени и месте рассмотрения дела в Картотеке арбитражных дел в сети Интернет по веб-адресу: http://kad.arbitr.ru,), явку представителей в судебное заседание не обеспечили, дело рассмотрено в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие указанных лиц.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, не находит оснований для отмены обжалуемого решения, исходя из следующего.

Как видно из материалов дела, иностранное лицо является правообладателем товарного знака "Sonniger" (дата приоритета 03.06.2009 г. по дате подачи заявки) для индивидуализации товаров 11-го класса "газовые нагреватели; аппараты водонагревательные; отопительное и вентиляционное оборудование; тепловые завесы; кондиционеры; вентиляционные установки; газовые радиаторы; водонагреватели; солнечные системы; насосы тепловые" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Истцу стало известно, что зарегистрировано и используется доменное имя sonninger.ru, содержащее обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком "Sonniger". На сайте с доменным именем sonninger.ru также используется товарный знак "Sonniger". При этом на сайте sonninger.ru предлагаются к продаже товары, однородные тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак "Sonniger". Более того, в сети Интернет на интернет-страницах yandex.ru при наборе в поисковой строке слова Sonniger появляется рекламный баннер, содержащий ссылку на сайт sonninger.ru, позволяющий одним кликом перейти непосредственно на сайт sonninger.ru, на котором рекламируется оборудование от имени Sonniger.

Истец полагает, что фактически использующим сайт с доменным именем sonninger.ru является общество "Русхит", в подтверждение чего представил в материалы дела протоколы осмотра интернет сайта sonninger.ru от 09.06.2020 г., в верхней части которого указан адрес электронной почты 6855544@mail.ru; протоколы осмотра электронной переписки с использованием названного электронного почтового ящика, протоколами осмотра сайта от 22.11.2017 г. и 23.10.2018 г.

Поскольку истец не давал согласия на регистрацию и использование доменного имени sonninger.ru, равно как и на использование товарного знака на сайте sonninger.ru, иностранное лицо обратилось к ответчику с ответствующей претензией, которая оставлена последним без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения иностранного лица в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Истец настаивает на нарушении ответчиком прав на товарный знак следующими способами:

1. Регистрация и фактическое использование доменного имени sonninger.ru, сходного до степени смешения с товарным знаком Sonniger, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана товарному знаку (в частности, на сайте sonninger.ru предлагаются к продаже отопительное оборудование);

2. Использование спорного товарного знака на сайте sonninger.ru, а именно изображение товарного знака и предложение к продаже отопительного оборудования от имени правообладателя;

3. Использование в системе "Яндекс.Директ" в контекстной рекламе ключевого слова Sonniger для рекламы и продвижения товаров, размещенных на сайтов sonninger.ru и volcano.ru.

Истец в подтверждение факта использование спорного товарного знака на сайте sonninger.ru, а именно изображение товарного знака и предложение к продаже отопительного оборудования от имени правообладателя в материалы дела представил протоколы осмотра интернет сайта sonninger.ru от 09.06.2020 г., в верхней части которого указан адрес электронной почты 6855544@mail.ru; протоколы осмотра электронной переписки с использованием названного электронного почтового ящика, протоколами осмотра сайта от 22.11.2017 г. и 23.10.2018 г.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод (статья 46, часть 1), судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон (статья 123, часть 3).

По смыслу части 1 статьи 4, части 1 статьи 64 и части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принятых в развитие названных конституционных предписаний, заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов; при этом должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований; доказательствами же по делу являются полученные в предусмотренном федеральными законами порядке сведения о фактах, исходя из которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

При этом Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, предусматривая открытый перечень доказательств, допускает в качестве таковых письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио - и видеозаписи, иные документы и материалы (часть 2 статьи 64).

Представленные участвующими в деле лицами доказательства оцениваются арбитражным судом по правилам, установленным положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Результаты такой оценки - в силу названной нормы - суд отражает в выносимом по делу судебном акте, что направлено на выполнение задачи судопроизводства в арбитражных судах по защите нарушенных прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

Апелляционным судом установлено следующее:

1.1. В ранних версиях сайта sonninger.ru, удостоверенных в протоколах осмотра доказательств от 22.11.2017 г. и 23.10.2018 г. нотариусом Д.С. Бублием (т. 1 л.д. 91-100, 101-109), содержались:

контекстная ссылка на каталог продукции Sonniger, позволяющая перейти на официальный сайт ответчика - https://www.rusheat.ru/kompaniya/, где ответчиком от своего имени предлагаются к продаже товары аналогичные тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца (отопительное оборудование). При этом в разделе "Контакты" сайта - https://www.rusheat.ru/kompaniya/, указаны полные реквизиты ответчика (ИНН, ОГРН, адрес, банковские реквизиты и т.д.);

информация о компании "Русхит" как официальном дилере Sonniger в России;

номера телефонов 8 800 500 8742, 8(495) 669-1189. При этом оба телефонных номера в настоящий момент указаны на официальном сайте ответчика - https://www.rusheat.ru/kompaniya/, и оба номера были указаны в ранней версии сайта ответчика https://www.rusheat.ru/kompaniya/, полученной благодаря сервису web.archive.org;

адрес электронной почты info@rusheat.ru, который в настоящий момент указан на официальном сайте ответчика https://www.rusheat.ru/kompaniya/.

Более того, на сайте sonninger.ru была размещена контекстная ссылка на "каталог продукции Sonniger", позволяющая перейти на официальный сайт ответчика - https:// www.rusheat.ru/kompaniya/, где ответчиком от своего имени предлагаются к продаже товары аналогичные тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак Истца (отопительное оборудование). При этом в разделе "Контакты" сайта - https:// www.rusheat.ru/kompaniya/, указаны полные реквизиты ответчика (ИНН, ОГРН, адрес, банковские реквизиты и т.д.). Администратором домена rusheat.ru является ответчик, что подтверждается справкой сервиса Whois.

1.2. Направляя заявку на поставку отопительного оборудования по адресу 6855544@mail.ru, указанному на сайте sonninger.ru, приходит ответ с почты 3@rusheat.ru от имени менеджера ответчика Романа Поддубного с приложением счета на оплату с реквизитами ответчика, с подписью генерального директора ответчика и оттиском печати ответчика (т. 1 л.д. 83-90, 110-120, 121-126, 127-133).

Необходимо также отметить, что в материалы дела истцом был представлен скриншот сайта sonninger.ru из сервиса web.archive.org (т. 3 л.д. 34), который был создан представителем истца в рамках подготовки к настоящему судебному разбирательству, который по сути частично дублирует доказательственную информацию протоколов осмотра доказательств от 22.11.2017 г. и 23.10.2018 г. Так, на указанном скриншоте представлена главная страница сайта sonninger.ru, где изображен товарный знак Sonniger, содержится предложение о продаже от "ведущего производителя вентиляционно-отопительного оборудования Sonniger" (форма обратной связи), указаны электронная почта info@rusheat.ru и номера телефонов 8 800 500 8742, 8(495) 669-1189. В правом верхнем углу скриншота отображена дата сохранения копии сайта sonninger.ru - 2 ноября 2017 года.

Исходя из анализа норм статей 12, 14 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 102 "Основ законодательства Российской Федерации о нотариате", пункта 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации нотариальное удостоверение доказательств, а именно страниц в сети Интернет, содержащих информацию о товарах производителя, является соразмерным и допустимым способом самозащиты и отвечает признакам относимости, допустимости и достоверности доказательств.

Действующее арбитражное процессуальное законодательство не содержит императивных предписаний о том, что представляемые доказательства должны быть получены именно лицами, участвующими в деле, а также запрета на использование доказательств, собранных иными лицами; не предусмотрен запрет на представление в материалы дела доказательств, которые ранее представлялись иными лицами при рассмотрении иного дела, в том числе такого, по которому прекращено производство в связи с отказом истца от иска; процессуальным последствием прекращения производства по делу в силу части 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является запрет на повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям. Запрет на использование доказательств, раскрытых при рассмотрении дела, производство по которому было прекращено, из буквального толкования приведенной нормы не усматривается.

Доводы апелляционной жалобы и письменных пояснений ответчика о том, что рассматриваемые протоколы осмотра доказательств и скриншот сайта sonninger.ru, полученный с помощью сервиса web.archive.org, не подтверждают нарушение исключительных прав истца на товарный знак на сайте, не принимаются во внимание апелляционным судом, поскольку последовательная совокупность представленных истцом в материалы дела доказательств подтверждает использование ответчиком спорного товарного знака на сайте sonninger.ru, а именно изображение товарного знака и предложение к продаже отопительного оборудования от имени правообладателя.

Что касается доводов ответчика о скриншоте сайта sonninger.ru из сервиса web.archive.org (т. 3 л.д. 34), то оценивая указанные доводы апелляционный суд отмечает, что согласно разъяснениям, изложенным в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" допустимыми доказательствами являются, в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения.

Довод апелляционной жалобы о том, что Роман Поддубный не является и не являлся сотрудником ответчика не имеет юридического значения при рассмотрении настоящего спора, так как из представленных доказательств следует, что указанное лицо действует в интересах ответчика. Факт отсутствия оформления трудовых отношений не свидетельствует об обратном. Необходимо отметить и то, что на официальном сайте ответчика Роман Поддубный указан менеджером по продажам и в качестве адреса его электронной почты указано: 3@rusheat.ru (т. 3 л.д. 35-36). После состоявшегося предварительного судебного заседания, а именно 15.10.2020 г., по адресу 3@rusheat.ru была направлена заявка на поставку оборудования с адреса электронной почты info@kristelin.ru от имени ООО "Кристелин". В ответном письме Романа Поддубного, как и прежде, был выставлен счет на оплату с платежными реквизитами Ответчика (т. 3 л.д. 37-39). Более того, 20.11.2020 г. по адресу электронной почты 6855544@mail.ru от имени компании Сканэкс (email: world_izhevsk@mail.ru) было направлено письмо, содержащее просьбу выставить счет на оборудование Sonniger. Ответ с запрашиваем счетом, в котором указаны платежные реквизиты ответчика, пришел с электронной почты 8@rusheat.ru от имени менеджера ответчика Дмитрия Корниенко (т. 3 л.д. 40-43). При этом Корниенко Д. не только поименован в качестве менеджера по продажам на сайте ответчика, но и является работником ответчика, с которым заключен трудовой договор, что следует из отчетности СЗВ-М, приложенной ответчиком к отзыву на исковое заявление (т. 3 л.д. 40-43).

Доводы апелляционной жалобы и письменных пояснений ответчика о том, что представленными документами не опровергнута презумпция того, что владельцем сайта являлся администратор доменного имени, не принимаются во внимание. Суд апелляционной инстанции исходит из того, что то обстоятельство, что общество "Русхит" не является администратором доменного имени sonninger.ru не исключат возможность привлечения его к ответственности за содержание размещенной на таком сайте информации. При этом ответственность за нарушение исключительных прав в сети Интернет могут нести не только администраторы доменов, но и лица, которые с согласия администратора используют интернет-ресурсы для размещения информации о себе как о производителе или продавце товаров, о товарах, предлагаемых для продажи, то есть фактические владельцы сайта. Таким образом, истец был вправе предъявить иск о защите прав на товарный знак как к администратору доменного имени, так и лицу, которое фактически использует спорный сайт.

Доводы апелляционной жалобы и письменных пояснений ответчика о том, что на сайте sonninger.ru не предлагались к продаже товары с использованием товарного знака истца - возможность заключить договор купли-продажи оборудования через указанный сайт и приобрести указанные на нем товары отсутствовала, не принимаются апелляционным судом, поскольку документально ничем не подтверждены и опровергаются представленными в материалы дела протоколами осмотра, последовательная совокупность которых однозначно позволяет сделать вывод о нарушении ответчиком прав истца на товарный знак, в том числе путем предложения товаров к продаже.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 1225, 1229, 1252, 1270, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правомерно установил принадлежность истцу исключительного права на товарный знак путем использования спорного товарного знака на сайте sonninger.ru, а именно изображение товарного знака и предложение к продаже отопительного оборудования от имени правообладателя, а также факт нарушения ответчиком указанных прав истца, пришел к выводу о том, что истцом, как правообладателем, правомерно заявлены исковые требования.

В части выводов суда апелляционной инстанции об отсутствии нарушения прав истца на товарный знак в доменном имени и в контекстной рекламе суд кассационной инстанции указал:

-суд кассационной инстанции признает достаточно мотивированными и основанными на материалах дела выводы суда апелляционной инстанции об отсутствии нарушения ответчиком прав на товарный знак истца в форме регистрации спорного доменного имени, поскольку администратором доменного имени sonninger.ru, который и осуществил регистрацию спорного доменного имени, является иностранный гражданин Штурман И.В. Ответчик не может быть привлечен к ответственности за регистрацию доменного имени sonninger.ru, сходного до степени смешения с товарным знаком Sonniger, в отношении товаров, однородных с теми, для индивидуализации которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку;

-выводы суда апелляционной инстанции о недоказанности истцом факта использования обозначения Sonniger в контекстной рекламе системы "Директ.Яндекс" именно ответчиком также являются основанными на представленных в дело доказательствах, в частности, письме УФАС по городу Москве от 14.04.2021 г. N ПО/21129/21, в котором антимонопольный орган указал, что ответчик не является рекламодателем по контекстной ссылке "Sonniger" в системе "ЯндексДирект".

В этой части суд апелляционной инстанции доводы апелляционной жалобы повторно не исследует.

В отношении размера компенсации апелляционным судом установлено следующее.

Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как указано в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно абзацу третьему пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

В соответствии с правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 г., суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Истцом при обращении с настоящим иском избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда) (с учетом уточнения заявленных требований - т. 3 л.д. 46).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. Соответственно, в предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на произведение входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанных прав и факт их нарушения ответчиком.

Суд первой инстанции обоснованно установил как факт наличия у истца исключительного права на товарный знак, так и факт нарушения этого права ответчиком путем использования товарного знака в сети интернет.

При этом размер компенсации снижен судом до 500.000 руб.

Как разъяснено в пункте 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 г., суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Истец настаивает, что размер компенсации за нарушение исключительного права рассчитан с учетом разъяснений, данных в постановлении N 10.

В подтверждение обоснованности заявленного размера компенсации истец приводит следующие доводы:

1. известность на рынке товарного знака Sonniger;

2. срок незаконного использования товарного знака Sonniger;

3. наличие и степень вины нарушителя;

4. вероятные имущественные потери правообладателя;

5. имущественные потери истец оценивает в размере намного более 5.000.000 рублей, складывающиеся из следующих позиций;

6. незаконное использование товарного знака Sonniger, очевидно, является существенной частью хозяйственной деятельности ответчика.

В своей апелляционной жалобы ответчик указывал, что суд не мотивировал свои выводы, а из обжалуемого решения не усматривается правовой анализ представленных истцом в обоснование расчета компенсации доказательств, а также представленных ответчиком возражений.

При рассмотрении дела в суде первой инстанции ответчик заявил возражения в части заявленного истцом размера компенсации, указал, что размер компенсации является завышенным. Настаивает, что отсутствие государственной регистрации договора коммерческой концессии от 17.06.2012 г. свидетельствует о его ничтожности, такая сделка не может быть использована в отношении с третьими лицами для определения цены, которая обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Указанная в договоре сумма отражает стоимость использования целого комплекса прав и привилегий. Надлежащие доказательства исполнения договора концессии истцом не представлены.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции, что требования истца в части взыскания компенсации подлежат удовлетворению частично, принимая во внимание следующие обстоятельства:

-известность на рынке товарного знака Sonniger;

-длительный срок незаконного использования товарного знака Sonniger;

-нарушения исключительных прав истца носят грубый характер, допускались ответчиком неоднократно;

-доказанность репутационных и имущественных потерь правообладателя.

-незаконное использование товарного знака Sonniger, очевидно, является существенной частью хозяйственной деятельности ответчика.

Апелляционный суд считает размер взысканной судом первой инстанции компенсации в размере 500.000 руб. соразмерным и с учетом того, что из содержания искового заявления и письменных пояснений истца, представленных в суд первой инстанции, следует, что истец настаивал на нарушении ответчиком права на спорный товарный знак следующими способами - 1) в доменном имени sonninger.ru; 2) на сайте sonninger.ru, а именно изображение товарного знака и предложение к продаже отопительного оборудования от имени правообладателя; 3) в системе "Яндекс.Директ" в контекстной рекламеключевого слова Sonniger для рекламы и продвижения товаров, размещенных на сайтов sonninger.ru и volcano.ru.

При этом суд кассационной инстанции в своем постановлении подтвердил правильность выводов суда об отсутствии нарушения прав истца на товарный знак в доменном имени и в контекстной рекламе.

Апелляционный суд отмечает, что превентивная природа компенсации приобретает ключевое значение в случаях неоднократного, систематического нарушения ответчиком исключительных прав правообладателя, отсутствия его готовности прекратить нарушение в добровольном досудебном порядке и продолжения нарушения после получения претензий правообладателя.

Доводы апелляционной жалобы ответчика о ничтожности договора концессии, его фактическом не исполнении сторонами, передачи в его рамках комплекса прав и привилегий, не принимаются апелляционным судом, поскольку указанные доводы не имеют юридического значения при рассмотрении настоящего спора с учетом избранного истцом способа расчета компенсации на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме того, отсутствие государственной регистрации в силу действующего законодательства не влечет недействительности договора коммерческой концессии, а также не опровергает факт его заключения и исполнения сторонами.

В связи с чем, суд апелляционной инстанции, руководствуясь статьями 1229, 1250, 1252, 1254, 1270, 1301, 1311 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями, данными в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", исходит из доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак на сайте sonninger.ru. При этом, проверив основания для снижения размера компенсации, принимая во внимание установленный судом способ нарушения прав истца - на сайте sonninger.ru, а именно изображение товарного знака и предложение к продаже отопительного оборудования от имени правообладателя, неоднократность совершения ответчиком правонарушения, принципы разумности, справедливости, баланса прав и интересов сторон, соразмерности компенсации последствиям нарушения, соглашается с выводами суда первой инстанции о наличии оснований для снижения заявленного истцом размера компенсации до 500.000 руб.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), поскольку в абзаце третьем пункта 52 постановления N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" сформулирован правовой подход, согласно которому при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

При определении размера компенсации, судом апелляционной инстанции повторно оценены все представленные сторонами спора доказательства и приняты во внимание следующие обстоятельства: деятельность ответчика, в ходе которой допущено правонарушение, способ предложения спорных услуг к продаже (в том числе через сеть Интернет), что значительно увеличивает размер потенциальных потребителей, тот факт, что ответчиком не представлено в материалы дела каких-либо доказательств, свидетельствующих о несоразмерности заявленной истцом к взысканию компенсации последствиям нарушения обязательства, в том числе сведений о доходах ответчика с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Разрешая спор, суд правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 22 апреля 2021 года по делу N А40-99437/2020 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Н. Лаптева

Судьи

Д.В. Пирожков А.И. Трубицын